Sökanden är Indian Motorcycle International, LLC, Amerikas Förenta Stater (“Amerika”), företrädd av Advokatbyrån Gulliksson AB, Sverige. 2. Innehavare
Innehavaren är N. A., Sverige. 3. Domännamn och Förfarandet
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet .
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 21 mars 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 16 april 2018.
WIPO Center utsåg Gunnar Karnell som ensam Tvistlösare i detta ärende den 9 maj 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld. 4. Bakgrund
Sökanden är innehavare av ett stort antal kännetecken, relaterade till alltsedan 1901 i skilda former och i skilda ägares rörelser i succession bedriven verksamhet på världsmarknaden för motorcyklar och tillbehör, bland dem varumärkena INDIAN och INDIAN MOTORCYCLES, numera Amerikas äldsta i bruk varande varumärken för motorcyklar och tillbehör, i eller utan förbindelse med bildelement. Varumärkena ingår i en omfattande uppsättning sådana, välkända världen över, bland vilka förekommer, som av Sökanden särskilt i handlingarna anförda, de båda nedan under 7 A inledningsvis nämnda.
Innehavarens domännamn registrerades den 27 oktober 2011. 5. Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt bifall till Sökandens yrkande. 6. Parterna har anfört A. Sökanden
Sedan Sökanden uppmärksammat förekomsten av domännamnet för Innehavarens hemsida invände Sökanden i brev den 25 februari 2013, med anslutande e-postmeddelande till Innehavaren, mot att denne i sitt domännamn använde Sökandens kännetecken och därtill även Sökandens upphovsrättsskyddade bilder och videoelement i samband med försäljning av motorcyklar, motorcykeldelar och tillbehör. Sökanden uppfattade att Innehavaren utan fog framställt sitt företag såsom representant för eller annorledes förbundet med Sökanden och att Innehavaren registrerat och fortlöpande använt domännamnet utan något Sökandens medgivande, men så som vore Innehavaren medgiven användning av Indian Motorcycle-varumärken. Innehavaren uppmanades att upphöra med all användning av Sökandens kännetecken och Sökanden begärde överföring av domännamnet till sig samt att Innehavaren skulle ange ett pris för överföringen. B. Innehavaren
Innehavaren har, efter registrering för sin verksamhet av en aktiebolagsfirma 1999, verkat för alltjämt aktiv och kontinuerlig marknadsföring av INDIAN-märkta motorcyklar i press, vid mässor och andra evenemang. I samband med inköp av ett antal Indian/Kings Mountains motorcyklar från USA 2011 för försäljning ansåg Innehavaren att sådan skulle underlättas medelst en lämplig hemsida och fick domännamnet registrerat den 27 oktober 2011.
En bedömning vid tiden för registreringen hade gett Innehavaren vid handen att varumärket INDIAN inte var registrerat i Sverige eller Europa. Långt senare fann Innehavaren att hemsidan lett till förfrågningar, som trots förekommande restriktioner för motorcyklarnas avsättning hade resulterat i deras försäljning. Domännamnet hade aldrig registrerats för att säljas. 17 månader efter registreringen av domännamnet mottog Innehavaren, som aldrig utgivit sig för att vara någon representant för Sökanden, ett brev från en sådan representant, vilket Innehavaren uppfattade som hotfullt och som föranledde Innehavaren att erbjuda Sökanden att köpa domännamnet. Företrädare för Sökanden hade efterfrågat ett pris för överlåtelse av domännamnet och Innehavaren angav i brev till Sökandens ombud den 8 januari 2018 priset till
USD 50.000, grundat på Innehavarens till sin verksamhet knutna ekonomiska överväganden om “All time and maintain that have been spent plus all visitors that still are”. Uttrycket tycks åsyfta Innehavarens skilda verksamhetsformer med import, tillbehörsförsäljning och importstöd samt information till kunder från 2003 samt bl. a. service och reparationer av Indian Motorcycles 1940 - 2017. Före brevet hade Innehavaren angivit priset in natura till en eller ett antal motorcyklar, erbjudanden som Sökanden avvisat. I brevet angav Innehavaren också sin avsikt att modifiera sin hemsida till att inte göra intrång i någon Sökandens rättighet samt att han aldrig funnit sig uppfattad av någon som förbunden med Sökanden. 7. Diskussion och Slutsatser A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet, vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt
Tvistlösaren konstaterar att Sökanden till stöd för sitt yrkande om överföring av domännamnet , vad gäller likhet som rättsgrund för sitt yrkande, särskilt har anfört sitt innehav av varumärket INDIAN MOTORCYCLE, registrerat den 22 februari 2005, USPTO registreringsnummer 2927365 (“Repair and maintenace of motorcycles”), och det den 26 augusti 2013 under nummer 011695723 EUIPO-registrerade varumärket INDIAN MOTORCYCLE, avseende klasserna 12 (“Motorcyklar och konstruktionsdelar till dem”) och 25 (här exakt återgivet: “Kläder, Nämligen, Skjortor, Kavajer, Trosor, Bälten, handskar, Hattar, Stänkskydd, Fotbeklädnader”).
Handlingarna i ärendet rymmer emellertid även åtskillig argumentering rörande INDIAN, såsom ett separat eller i samband med bildrepresentation förekommande Sökandens varumärke. Sökanden har invänt mot Innehavarens användning av ordet i förening med utbudet på dess hemsida för marknadsförda produkter i bild och videos.
Sökanden har sålunda anfört att Innehavarens användning av INDIAN som varumärke gör intrång i Sökandens varumärkesrätt, också i förening med upphovsrättsskyddat bildmaterial och “copyrighted images and videos on the site”) samt att motsvarande rättsintrång sker och har skett genom Innehavarens användning av Sökandens varumärke INDIAN MOTORCYCLE.
Tvistlösaren finner att INDIAN, sett för sig som varumärke, inte utvisar likhet eller identitet med Innehavarens domännamn till att kunna ge Sökanden rättsgrund för sitt yrkande om överföring till Sökanden av domännamnet .
Emellertid finner Tvistlösaren att, oaktat samskrivningen till ett ord i domännamnet, de åtskilda orden INDIAN MOTORCYCLE i Sökandens välkända registrerade varumärke ger rättsgrund i Sverige för Sökandens yrkande beträffande varumärket såsom identiskt eller likt domännamnet.
Förfarandereglernas Villkor för Överföring 7.2 1., om rättighet med rättsgrund i Sverige är uppfyllt. B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro
Innehavarens registrering av sitt domännamn skedde den 27 oktober 2011, d.v.s. i tiden mellan de två varumärkesregistreringar vilka Sökanden särskilt har anfört som sina registreringar för varumärket INDIAN MOTORCYCLE (se ovan under 7 A).
Tvistlösaren finner att oberoende hur det kan förhålla sig med förhållandet i tid mellan skilda registeringar så har Innehavaren vid bedrivande av sin verksamhet vid domännamnets registrering och därefter verkat på marknaden med kännedom om Sökandens varumärken och dragit ekonomisk fördel av sin inte medgivna användning av dem. Innehavaren har visserligen i januari 2018, d.v.s redan innan det aktuella tvistlösningsförfarandet inleddes, uppgivit sig vilja anpassa sin hemsida till att inte där göra intrång i Sökandens rättigheter. Under lång tid dessförinnan har Innehavaren emellertid utnyttjat Sökandens kännetecken för att “driva trafik till sin egen hemsida” för att “öka sina intäkter” och hindrat eller försvårat för Sökanden att registrera INDIAN MOTORCYCLE som domännamn, låt vara att också andra omständigheter kan ha haft motsvarande verkan. Innehavaren har erbjudit sitt domännamn till försäljning till Sökanden för ett pris som syns ha relaterats till kostnader för Innehavarens verksamhet under fortsatt obehörig användning av det omtvistade domännamnet eller till bortfall av intäkter, om användningen skulle upphöra.
Förfarandereglernas Villkor för Överföring 7.2.2., om att villkoret registrerats eller använts i ond tro är uppfyllt. C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet
Vid Tvistlösarens helhetsbedömning, jämlikt Förfarandereglernas Villkor för Överföring 7.2.3., om en Innehavarens eventuella rätt eller berättigade intresse till sitt domännamn, utvisar handlingarna inget om någon sådan rätt eller sådant intresse.
Förfarandereglernas Villkor för Överföring 7.2.3., om avsaknad av Innehavares rätt eller berättigade intresse till domännamnet är uppfyllt. 8. Beslut
Domännamnet ska överföras till Sökanden. 9. Sammanfattning
Bifall givet till ansökan om överföring av domännamnet till Sökanden.
Domännamnet befunnet likt eller liknande Sökandens kännetecken med rättsgrund i Sverige.
Innehavaren visad i ond tro, med ekonomisk fördel av olovlig användning av Sökandens kännetecken, oseriöst utbud av domännamnet till Sökanden samt att genom sitt förfarande ha försvårat för Sökanden att registrera sitt varumärke som domännamn.
Inga omständigheter har funnits tala för en rätt eller berättigat intresse för Innehavaren till användning av domännamnet.
Gunnar Karnell
Datum: 29 maj 2018
Full & Egal Universal Law Academy