Sökanden är Health and Sports Nutrition Group HSNG, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige. 2. Innehavare
Innehavaren är P. C., Sverige. 3. Domännamn och Förfarandet
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet .
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 13 juli 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 11 augusti 2018.
WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 21 augusti 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld. 4. Bakgrund
Sökanden är innehavare av, bl.a., den svenska varumärkesregistreringen för STAR NUTRITION (registreringsnummer 374131). Varumärket registrerades den 26 augusti 2005.
Det omtvistade domännamnet registrerades av Innehavaren den 16 februari 2009. 5. Yrkanden
Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. 6. Parterna har anfört A. Sökanden
Sökanden har i huvudsak anfört följande.
Sökanden är verksam bl.a. inom försäljning av kosttillskott, och är etablerad i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Samtliga produkter i Sökandens sortiment återfinns på Sökandens hemsida under domännamnet “ˮ. Bl.a. finns över 200 produkter under varumärket STAR NUTRITION tillgängliga.
När Sökanden fick kännedom om det omtvistade domännamnet tillställde Sökanden Innehavaren ett varningsbrev, i vilket Sökanden klargjorde sina rättigheter och samtidigt framställde krav på överföring av det omtvistade domännamnet. Innehavaren besvarade varningsbrevet och erbjöd sig att överlåta det omtvistade domännamnet mot en “mindre summaˮ.
Sökanden har erbjudit sig att ersätta Innehavaren för administrativa kostnader kopplade till innehavet av det omtvistade domännamnet, men har samtidigt uttryckligen anfört att det inte finns ett intresse av att köpa loss det omtvistade domännamnet.
Det omtvistade domännamnet innehåller Sökandens varumärke i dess helhet. Följaktligen föreligger det en stor förväxlingsrisk mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens varumärke.
Innehavaren har registrerat eller i vart fall använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Vid tidpunkten för registreringen av domännamnet hade Sökanden redan, sedan 2003, en etablerad verksamhet under varumärket STAR NUTRITION. Identiteten mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens varumärke indikerar att Innehavaren har haft en kännedom om Sökandens verksamhet och varumärke.
Vid tiden för registreringen av det omtvistade domännamnet var Sökandens varumärke sedan länge väletablerat, som en följd av omfattande marknadsföringsaktiviteter och stor andel försäljning av produkter under varumärket. Detta talar för att Innehavaren måste ha varit medveten om Sökandens verksamhet och risken för att det omtvistade domännamnet skulle kunna förete likheter med Sökandens immateriella rättigheter.
Det omtvistade domännamnet används inte till någon aktiv hemsida, och det föreligger inga bevis som indikerar att domännamnet tidigare använts för någon aktivitet. Innehavaren har i mejl såväl i oktober 2017 som i juni 2018 meddelat att han har för avsikt att använda det omtvistade domännamnet, men ingenting tyder på att Innehavaren har påbörjat eller etablerat någon verksamhet under domännamnet. Detta indikerar att Innehavarens påståenden om sina avsikter har framförts i hopp om att höja priset vid en eventuell överlåtelse. Innahavaren har vidare framfört att han vid en överlåtelse av domännamnet önskade bli ersatt, utöver administrativa kostnader för att registrera och förnya det omtvistade domännamnet, för direkta kostnader förknippade med att byta domännamn inklusive "kostnaden och tiden att byta domännamnet, att omarbeta logotyp och lite annat till följd av namnbyte“. Innehavaren har inte framfört några faktiska exempel på vad dessa kostnader skulle kunna vara och i sammanhanget får det framstå som högst osannolikt att dessa kostnader existerar.
I korrespondens parterna emellan har Innehavaren vidare påstått att det omtvistade domännamnet registrerats 2003, trots att Innehavaren registrerade det först 2009. Detta kan inte ses som annat än ett försök från Innehavarens sida att få Sökanden att avstå från tvist i ärendet. Det omtvistade domännamnet registrerades dessutom med dolda uppgifter om registranten.
Innehavaren har utnyttjat Sökandens registrerade rättighet för att bereda sig vinning eller för att störa Sökandens verksamhet, och har således varit i ond tro vid registreringen av det omtvistade domännamnet, eller i vart fall använt domännamnet i ond tro.
Ingenting tyder på att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. B. Innehavaren
Innehavaren har i huvudsak anfört följande.
Det omtvistade domännamnet har registrerats som ett deskriptivt/generiskt betydelsebärande ord för att beskriva inriktningen på den webbplats som domännamnet ska användas för, nämligen matlagning med inriktning på nyttig, snabb och enkel matlagning. Det omtvistade domännamnet registrerades utan vetskap om Sökandens varumärke. Nutrition associeras i dagligt språkbruk med mat och kost, medan ordet “star” står för något som är bra, jfr uttrycket “stjärna i kanten”, betygsättningssystem med stjärnor etc. “Star nutrition” innebär således “bra/nyttig mat”.
Tanken med registreringen var att skapa en icke kommersiell webbsida om nyttig mat och matlagning. Med orden “star” och “nutrition” går det att skapa ett genomgående tema på webbsidan, på vilken man bl.a. kan använda stjärntecknet för att gradering av nyttighet, ange “månadens stjärnkock” m.m. Arbetet med hemsidan påbörjades 2010, men fick avbrytas av hälsoskäl. Några år senare försökte Innehavaren återuppta arbetet. Då programmeringen inte kunde utföras av den person som tidigare hanterat programmeringen, lades emellertid projektet på nytt åt sidan. Programmeringen ska återupptas i slutet av året.
Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan Sökandens varumärke och det omtvistade domännamnet, då den tänkta hemsidan har en helt annan inriktning jämfört med de varor för vilka Sökandens varumärke är registrerat. Sökanden och Innehavaren har olika målgrupper, och det framstår som osannolikt att en icke kommersiell hemsida med inriktning på matlagning skulle förväxlas med – eller på annat sätt störa – Sökandens verksamhet.
Det omtvistade domännamnet har inte registrerats eller använts i ond tro. Vid tiden för registreringen var Sökandens varumärke inte känt för allmänheten, då det var nischat mot en smal kundgrupp, och Innehavaren kände inte till Sökandens varumärke. Sökandens marknadsföringsaktiviteter bestod mestadels av ett månatligt utskick i form av en starkt bodybuildingprofilerad reklamfolder till Sökandens befintliga kunder. Produkter under varumärket STAR NUTRITION fanns tillgängligt i 8 fysiska butiker samt i webbutik. I själva verket var STAR NUTRITION vid denna tidpunkt ett obetydligt varumärke.
I oktober 2017 tog Sökanden kontakt med Innehavaren, och begärde överföring av det omtvistade domännamnet, vid äventyr av att Alternativt Tvistlösningsförfarande skulle inledas. På IIS information om domäner anges 2003 som registreringsdatum för det omtvistade domännamnet. Uppgiften är felaktig, då Innehavaren registrerade domännamnet först 2009. Innehavaren reagerade emellertid inte på denna felaktiga uppgift när Sökanden tog sin första kontakt, och utgick därför från att domännamnsregistreringen var äldre än Sökandens varumärkesregistrering.
Innehavaren svarade Sökanden att Innehavaren själv skulle använda domännamnet. Innehavaren tillade dock att han skulle kunna tänka sig att överlåta det omtvistade domännamnet mot en mindre summa, och istället använda sig av ett annat, liknande domännamn. Sedan Sökanden svarat och uppgett sig vara beredd att ersätta Innehavaren för kostnaden för själva registreringen av domännamnet, svarade Innehavaren med ett förtydligande mejl, och angav att en överlåtelse var tänkbar under förutsättning att han fick tag på ett för honom lika bra eller bättre domännamn och att namnbytet inte ledde till för mycket extra arbete. Innehavaren uppmanade även Sökanden att höra av sig om Sökanden ville att Innehavaren skulle undersöka möjligheterna till en sådan lösning.
Som svar på ovan nämnda mejl upprepade Sökandens ombud endast sitt erbjudande om ersättning för registreringskostnaden, varefter Innehavaren genom ytterligare ett mejl avslutade kommunikationen, med hänvisning bl.a. till att Innehavaren själv skulle använda domännamnet och att det skulle bli för mycket jobb med att byta domännamn.
Sökanden tillställde därefter Innehavaren två ytterligare mejl med erbjudande om ersättning för kostnader för att registrera och förnya domännamnet, mot att domännamnet överfördes till Sökanden. Innehavaren valde att inte besvara dessa mejl, då han redan gjort klart för Sökanden att han inte var intresserad av att överlåta domännamnet.
Sedan Innehavaren mottagit motsvarande mejl från ett nytt ombud för Sökanden, informerade Innehavaren om det svar som skickats till det tidigare ombudet, nämligen att han kunde undersöka möjligheten att byta domännamn, mot att Sökanden svarade för de extra kostnader som därmed åsamkades Innehavaren. Innehavaren uppgav vidare att han hade förståelse för om Sökanden hellre ville få ärendet prövat genom Alternativt Tvistlösningsförfarande. På fråga från Sökanden om kostnaderna, svarade Innehavaren att de extra kostnader han nämnt avsåg “förutom kostnaden och tiden att byta domännamnet, att omarbeta logotyp och lite annat till följd av namnbyte”. I mejl den 26 juni 2018 meddelade Sökandens ombud att Sökanden endast var beredd att ersätta Innehavaren för Innehavarens kostnader förknippade med det omtvistade domännamnet, varvid korrespondensen mellan parterna upphörde. 7. Diskussion och Slutsatser
Enligt p. 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt
Sökanden är innehavare av, bl.a., den svenska varumärkesregistreringen för STAR NUTRITION. Efter att toppdomänen avlägsnats är det omtvistade domännamnet identiskt med Sökandens varumärke.
Tvistlösaren finner följaktligen att det första rekvisitet är uppfyllt. B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro
Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska Tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren, tillräckligt att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.
Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet nästan 3,5 år efter registreringen av Sökandens varumärke. Sökanden har vidare ingivit bevisning som visar att Sökandens produkter saluförts under det aktuella varumärket sedan 2003. Dessa omständigheter är emellertid inte ensamma tillräckliga för att ond tro ska anses ha förelegat vid registreringstillfället.
Det omtvistade domännamnet har inte använts för någon aktiv hemsida. Innehavaren har för sin del anfört att förberedande åtgärder för aktiv användning har gjorts. Den bevisning som Innehavaren har ingivit till stöd härför – ett exempel på tänkt layout för hemsidan – är emellertid inte daterad, och är enligt Tvistlösarens mening även i övrigt otillräcklig för att visa att Innehavaren de facto skulle ha förberett aktiv användning av det omtvistade domännamnet.
Innehavaren har, genom den mejlkorrespondens som inleddes mellan parterna i oktober 2017, gjorts uppmärksam på Sökanden, dess verksamhet och varumärke. Av den ingivna mejlkorrespondensen framgår att Innehavaren som svar på Sökandens första mejl erbjöd sig att överlåta det omtvistade domännamnet för en “mindre summa”. I efterföljande mejl har Innehavaren förvisso förtydligat att en sådan överlåtelse är beroende av huruvida Innehavaren kan hitta ett godtagbart alternativ till det omtvistade domännamnet, och han har vid upprepade tillfällen anfört att han själv har haft för avsikt att använda domännamnet. I avsaknad av bevisning som stöder Innehavarens egna uppgifter om denna avsikt, är dock Tvistlösaren av uppfattningen att Innehavarens användning, från den tidpunkt då han gjordes uppmärksam på Sökandens varumärkesrättigheter, får anses ha skett i ond tro. Tvistlösaren finner därför att det andra rekvisitet är uppfyllt. C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet
Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.
Innehavaren har anfört att han registrerade domännamnet på grund av dess deskriptiva natur, för användning i samband med en hemsida med fokus på nyttig mat. Användning av ett domännamn för dess språkliga betydelse kan visserligen utgöra ett berättigat intresse för en innehavare. Som anförts under avsnittet om ond tro ovan är det emellertid inte visat att Innehavaren faktiskt har haft för avsikt att använda det omtvistade domännamnet för detta ändamål. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som talar för att Innehavaren skulle ha en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Tvistlösaren finner därför att det tredje rekvisitet är uppfyllt. 8. Beslut
Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av domännamnet ska bifallas. 9. Sammanfattning
Domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige.
Domännamnet har inte använts för någon aktiv hemsida, och Tvistlösaren finner det inte visat att Innehavaren har vidtagit några förberedande åtgärder för aktiv användning av domännamnet. Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att domännamnet har använts i ond tro.
Mot bakgrund av vad som har framkommit i ärendet anses Innehavaren inte ha någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet.
Jonas Gulliksson
Datum: 10 september 2018
Full & Egal Universal Law Academy