Sökanden är A.S., Sverige, företrädd av J.S., Ramberg Advokater KB, Sverige.
2. InnehavareInnehavaren är SEEBA AB, Sverige, företrätt av I.R.B., Ström Advokatbyrå KB, Sverige.
3. Domännamn och FörfarandetAlternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 8 november 2021. Innehavaren lämnade in ett svar den 8 december 2021.
WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 16 december 2021. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.
4. BakgrundSökanden är ensam aktieägare och styrelseledamot i Findie AB samt innhavare av EU-varumärket FINDIE i visst utförande (nr 016666646), registrerat den 27 juni 2018 för bl.a. reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster i klass 35, efter en ansökan ingiven den 2 maj samma år.
Innehavaren är registrerad som innehavare av domännamnet
Sökanden har yrkat att domännamnet
Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.
6. Parterna har anfört A. SökandenSökanden har till grund för sitt yrkande om överföring åberopat att det för Innehavaren registrerade domännamnet
Sökanden har till utveckling av grunderna för sitt yrkande anfört i huvudsak följande.
Bakgrund
Findie AB:s verksamhet bedrevs initialt som ett s.k. UF-företag, under varumärket “Lunchie UF” med Sökanden som en av grundarna. Bolaget bedrevs således under Sökandens gymnasietid. Efter gymnasiet beslöt sig Sökanden för att driva Lunchie UF:s verksamhet vidare och grundade därför 2016 den ekonomiska föreningen, Restauranger på nätet i Mälardalen Ekonomisk förening. I styrelsen för nämnda förening satt, förutom Sökanden, G.N. och Sökandens kusin Z.B.
Under denna tid pågick arbetet med att ta fram ett varumärke som verksamhetens tjänster skulle marknadsföras under. Det var i samband med detta som Sökanden tillsammans med G.N. tog fram varumärket FINDIE, bl.a. genom en diskussion om varumärket via sms. Under samma period fick Alisa rådet av G.N. att driva verksamheten vidare genom aktiebolag i stället för via den ekonomiska föreningen.
Efter att varumärket FINDE var framtaget höll den ekonomiska föreningen i september 2016 ett styrelsemöte där Sökanden, G.N. och Z.B. närvarade. Under mötet diskuterades bland annat det framtida grundandet av Findie AB, varumärket FINDIE och andra viktiga frågor avseende vägen framåt för Sökanden och Findie AB.
Avseende varumärket FINDIE diskuterades möjligheterna att skydda varumärket, bl.a. som domännamn. I samband med denna diskussion åtog sig Z.B. att hjälpa Sökanden med registreringen av domännamnet
Den 2 maj 2017 lämnade Sökanden in en ansökan om registrering av FINDIE som EU-varumärke och märket registrerades sedan den 27 juni 2018. Den 1 juni 2017 grundade Sökanden Finde AB och bedrev därefter verksamheten genom detta bolag via en digital plattform under domännamnet
Efter att domännamnet registrerats tog Sökanden återkommande upp frågan om överföringen av domännamnet med Z.B, vilken dock hittade på olika omständigheter för att fördröja överföringen. Allt eftersom Findie AB:s verksamhet utvecklades började Z.B. att använda överföringen av domännamnet som ett medel för att ställa krav på Sökanden för att förmå Sökanden att överlåta ägarandelar i Findie AB.
Av en korrespondens mellan Sökanden och Z.B. på plattformen Podio, där Sökanden begär att domännamnet ska överföras, framgår att Z.B. medger att domännamnet
I stället för att överföra domännamnet till Sökanden förde Z.B. över domännamnet till bolaget Innehavaren, ett bolag i vilket denne är delägare och ställföreträdare. Denna överföring ägde rum trots att Z.B., vare sig själv eller genom Innehavaren, någonsin har bedrivit någon verksamhet under varumärket FINDIE eller under domännamnet
Därefter stängde Innehavaren den 8 oktober 2021 ned webbsidan som Findie AB drivit under domännamnet
Domännamnet är identiskt med varumärket
Domännamnet
Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro
Z.B. har vägrat att hedra överenskommelsen att överföra domännamnet
Mot bakgrund av att Domännamnet bland annat har använts för att störa Sökandens och Findie AB:s, verksamhet är det uppenbart att domännamnet använts och alltjämt används i ond tro.
Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet
Z.B. registrerade domännamnet
Sökanden vitsordat att det för Innehavaren registrerade domännamnet
Innehavaren har till utveckling av grunderna för sitt bestridande anfört sammanfattningsvis följande.
Bakgrund
Innehavaren bedriver management consulting samt utvecklar och implementerar IT-lösningar. Innehavaren har under en längre tid samlat på sig unik kompetens inom sitt område och har bl.a. utvecklat en egen infrastruktur och grundplattform, vilken fungerar som en “motor” eller en infrastruktur för att skapa digitala produkter, appar och annat som är beroende av data. Med plattformen som grund bygger Innehavaren olika tekniska lösningar åt kunder där kunderna ges rätt att använda de tekniska lösningarna och/eller vidareupplåta dessa som “white label-produkter”.
Under 2014 och 2015 inledde Innehavaren diskussioner med en utländsk samarbetspartner, som hade skapat en webbaserad plattform för näringsidkare online, om att kommersialisera denna plattform på den svenska marknaden. I samband med detta kom Innehavaren att identifiera hotell-, restaurang- och cafébranschen som en möjlig målbransch, bl.a. för att en av företrädarna för Innehavaren, Z.B., under en längre tid varit verksam inom denna bransch.
Under 2016 köpte Innehavaren en anpassad version av plattformen från den utländske samarbetspartnern, utvecklad och anpassad utifrån Innehavarens egen teknik och verksamhet, för att bl.a. användas vid genomförande av den ovannämnda affärsidén. Detta projektet skulle därefter sjösättas genom skapandet av ett säljbolag som bl.a. skulle vidareupplåta licenser till plattformen under licens från Innehavaren.
I nära anslutning till Innehavarens förvärv av plattformen fördes diskussioner med Sökanden om medverkan i projektet. Sökanden hade under gymnasiet provat på att driva ett UF-företag som förenklat gick ut på att publicera restaurangmenyer online för att generera annonsintäkter, och hade i samband därmed visat intresse för entreprenörskap. Innehavaren (som genom Z.B. stöttat Sökanden under tiden för UF-företaget) bedömde att projektet kunde vara en lämplig fortsättning i Sökandens entreprenörskap.
Parterna kom mot bakgrund av detta överens om att tillsammans bilda det ovan nämnda säljbolaget, som senare blev Findie AB, i vilket Sökanden skulle sköta driften. Hur den bolagsrättsliga strukturen för säljbolaget eller den gemensamma affärsrörelsen (som i detta skede närmast kan liknas ett enkelt bolag) skulle se ut var emellertid inte klarlagt vid denna tidpunkt. Det var dock tydligt att säljbolaget var Parternas gemensamma bolag.
Varken Sökandens UF-företag eller egna planer på att fortsätta sitt entreprenörskap hade dock någon annan koppling till Innehavarens projekt eller det samarbete som parterna kom att inleda, än att även UF-företaget riktade sig mot restaurangbranschen. Sökanden var alltså inte den som kom med idén tillprojektet, utan affärsidén togs som fram av Innehavaren.
En av de första punkterna för samarbetet var att komma på ett lämpligt namn för verksamheten. Sökanden föreslog namn som “Buddly”, “Buddlie”, “Goodie” och “Gooddie (se Bilaga 1). Av olika anledningar var dessa inte lämpliga för verksamheten, varför parterna i stället enades om ett av Z.B:s namnförslag, nämligen “Findie”.
Mot denna bakgrund registrerade Z.B. den 3 oktober 2016 domännamnet i sin ekonomiska förenings namn, med syftet namnet skulle peka till den webbplats på vilken delar av Innehavarens projekt skulle bedrivas. Eftersom projektet byggde på Innehavarens idéer och koncept och dennes mjukvara var det naturligt att Z.B. registrerade domännamnet.
Det stämmer att det hölls möte i oktober 2016 vid vilket Sökanden och G.N. och Z.B. var närvarande. Det stämmer också att Z.B. var ledande vid det mötet, vilket var naturligt eftersom projektet byggde på Innehavarens idéer, mjukvara och koncept. Det kan också stämma att G.N. rekommenderade att ett aktiebolag skulle bildas. Det var emellertid inte något styrelsemöte, utan ett informellt projektmöte.
Meningen var från början att Findie AB skulle ägas gemensamt av Sökanden och Innehavaren. I tiden efter registreringen av bolaget den 1 juni 2017 ändrades denna överenskommelse såtillvida att Innehavaren initialt skulle ha en optionsrätt till 49 % av aktierna i Bolaget till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. De kom också överens om upplägget och villkoren för aktiebolagets användning av Innehavarens plattform.
Senare ingick Findie AB och Innehavaren ett skriftligt licensavtal med en avtalstid fr.o.m. den 1 september 2019. Avtalet reglerade bl.a. de kommersiella villkoren mellan Findie AB och Innehavaren för upplåtelse av plattformen. Licensavtalet reglerade således inte Sökandens och Innehavarens övergripande samarbete, ägarstrukturen i bolaget eller rätten till domännamnet.
I likhet med den initiala överenskommelsen och det övergripande samarbetet i övrigt var även överenskommelsen om optionen muntlig. Överenskommelsen om optionen stöds av Sökandens och Z.B:s e-postkorrespondens, deras agerande och presentationsmaterial som Sökanden använt vid s.k. “pitchmöten” med tredje man.
Optionen var en väsentlig förutsättning för att affärsrörelsen skulle genomföras på det sätt som kom att ske. Innehavaren har investerat omfattande tid och resurser för att möjliggöra för Sökanden att komma igång med verksamheten och har upplåtit rätten att använda plattformen på förmånliga villkor, vilket kan betraktas som en investering i bolaget som liknar ett aktieägartillskott.
En uttalad avsikt från Innehavarens var att var att Domännamnet skulle föras över till det gemensamma aktiebolaget. En förutsättning för att överföra Domännamnet var dock att det gemensamma ägandet först manifesterades genom förverkligande av optionen. Det var för övrigt också meningen att det för Sökanden registrerade, men av Z.B. framtagna, varumärket skulle överföras till bolaget.
Under 2021 var Findie AB i en fas där Sökanden och Innehavaren avsåg expandera den gemensamma verksamheten, varvid bolaget hade behov av ytterligare resurser från Innehavarens sida. Innehavaren bedömde därför att det var lägligt att utnyttja optionen innan denne tillställde bolaget ytterligare resurser. Sökanden ifrågasatte då varför optionen skulle verkställas vid tidpunkt, liksom det priset för Innehavarens aktieförvärv. Senare bestred Sökanden förekomsten av en option med påståendet att det var “en ensidig handling som inte accepterats av [Sökanden]”.
I nära anslutning till att Sökanden vägrade verkställa optionen sade Sökanden upp licensavtalet. Efter att licensavtalet löpt ut den 1 september 2021 upphörde således bolagets nyttjanderätt till plattformen och den mjukvara som webbplatsen byggde på. Vid denna tidpunkt hade sålunda Innehavaren rätt att stänga ned bolagets tillgång till plattformen och den webbplats i vilken plattformen integrerats.
Under en tid fortsatte Sökanden och Innehavaren att föra diskussioner i syfte att nå en överenskommelse i godo rörande bl.a. optionen, varvid Findie AB:s nyttjanderätt till plattformen tillfälligt förlängdes. Under denna förhandlingsperiod fortsatte Innehavaren att tillgängliggöra webbplatsen i enlighet med Sökandens önskan. Innehavaren hade därvid Sökandens samtycke att göra varumärket FINDIE fortsatt tillgängligt via domännamnet.
När det stod klart att Sökanden och Innehavaren inte kunde komma överens i tvistefrågorna informerades Findie AB om att dess nyttjanderätt till plattformen skulle skulle upphöra en vecka senare. Och den 8 oktober 2021 informerade Innehavaren Findie AB om att webbplatsen skulle stängas ned, varefter bolagets tillgång till plattformen bröts. Innehavaren har inte bedrivit någon egen verksamhet under domännamnet.
Domännamnet liknar varumärket
Innehavaren vitsordar att domännamnet
Domännamnet har inte registrerats eller använts i ond tro
Innehavaren registrerade domännamnet
Innehavaren har inte bedrivit någon egen verksamhet under domännamnet
Innehavaren har ett berättigat intresse av Domännamnet
Innehavaren tog initiativ till den verksamhet som kom att bedrivas i Findie AB och avsikten var att Sökanden och Innehavaren skulle driva bolaget tillsammans. Innehavaren har en avtalsenlig rätt att vara delägare i Findie AB, vars företagsnamn överensstämmer med domännamnet
Ett domännamn ska enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om (1) domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varukännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, (2) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och (3) Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
På Sökanden ankommer det att visa att denne är innehavare av en sådan rätt som avses i punkten 7.2 i registreringsvillkoren samt att domännamnet registrerats i ond tro eller har använts i ond tro. Och på Innehavaren ankommer det att visa att denne har en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet.
A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rättDet är ostridigt mellan parterna att det för Innehavaren registrerade domännamnet
Det är ostridigt mellan parterna, att Sökanden under sin tid i gymnasiet startade en verksamhet för att bl.a. publicera restaurangmenyer online för att generera annonsintäkter. Det är också ostridigt att Z.B. – som är delägare, styrelsesuppleant och firmatecknare i och verksam hos Innehavaren – stöttade Sökanden inom ramen för denna verksamhet tillsammans med G.N., vilken var Sökandens mentor.
Utredningen ger vid handen att Sökandens verksamhet under 2016 kom att bedrivas genom en ekonomisk förening (Restauranger på nätet i Mälardalen Ekonomisk förening) samt att Sökanden, Z.B och G.N. satt i den ekonomiska föreningens styrelse. Vidare ger utredningen vid handen, att Sökanden sedan mitten av 2017 bedrivit en verksamhet med denna inriktning i Findie AB.
Enligt vad utredningen visar bedrevs verksamheten i Findie AB till den 8 oktober 2021 med användning av en digital s.k. plattform som tillhandahölls av Innehavaren i enlighet med ett licensavtal mellan Innehavaren och Findie AB, vilken funnits tillgänglig på webbplatsen ”www.findie.se”. Licensavtalet avsåg “the delivered platform and related platforms” m.m., men berörde enligt vad Innehavaren också anfört inte rätten till det omtvistade domännamnet
Av utredningen framgår att det under den i ärendet aktuella tiden förekommit diskussioner mellan Sökanden å ena sidan och Innehavaren, liksom en tredje part, å den andra, om att de senare nämnda skulle ställa kapital till Findie AB:s förfogande i utbyte mot aktier i bolaget. Enligt vad utredningen i denna del visar var dock överföring av domännamnet från Innehavaren eller dess rättsföreträdare Z.B. inte en del av denna diskussion.
I stället ger utredningen i denna del intryck av att det var fråga om att bl.a. Innehavaren var intresserad av att investera i Findie AB och därigenom medverka till att utveckla verksamheten i bolaget. I ett e-postmeddelande den 11 juni 2017 skrev således Z.B. till Sökanden bl.a: “För att vi ska kunna gå vidare med samarbetet så vill [Innehavaren] ha ett minoritetsägande i Findie AB på 49 %. Detta säkerställer att du har full kontroll över ditt eget projekt, men att [Innehavaren] kan fortsätta att investera i projektet och vara en del utav det.”
Under huvuddelen av den i ärendet aktuella tiden har Sökanden bedrivit sin verksamhet under kännetecknet “findie” – ett kännetecken som sedan den 1 juni 2017 är registrerat företagsnamn på Sökandens aktiebolag, Findie AB, och sedan den 27 juni 2018 registrerat för Sökanden som EU-varumärke, FINDIE i visst utförande, för de tjänster som Sökanden tillhandahållit i sin verksamhet.
Av ett utdrag ur en sms-konversation mellan Sökanden och G.N. den 1 oktober 2016 berörs tillkomsten det i ärendet aktuella kännetecknet “findie”. Sökanden skrev bl.a. att “Findie är nog den optimala stavningen på namnet. Ingen EU registrering och domäner .se, .nu är oregistrerat”, varpå G.N. svarade bl.a. “namnet kommer att växa när du utvecklar det”.
Vad G.N. sålunda hänvisade till i den ovan nämnda sms-konversationen, om att det var Sökanden (“du”) som skulle utveckla kännetecknet, är väl förenligt med vad Z.B. senare skrev i det likaledes ovan nämnda e-postmeddelandet den 11 juni 2017, om att det var Sökanden (du) som skulle ha full kontroll över sitt (“ditt”) projekt. Dessa uppgifter talar emot vad Innehavaren anfört om att det fanns en initial överenskommelse om att “säljbolaget skulle vara parternas gemensamma”.
Vidare har G.N. i ett skriftligt intyg den 21 oktober 2021 – och således under det ansvar som kan följa på osant intygande – uttalat att det var han som kom på namnet “Findie” och att han omedelbart överlät namnet vederlagsfritt till Sökanden samt att han gav Sökanden rådet att starta ett aktiebolag. G.N. har vidare uttalat bl.a. att Z.B., vid ett styrelsemöte i Innehavarens ekonomiska förening i september 2016, åtog sig att registrera domännamnet
Vad G.N. sålunda uttalat stöds av att Sökanden begärde att Z.B. skulle föra över domännamnet, bl.a. i konversationer mellan Sökanden och Z.B. på “www.podio.com” den 18 september 2017 och den 14 december samma år. Till detta kommer att uttryckliga uppgifter om att överföringen av domännamnet var beroende av att Innehavaren skulle erhålla aktier i Findie AB, i den av Innehavaren åberopade utredningen förekommer först i intyg som upprättats med anledning av föreliggande tvist.
Vid en samlad bedömning av de nu angivna förhållandena är visat, att det var G.N. som kom på att Sökandens verksamheten skulle drivas under kännetecknet “findie” och att denne överlät sin rätt till kännetecknet till Sökanden samt att registreringen av domännamnet
På grund av det anförda måste registreringen av domännamnet anses vara gjord i ond tro. Med hänsyn till Z.B:s ställning hos Innehavaren, måste även Innehavaren anses vara i ond tro.
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnetVid den ovan gjorda bedömningen i frågan om ond tro är de omständigheter som Innehavaren åberopat i denna del vederlagda och kan således inte medföra att denne har en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet.
8. BeslutDomännamnet
Det omtvistade domännamnet
Per Carlson
Datum: 10 januari 2022