Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Gestora de Inversiones Audiovisuales la Sexta, S.A. v. Tomás Martínez Blanco Caso No. DTV2009-0003 1. Las Partes
La Demandante es Gestora de Inversiones Audiovisuales la Sexta, S.A. con domicilio en Pozuelo de Alarcón, Madrid, España, representada por C&E Fdez Abogados, España.
El Demandado es Tomás Martínez Blanco con domicilio en Madrid, España representada por Aitor Sáenz Carril. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de marzo de 2009. El 27 de marzo de 2009 el Centro envió a eNom via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 27 de marzo de 2009 eNom envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 3 de abril de 2009 suministrando el registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador. El Centro verificó que la Demanda, excepto en el aspecto del idioma - como en apartado separado se expondrá- cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de mayo de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de mayo de 2009.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Idioma del procedimiento
La Demanda se presentó en español, de acuerdo con la información recibida del registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, en virtud de lo anterior y del párrafo 11 del Reglamento, el Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 3 de abril de 2009, notificándoles de lo anterior y solicitándoles que sometieran sus comentarios y solicitudes con respecto al idioma del presente procedimiento administrativo, dando de plazo al Demandante hasta el 8 de abril de 2009 para someter sus comentarios y otorgando al Demandando hasta el 10 de abril de 2009 para el Demandando para someter los suyos. Con fecha 6 de abril de 2009, el Demandante acompañó los razonamientos sobre el idioma del procedimiento administrativo y el por qué estos debían ser en español. El Centro no recibió comunicación alguna del Demandado. El Experto considera que ante la presentación del Escrito de Contestación en español el idioma del presente procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de numerosas marcas nacionales y comunitarias que contienen la denominación LA SEXTA. Todas ellas son de fecha posterior a la de registro del nombre de dominio cuestionado. Así, la primera de ellas es una marca nacional española No. 2.681.541, denominada LA SEXTA, más el gráfico característico de un 6, solicitada el 23 de noviembre de 2005.
El nombre de dominio se registró el 31 de octubre de 2005.
La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio, el primero de ellos creado el 8 de noviembre de 2005. Es también titular de los nombres de dominio , , , , y otros.
La Demandante ha demostrado mediante numerosas notas de prensa que el 15 de octubre de 2005, la marca LA SEXTA ya era conocida por el público en general, por lo que puede calificarse como notoria desde ese momento, dada la enorme repercusión que tuvo en los medios de comunicación la creación de esta marca para distinguir una futura posible cadena que había optado por la adjudicación de un canal analógico en abierto. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Haciendo una exposición resumida de las alegaciones de la Demanda, sus argumentos son los siguientes. Identidad hasta el punto de crear confusión
La Demandante afirma una palmaria identidad fonética entre las marcas LA SEXTA y el nombre de dominio del Demandado. Para ello alega que la jurisprudencia más autorizada sienta el criterio de que las marcas han de compararse en su conjunto. Siendo el elemento dominante del signo utilizado por el Demandado la expresión “la sexta” es imposible diferenciarlo fonéticamente de la marca LA SEXTA y no cabe duda que se producirá una evidente confusión en el consumidor que al entrar en la página Web del Demandado, puede creer que se encuentra ante la empresa de reconocido prestigio que es la Demandante. Inexistencia de derechos o intereses legítimos
La Demanda alega que el Demandado carece de derecho sobre la denominación que ha registrado como nombre de dominio y que ha privado a la Demandante de poder registrar su marca como nombre de dominio bajo la extensión territorial .tv.
Añade que el día 25 de octubre de 2005, fecha de registro del nombre de dominio, ya era público y notorio que la Demandante, si se le adjudicaba el canal analógico, tenía la intención de actuar en el mercado bajo la marca LA SEXTA, con lo cual es evidente que el Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio objeto de la disputa. Por el contrario, los consumidores sólo pueden conocer al Demandado por una “url” sin saber de qué entidad física o jurídica se trata ya que, actualmente, su página Web redirige a un enlace de la página de subastas eBay.
El Demandado ha intentado desprestigiar el buen nombre y reputación de la Demandante, tanto por inscripciones que aparecían en su página Web como por los vídeos que colgó en la misma, alusivos y despreciativos para el presidente de la Demandante, el Sr. Aragón. Registro de mala fe
El Demandado era plenamente conocedor de la marca LA SEXTA del Demandante ya que era público y notorio la posible concesión de un cuarto canal analógico en abierto y que actuaría bajo la denominación “la sexta”. Por ello, al registrar el nombre de dominio actuó de mala fe con aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajenos y con el único fin de menospreciar, tanto la figura del presidente de la cadena, como la propia cadena. Dicho conocimiento público se acredita con un extenso dossier de prensa de fecha 15 de octubre de 2005 que refleja la gran repercusión mediática de este hecho. Con esta actitud, el Demandado ha actuado despreciando el derecho exclusivo de la Demandante a sabiendas de que su marca LA SEXTA era idéntica al nombre de dominio que registró.
El Demandado ha pretendido una cantidad abusiva por la venta del nombre de dominio, como se acredita con los correos electrónicos acompañados, pretendiendo la cantidad de 20.000€ al amparo de una tasación de , rechazando los 2.000€ que le ofrecía la Demandante. Uso de mala fe
El Demandado utiliza el nombre de dominio para desprestigiar al presidente de la cadena y a la propia cadena, como lo prueban los referidos vídeos. El uso actual que realiza es igualmente de mala fe ya que la página Web del Demandado redirecciona directamente a la página de subastas eBay. Todo ello implica que no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio.
En base a estos argumentos, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio. B. Demandado
Resumiendo y clasificando las alegaciones del Demandado dentro de cada uno de los tres requisitos de la Política, afirma lo siguiente: Identidad hasta el punto de crear confusión
El Demandado reconoce la existencia de semejanza entre su nombre de dominio y las marcas de la Demandante. Sin embargo, alega que el término del nombre de dominio en cuestión es un término de naturaleza “generalista” (sic), sobre el cual nadie puede tener un derecho exclusivo. Por otra parte, indica que hay cientos de empresas que utilizan el término “sexta” como parte denominativa más representativa de la marca comercial con la que actúan en el mercado. Por esta razón rechaza que el nombre de dominio pueda crear confusión con la Demandante que, por las características de su marca, no debería poder alegar derechos exclusivos sobre tal denominación. Hace referencia a unas decisiones del Centro en las que afirma que se consideró que por la generalidad de la marca del Demandante no debía estimarse la petición de la Demanda frente a un nombre de dominio que incluía dicha marca.
Afirma también que los nombres de dominio .tv pertenecen a la Isla de Tuvalu que no tiene nada que ver con la Demandante, y que además, teniendo en cuenta que en ningún canal de televisión que opere en el territorio español se utiliza la extensión .tv para sus contenidos digitales, difícilmente se puede crear confusión en el consumidor español que no relacionara esa extensión .tv con los medios de comunicación que son el objeto de las actividades de la Demandante.
Por todo ello, considera que el nombre de dominio no es idéntico ni confundible con las marcas de la Demandante y que aunque haya coincidencias en la primera parte del nombre de dominio, no existe ninguna semejanza entre las terminaciones, teniendo en cuenta que la Demandante posee extensiones como .es (España) y .com (internacional) entre otros muchos nombres de dominio de los que es titular. Inexistencia de derechos o intereses legítimos
Ante todo el Demandado considera que el uso de la denominación “la sexta” por estar constituida por un término tan genérico, significa que tiene el mismo derecho que la Demandante para hacer uso de la misma.
Por otro lado, alega que la utilización del nombre de dominio no se hizo, como afirma la Demandante, con el único fin de menospreciar tanto la figura del presidente de la cadena de televisión, Sr Aragón Álvarez, como la propia cadena que preside. Por el contrario, quiere dejar sentado que el contenido que durante dos semanas se emitió no fueron sino fragmentos audiovisuales del programa “Ni en vivo ni en directo” que tenía como protagonista al Sr. Emilio Aragón “para disfrute de toda la generación de nuestra comunidad vecinal durante los años 80” (sic). Y continúa argumentando que es bien conocido que tanto el presidente de la cadena como sus ascendientes comenzaron su trayectoria profesional como payasos de circo, por lo que nunca hubo intencionalidad despectiva al incluir ese vídeo en su página Web. Justifica tal inclusión porque no se trataba más que de un proyecto no lucrativo sino divulgativo de la trayectoria de una personalidad como es la del Sr. Aragón Álvarez. Por último, acude a las diversas acepciones que respecto a la palabra “payaso” figuran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, apuntando que de las tres acepciones existentes, su página Web se referiría a la tercera de ellas que alude a quien es artista de circo. Entiende que queda así demostrada la buena voluntad del Demandando que, además, canceló este repaso audiovisual a la carrera profesional del Sr. Aragón Álvarez tras leer el burofax que le remitió la Demandante.
Alega también que nunca ha tenido intención de atraer usuarios a su página Web creando confusión con la Demandante puesto que de haber existido esa intención, en el motor de búsquedas Google se habría destacado la localización de la página Web del Demandado que, por el contrario, no aparece ni siquiera entre los doscientos primeros resultados.
Tampoco tuvo ningún espíritu lucrativo por el hecho de que, cuando el director de la página Web de la Demandante se dirigió al Demandado para pedirle de forma cordial la venta del nombre de dominio, el 29 de noviembre de 2007 , éste nunca se negó ni pidió cantidad alguna si no que lo dejo en manos neutrales como son las de un reconocido tasador como , que es quien estableció la cantidad que podía pedir por el nombre de dominio. Sin embargo, cuando comunicó a la persona que por encargo del Demandante se había puesto en contacto con él que ese sería el precio de venta del nombre de dominio y éste dejó de comunicarse con el Demandando, no insistió en la venta del nombre de dominio, lo que contradice un espíritu especulativo y de mala fe del que se le acusa.
Tampoco en el segundo acercamiento que hubo por parte de la Demandante para adquirir el nombre de domino, existe ningún fin especulativo de vender el registro por una cantidad que no fuese justa ya que solicitó algo más de la tasación neutral efectuada por porque los nombres de dominio similares se encuentran dentro de ese rango.
Por último justifica su interés legítimo o derecho en que, tal y como acredita la dirección del domicilio del Demandado, habita en “la sexta” planta de su comunidad de vecinos, de tal forma que el proyecto de página Web que se aloja bajo el nombre de dominio, no es más que una plataforma de eBay puesta a disposición de la planta vecinal que habita. Continúa alegando que al ser un término genérico como podrían existir otros muchos y al plantear un contenido totalmente dispar con cualquier negocio que pueda tener la Demandante, no está pretendiendo tener ninguna ventaja sobre los derechos de esta a la citada palabra o término. Registro de mala fe
Lo primero que alega el Demandado es que el registro del nombre de dominio se hizo con posterioridad a un supuesto conocimiento de que el Grupo Televisa y las productoras Globomedia-Grupo Árbol y Mediapro fueran a formar un medio de comunicación llamado La Sexta. En efecto, el documento en virtud del cual se les otorgó la licencia para ese canal de televisión es de fecha 25 de noviembre de 2005, mientras que el nombre de dominio fue registrado el 31 de octubre de 2005. Sustenta esta afirmación en el hecho de que en el momento del registro del nombre del dominio ni siquiera se conocía cuál era la empresa que se quedaría con la licencia ni la marca que se usaría para distinguir ese canal, ya que la marca no fue registrada hasta mucho tiempo después.
Por otro lado, alega que ambas partes no compiten entre sí y que es bien claro que el nombre de dominio nunca fue registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante ni con la finalidad de atraer a los internautas a la página Web del Demandado con la posibilidad de crear una confusión con la marca de la Demandante ni con sus productos o servicios. Uso de mala fe
Alega que ha hecho uso de la propiedad de su nombre de dominio que es un término genérico y no una marca. Además, confirma que no se ha producido ningún acto de competencia desleal dado que los fines de cada una de las partes con sus respectivos nombres de dominio han sido totalmente dispares, no confusos y en ningún caso relacionados. Y argumenta que la Demandante trata de manipular la realidad con la intención de usurpar el nombre de dominio de una comunidad que existe más allá de la propia existencia de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad española y que su registro de marca es español, así como que el Demandado es también de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante y del Demandado, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Aunque el Demandado afirme que, a pesar de la indudable semejanza entre las marcas de la Demandante y el nombre dominio, no debe concederse un derecho exclusivo a ésta por estar sus marcas constituidas por un término genérico, lo cierto es que, a efectos de la Política, son marcas registradas y constituidas, además, por elementos de significado numérico que utilizan también otros canales de televisión para distinguirse. Así, en España, existe La1, La2, Antena3, CUATRO, Telecinco o la francesa TV5. Si el Demandado entiende que las marcas de la Demandante no son válidas, tiene a su disposición, si lo desea, acciones judiciales, ajenas a este procedimiento, para reclamar su nulidad.
Por otra parte, las Decisiones dictadas en el marco de la Política que cita no son aplicables pues, en ninguno de ellos se denegó la demanda por generalidad de la marca del demandante.
Por tanto, el Experto debe entrar a examinar si concurre este primer requisito de la Política. Como está establecido en anteriores Decisiones del Centro, cuando un nombre de dominio incorpore una marca registrada por el demandante, es suficiente para establecer que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a los efectos de la Política. Así, Reckitt Benckiser Plc. v. Dominios Internacionales, Caso OMPI No. DTV2009-0001, Magnum Piering Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson Sr., Caso OMPI No. D2000-1525.
En el presente caso, la Demandante ha probado ser titular de diversas marcas nacionales españolas y comunitarias que contienen los términos LA SEXTA. A los efectos de estimar si concurre este primer requisito, basta con citar las marcas nacionales españolas No. 4781902, No. 2.682.321 y comunitaria No. 004781902, todas ellas consistentes en la denominación LA SEXTA más el gráfico de un 6 característico.
El nombre de dominio impugnado incorpora literalmente la parte denominativa de estas marcas, que es también la expresión abreviada con la que se conoce la Demandante así como la de otros nombres de dominio pertenecientes a ésta.
La adición del sufijo .tv al nombre de dominio en disputa no afecta a la comparación efectuada ya que se trata de la extensión territorial que ha elegido el Demandado para registrar su nombre de dominio. Así está establecido en numerosas decisiones del Centro, como la citada Reckitt Benckiser Plc. v. Dominios Internacionales, Caso OMPI No. DTV2009-0001 o Samsung Electronics Col. Ltd. v. Selim Civelek,Caso OMPI No. DRO2008-0005.
A la vista de ello, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que el día 25 de octubre de 2005, fecha de registro del nombre de dominio, ya era público y notorio que la Demandante tenía la intención de actuar en el mercado bajo la marca LA SEXTA. Por tal motivo afirma que es evidente que el Demandado no podía ser conocido corrientemente por el nombre de dominio objeto de la disputa.
Además, considera que el Demandado ha intentado desprestigiar el buen nombre y reputación de la Demandante, tanto por inscripciones que aparecían en su página Web como por los vídeos que colgó en la misma, alusivos y despreciativos al presidente del Demandante.
A ello ha de añadirse que entiende que el Demandado ha pretendido una cantidad abusiva por la venta del nombre de dominio impugnado.
El Demandado alega que, siendo un término tan genérico, tiene el mismo derecho a usarlo que la Demandante.
También argumenta que en el buscador Google aparecen hasta 200 resultados relativos a la Demandante por lo que no ha querido atraer a los navegantes e introducir confusión y que nunca ha tenido un interés especulativo sino que pidió por el nombre de dominio la cantidad en la que objetivamente valoró el nombre de dominio.
Y, por último, justifica la elección del nombre de dominio y su interés legítimo en el hecho de que vive en la sexta planta de una Comunidad de vecinos, en la que desarrolla una página Web que es una plataforma de eBay puesta a disposición de la planta vecinal que habita.
El Experto considera probado por la Demandante que desde la difusión en abundantes medios, escritos, digitales, televisivos y radiofónicos, de la noticia de que determinadas entidades iban a presentar una oferta conjunta para acceder al concurso de concesión de una cuarta licencia de televisión privada analógica, bajo la denominación comercial de LA SEXTA, no puede considerarse el interés legítimo que alega el Demandado respecto a que habita en la planta sexta de un edificio. Es ésta una débil argumentación para justificar un interés o derecho en este nombre de dominio. Porque, por otro lado, el Demandado no prueba que se le conociera habitualmente por ese nombre.
Tampoco puede considerarse que no exista finalidad especulativa cuando el Demandado pretendió obtener la alta suma de 20.000€ por la venta del nombre de dominio a la Demandante. En efecto, el Demandado alega que la tasación -que realmente fue de 15.000€- está hecha por una entidad reconocida y objetiva pero no menciona que en la valoración del nombre de dominio se tiene en cuenta en varias ocasiones la notoriedad de la cadena LA SEXTA, de nombre idéntico y que se advierte que puede haber problemas con este nombre de dominio porque puede lesionar derechos ajenos. Luego, si a pesar de estas advertencias, el Demandado insiste en seguir usando el nombre de dominio y que es una cantidad justa, ha de reconocer que si lo es, se debe a la fama de la Demandante.
El Experto considera, dadas las circunstancias del caso, que la inclusión de fragmentos audiovisuales alusivos al Presidente del Demandante, no parece haber sido el motivo principal al registrar el nombre de dominio, debido entre otros motivos al hecho que el Demandado en algún momento también pretendió obtener la suma de 20.000 €.
El Experto entiende, por tanto, que el Demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, debiendo considerarse cumplido el segundo requisito del párrafo 4.a).ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe Registro de mala fe
La Demandante considera que el Demandado era plenamente conocedor de la marca LA SEXTA cuando registró el nombre de dominio ya que era público y notorio el conocimiento de que se iba a conceder un cuarto canal analógico en abierto y que si era la adjudicataria la Demandante actuaría bajo la denominación LA SEXTA. Por ello, al registrar el nombre de dominio el Demandado actuó de mala fe, despreciando el derecho de la Demandante a sabiendas que su marca LA SEXTA era idéntica al nombre de dominio que registró con aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajenos y con el único fin de menospreciar, tanto la figura del presidente de la cadena, como la propia cadena.
El Demandado contrarresta estas afirmaciones alegando que la licencia se otorgó el 25 de noviembre de 2005, fecha en la que ya estaba registrado el nombre de dominio y que hasta entonces no se conocía la empresa -entre las varias que concurrían- que iba a ser adjudicataria de la concesión ni la marca con la que iba a actuar, que fue registrada mucho después.
Alega, además, que nunca ha pretendido perturbar la actividad de la Demandante ni menospreciar la figura de su presidente sino que el vídeo que estuvo colgado en su página Web aludía a la etapa en la que el Sr. Aragón Álvarez tenía la profesión de payaso, como otros miembros de su familia y que tal vídeo lo tomó de un audiovisual emitido en el programa “Ni en vivo ni en directo”, acudiendo al derecho de cita de la Ley española de Propiedad Intelectual.
A la vista de estos resumidos antecedentes, ha de determinarse ante todo si la Demandante ostenta un derecho de marca previo al registro del nombre de dominio ya que para que exista mala fe en el registro ha de probarse que el Demandado tenía conocimiento de la marca antes de la fecha de registro del nombre de dominio. Así, uno de los factores para apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca, y que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican la Política, es el conocimiento previo por parte del Demandado de la marca, lo cual es reconocido, entre otras, en las Decisiones Deutsche Post AG v. NJDomains,Caso OMPI No. D2006-0001; Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose, Caso OMPI No. D2003-0675.
En este sentido el Experto ha comprobado que antes de 31 de octubre de 2005, fecha del registro del nombre de domino, no existía ninguna solicitud ni registro de marca LA SEXTA a favor de la Demandante. Por esta razón, habrá que ver si la Demandante puede oponer un derecho de marca anterior no registrada. Se trata de determinar si en la fecha de registro del nombre de domino, la marca LA SEXTA podía gozar ya del carácter de notoria de forma que fuese cierto ese conocimiento público de la misma. En los hechos que el Experto considera como probados se ha reseñado que la Demandante ha demostrado mediante numerosas notas de prensa que el 15 de octubre de 2005, la marca LA SEXTA ya era conocida por el público en general, por lo que puede calificarse como notoria desde ese momento, dada la grandísima repercusión que tuvo en los medios de comunicación (prensa escrita, digital, radio y televisión) la creación de esta marca para distinguir una futura cadena que había optado por la adjudicación de uno de los cuatro canales analógicos en abierto.
En efecto, no es habitual que una marca adquiera notoriedad en un solo día pero en este caso es tan abrumadora la prueba presentada sobre la relevancia de la noticia -entre otras razones, por la fama de las personas que podrían formar la nueva cadena- en casi todos los periódicos del país que no puede afirmarse desconocimiento de la misma. De tal modo que cuando se concedió la comentada licencia, ya era bien conocida la marca LA SEXTA, en contra de lo afirmado por el Demandado. Entre esa prensa se encuentran, incluso, periódicos del País Vasco, residencia del Demandado lo que hace pensar fundadamente que éste debió conocer que si se adjudicaba el canal a esas empresas, actuarían con la marca comercial LA SEXTA.
El Experto quiere hacer mención de las Leyes y Principios del Derecho Español que son comunes a las partes por ser ambas de nacionalidad y residencia españolas. A este respecto ha de prestarse especial atención a la Ley Española que rige en materia de marcas. En concreto, es de relevancia para el presente supuesto, el contenido del artículo 6.2.d) de la Ley Española de Marcas de 7 de diciembre de 2001 (LM), que considera que las marcas notorias no registradas tienen la calificación de derechos anteriores a efectos de ser obstáculo para el registro de signos posteriores semejantes. La notoriedad la refiere la LM al artículo 6bis del convenio de la Unión de París que establece la protección en los países signatarios de aquellas marcas consideradas en el país de uso como notoriamente pertenecientes a una determinada empresa. Esta circunstancia es la que concurre en el presente caso porque cuando se difundió la repetida noticia de ese posible cuarto canal de televisión, la marca LA SEXTA quedó reconocida como perteneciente a la empresa que explotaría ese canal, si resultaba ser la adjudicataria del mismo.
Esta disposición debe ser puesta en relación con el artículo 34.e) de la LM, que señala que el titular de una marca tiene el derecho a impedir que ésta se registre como signo para distinguir nombres de dominio.
Por otro lado, no es razonable que el Demandado eligiera como extensión territorial la Isla de Tuvalu cuando no consta que tenga ninguna relación de contacto o residencia en ella. Por el contrario, la extensión .tv es fácilmente asociable a la abreviatura de “televisión” en multitud de lenguas. Y precisamente, el Demandado conjuntó el nombre de la futura y probable cadena de televisión, LA SEXTA, para unirlo a un símbolo alusivo a la televisión, .tv. Estos hechos no pueden entenderse como mera casualidad sino que ha de extraerse otra conclusión, como es una intencionalidad del Demandado de buscar un nombre de dominio que se relacionase directamente con la Demandante y sus actividades y adelantarse a inscribir tal denominación en una extensión que puede asociarse a actividades televisivas, como las que iba a desarrollar y desarrolla la Demandante. Todo ello para obtener algún tipo de beneficio propio, como lo prueba la cantidad que pretendía por el nombre de dominio.
Y si a todo ello, añadimos -como a continuación veremos- que uno de los contenidos que se incluyeron en la página Web del Demandado es un vídeo del presidente de la Demandante no puede reiterarse sino la intención del Demandado de acercarse y confundirse con la Demandante, conocedor de su marca.
Por tanto, ha de concluirse que el registro fue solicitado de mala fe. Uso de mala fe
La Demandante alega que el Demandado no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio porque lo utiliza para desprestigiar al presidente de la cadena y a la propia cadena, como lo prueban los vídeos colgados en un determinado momento y porque el uso actual que realiza es una redirección a la página de subastas eBay.
El Demandado argumenta en contra que nunca tuvo intención de tal desprestigio sino que los vídeos son fragmentos lícitamente tomados del programa “Ni en vivo ni en directo” para disfrute de la generación de su comunidad vecinal como muestra de la trayectoria profesional de una personalidad como es el Sr. Aragón Álvarez, presidente de la cadena, del que no puede negarse que desarrolló la actividad artística de payaso junto con otros miembros de su familia. Y prueba de buena fe es que retiró tal información después de recibir el burofax de advertencia de la Demandante. Todo ello es explicado detalladamente en la respuesta al burofax recibido.
Además, alega que ha hecho uso de su propiedad como titular del nombre de dominio que está constituido por un término genérico y no por una marca, sin que haya tenido intención de atraer a su página Web a internautas para crear confusión con la Demandante ya que las actividades de ambos no compiten ni coinciden.
Respecto al uso actual del nombre de dominio justifica la buena fe al tratarse de una plataforma eBay puesta a disposición de la planta vecinal que habita.
Como ya se señaló, el Experto considera, dadas las circunstancias del caso, que la inclusión de fragmentos audiovisuales alusivos al Presidente del Demandante, no parece haber sido el motivo principal al registrar el nombre de dominio, debido entre otros motivos al hecho que el Demandado en algún momento también pretendió obtener la suma de 20.000 €.
En cuanto al uso actual, la redirección a la página Web de eBay, no es leal ni obedece a una conducta de buena fe si a través de una página Web alojada en un nombre de dominio que se confunde palpablemente con la marca de la Demandante los internautas pueden pensar que existe algún tipo de relación o colaboración entre la Demandante e eBay, y no porque ello sea ofensivo sino porque no es cierto. Además, tal uso no puede calificarse como una oferta propia de bienes y servicios.
Finalmente, es de tener en cuenta que la Ley española de Competencia Desleal sanciona como acto desleal, en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El comportamiento calificado como desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles. Siguiendo estos principios, a juicio de este Experto, la actividad desarrollada por el Demandado en la página Web alojada en el nombre de dominio en cuestión, no es objetivamente leal sino contraria a la conducta de buena fe que ha de observarse en el mercado.
En consecuencia, el Experto concluye afirmando que al haber sido registrado el nombre de dominio de mala fe y estarse usando también de mala fe, concurre el tercer requisito establecido en el párrafo 4 a) iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 28 de mayo de 2009
Full & Egal Universal Law Academy