Beschwerdeführer ist der FC Schalke 04 e.V. aus Gelsenkirchen, Deutschland, vertreten durch CMS Hasche Sigle, Deutschland.
Beschwerdegegner ist T. W., Deutschland. 2. Domain Name und Domainvergabestelle
Der streitige Domainname (der „Domainname“) ist bei der OVH, Roubaix, Frankreich (die „Domainvergabestelle“) registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem „Zentrum“) am 7. September 2011 per E-Mail ein. Am 7 September 2011 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an OVH geschickt. Am 7. September 2011 übermittelte OVH das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem OHV bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber des Domainnamens ist. Ausserdem legte die Domainvergabestelle die Identität des Domainnameninhabers sowie seine Kontaktangaben offen, welche mit den Angaben des Beschwerdeführers in der Beschwerde bezüglich des Beschwerdegegners und dessen Kontaktangaben übereinstimmen.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 16. September 2011 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 27. Oktober 2011. Bis zum 27. Oktober 2011 reichte der Beschwerdegegner keine Beschwerdeerwiderung ein.
Das Zentrum bestellte Torsten Bettinger am 18. November 2011 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben. 4. Sachverhalt
Der Beschwerdeführer ist einer der bekanntesten Fußballclubs in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa. Er wurde am 04. Mai 1904 als Westfalia Schalke im Stadtteil Schalke in Gelsenkirchen gegründet und ist mit gegenwärtig mehr als 100.000 Mitgliedern der zweitgrößte Sportverein Deutschlands. In den letzten Jahren qualifizierte sich der Beschwerdeführer mehrmals für den UEFA Cup und die UEFA Champions League.
Der Beschwerdeführer tritt im geschäftlichen Verkehr seit seiner Gründung unter dem auch im Vereinsemblem enthaltenen Zeichen „S04“ auf. Er ist Inhaber der nachfolgenden Wort-Bild Marken:
Marke
Register-Nr.
Land/
Register
Rechtsstand
Klasse(n)
Inhabername
S 04
306 27 363
DE
Eintragung
(eingetragen)
23.10.2006
3 5 6 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 21 33 34 35 36 38 41 42 43
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
S 04
399 58 770
DE
Eintragung
(eingetragen)
29.2.2000;
1.19.2009 (verlängert)
6 8 9 14 16 18 20 21 24 25 26 27 28 30 32 34 41 42 53 44
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
S 04
395 22 475
DE
Eintragung
(eingetragen)
6.11.1995;
1.6.2005 (verlängert)
8 12 14 16 18 20 21 24 25 26 28 34 41
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
S 04
309914
EU
Eintragung
(eingetragen)
23.11.1998
6 8 14 16 18 20 21 24 25 26 28 34 41
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Der Beschwerdeführer betreibt eine Webseite unter dem Domainnamen . Auf dieser Seite werden Informationen über den Beschwerdeführer, seine Mitglieder, die Vereinsgeschichte und aktuelle Ereignisse abrufbar gehalten. Unter dem Domainnamen betreibt der Beschwerdeführer einen Webshop für eine Vielzahl von Merchandise–Artikeln. Der Beschwerdeführer unterhält zudem unter dem Domainnamen einen Webmail–Service für Vereinsmitglieder und unter dem Domainnamen ein Video-/Fernsehportal, über das Spiele, Interviews und weitere Informationen abgerufen werden können. Ferner ist der Beschwerdeführer Inhaber einer Reihe weiterer Domainnamen unter den generischen Top-Level-Domains, unter anderem des Domainnamens .
Der Beschwerdegegner hat seinen Wohnsitz ausweislich der Angaben in der WHOIS-Datenbank in Deutschland. Der streitgegenständliche Domainname wurde auf die deutschsprachige Internetseite des Sportwettenanbieters „“ weitergeleitet. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführer
Der Beschwerdeführer trägt vor, dass
(1) die streitigen Domainnamen mit den Marken, aus denen sie Rechte herleitet, verwechslungsfähig ähnlich sind,
(2) der Beschwerdegegner weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an den Domainnamen hat, und
(3) die Domainnamen bösgläubig registriert hat und benutzt.
In Bezug auf das Erfordernis der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem streitgegenständlichen Domainnamen führt der Beschwerdeführer aus, dass die zweite Ebene des Domainnamens mit dem Wortbestandteil der Marke „S04“ identisch sei.
Im Bezug auf eigene Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners trägt der Beschwerdeführer vor, dass der Beschwerdegegner selbst nicht allgemein unter dem Begriff „S04“ bekannt sei und auch über keine Kennzeichen- oder sonstige Rechte an dem Zeichen S04 verfüge.
In Bezug auf das Erfordernis der bösgläubigen Registrierung und Benutzung des Domainnamens macht der Beschwerdeführer geltend, es müsse davon ausgegangen werden, dass der in Deutschland ansässige Beschwerdegegner wegen der Bekanntheit des Beschwerdeführers in Deutschland zum Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Domainnamen Kenntnis von den Marken- und Namensrechten des Beschwerdeführers an dem Zeichen „S04“ gehabt habe.
Der Beschwerdegegner sei am 5. August 2011 mit dem Beschwerdeführer in Kontakt getreten, um diesen zur Abgabe eines Gebots mit dem Mindestpreis von Euro 10.000 für den streitgegenständlichen Domainnamen aufzufordern. Er halte neben dem streitgegenständlichen Domainnamen weitere 250 Domainnamen, die unter anderem auch die Namen anderer Fußballclubs beinhalteten (z.B. „“ und „“), an denen er keinerlei Namens- oder Kennzeichenrechte innehabe. Dies lege nahe, dass der Domainname zu dem alleinigen Zweck registriert worden sei, diesen möglichst gewinnbringend an den Beschwerdeführer zu veräußern. Es handele sich um einen klassischen Fall des „Domaingrabbings“.
Im Übrigen würde der streitgegenständliche Domainname in Gewinnerzielungsabsicht vom Beschwerdegegner dazu benutzt, Internet-Nutzer unter Ausbeutung des guten Rufes der Marke bzw. des Namens des Beschwerdeführers in irreführender Weise auf die Webseite von Dritten umzuleiten. B. Beschwerdegegner
Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. In einer E-Mail vom 18. September 2011 hat der Beschwerdegegner geltend gemacht, dass der Beschwerdegegner in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von unter 50% habe und der Bekanntheitsgrad in Europa und dem Rest der Welt gegen Null tendiere. In Tuvalu sei das Zeichen „S04“ niemandem bekannt. 6. Entscheidungsgründe
Paragraf 4(a) der Richtlinie führt drei Tatbestandsvoraussetzungen auf, deren Vorliegen der Beschwerdeführer nachweisen muss, um den geltend gemachten Anspruch auf Übertragung der streitigen Domainnamen zu begründen:
(1) die streitigen Domainnamen müssen mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich sein;
(2) der Beschwerdegegner darf weder Rechte noch berechtigte Interessen an den Domainnamen haben; und
(3) die Domainnamen müssen vom Beschwerdegegner bösgläubig registriert worden sein und benutzt werden. A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Das Erfordernis der Identität und der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit gemäß Paragraf 4(a) der Richtlinie ist im Einklang mit der überwiegenden Mehrheit der Beschwerdepanel anders als im Markenrecht unabhängig von der Produktähnlichkeit, den Marketingkanälen und ähnlichen Faktoren zu beurteilen, sondern setzt lediglich voraus, dass zwischen Marke und streitigem Domainnamen in phonetischer, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht Übereinstimmungen bestehen (ständige Entscheidungspraxis, vgl. nur Kirkbi AG v. Michele Dinoia,WIPO Verfahren Nr. D2003-0038; Gateway, Inc. v. P, Inc.,WIPO Verfahren Nr. D2000-0109; The Vanguard Group, Inc. v. John Zuccarini,WIPO Verfahren Nr. D2002-0834).
Nach den vorgenannten Grundsätzen ist der streitige Domainname mit den Wort-Bild-Marken des Beschwerdeführers verwechslungsfähig ähnlich.
Ausgangspunkt für die Prüfung der Identität bzw. verwechslungsfähigen Ähnlichkeit in diesem Sinne ist nach ständiger Entscheidungspraxis allein die Second-Level-Domain, während die Top-Level-Domains wie “.com”, “.net” oder “.org” aufgrund ihrer von den Nutzern erkannten, technisch-funktionalen Bedeutung bei der vergleichenden Gegenüberstellung außer Betracht bleiben (vgl. Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,WIPO Verfahren Nr. D2000-0429).
Der Domainname stimmt mit dem Wortbestandteil „S04“ der Marke des Beschwerdeführers identisch überein. Die verwechslungsfähige Ähnlichkeit wird nach ständiger Entscheidungspraxis der Panel regelmäßig nicht dadurch ausgeschlossen, dass die eine Marke, deren Wortbestandteil mit einem Domainnamen identisch ist, zusätzlich graphische Bestanteile wie etwa Logos und andere Bildgestaltungen enthält oder der Wortbestandteil graphisch ausgestaltet ist, die nicht in einem Domainnamen wiedergegeben werden können (vgl. AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr.WIPO Verfahren Nr. D2005-0485; Toyota Motor Sales USA v. Rafi Hamid dba ABC Automobile BuyerWIPO Verfahren Nr. D2001-0032; Wherehouse Entertainment, Inc. v. NetVenturesWIPO Verfahren Nr. D2001-0036; Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. (FAMOSA) v. Gord Palameta,WIPO Verfahren Nr. D2000-1689).
Das Beschwerdepanel geht daher davon aus, dass die Tatbestandsvoraussetzung der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit zwischen dem streitigen Domainnamen und der Marke gemäß Paragraf 4(a) der Richtlinie erfüllt ist. B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen
Die Gewährung eines Übertragungsanspruches oder Löschungsanspruches setzt gemäß Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen berufen kann. Paragraf 4(c) der Richtlinie zählt beispielhaft und nicht abschließend drei Umstände auf, die als Nachweis eines Rechts oder berechtigten Interesses genügen. Ein Recht oder berechtigtes Interesses im Sinne des Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie soll danach insbesondere dann vorliegen, wenn unter Würdigung aller vorgetragenen Beweismittel festgestellt wird, dass
(1) der Domaininhaber den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung nachweislich vorbereitet hat,
(2) der Domaininhaber allgemein (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen bekannt ist, selbst wenn er eine Marke nicht erworben hat, oder
(3) der Domaininhaber den Domainnamen in berechtigter nichtgewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen, verwendet.
Die Beweislast dafür, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen zusteht, liegt, wie sich aus Paragraf 4(a) der Richtlinie ergibt, grundsätzlich beim Beschwerdeführer. Wenn dieser allerdings Tatsachen vorträgt, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zusteht, liegt es wiederum beim Beschwerdegegner, Umstände darzulegen, aus denen sich sein Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen ergibt.
Der Beschwerdeführer hat dargelegt, dass ihm Markenrechte an dem Wort-Bild-Zeichen „S04“ zustehen und ausreichende Tatsachen vorgetragen, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen an den streitigen Domainnamen hat. Es oblag daher dem Beschwerdegegner, ein Recht oder berechtigtes Interesse an diesen Domainnamen nachzuweisen.
Der Beschwerdegegner hat auf die Beschwerde nicht geantwortet und keinerlei Umstände vorgetragen, aus denen sich ein Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen ergibt. Das Beschwerdepanel kann auch unabhängig vom Vortrag des Beschwerdegegners keine Umstände, insbesondere keine Nutzung der Domainnamen erkennen, die auf ein Recht oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an den streitigen Domainnamen schließen ließen.
Das Beschwerdepanel kommt daher zu dem Schluss, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen an den Domainnamen hat und die Voraussetzungen des Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie ebenfalls vorliegen. C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens
Die Gewährung eines Übertragungsanspruches oder Löschungsanspruches setzt gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie schließlich voraus, dass der Domaininhaber den Domainnamen bösgläubig registriert und benutzt hat.
Paragraf 4(b) der Richtlinie nennt nicht abschließend die folgenden vier Umstände, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, den Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Nutzung beinhalten:
(1) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt, zu veräußern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;
(2) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;
(3) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern; oder
(4) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Website oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.
Das Beschwerdepanel geht davon aus, dass der Beschwerdeführer, einer der erfolgreichsten und prominentesten Fußballvereine Deutschlands, einen hohen Bekanntheitsgrad in den allgemeinen Verkehrskreisen in Deutschland aufweist. Es liegt daher die Annahme nahe, dass der in Deutschland ansässige Beschwerdegegner das Zeichen SO4 und die entsprechenden Schutzrechte zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens kannte.
Der Beschwerdegegner hat dem Beschwerdeführer den Domainnamen zu einem Preis von Euro 10.0000 zum Kauf angeboten und verfügt über keine eigenen Rechts oder berechtigtes Interesse an dem Zeichen „S04“. Der Beschwerdegegner hat nichts vorgetragen, was auf seine Gutgläubigkeit zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens schließen ließe. Diese Umstände legen die Annahme nahe, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer zu veräußern. Der vom Beschwerdegegner geforderte Verkaufspreis von € 10.000 liegt deutlich über den mit der Registrierung des Domainnamens verbundenen Kosten. Dies allein genügt, um die Voraussetzungen des Regelbeispiels des Paragraf 4(b)(1) der Richtlinie zu begründen.
Das Beschwerdepanel kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Domainname durch den Beschwerdegegner gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bösgläubig registriert und verwendet wurde. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragrafen 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der streitige Domainname auf den Beschwerdeführer übertragen wird.
Torsten Bettinger
Einzelbeschwerdepanel
Datum: 7 Dezember 2011
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