A Reclamante é Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda., do Rio de Janeiro, Brasil, representada por Lopes de Oliveira, Lambert Advogados, Brasil.
O Reclamado é Douglas Silvestre Laranjeira, de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, representado pro se. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado com Universo Online S/A (UOL). 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação em inglês foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro “), em 5 de setembro de 2012. Em 7 de setembro de 2012, o Centro enviou por e-mail para Universo Online S/A (UOL) o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 10 de setembro de 2012, Universo Online S/A (UOL) enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, revelando o titular do registro e respectivo contato distintos daqueles informados na Reclamação. Em 12 de setembro de 2012, o Centro notificou as partes acerca da irregularidade formal diagnosticada na Reclamação, a saber, a correta identificação do Reclamado. Ato contínuo, em 12 de setembro de 2012, o Centro comunicou às partes que o idioma do contrato de registro do nome de domínio em disputa é o português, de modo que à Reclamante caberia providenciar: (i) prova satisfatória da existência de um acordo entre as partes para que o inglês seja o idioma do procedimento; ou (ii) versão da Reclamação traduzida para o português; ou (iii) pedido assinado requerendo que o idioma do procedimento seja o inglês. Em 12 de setembro de 2012, o Centro recebeu a Reclamação aditada em português. Em 19 de setembro de 2012, as partes foram informadas de que, em atenção ao parágrafo 11 das Regras da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (as “Regras”), somado às peculiaridades do caso concreto, a saber, ambas as partes residentes no Brasil e prévias comunicações entre as partes transmitidas em português, o Centro decidiu estabelecer a língua portuguesa como o idioma oficial do procedimento administrativo.
O Centro verificou que a Reclamação e respectivo aditamento preenchem os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a "Política" ou "UDRP"), as Regras, e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento Complementar").
De acordo com o Regulamento, parágrafos 2(a) e 4(a), o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 19 de setembro de 2012. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, a data limite para o envio da defesa findou em 9 de outubro de 2012. O Reclamado apresentou a Defesa no dia 5 de outubro de 2012.
O Centro nomeou Luiz E. Montaury Pimenta como o Especialista do Painel, em 11 de outubro de 2012. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.
Em 1 de novembro de 2012, por requerimento do Painel Administrativo, o Centro expediu a Ordem de Procedimento n. 01, solicitando à Reclamante e ao Reclamado a confirmação de informações constantes na Reclamação e Defesa, respectivamente.
Em 1 de novembro de 2012, a Reclamante e o Reclamado apresentaram manifestação à Ordem de Procedimento n. 01. 4. Questões de Fato
XUXA é uma marca registrada de titularidade da Reclamante desde 1984. O nome de domínio em disputa, , foi registrado em 18 de fevereiro de 2012. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante afirma que XUXA é uma marca nacionalmente famosa no Brasil, vinculada a shows de televisão, vídeos, música, cinema, brinquedos, roupas e acessórios e alimentação.
A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa não só reproduz de forma idêntica a marca da Reclamante, como traz como sufixo, no caso o “.tv”, a mídia de maior vínculo com a referida marca.
A Reclamante alega que a marca XUXA foi criada usando a parte mais conhecida do nome da proprietária “Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda”, a Sra. Maria da Graça Xuxa
Meneghel, que vem a ser uma das mulheres mais conhecidas e famosas do Brasil.
A Reclamante alega que a marca XUXA vinculada principalmente a programas de televisão, é uma marca
conhecida não só no Brasil, mas também em outros países e o nome de domínio em disputa pode causar confusão e levar internautas a pensar que se trata de um sítio de rede eletrônica vinculado à marca XUXA de titularidade da Reclamante.
A Reclamante informa que é proprietária não só da marca XUXA, já mencionada, mas como também do sítio de rede eletrônica “Portal X” acessado através dos nomes de domínio e .
A Reclamante declara que o programa de televisão da Xuxa existe desde meados dos anos 1980 e a utilização do nome de domínio em disputa por terceiros traz risco de dano irreparável à valiosa marca da Reclamante.
A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa foi registrado no dia 18 de fevereiro de 2012 e usa o nome de uma pessoa famosa, não sendo aceita a possibilidade de que tal registro foi efetuado sem o conhecimento por parte do Reclamado da existência de tal marca.
A Reclamante menciona e-mail recebido do Reclamado, no qual este diz que teve a ideia de registrar o nome de domínio em disputa ao assistir um filme infantil pela televisão.
A Reclamante informa que em 19 de março de 2012, aproximadamente um mês após o registro do nome de domínio em disputa, recebeu uma proposta de venda do referido nome de domínio, em clara demonstração de má fé do Reclamado.
A Reclamante alega que no mesmo referido e-mail, o Reclamado ainda afirmou que pretendia comercializar com terceiros o nome de domínio em disputa, caso a Reclamante não aceitasse sua proposta.
A Reclamante finalmente alega que, decorridos seis meses do registro do nome de domínio em disputa, ele ainda não foi utilizado, o que seria mais uma evidência de que tal registro foi feito apenas para que o mesmo fosse comercializado. B. Reclamado
O Reclamado alega que o nome “” não seria marca registrada e de propriedade da Reclamante.
O Reclamado alega que o nome de domínio com extensão “.tv” foi criado com o intuito de representar o país Tuvalu no mundo e não como mídia de maior vínculo com a referida marca da Reclamante. O Reclamado alega que a Reclamante não demonstrou uso de sua marca no país Tuvalu.
O Reclamado alega que o nome e apelido “Xuxa” não seria de uso exclusivo da Reclamante no Brasil e
internacionalmente. O Reclamado alega que “Xuxa” também é usado ao referenciar ao Sr. Enerzon Xuxa Harger, político, historiador e escritor brasileiro; ao Sr. Fernando de Queiróz Scherer, ex-atleta brasileiro que teve importante participação na história da natação brasileira e atualmente repórter do sítio de rede eletrônica “”; ao Sr. Cássio Luís Rissardo, futebolista brasileiro; ao Sr. Paulo André de Brito Araújo, traficante de drogas.
O Reclamado alega que os nomes de domínio de propriedade da Reclamante onde são ofertados seus produtos e serviços possuem o “” ao final ( e ), o que afastaria a possibilidade de confusão. O Reclamado alega que não ficou demonstrada a ocorrência de confusão.
O Reclamado alega que a Reclamante atuaria com má fé ao declarar que “em relação ao nome de domínio, uma vez que o mesmo se encontra legalmente registrado em nome do Demandante desde 1984”, pois o nome do domínio disputado nunca foi legalmente registrado pela Reclamante.
O Reclamado alega que a Reclamante atua com má fé ao afirmar que foram apresentadas as atividades da Reclamante na Reclamação, uma vez que só foi apresentada uma relação com os nomes das marcas do Reclamante e que no final da Reclamação foram apresentadas fotos aleatórias sem índices e indicações referentes às atividades relacionadas à Reclamante.
O Reclamado alega que o programa de televisão apresentado pela Reclamante não é de sua propriedade
e sim das “Organizações Globo”. Que a Reclamante não especificou qual risco de dano irreparável que o nome de domínio em disputa pode oferecer à sua marca.
O Reclamado alega que não está desviando enganosamente consumidores ou denegrindo
a marca dos produtos ou serviços da Reclamante.
O Reclamado alega ainda que não ocorreu tradução integral da Reclamação para a língua
portuguesa, pois são apresentadas várias palavras em inglês como “Brazil”, “disputed”,
“domain”, “name”, “annex”, “the”, “power”, “of”, “attorney”, “complainant”, “legal”, “representative”, “offer”, “number”, “priority”, “brand”, entre outras. O Reclamado alega que o uso de dois idiomas na Reclamação está em inconformidade ao parágrafo 11(a) do Regulamento.
O Reclamado alega que na Reclamação em português não constam referências objetivas aos anexos 02, 03, 04, 07 e 08 da Reclamação inicialmente apresentada em inglês.
O Reclamado alega ainda que na Procuração da Reclamante não consta o nome do Sr. Moacyr Dutra
com poderes para representa-la (Arts. 653 e 657 do Código Civil Brasileiro) e que tampouco foi apresentado pelo Reclamante um substabelecimento da Procuração (Art. 655 do Código Civil Brasileiro) outorgando poderes ao Sr. Moacyr Dutra.
O Reclamado requer que todas as ações e comunicações (parágrafo 2 do Regulamento) realizadas pelo Sr. Moacyr Dutra, sem amparo da Legislação Brasileira, no processo administrativo como Assessor do Representante Legal da Reclamante, sejam anuladas.
O Reclamado alega ainda que a Procuração da Reclamante não possui firma com reconhecimento
Internacional, que o Brasil não é signatário da Convenção de Haia e, portanto, a
procuração não tem eficácia jurídica no exterior.
O Reclamado alega ainda que a Reclamante atua com má fé ao tentar induzir que a ideia que originou a criação e o registro do nome de domínio em disputa foi um filme infantil da Reclamante, quando conforme e-mail anexado à Reclamação foi o vídeo da “Galinha Pintadinha”.
O Reclamado alega que no dia 23 de fevereiro de 2012 postou uma correspondência pré-paga e com aviso de recebimento com uma oferta de boa fé pelo nome de domínio em disputa à Reclamante, na qual o Reclamado requereu como preço o que a Reclamante achasse “justo pela: criação, inovação, pioneirismo, registro e controle” e teria demonstrado o valor do gasto R$ 59,90 relacionado diretamente ao nome do domínio. Segundo o Reclamado, tal proposta atenderia ao parágrafo 4(b)(i) da Política.
O Reclamado alega que a Reclamante agiu com má fé ao deixa de mencionar tal correspondência.
O Reclamado alega ainda que a Reclamante nunca fez proposta ou contraproposta às sugestões do
Reclamado e que, portanto, o preço de venda nunca foi fixado.
O Reclamado alega que não concorre com a Reclamante e que o nome de domínio em disputa sempre foi
utilizado sem o intuito de prejudicar as atividades comercias da Reclamante.
O Reclamado alega que o nome do domínio em disputa não foi registrado por ele em uma tentativaintencional para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com a marca da Reclamante com relação à fonte, patrocínio, associação ou promoção do seu sítio de rede eletrônica ou do seu endereço eletrônico, ou a um produto ou serviço no seu Website ou em seu endereço eletrônico. 6. Análise e Conclusões A. Preliminarmente : questões formais e procedimentais
Antes de adentrar no mérito da Reclamação, este Especialista entende necessária a análise de questões formais e procedimentais suscitadas neste procedimento administrativo.
Em sua Defesa, o Reclamado aponta questões formais e procedimentais, quais sejam: (i) a Reclamação não teria sido integralmente vertida para o português; (ii) alguns anexos não teriam sido apontados objetivamente na Reclamação; (iii) o instrumento de mandato anexado à Reclamação não teria sido legalizado e notarizado; e (iv) o Sr. Moacyr Dutra não teria poderes para representar a Reclamante.
Em relação à primeira questão, o Especialista nota que as partes “não traduzidas” na Reclamação correspondem, na realidade, aos nomes dos arquivos anexados à Reclamação. O Especialista entende que o fato de o nome do arquivo anexado à Reclamação estar em outro idioma é irrelevante, e não impõe qualquer obstáculo à defesa do Reclamado. O mesmo ocorre em relação à ausência de “referência objetiva” a alguns anexos da Reclamação traduzida. Embora aponte tal fato, o Reclamado não apresentou qualquer dificuldade em defender-se, tendo, inclusive, discorrido sobre todos os documentos anexados à Reclamação.
No que tange ao alegado defeito na representação, o Especialista nota que: (i) a Política e as Regras não determinam a apresentação de procuração, bastando a declaração da parte; (ii) este Centro não impõe qualquer formalidade às procurações, quando apresentadas; (iii) este procedimento não se submete ao Código de Processo Civil Brasileiro, possuindo regras procedimentais próprias; (iv) o Sr. Maurício Lopes de Oliveira consta como advogado da Reclamante na Procuração apresentada, assina a Reclamação e está copiado em todas as correspondências enviadas por seu assessor, Sr. Moacyr Dutra.
Este Especialista entende que as questões formais levantadas pelo Reclamado, em suma, não são relevantes para o deslinde da controvérsia e não apresentam qualquer prejuízo às partes.
Portanto, superadas as questões formais, este Especialista irá analisar cada um dos três requisitos cumulativos descritos no parágrafo 4(a) da Política. B. Idêntico ou similar o suficiente para criar confusão
O Reclamante comprovou ser titular da marca XUXA, devidamente registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial desde 1984.
O nome de domínio em disputa reproduz de forma idêntica a marca da Reclamante. A mera inclusão da terminação caracterizadora do ccTLD “.tv” não é suficiente para imprimir distintividade ao nome de domínio em disputa e afastar a possibilidade de confusão e/ou associação junto ao público consumidor.
Além disso, embora o ccTLD seja referente à Tuvalu, tal extensão é comumente associada à “televisão”. Desta forma, tendo em vista a notória e destacada atuação da Sra. Maria das Graças Xuxa Meneghel, principal sócia da Reclamante, como apresentadora de televisão no Brasil e em outros países, a associação da marca XUXA ao ccTLD “.tv” é capaz de aumentar ainda mais os riscos de confusão e/ou associação junto ao público consumidor.
O Especialista entende que a Reclamante comprovou o primeiro elemento do parágrafo 4(a)(i) da Política. C. Direitos ou interesses legítimos
O art. 4(c) da UDRP reúne um rol exemplificativo de circunstâncias que demonstram direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio objeto do procedimento administrativo:
(i) antes de qualquer aviso prévio da disputa, o reclamado fez uso, ou efetuou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços;
(ii) o reclamado (como um indivíduo, empresa ou outra organização) têm sido comumente conhecido pelo nome de domínio, ou
(iii) o reclamado está fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (fair use) do nome de domínio, sem a intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca comercial ou marca de serviço em questão.
No caso concreto, não há qualquer prova de que o Reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa. Não há qualquer prova de que o Reclamado esteja fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (fair use) do nome de domínio em disputa. De fato, o nome de domínio em disputa não está sendo utilizado. Não há qualquer prova de que o Reclamado seja conhecido pelo nome de domínio em disputa ou um nome correspondente a ele.
O Especialista nota que o Reclamado não comprovou e muito menos alegou quaisquer das circunstâncias exemplificadas na UDRP ou outra capaz de comprovar direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa.
O Reclamado limitou-se a alegar que a Reclamante não teria registrado o nome de domínio em disputa, que o programa apresentado pela Sra. Maria das Graças Xuxa Meneghel, sua principal sócia, não seria de sua propriedade e sim das “Organizações Globo” e alega as matérias formais já analisadas anteriormente.
Em vista do exposto, o Especialista entende que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa. D. Nome de domínio registrado e utilizado de má fé
No que tange à alegação do Reclamado de que a Reclamante teria atuado com má-fé ao tentar induzir que a ideia que originou a criação e o registro do nome de domínio em disputa teria surgido quando o Reclamado teria assistido a um filme infantil da Reclamante, pois segundo ele há provas de que a ideia surgiu ao assistir ao vídeo da “Galinha Pintadinha”, este Especialista entende que tal discussão é irrelevante para o deslinde da disputa. A uma, porque não há na Reclamação nada que induza à conclusão de que o Reclamado teria se inspirado em filme da Reclamante. A duas, porque é impossível comprovar de onde e como surge uma ideia, fruto da mente humana e, portanto, intangível. E, finalmente, por não importar qual foi a inspiração do Reclamado, mas sim a sua intenção ao registrar e usar o nome de domínio em disputa.
O Reclamado anexou à sua defesa correspondência (Anexo 02) na qual ofereceu o nome de domínio em disputa à venda para a Reclamante. Em tal comunicação, o Reclamado deixa claro que tem pleno conhecimento da Reclamante, de suas atividades, de seus direitos sobre a marca XUXA e das atividades de sua principal sócia, ao declarar que “o domínio poderá ser mais um aliado, de forma direta e objetiva da carreira e da marca da apresentadora Xuxa. Assim como os domínio “.br” já de posse de vocês”. Na mesma correspondência o Reclamado requereu como preço o que a Reclamante achasse “justo pela: criação, inovação, pioneirismo, registro e controle” e teria demonstrado o valor do gasto R$ 59,90 relacionado diretamente ao nome do domínio. Segundo o Reclamado, tal proposta atenderia ao parágrafo 4(b)(i) da Política.
A Reclamante, por sua vez, anexou à Reclamação (Anexo 05) e-mail no qual o Reclamado fixa o valor do nome de domínio em “R$ 7.600,00 ou 1 (uma) TV de LED BRAVIA 55" - Conversor digital integrado - Full HD 3D - Internet Vídeo - XBR- 55HX925”.
Da análise da troca de correspondências entre as partes fica claro que o Reclamado fixou como preço pela venda do nome de domínio valor muito superior aos gastos efetivamente comprovados com seu registro, o que não atende ao parágrafo 4(b)(i) da Política.
O Especialista entende que tais documentos revelam o registro e uso de má fé do nome de domínio em disputa, estando comprovado que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa principalmente com a finalidade de vendê-lo à Reclamante, que é a proprietária da marca XUXA, por valor muito superior aos gastos documentados diretamente relacionados com o nome do domínio em disputa. 7. Decisão
Pelas razões expostas, de acordo com os parágrafos 4 (i) da política e 15 das Regras, o Painel determina que o nome de domínio em disputa seja transferido para a Reclamante.
Luiz E. Montaury Pimenta
Especialista
Data: 8 de novembro de 2012
Full & Egal Universal Law Academy