Позивачем є Athena Cosmetics Inc., Сполучені Штати Америки, якого представляе SoCal IP Law Group LLP, Сполучені Штати Америки.
Відповідачем є Kushnirchuk Igor, Україна. 2. Доменне ім’я та Реєстратор
Спірне доменне ім’я Позов був поданий англійською мовою до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі – «Центр») 10 червня 2020 року. 10 червня 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта спірного доменного імені. 30 червня 2020 року Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій повідомив ім’я та контактні дані реєстранта, які відрізнялись від наведених в Позові. 1 липня 2020 року Центр електронною поштою надіслав Позивачу ім’я та контактні дані реєстранта і запропонував внести відповідні зміни до Позову. 6 липня 2020 року Позивач електронною поштою надав змінений Позов. 1 липня 2020 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам, вказавши, що угода про реєстрацію оспорюваного доменного імені викладена українською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи. 3 липня 2020 року Позивач електронною поштою надав Позов перекладений українською мовою. 6 липня 2020 року Відповідач електронною поштою надіслав Центру неформальне повідомлення, у якому висловив готовність до добровільної передачі спірного доменного імені. 9 липня 2020 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам щодо можливої мирової угоди. 16 липня 2020 року Позивач електронною поштою надіслав Центру прохання про зупинення розгляду справи на час обговорення мирової угоди з Відповідачем. 17 липня 2020 року Центр електронною поштою повідомив сторонам про таке зупинення розгляду справи до 16 серпня 2020 року. 18 серпня 2020 року Позивач електронною поштою повідомив Центр, що мирової угоди не було досягнуто. 18 серпня 2020 року Центр електронною поштою повідомив Сторони про відновлення розгляду справи. Центр встановив, що Позов та змінений Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Правила .UA”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - “Додаткові правила ВОІВ”). Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 25 серпня 2020 року. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) та з врахуванням зупинення провадження на час переговорів щодо мирової угоди Відповідь слід було надати до 14 вересня 2020 року. Відповідач не надав ніякої Відповіді. 22 вересня 2020 року Центр призначив Тараса Кислого у якості одноосібного члена Комісії у цій справі. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7. 4. Фактичні обставини Позивач є американською компанією, яка виробляє та продає косметичні засоби в багатьох країнах світу, включаючи Україну. У своїй діяльності Позивач використовує позначення REVITALASH, яке зареєстроване на ім’я Позивача як торговельна марка в багатьох країнах світу, включаючи міжнародну реєстрацію №1189337, дата реєстрації 2 грудня 2013 року, дія якої була також розповсюджена на територію України. У своїй діяльності Позивач широко використовує доменні імена, які включають позначення REVITALASH, наприклад, Спірне доменне ім’я було зареєстроване 3 січня 2014 року і вело до веб-сайту подібного за оформленням до оригінального веб-сайту Позивача, на якому пропонувалась косметична продукція з позначенням REVITALASH. На час розгляду справи спірне доменне ім’я перенаправляє на веб-сайт на домені Спірне доменне ім’я є тотожним або схожим до ступеню змішування з Торговельною маркою Позивача. Загальний домен верхнього рівня “.ua” не має прийматись до уваги при встановленні вказаної схожості. В цілому спірне доменне ім’я є тотожним із Торговельною маркою Позивача, оскільки включає її. Додавання не домінуючих елементів “.com” чи “.ua” не можуть запобігти схожості спірного доменного імені та Торговельної марки Позивача. Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Позивач та його партнери не уповноважували Відповідача продавати продукцію Позивача. Позивач не надавав ліцензію та ніяким чином не уповноважував Відповідача на використання Торговельної марки Позивача. Відповідач не є відомим щодо позначення REVITALASH і не здійснював значної підготовки до його використання для добросовісного пропонування товарів або послуг. Веб-сайт, меркетинг, слогани, оформлення та продукція, які використовує Відповідач є подібними до таких у Позивача. Відповідач використовує спірне доменне ім’я недобросовісно і лише з метою отримати зиск та існує задля обману та переманювання споживачів. Спірне доменне ім’я було зареєстроване або використовується недобросовісно. Використовуючи спірне доменне ім’я, Відповідач навмисне намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету свій веб-сайт, створюючи оманливу подібність з Торговельною маркою Позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення такого веб-сайту. Відповідач знав про Торговельну марку Позивача реєструючи спірне доменне ім’я, оскільки продає контрафактну продукцію під позначанням REVITALASH. B. Відповідач Відповідач не надав відповіді щодо позиції Позивача. У своїй неформальні комунікації із Центром Відповідач повідомив про згоду на передачу спірного доменного імені. 6. Обговорення та висновки Відповідно до параграфу 4(а) Політики .UA позивач для обґрунтування своїх вимог повинен довести кожен з наступних елементів: (i) доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; та (іі) у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; та (iii) доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно. Слід зазначити, що хоча Політика .UA не передбачає суворої доктрини прецедентного підходу, для підтримання загальної довіри до Політики .UA в цілому є важливим, щоб сторони могли очікувати передбачуваний результат розгляду своєї справи. Тому комісії при розгляді спорів за Політикою .UA прагнуть дотримуватись однакових підходів при подібних ключових факторах або обставинах справи. З врахуванням цього Комісія у даній справі вважає за доцільне, щоб її висновки узгоджувались не лише з положеннями Політики .UA, а й з відповідними попередніми рішеннями комісій, де це доречно. А. Тотожний або схожий до ступеню змішування Комісія встановила, що Позивач має права на свою торговельну марку. У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.ua”, “.com.ua”) є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановленні схожості за першим елементом, який має довести позивач у справі. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги домен “.com.ua” при вирішенні питання про схожість спірного доменного імені та торговельної марки Позивача. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук, справа ВОІВ No. DUA2020-0011). У справах, де доменне ім’я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім’я за звичайних обставин доцільно вважати тотожним або схожим із такою торговельною маркою для цілей Політики .UA. Комісія у даній справі встановила, що спірне доменне ім’я повністю включає торговельну марку Позивача. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, AB Electrolux проти Захаров Евгений, справа ВОІВ No. DUA2020-0006). Враховуючи вищенаведене Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я є тотожним із Торговельною маркою Позивача, на яку Позивач має права і, відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA. В. Права або законні інтереси Загалом тягар доказування за процедурою Політики .UA покладено на позивача. В той же час слід визнати, що доведення відсутності у відповідача прав чи законних інтересів щодо доменного імені може являти неможливе для виконання завдання “доведення зворотного”, що часто вимагає в першу чергу інформації, яка є у розпорядженні чи контролюється відповідачем. Тому, коли позивач primafacieзаявляє, що у відповідача немає прав або законних інтересів, тягар доказування перекладається на відповідача, який має надати відповідні докази, що демонструють права або законні інтереси щодо доменного імені. Якщо відповідач не надає такі докази, то має вважатись, що позов відповідає вимогам щодо другого елемента доказування. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, LEGO Juris A/S v. Anton Obrezkov, справа ВОІВ No. DUA2020-0001). У даній справі Позивач primafacieстверджує про відсутність прав або законних інтересів Відповідача щодо спірного доменного імені. Відповідач не надав ніяких доказів про протилежне стосовно цього питання. Відповідно до параграфу 4(с) Політики .UA наявність або відсутність прав або законних інтересів відповідача стосовно доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно але без обмежень): (i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, відповідач використовував або демонстративно готувався до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або (іі) відповідач (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або (ііі) відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки. Обставини справи свідчать, що Позивач не надавав ліцензію і ніяким іншим чином не надавав згоди на використання Відповідачем раніше зареєстрованої торговельної марки Позивача, тому Комісія встановила, що ніяке дійсне або гіпотетичне добросовісне або законне використання спірного доменного імені не може бути з розумним ступенем вірогідності заявлене у цій справі. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, ABElectrolux проти NameServis, Александр Шевчук, справа ВОІВ No. DUA2020-0011). Обставини справи свідчать, що Відповідач не відомий загалу за спірним доменним іменем. Також обставини справи свідчать, що Відповідач використовує спірне доменне ім’я з наміром отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів пропонуючи для продажу, в тому числі, продукцію під торговельною маркою Позивача. Слід однак зазначити, що реселери, дистриб’ютори або надавачі послуг, які використовують доменне ім’я із торговельною маркою позивача для здійснення продажів або ремонту товарів чи щодо відповідних послуг позивача можуть добросовісно пропонувати товари або послуги і, відповідно, мати законний інтерес щодо доменного імені. На момент прийняття рішення спірне доменне ім’я переспрямовує на “www.toplask.com.ua”. Комісія проте приходить до висновку, що для цього мають виконуватись всі наступні умови: (i) відповідач має насправді пропонувати відповідні товари або послуги; (ii) відповідач має використовувати відповідний веб-сайт лише для продажу товарів або послуг із торговельною маркою позивача; (iii) відповідний веб-сайт має правдиво та явно розкривати характер взаємовідносин реєстранта із власником торговельної марки; та (iv) відповідач не має намагатись “застовпити” доменні імена, які відображають відповідну торговельну марку. При цьому наведене не має застосовуватись, коли існувала пряма чи опосередкована домовленість між сторонами щодо дозволу чи заборони реєстрації або використання доменного імені, що включає торговельну марку позивача. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, Хармен Інтернешенл індастріз, Інк. (HarmanInternationalIndustries, Inc.) проти Александра Колегаева, cправа ВОІВ No. DUA2020-0005) і відома загалу як Oki Data тест. У даній справі Комісія встановила, що дії Відповідача не відповідають, принаймні, (іі) та (ііі) вищенаведеним критеріям, оскільки Відповідач пропонував на своєму веб-сайті також продукцію інших виробників, окрім продукції Позивача, а також ніде не вказував, що не є авторизованим партнером Позивача. Відповідно, Відповідач не має законного інтересу щодо спірного доменного імені. Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA. С. Зареєстроване або використовується недобросовісно Відповідно до параграфу 4(b) Політики .UA зазначені далі обставини (включно, але без обмежень) у разі виявлення їх Комісією вважаються доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені: (i) обставини, що вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує ваші документовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або (іі) ви зареєстрували доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг відобразити його знак у відповідному доменному імені, за умови, що ви задіяли схему такої поведінки; або (iii) ви зареєстрували доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або (iv) використовуючи доменне ім’я, ви навмисне намагалися з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на ваш веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті. Комісія встановила, що у даній справі, мали місце принаймні обставини вказані у п.(iv) вище, що свідчить про недобросовісність. Також Комісія встановила, що використання Відповідачем спірного доменного імені для пропонування для продажу продукції Позивача свідчить про те, що на час реєстрації спірного доменного імені Відповідач чітко і ясно знав та націлювався на раніше зареєстровану та знану Торговельну марку Позивача, що свідчить про недобросовісність. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, MichaelKors (Switzerland) InternationalGmbH. проти MinakovaMaria, Справа ВОІВ No. DUA2020-0002). Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Відповідно, скарга Заявника відповідає вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики.UA. 7. Рішення Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(і) Політики .UA та 15 Правил .UA Комісія вирішила, що оспорюване доменне ім’я Тарас Кислий
Одноосібний член Комісії
Дата: 24 вересня 2020 року
Full & Egal Universal Law Academy