Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
AMERICA ONLINE, INC. v. Eduardo Del Valle Diharce
Caso N� DVE2000-0001
1. Las Partes
La demandante es AMERICA ONLINE, INC., una corporaci�n constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, con domicilio principal en 8619 Westwood Center Drive, Viena, Virginia, Estados Unidos de Am�rica (la "Demandante), representada en este procedimiento por los abogados Sra. Irene De Sola Lander y Sr. Luis Alejandro Henriquez De Sola, de De Sola & Pate, Caracas, Venezuela.
El demandado es el Sr. EDUARDO DEL VALLE DIHARCE, con domicilio en Amberes No. 1, Colonia Ju�rez, C.P. 06600, M�xico D.F., M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es , registrado ante la entidad registradora REACCIUN (NIC.VE), de Av. Abraham Lincoln, Torre Domus, Piso 6, Ofic. 6B, Plaza Venezuela, Caracas, Venezuela.
3. Iter Procedimental
El 24 de octubre de 2000 se present� la demanda en forma electr�nica. El 27 de octubre de 2000 la demanda se present� en copia papel. El 20 de noviembre el Centro acuso recibo de la demanda. 18 de diciembre el Centro solicit� al registrador verificaci�n de datos del registro, que confirm� que Eduardo del valle Diharce es el registrante de , que est� vigente el acuerdo de registro versi�n 3.0 y que el nombre de dominio tiene el status de "Activo".
El 22 de diciembre de 200 el Centro notific� la demanda y el inicio del procedimiento administrativo al Demandado, fijando un plazo hasta el 10 de enero de 2001 para contestarla.
El 12 de enero de 2001 el Centro acus� recibo de la contestaci�n de demanda fechada el 10 de enero de 2001.
El 26 de febrero de 2001, despu�s de recibir la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo design� para actuar como miembro �nico del grupo de expertos (el "Panel" en lo sucesivo). La fecha l�mite para dictar la decisi�n se fij� para el 11 de marzo de 2001. El Panel determina que ha quedado correctamente constituido.
El 26 de febrero de 2001 el Panel recibi� por v�a electr�nica la copia del expediente. El mismo d�a el Panel dict� la Orden de Procedimiento No. 1, que dice:
"1. Visto que el Panel Administrativo ha recibido el d�a de la fecha el expediente del caso por v�a electr�nica, y que de un examen prima facie de la demanda surge que la Demandante no hace referencia circunstanciada ni a la forma en la que el Demandado no tendr�a derechos ni intereses leg�timos respecto del nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii)), ni a la manera en la que el Demandado usar�a de mala fe el nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)), y 2. Considerando lo dispuesto por el Reglamento, Par�grafos 10(a), 12 y 14(b), El Panel Administrativo resuelve:Requerir a la Demandante que dentro del plazo de dos d�as h�biles comerciales (seg�n rija en Venezuela) desde la notificaci�n de la presente orden, formule, mediante e-mail al Centro y con copias CC al Demandado y al Panel, alegaciones concretas sobre los dos puntos requeridos en 1 supra. Si agregara prueba documental, dentro del mismo plazo la misma deber� ser enviada por fax al Centro (41-22-740 3700 Atenci�n Ms. Simão-Sartorius), con copia al Demandado (52-50 96 37 10) y al Panel (54-11-4325 3155).Desde el momento en que el Demandado reciba copia de las alegaciones formuladas por la Demandante conforme el punto "a", el Demandado contar� con el plazo de dos d�as h�biles comerciales (seg�n rija en M�xico) para formular comentarios, mediante e-mail al Centro y con copias CC a la Demandante y al Panel. Si agregara prueba documental, dentro del plazo indicado la misma deber� ser enviada por fax al Centro (41-22-740 3700 Ms. Simão-Sartorius), con copia a la Demandante (58-2-7939043) y al Panel (54-11-4325 3155)."
El 27 de febrero de 2001 el Centro notific� a las partes la orden. El 2 de marzo de 2001 (debido a los feriados de Carnaval en Venezuela) la Demandante present� un escrito por v�a electr�nica en relaci�n con la citada orden, y envi� posteriormente los documentos de prueba adjuntos por fax. El Demandado recibi� todos los documentos el d�a 6 de marzo de 2001. El 7 de marzo de 2001 el Demandado present� una contestaci�n al escrito de la Demandante de 2 de marzo. El Demandado envi� por fax los documentos citados como prueba, con excepci�n del identificado como prueba "K" que contendr�a un "correo electr�nico del Director de Mercadotecnia de Microfost [SIC] y su n�mero de tel�fono para acreditar que bajo su consentimiento registr� el nombre de dominio , y la carta respectiva en donde viene esa informaci�n, sin embargo dicha carta se enviar� mañana".
Con fecha 8 de marzo de 2001 el Panel una comunicaci�n a las partes que dec�a:
"1. Habiendo recibido el Demandado con fecha 6 de marzo de 2001 los
documentos enviados por la Demandante conforme a la Orden de Procedimiento
No. 1, el plazo para que el Demandado env�e por fax los documentos
mencionados en su contestaci�n vencer� indefectiblemente el d�a 8 de marzo
de 2001. 2. Salvo circunstancias extraordinarias que apreciar� exclusivamente este
Panel, no habr� pr�rrogas ni se admitir�n nuevas presentaciones de las
Partes."
En la misma fecha la Demandante present� un escrito con observaciones a la prueba presentada por el Demandado en su escrito de fecha 7 de marzo de 2001. Al respecto, con fecha 8 de marzo de 2001 el Panel dict� la Orden de Procedimiento No. 2 que dice:
"1. Habiendo la Demandante solicitado al Panel el 8 de marzo de 2001 que se admita una presentaci�n adicional, y resultando prima facie que la presentaci�n y sus anexos no justifican que el Panel declare que se trata de una circunstancia extraordinaria que justifique apartarse de lo dispuesto en la "Comunicaci�n a las Partes" del d�a de la fecha, el Panel deniega el pedido de admisi�n de una nueva presentaci�n por la Demandante. 2. Los escritos adicionales de las Partes s�lo pueden admitirse a pedido del propio panel o por decisi�n discrecional de este ante un pedido de la parte interesada. La admisi�n debe otorgarse s�lo con car�cter excepcional. El principio de acordar igual oportunidad a la otra parte, de admitirse el pedido de su contraparte, llevar�a a prorrogar el plazo para dictar la decisi�n de fondo. A juicio del panel ya existen elementos de convicci�n suficientes para decidir la controversia en la fecha establecida por el Centro."
El 9 de marzo de 2001 se recibi� un escrito por v�a electr�nica del Demandado en contestaci�n al escrito de 8 de marzo de la Demandante, y prueba adjunta. Como a dicho escrito tambi�n se aplica lo dispuesto en la Orden de Procedimiento No. 2, no ser�n considerados por el Panel ni el escrito del Demandado del 9 de marzo ni sus anexos documentales.
En forma independiente, el Panel concuerda con el Centro en que la demanda se present� de conformidad con el Reglamento y Reglamento Adicional. El Centro ha realizado correctamente las notificaciones conforme al Reglamento, Par�grafo 2(a).
El acuerdo de registro del nombre de dominio entre REACCIUN (NIC-VE) y el Demandado est� en español. Las partes hicieron sus respectivas presentaciones en español. El Panel, de acuerdo al Reglamento, Par�grafo 11, decide que el procedimiento contin�e en español.
No se dictaron otras �rdenes de procedimiento ni se decidieron pr�rrogas.
4. Antecedentes de Hecho
Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, o por haber sido constatados por el panelista en forma independiente, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
La Demandante fue fundada en 1985. Es l�der mundial en el campo de los servicios interactivos de m�ltiples tipos, que opera dos servicios en l�nea a trav�s de un n�mero importante de propiedades de sitios de conexi�n: Servicios Interactivos AOL, que incluyen el servicio AOL y un listado creciente de productos Web que incluye AOL.COM, AOL NetFind y Mensajero Instant�neo Compuserve y Estudios AOL, que desarrollan propiedades originales en los diversos productos a la vez que operan Digitak City, Inc., y la tecnolog�a de comunicaciones y conversaciones instant�neas ICQ, recientemente adquirida, basada igualmente en Internet. AMERICA ONLINE, INC., tiene 9000 empleados y 15 millones de miembros de AOL y CompuServe en todo el mundo.
Es para la fecha el mayor proveedor de acceso a Internet del mundo, alcanzando los 15 millones de usuarios a finales del año pasado, con un crecimiento, de un mill�n de suscriptores entre noviembre y diciembre de 1998. En 1994, esta empresa contaba con un mill�n de clientes. Junto a este fuerte crecimiento en usuarios, AMERICA ONLINE (AOL) adquiri� Compuserve. La compañ�a cuenta con el 10 por ciento del total de usuarios de Internet a nivel mundial. AMERICA Online (AOL) es la marca de Internet m�s conocida por los estadounidenses, seg�n un estudio realizado a finales de 1998. El objetivo del estudio era identificar las empresas de Internet que m�s tienen presente las personas en Estados Unidos, el pa�s con m�s usuarios de la red mundial de computadores. AOL tiene m�s de 15 millones de suscriptores en el mundo que se conectan a Internet a trav�s de AOL y tambi�n pueden navegar por una red privada que ofrece numerosos recursos en l�nea exclusivos para los miembros.
Conforme se acredita con los t�tulos de marca AMERICA ONLINE es titular de las siguientes marcas concedidas en Venezuela, estando pendiente la expedici�n del correspondiente certificado.
Marca Clase No. de inscripci�n Estado
AOL 09 8064/95 Concedida
AOL 16 7841/95 Concedida
AOL 42 14589/95 Concedida
AOL (E-D) 42 10805/96 Concedida
AOLGLOBALNET 09 10673/96 Concedida
AOLGLOBALNET 38 10681/96 Concedida
AOLGLOBALNET 42 10668/96 Concedida
La Demandante es adem�s titular de numerosas registraciones de la marca "AOL" en m�s de ochenta (80 pa�ses), la mayor parte de las cuales han sido solicitadas y registradas antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa. Entre esos registros marcarios se encuentran los solicitados y concedidos en M�xico, pa�s de residencia del Demandado, antes del 28 de octubre de 1998.
La Demandante ha registrado (bajo gTLD) los nombres de dominio siguientes: , y .
La Demandante registr� bajo ccTLD los siguientes: (Argentina), (Brasil), (Canad�), (Suiza), (Alemania), (Per�), (Australia), (Reino Unido) y (Francia).
Seg�n consulta realizada el 27 de febrero de 2001 por el panelista a la base de datos WHOIS del registrador REACCIUN.VE, el Demandado registr� el nombre de dominio el 13 de septiembre de 2000. El Demandado registr� tambi�n los nombres de dominio :, el 25 de julio de 2000 y el 22 de agosto de 2000.
Previamente a esta disputa hubo contactos entre el representante de la Demandante y el Demandado en torno a una posible transferencia del nombre de dominio. El contacto se inici� por parte de un representante de la Demandante, aparentemente sin dar a conocer al Demandado su condici�n de abogado de la Demandante. Aunque el Demandado declar� su disposici�n a transferir el nombre de dominio, no hubo acuerdo en cuanto al precio (el Demandado requer�a US$ 20.000 y la Demandante ofreci� US$ 7.000). En esos contactos el Demandado no hizo referencia alguna a que estuviera actuando en nombre de alguna entidad, o a que �l no fuera el dueño del nombre de dominio.
El correspondiente acuerdo de registro (ver ) prev�, por referencia, que el registrante, aqu� Demandado, queda vinculado por la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas sobre nombres de dominio. La secci�n E del contrato establece: "E. Controversias El Registrante reconoce que si el registro de su dominio es apelado por un tercero, el Registrante estar� sujeto a las disposiciones especificadas en las Normas sobre Controversias.". En el link correspondiente del referido contrato se establece:" Normas de actuaci�n en caso de controversias La instancia que dirime las controversias por el otorgamiento de nombres de dominio es el ICANN, all� se puede obtener la versi�n original de la "Norma Unificada para la Resoluci�n de Controversias". Una versi�n en español de esta normativa puede ser encontrada aqu�. Igualmente, una versi�n en español de las reglas para la resoluci�n de controversias puede ser encontrada aqu�. El NIC-VE no act�a como arbitro de controversias entre los registrantes y terceros denunciantes como consecuencia del registro o uso de nombres dominio. El NIC-VE registra los nombres de dominio sobre la base del criterio "el primero que llega es el primero al que se atiende" ("first come, first served"). Al registrar el nombre de dominio, el NIC-VE no determina la legalidad del registro de nombre de dominio, ni de cualquier otra manera eval�a si el registro o uso de dicho dominio puede violar los derechos de terceros. El solicitante es responsable de la selecci�n de su propio nombre de dominio."
El Demandado contest� la demanda y no ha cuestionado la competencia de este Panel.
5. Alegaciones de las Partes
A. La Demandante
Alega la Demandante que el nombre de dominio AOL.COM.VE presenta identidad gr�fica y fon�tica hasta el punto de crear confusi�n con las marcas notoriamente conocidas AOL registradas y/o solicitadas por AMERICA ONLINE, INC., a nivel mundial. El demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre o de los nombres de dominio. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
El 26 de junio de 2000 AMERICA ONLINE, INC., notific� a De Sola & Pate que el dominio "AOL.COM.VE" hab�a sido registrado por el Sr. Eduardo del Valle, seg�n la base de datos Whois. debidamente traducida al castellano.
Posteriormente se comenzaron a realizar las gestiones necesarias para contactar al demandado el señor Eduardo del Valle, a trav�s de su direcci�n de correo. El 21 de julio de 2000 los representante de la Demandantes enviaron a trav�s de uno de sus abogados una comunicaci�n al demandado como posibles interesados del dominio "AOL.COM.VE", indic�ndole lo siguiente: "Sr. Eduardo del Valle. Mi nombre es Luis Alejandro Henriquez, Venezolano, me encuentro actualmente desarrollando un proyecto de Internet en mi pa�s y revisando los posibles dominios a ser utilizados en mi p�gina me encontr� con la direcci�n www., la cual fue registrada por Ud.
En tal sentido me gustar�a saber si esta interesado en vender dicho dominio, en caso de estar interesado me gustar�a conocer su propuesta". El 14 de agosto de 2000 se recibi� del Sr. Del Valle: "Si quieres por favor cont�ctame a mdiharce@ ". En fecha 16 de agosto de 2000 el representante de la Demandante contest� en resumen lo siguiente: "Estamos preparando una propuesta...pero nos gustar�a saber cuales son sus pretensiones..." El 16 de agosto el Demandado señala lo siguiente: "...www. se vino a instalar aqu� en M�xico y se gastaron un mill�n de d�lares en la fecha de lanzamiento... y se trata de un Venezolano (Cisneros) ... as� que te puedes imaginar que mis pretensiones son altas...Ahora si lo que quieres es revenderlos tengo un paquete de dominios venezolanos muy importantes...". El 17 de agosto el Sr. Del Valle envi� a De Sola Y Pate una lista con diversos nombres de dominio registrados por �l, ante el NIC.VE entre los cuales encontramos entre otros: que constituye un portal ampliamente conocido perteneciente a la empresa MICROSOFT y el dominio el cual constituye igualmente un portal ampliamente conocido perteneciente a la empresa YUPI INTERNET. El 6 de septiembre el Sr. Del Valle fija el precio por el traspaso del dominio AOL.COM.VE en veinte mil d�lares (US$ 20.000).
Seguidamente De Sola & Pate contesta al Sr. Del Valle señal�ndole que lo m�ximo que se le pod�a ofrecer eran siete mil d�lares (US$ 7000). Por �ltimo en fecha 8 de septiembre el Sr. Del Valle contesta señalando lo siguiente: "Lo siento pero por esa cantidad no puedo transfer�rtelo. Pero podemos hacer otro tipo de trato como que si me demandan tu me ayudas y nos vamos en un revenue sharing".
Es evidente que de mantenerse el registro del nombre de dominio AOL.COM.VE a nombre de quien no es su leg�timo titular, causar�a un daño econ�mico incalculable a mi mandante, ya que este ha invertido una cuantiosa cantidad de dinero para publicitar y comercializar toda una gama de servicios en l�nea. Lo cual deja en evidencia la mala fe del solicitante, quien tuvo, a su alcance la riqueza del vocabulario y escogi� el mismo signo para distinguir servicios, iguales y an�logos, lo cual constituye un acto de competencia desleal y as� debe ser reconocido ordenando la transferencia inmediata del dominio AOL.COM.VE a su legitimo titular la empresa AMERICA ONLINE, INC.
El Demandado ha actuado de mala fe ya que conoc�a perfectamente quien era el leg�timo titular del dominio registrado. Aunado a ello el Demandado ha registrado otros dominios que gozan de alta difusi�n perteneciente a distintos titulares con el �nico inter�s de venderlos a cambio de altas sumas de dinero.
B. El Demandado
El Demandado no niega que existe una notoriedad gr�fica y fon�tica entre AOL y el dominio AOL.COM.VE; sin embargo afirma que no es cierto que con las siglas AOL se identifique infaliblemente a la empresa America Online, Inc. viene a ser s�lo otro de los cuatro casos en que las letras AOL nos llevan a portales independientes de la demandante: www., www..br, y . Este �ltimo nombre de dominio ha sido registrado en Italia por una persona llamada Caruccio Lidia y conduce a una p�gina en blanco sin ninguna conexi�n con America Online.
El hecho que alude a la supuesta mala fe e intenci�n de vender el dominio a cambio de una alta suma de dinero lo niega por ser falso. El Demandado pertenece a un grupo de estudio del italiano denominado Associazione di Ortografia e Letteratura. Sus asociados se reun�an todos los s�bados en el Instituto Dante Alighieri Ciudad de M�xico para aprender italiano. Cuando llegamos a un nivel avanzado su profesor propuso crear una p�gina de Internet interactiva donde pudi�ramos ejercitar su pr�ctica del idioma. El nombre de la asociaci�n era muy largo para ser la direcci�n de acceso a la p�gina; de a�n quererlo, no ser�a posible conforme a las limitaciones t�cnicas de registro. Por ello se decidi� tomar las iniciales de la asociaci�n para registrar www.. La decisi�n de registrar el nombre en Venezuela no fue al azar. Aunque al comienzo deseaban registrar el nombre en el NIC de M�xico, dicho nombre ya estaba tomado, por lo que decidieron hacerlo en Venezuela, pa�s de Am�rica Latina que cuenta con la mayor comunidad de descendientes italianos, y la asociaci�n est� integrada por varios venezolanos. As�, por medio de un conocido de un miembro de la asociaci�n el Demandado registr� el nombre de dominio www..
El dominio ten�a que tener un titular y dado que la asociaci�n no tiene personalidad jur�dica por no estar constituida conforme al protocolo requerido por las leyes mexicanas (por no ser necesario debido al uso que se le da) no pod�a ostentarse como el titular. As� fue como el señor del Valle decidi� que se registrara el dominio a su nombre. El d�a 23 de abril del 2000 qued� registrado www. y pocos d�as despu�s comenz� a operar el sitio de Internet de la asociaci�n. Al tiempo que se registr� el nombre de dominio en Venezuela, America Online, Inc. no ten�a las siglas AOL registradas en dicho pa�s como marca. Es m�s, en su demanda declara que dicho proceso a�n est� en tr�mite, lo que denota que no hace mucho tiempo empezaron a tramitar el registro, queriendo dicha compañ�a maquillar su acto de negligencia como un supuesto acto de mala fe por parte del Demandado.
Es cierto que los representantes de America Online, Inc. contactaron al Demandado cuando la p�gina www. llevaba tres meses de operar con mucho �xito. Tambi�n es cierto que ellos le ofrecieron comprarle el nombre de dominio registrado a su nombre, sin haber el Demandado manifestado, o insinuado, una intenci�n de vender el dominio. Los señores de America Online, Inc. siguieron insistiendo, y fue cuando los miembros de la asociaci�n lanzaron una moneda al aire y decidieron preparar "una propuesta que de ser aceptada obtendr�amos un alto beneficio por el perjuicio que recibir�a nuestra p�gina de Internet al cambiarle el nombre. Y de no ser aceptada en nada nos perjudicar�a, ya que por nuestra p�gina de Internet los miembros de la Associazione di Ortografia e Letteratura tenemos un inter�s genuino".. America Online, Inc. no acept� la oferta, pero en lugar de retirarse y dejarlos en paz con su p�gina Web continuaron insistiendo y ahora quieren presionarlos por la v�a procesal administrativa aludiendo a una supuesta mala fe.
La mala fe no se demuestra por el hecho de ponerle precio a un bien que un tercero quiere comprar. Es una consecuencia l�gica y, por dem�s natural, de la oferta hecha por dicho tercero; as� America Online mostr� un inter�s en comprarme el nombre de dominio AOL.COM.VE y yo le puse precio. El P�rrafo 4(b) de la Pol�tica enumera cuatro circunstancias de evidencia de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio y el Demandado no est� encuadrado en ninguna de ellas. El nombre de dominio en disputa representa las iniciales de la Associazione di Ortografia e Letteratura; por lo tanto, el nombre del sitio web Associazione di Ortografia e Letteratura tiene una leg�tima conexi�n con el nombre de dominio en disputa.
Todas las pruebas presentadas por la demandante y que se refieren a comunicaciones por Internet son pruebas fabricables. No hay forma de asegurar fielmente que salieron del correo electr�nico del Demandado. Cualquier experto en inform�tica podr� confirmarlo, por lo que no se puede tomar como pruebas de mi mala fe unas pruebas que no aseguran la certeza de los hechos por ser fabricables. El demandado reconoce como cierto que tiene registrado a su nombre los nombres de dominio y ; "sin embargo los precedentes, razones o intenciones de esos registros no son materia de discusi�n en este procedimiento administrativo". Ese hecho no acredita su mala fe, pues se estar�a juzgando una supuesta intenci�n reprobatoria en base a una presunci�n, y no a un hecho probado y consumado.
El p�rrafo 4(a) inciso (iii) de la Pol�tica establece que un sujeto ser� requerido a un procedimiento administrativo cuando el registro del nombre de dominio y el uso que se le d� sean de mala fe. Esa "y" es un conjuntivo, es decir act�a como uni�n de dos conceptos; as� pues, para imputar la mala fe en la actuaci�n de un titular de un nombre de dominio es necesario que los dos supuestos se den: que en el registro y en el uso que se le de al dominio haya mala fe. Por lo tanto, si se toma sin conceder que existi�, como intenta probar el demandante en su demanda, una supuesta mala fe de parte del Demandado en el registro de , no existe esa supuesta mala fe en el uso que le da, ya que no intenta perjudicar a ning�n competidor, ni obtiene ganancias de ello, ni mantiene inactivo el nombre de dominio.
La demandante omiti� hacer referencia al inciso (ii) p�rrafo 4.a de la Pol�tica, que establece que para ser requerido a un procedimiento administrativo el demandado no deber� tener derechos o leg�timos intereses con respecto al nombre de dominio. A lo largo de la contestaci�n de demanda resulta evidente que el Demandado tiene un inter�s leg�timo en el nombre de dominio www. registrado a su nombre.
6. Discusi�n
Identidad o similitud confundible
La Demandante es titular de numerosos registros de la marcas AOL en Venezuela, M�xico y m�s de otros 80 pa�ses del mundo. En su enorme mayor�a, si no en todas esas registraciones, las fechas de solicitud y de concesi�n de marca preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Eso hace irrelevante la observaci�n del Demandado que el registro de marcas de Venezuela no haya entregado todav�a los certificados de propiedad de marca, cuando esas marcas han sido ya concedidas a la Demandante.
El Panel considera que el nombre de dominio del tercer nivel "aol" es id�ntico a las marcas AOL de la Demandante. Si se tiene en cuenta la adici�n del ccTLD ".ve" y del dominio del segundo nivel ".com" - ambas circunstancias irrelevantes en el resultado del cotejo entre nombres de dominio y marcas - el nombre de dominio en disputa es por lo menos similar hasta el punto de llevar a la confusi�n con las marcas AOL de la Demandante, con lo que esta ha probado el requisito de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(i).
Falta de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio
La Demandante ha afirmado sus propios derechos sobre el nombre de dominio, adem�s de negar en general que el Demandado tenga derechos o intereses leg�timos al respecto. Asimismo en su escrito de fecha 2 de marzo de 2001 en respuesta al pedido de la Orden de Procedimiento No. 1 la Demandante atac� los fundamentos en que se basa el Demandado para alegar que s� tiene derechos e intereses leg�timos (ver m�s abajo).
El Demandado alega que si bien ha registrado el dominio a su propio nombre, AOL es la sigla que corresponde a una "Asociaci�n de Ortograf�a y Literatura ", un grupo de estudiantes o entusiastas de la lengua italiana del que formar�a parte el Demandado. Agrega que como no era posible registrar un nombre tan largo, prefiri� usar el suyo en el registro. Adem�s, el Demandado afirma que us� el sitio web como lugar interactivo para los miembros de dicha asociaci�n.
A pesar de los esfuerzos del Demandado, el Panel considera que no le asiste raz�n cuando alega que tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Conforme a la base de datos WHOIS del registrador, la supuesta asociaci�n de amantes del italiano no es la entidad registrante del dominio, sino el propio señor Eduardo Del Valle Diharce. El Demandado tampoco ha probado ni que tal asociaci�n verdaderamente exista, ni que �l sea su representante autorizado, m�s all� de cualquier formalidad que pudiera exigir la legislaci�n mejicana sobre sociedades y asociaciones, o la inscripci�n de sociedades en tal pa�s en un registro de personas jur�dicas.
En un procedimiento de este tipo los derechos o intereses leg�timos a que se refiere la Pol�tica, Par�grafos 4(a)(ii) y 4(c), son los del registrante mismo, y no los de otra persona o entidad. De admitirse que se puedan establecer derechos o intereses leg�timos mediante el simple expediente de recurrir a una frase y extraer de ella un conveniente acr�nimo, por ejemplo, AOL de "Asociaci�n de Ortografia y Literatura", siempre ser�a posible para un demandado oponer alg�n "acr�nimo" a cualquier demandante, lo que dar�a como resultado el absurdo de que siempre existir�a un rodeo para evitar las consecuencias de la Pol�tica. Este Panel ha considerado en un reciente caso respecto del nombre de dominio , que eso no es admisible. Ver Caso OMPI D2000-1679 Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Mart�n, 23 de febrero de 2001.
Por otra parte, resulta convincente el documento presentado por la Demandante con su escrito de 2 de marzo de 2001, el Acta de Fe de Hechos certificada por el licenciado Carlos Arturo Matsui Santana, corredor p�blico del Distrito Federal de M�xico, con la que se acredita que el primero de marzo de 2001 el corredor visit� la oficinas de la Asociaci�n Dante Alighieri de M�xico D.F., siendo atendido por la señora Eva Gonz�lez V. De Fern�ndez, gerente administrativo de esa entidad, que le manifest� que "nunca han sesionado otras asociaciones y que no recuerda conocer a Associazione de Ortografia e Letteratura".
Hay una circunstancia adicional que refuerza la convicci�n del Panel. El Demandado ha
reconocido que tambi�n registr� a su nombre los nombres de dominio y de , aunque dice que eso nada tiene que ver con el presente caso. El Panel no puede estar de acuerdo con ello. Como el registro de se realiz� en una fecha intermedia entre los registros de y , se puede inferir que el Demandado oper� seg�n el mismo patr�n de conducta en los tres casos: registrar nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas, muy conocidas en el �mbito de la Internet como proveedores de servicios de Internet o como portales. En esas circunstancias, y siendo AOL una marca famosa internacionalmente, o por lo menos muy conocida en el �mbito de la Internet, como lo es MSN de Microsoft y, para la lengua española, YUPI, las explicaciones del Demandado en cuanto al supuesto acr�nimo de una entidad sin fines de lucro dedicada a ejercitarse en la lengua italiana, suenan muy poco convincentes en este procedimiento.
En su escrito de fecha 7 de marzo de 2001 el Demandado anunci� que remitir�a por fax el documento consistente en una carta por la que el responsable de marketing de la compañ�a Microsoft declara que el Demandado ha operado con conocimiento o autorizaci�n de Microsoft para registrar . Ese documento no ha sido recibido ni por el Panel ni por el Centro, con lo que la afirmaci�n del Demandado de fecha 7 de marzo de 2001 seg�n la cual contaba con autorizaci�n de Microsoft para registrar queda privada de todo sustento. El Demandado, por otra parte, no ha dado la menor explicaci�n respecto a su registro de .
Adem�s, el escueto texto del sitio web correspondiente a dice lo siguiente, entre otras cosas:
"A nuestros queridos amigos hispanoparlantes. Este sitio web fue cerrado al p�blico por la invasi�n de algunas personas a nuestros foros con comentarios en español. Sabemos que tu no eres usuario de este sitio y probablemente no te apasiona la cultura y lengua italiana. Pero estamos seguros que te gusta ser tu mismo y tener opciones de elegir y mejores precios. Una compañ�a muy grande nos quiere quitar ahora nuestro sitio por que argumenta que las iniciales de nuestra asociaci�n AOL Associazione di Ortografia e Letteratura (que pueden ser iniciales de cualquier cosa) son de SU propiedad (...) Si lo que argumentan fuera cierto su p�gina en Brasil se llamar�a www..br y no es as� se llama con su verdadera marca . (...)".
El Panel infiere que lo anterior no es sino una explicaci�n de conveniencia o ad-hoc. El acceso bajo contraseña y nombre de usuario de los servicios del sitio, no accesible a cualqyuuier navegante promedio de la Web (particularmente a cualquiera que muy probablemente conozca a AOL como sigla de la Demandante) prueban que el uso a que se le da al sitio no es un uso suficiente en el sentido de la Pol�tica, Par�grafos 4(c)(i) o 4(c)(iii) (uso bona fide, o uso leal o no comercial). Las pruebas que acompaña el Demandado se refieren en todo caso a un uso posterior al registro del nombre de dominio, y en todo caso no son un uso propio del Demandado sino de una supuesta asociaci�n. En cualquier caso subsiste el hecho de que con o sin uso del sitio el Demandado no puede constituir alguna prueba a su favor de que �l mismo haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio antes de registrar el mismo. Ello lleva a este Panel a excluir la aplicaci�n de la circunstancia de la Pol�tica, Par�grafo 4(c)(ii), que dice:
"usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios".
Finalmente, el Demandado tampoco ha probado ninguna otra circunstancia en su favor de la que pudiera desprenderse que tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio.
La existencia anterior al registro de una entidad tal como la "Associazione di Ortografia e Letteratura" alegada por el Demandado no est� probada. No prueban nada al respecto las impresiones de p�gina web que alegadamente corresponden al contenido del sitio.
Por otra parte, de acuerdo a las normas sobre proceso de registro bajo ".ve" consultadas por el panelista el 27 de febrero de 2001 en , los dominios de segundo nivel COM son para "organismos y compañ�as comerciales con fines de lucro", mientras que los ORG: son para "organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y otras que no entren en la clasificaci�n de los otros dominios". De eso modo resulta que tambi�n bajo las normas de la entidad registradora para el c�digo de pa�s .ve (Venezuela) se aplican criterios similares a los recomendados por finalidad o por naturaleza de la entidad registrante que rigen para los gTLD. As�, no se alcanza a comprender por qu� la supuesta entidad sin fines de lucro que dice integrar el Demandado ha registrado el nombre de dominio bajo ".", en lugar de bajo "". Nuevamente se manifiesta un rasgo com�n entre los registros de , y .
En consecuencia la Demandante ha probado el extremo de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii), de que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio.
Registro de mala fe
Las tratativas previas pueden revelar si en el titular del dominio existi� o no un prop�sito del tipo enunciado en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(i):
" Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio".
Como ese prop�sito raramente resultar� de un reconocimiento abierto de un demandado en este tipo de procedimientos, es razonable inferirlo a partir de circunstancias relevantes.
El Demandado ha sugerido que los e-mails que le atribuyen la Demandante son "fabricables" en los siguientes t�rminos:
" Todas las pruebas presentadas por la demandante y que se refieren a comunicaciones por Internet son pruebas fabricables. No hay forma de asegurar fielmente que salieron del correo electr�nico del Demandado. Cualquier experto en inform�tica podr� confirmarlo, por lo que no se puede tomar como pruebas de mi mala fe unas pruebas que no aseguran la certeza de los hechos por ser fabricables".
El Panel no puede admitir en este procedimiento esa modalidad de cuestionamiento a la prueba documental allegada por la Demandante.
Si una de las partes afirma que ha recibido correos electr�nicos de una persona y suministra copia impresa de los mismos, y sus alegaciones y prueba siguen amparados por la certificaci�n del Reglamento, el Panel los admite como aut�nticos a los fines de este procedimiento, en que no puede producirse ampliamente todo tipo de prueba (p. ej. informes de peritos expertos en inform�tica), todo ello a menos que la contraparte afirme la falsificaci�n, niegue claramente la autenticidad de los documentos y suministre prueba de, por lo menos, igual peso que la de la otra parte. De hecho, el Demandado que reconoce que hubo contactos no niega que haya habido intercambio de correo electr�nico, ni suministra sus propias copias impresas de comunicaciones con un texto distinto de las que allega la Demandante.
Si resultara que en realidad los e-mails no son aut�nticos, el Demandado podr� iniciar juicio ante los Tribunales con los planteos necesarios, y all� ofrecer y producir toda la prueba de que disponga para atacar la autenticidad de los e-mails, y que esos Tribunales le admitan. La Demandante ha efectuado espec�ficamente la certificaci�n en la demanda, y el Panel interpreta que la misma cubre presentaciones posteriores, dado que estos procedimientos est�n fundados sobre una buena fe estricta. Es decir, que si bien no se puede excluir que t�cnicamente sea posible fraguar comunicaciones por e-mail, nada indica en este procedimiento que la Demandante haya fraguado dichas comunicaciones. Por otra parte el Demandado no ha alegado espec�ficamente que la Demandante haya incurrido en falsificaci�n de prueba alguna. Se limita simplemente a sugerir que es prueba "fabricable", pero sin afirmarlo.
Por todo ello el Panel admite la prueba de la Demandante, de que efectivamente existieron tales tratativas y de que su contenido es el manifestado en la demanda y sus anexos documentales. De ello resulta que el Demandado estaba dispuesto a vender el dominio por un precio notoriamente superior a los gastos de registro, sin manifestar que perteneciera a la mentada asociaci�n de ortograf�a y literatura, o que el nombre de dominio no fuera propio.
Por el contrario, el señor del Valle Diharce se comport� a ese respecto como verdadero dominus. Es muy poco cre�ble su versi�n de haberse reunido un grupo de personas que deciden arrojar simplemente una moneda al aire para decidir c�mo tienen que actuar frente a la Demandante.
Asimismo resulta que el Demandado estaba plenamente consciente de la importancia que ten�a para la Demandante contar con nombres de dominio bajo los ccTDLs de M�xico, en cuanto se refiri� a las inversiones de America Online y del grupo Cisneros. De los e-mails del Demandado surge que el precio de d�lares 20.000 que �l exig�a estaba motivado precisamente en el inter�s que Am�rica Online ha venido teniendo en el registro de nombre de dominio bajo la marca AOL, y no en otra cosa.
De todo esto el Panel infiere que el Demandado tuvo, al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el prop�sito fundamental de venderlo a la Demandante, con un lucro ileg�timo. La Demandante ha probado el extremo de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii) de registro de mala fe del nombre de dominio.
Uso de Mala Fe
La Demandante, tanto en la demanda como posteriormente instada por la Orden de Procedimiento No. 1, se ha referido claramente a la "actuaci�n de mala fe" del Demandado, y precisamente a las tratativas en torno a una posible transferencia del nombre de dominio. El Panel considera que dicha alegaci�n, respaldada por prueba que se estima convincente, es suficiente para tener por cumplido que se ha alegado y probado el requisito independiente de "uso de mala" fe, adem�s del de registro de mala fe. En efecto, cuando un demandante se refiere globalmente a la "actuaci�n de mala fe" de un demandado debe necesariamente implicar que, conforme a la Pol�tica, existi� registro de mala fe y uso de mala fe.
Como la actuaci�n a la que se refiere la Demandante es centralmente el registro con prop�sito de lucro ileg�timo evidenciado en las tratativas con la oferta de venta, el Panel acepta en este caso el precedente firmemente establecido por paneles del Centro de la OMPI, de que cuando se ofrece en venta un dominio sobre el que no se tienen derechos ni intereses leg�timos, tambi�n se est� haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio. Ver Casos OMPI D99-0001 World Wrestling Federation v. Michael Bosman, Enero 14 de 2000, D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, de febrero de 2000, D2000-0050 The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria, Marzo 23 de 2000, y muchas otras decisiones en igual sentido. Con ello el Panel determina que el Demandado usa de mala fe el nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
7. Resoluci�n
El Panel determina que el nombre de dominio es pr�cticamente id�ntico o por lo menos similar de un modo que lleva a la confusi�n con la marca AOL de la Demandante. Asimismo el Panel determina que el Demandado no tiene derechos ni intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, y que este ha sido registrado y se usa de mala fe. En consecuencia, de acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(i) y el Reglamento, Par�grafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante AMERICA ONLINE, INC.
Roberto A. Bianchi
Panelista �nico
Marzo 10 de 2001
Full & Egal Universal Law Academy