Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Publicaciones Semana S.A. v. Hermes Fajardo Morán
Caso No. DVE2008-0001
1. Las Partes
La Demandante es Publicaciones Semana S.A. representada por Brigard & Castro, Colombia, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.
El Demandado es Hermes Fajardo Morán, con domicilio en Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es el Centro De Información De Red De Venezuela.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de mayo de 2008. El 26 de mayo de 2008 el Centro envió al Centro De Información De Red De Venezuela vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de junio de 2008 el Centro De Información De Red De Venezuela envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 14 de junio de 2008. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de junio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de julio de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de julio de 2008.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de julio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular desde el año 1999 de registros colombianos de la marca SOHO Regs. No. 220121, 235932, y 277549, de registros venezolanos Regs.
No. S-15466 y S-35102, y de otros registros de la misma marca en distintos países de Sudamérica.
La Demandante utiliza la marca SOHO para distinguir una revista y un sitio Web dirigidos principalmente a un público masculino, en los que se publican fotografías de mujeres del espectáculo colombiano, como así también artículos sobre diversos temas escritos por reconocidos autores latinoamericanos.
El Demandado registró el nombre de dominio el 2 de agosto de 2007.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que:
La Demandante es titular de registros colombianos de la marca SOHO. Regs. No. 220121, 235932, y 277549, de registros venezolanos Regs. No. S-15466 y S-35102, y de otros registros de la misma marca en distintos países de Sudamérica.
La Demandante utiliza la marca SOHO para distinguir una revista y un sitio Web dirigidos principalmente a un público masculino, en los que se publican fotografías de mujeres del espectáculo colombiano, como así también artículos sobre diversos temas escritos por reconocidos autores latinoamericanos.
La Demandante es titular del nombre de dominio registrado el
20 de mayo de 1999.
Desde el 7 de marzo de 2008, el sitio Web que se corresponde con el nombre de dominio en disputa redirecciona a los usuarios al sitio “/billyreyperiódico” a través del cual se promocionan y promueven eventos relacionados con una revista de modelos.
Con anterioridad al 7 de marzo de 2008, a través del sitio Web que se corresponde con el nombre de dominio en disputa, se accedía a un sitio en construcción que anunciaba “MUY PRONTO…. Revista SoHo Venezuela Top Models”.
El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para promocionar revistas que compiten con la revista Soho de la Demandante.
Los usuarios que ingresen al sitio Web que se corresponde con el nombre de dominio , o que llegaren a él a través de un motor de búsqueda, podrían verse confundidos en cuanto al origen empresarial de la revista promocionada, pudiendo asumir erradamente que dicho sitio Web y los productos o servicios allí ofrecidos tienen algún vínculo jurídico o económico con la Demandante.
El nombre de dominio es idéntico o similarmente confundible con la marca SOHO de la Demandante.
El uso del nombre de dominio en disputa para promocionar una revista competidora de la Demandante es susceptible de generar confusión en los consumidores.
El Demandado es también titular del nombre de dominio .
Los Sres. Billy Rey y Salvatore Girlando, representantes de C se comunicaron con la Demandante los días 1 y 6 de julio de 2007, y le comunicaron su interés en obtener una franquicia para Venezuela de la revista colombiana SOHO, a la que se refirieron como una prestigiosa revista.
La Demandante requirió a C el cese de uso de la marca SOHO en cualquier forma.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de agosto de 2007, es decir, con posterioridad a que el Demandado, a través de sus representantes, comunicara a la Demandante su intención de obtener una franquicia para Venezuela de la revista SOHO.
El Demandado no es titular ni licenciatario de la marca SOHO en ningún país, ni registró el nombre de dominio en disputa con autorización de la Demandante.
Entre el 2 de agosto de 2007, fecha en la que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, y el 17 de agosto de 2007, fecha en que la Demandante cursó su requerimiento de cese de uso de la marca Soho al Demandado, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para promocionar la revista Soho Venezuela Top Models. Tal uso no puede considerarse un uso de buena fe ya que está destinado a promocionar una revista competidora de la revista Soho de la Demandante.
El Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio pues comercialmente se identifica con el nombre C.
El uso que el Demandado hace del nombre de dominio es de carácter comercial.
El Demandado aprovecha el reconocimiento de la marca SOHO de la Demandante para desviar a los consumidores a su sitio Web.
El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
El Demandado estuvo vinculado con el Sr. Billy Rey para el envío de propuestas a la Demandante en julio de 2007, en relación con la solicitud de una franquicia para Venezuela de la revista Soho, a la que reconocieron como una prestigiosa revista.
El Demandado tenía conocimiento de la marca SOHO de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa el 2 de agosto de 2007, por lo que dicho registro ha sido de mala fe.
El Demandando ha utilizado el nombre de dominio en disputa para promocionar la revista Soho Venezuela top models, lo que constituye un uso de mala fe.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio y la marca SOHO, registrada por la Demandante en Venezuela y otros países.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca de manera prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez establecida tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827 y Comercio Mas S.A. de C.V. c. Master Domain,Caso OMPI No. DEC2007-0001).
La Demandante alegó que antes de haber recibido aviso de la controversia, el Demandado no utilizó el nombre de dominio en disputa, ni efectuó preparativos para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, que el Demandado no es ni ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio pues comercialmente se identifica bajo el nombre C, y que el uso que el Demando hace del nombre de dominio en disputa es comercial.
Entiende el Experto que la Demandante ha establecido que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado.
Por su parte, el Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante y por lo tanto no acreditó que tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio , tal como le hubiera correspondido hacer en estas circunstancias.
Asimismo, la Demandante ha probado que a través del sitio Web que se corresponde con el nombre de dominio y hasta el 7 de marzo de 2008, se accedía a un sitio Web en construcción que anunciaba “MUY PRONTO…. Revista SoHo Venezuela Top”. Asimismo, a partir del 7 de marzo en adelante, el mismo sitio redirecciona a los usuarios al sitio “/billyreyperiódico” a través del cual se promocionan y promueven eventos relacionados con una revista de modelos.
El uso que la Demandante ha probado que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado una oferta de buena fe de productos o servicios en los términos del párrafo 4.c).i) de la Política, toda vez que lo que se promocionan son productos y servicios competidores de la revista Soho de la Demandante.
A mayor abundamiento, la Demandante ha probado que el Demandado no es ni ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio , ni que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa sea un uso legítimo y leal o no comercial, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.
Todo ello permite concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante alegó que el Demandado está vinculado con el Sr. Billy Rey quién en julio de 2007, envío a la Demandante propuestas en relación con una franquicia para Venezuela de la revista Soho, oportunidades en las que se reconoció el prestigio de la revista Soho de la Demandante. Por lo tanto, sostuvo que el Demandado tenía conocimiento de la marca SOHO de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa el 2 de agosto de 2007, y por tanto, su registro ha sido de mala fe.
El Demandando no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.
No obstante ello, el Experto encuentra que la Demandante ha debidamente acreditado, a través de la documentación acompañada, la relación existente entre el Demandado y los Sres. Billy Rey y Salvatore Girlando, como así también que el Demandado es el titular del nombre de dominio y, en consecuencia, quién controla la cuenta “@” desde donde se enviaron los correos electrónicos de los días 1 y 6 de julio de 2007.
Por lo expuesto, el Experto entiende que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Demandado conocía la marca SOHO de la Demandante.
Ello ha quedado acreditado por medio de los correos electrónicos mencionados, a través de los cuales, representantes del Demandado, solicitaron a la Demandante el otorgamiento de una franquicia para Venezuela de la revista Soho, a la que calificaron de “prestigiosa”. Tales correos electrónicos fueron enviados con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
A mayor abundamiento, de tales correos también se desprende que los representantes del Demandado se dedican como actividad comercial a la venta y distribución de revistas, por lo que aparece como impensando que el Demandado hubiera podido desconocer la revista Soho de la Demandante al solicitar el nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha probado que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
Por otro lado, la Demandante ha probado que a través del sitio Web que se corresponde con el nombre de dominio y hasta el 7 de marzo de 2008, se accedía a un sitio en construcción que anunciaba “MUY PRONTO…. Revista SoHo Venezuela Top”. Asimismo, a partir del 7 de marzo en adelante, el mismo sitio redirecciona a los usuarios al sitio “/billyreyperiódico” a través del cual se promocionan y promueven eventos relacionados con una revista de modelos.
El Experto entiende que al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web, lo que constituye un uso de mala fe en los términos del párrafo 4.b).iv) de la Política.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 11 de agosto de 2008
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