Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS Unilever Andina Venezuela, S.A. c. Carlos Damianoff Caso No. DVE2009-0002 1. Las Partes
La Demandante es Unilever Andina Venezuela, S.A., con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, representada por Grau García Hernández & Mónaco, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
El Demandado es Carlos Damianoff, con domicilio en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela (República Bolivariana de). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Centro De Información De Red De la República Bolivariana de Venezuela. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de marzo de 2009. El 31 de marzo de 2009 el Centro envió al Centro de Información de Red de la República Bolivariana de Venezuela via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de abril de 2009 el Centro de Información de Red de la República Bolivariana de Venezuela envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de cobranza. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
9 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de abril de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 29 de abril de 2009.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Unilever Andina Venezuela (“Unilever”) goza de un contrato de licencia de uso de marca otorgada por Unilever N.V. la cual le otorga facultad para reclamar y proteger el uso de la marca licenciada ante terceros mediante las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
Unilever N.V. es titular de las siguientes marcas SEDAL, registrada ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) en Venezuela:
(a) SEDAL Registro N° F066620
(b) SEDAL PRO- COLOR. Registro Nº P233401
(c) SEDAL SELECTIVES. Registro Nº P213550
(d) SEDAL FRESH EXTEND. Registro Nº P240496
(e) SEDAL HIDRALOE. Registro Nº P240602
(f) SEDAL EXPERIENCE. Registro Nº S020495
(g) SEDAL PERSONAL. Registro Nº P240711
(h) SEDAL VERANO INTENSE. Registro Nº P250917
(i) SEDAL CONTROL HUMECT. Registro Nº P247254
(j) SEDAL ILUMINADOR. Registro Nº P248534
(k) SEDAL LUMIN- E. Registro Nº P248568
(l) SEDAL HIDRATINTURA. Registro Nº P253150
(m) SEDAL COLORFIRM. Registro Nº P253437
(n) SEDAL FORCE PROTEINS. Registro Nº P273537
(o) SEDAL RIZOS OBEDIENTES. Registro Nº P276154
(p) SEDAL ONDAS IRRESISTIBLES. Registro Nº P276155
A su vez el Demandante es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:
(a) “”
(b) “”
(c) “”
(d) “”
El Demandado con fecha 19 de enero de 2007 solicitó el registro del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no es titular de marca alguna que incorpora la mención “sedal” o “”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante afirma que:
(i) La marca SEDAL es utilizada por Unilever, en Latinoamérica, para distinguir a una línea de productos de cuidado personal;
(ii) La marca SEDAL se introdujo en Venezuela en el año 2001, siendo actualmente una marca reputada y, en tal virtud, constituye un símbolo identificador notorio dentro de la comunidad local venezolana con mucha antelación a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa, efectuado el 19 de enero de 2007;
(iii) La promoción de la marca SEDAL, en otros países y también en Venezuela, se lleva a cabo a través de varios nombres de dominio que incluyen la marca raíz SEDAL.
(iv) SEDAL, así como las distintas marcas complejas derivadas de ésta, han sido registradas en Venezuela por el grupo Unilever, existiendo contratos de licencia a favor de Unilever Andina de Venezuela.
(v) El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SEDAL. En efecto, tal nombre es , lo que coincide, exactamente, con la marca SEDAL, propiedad del grupo Unilever y cuya explotación se ha licenciado a favor de Unilever Andina Venezuela. Al ser la coincidencia total, existe riesgo de confusión.
(vi) El Demandando no es titular de derecho alguno sobre la marca SEDAL o cualquiera de las marcas compuestas derivadas de ésta.
(vii) Unilever no ha concedido al Demandado autorización alguna, permiso o licencia para llevar a cabo el registro o el uso de la marca SEDAL, ni tampoco registrarla como nombre de dominio.
(viii) El nombre de dominio en disputa , no se encuentra propagando ningún tipo de contenido a partir de esa dirección.
(ix) El Demandado (a nivel particular, de empresa o de cualquier otra organización) no ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio , ni ha sido conocido por desarrollar una actividad profesional, comercial o de cualquier otra naturaleza que se relacione con el nombre “sedal”.
(x) El Demandando ofreció en venta el nombre de dominio a un representante de Unilever, siendo que además el precio de venta se fijó por el Demandado a partir de la notoriedad de la marca SEDAL en Venezuela.
(xi) El Demandado ha registrado también otros nombres de dominio idénticos a marcas registradas notorias dentro del mercado venezolano.
En consecuencia, el Demandante afirma que se cumplen los tres requisitos contemplados en la Política. B. Demandado
El Demandado afirma que:
(i) Posee contrato que le otorga derechos de propiedad sobre el nombre de dominio , lo cual consta de Contrato de Registro de Nombre de Dominio que fue celebrado entre su persona y el Centro De Información De Red De La República Bolivariana De Venezuela (Nic Ve) el 19 de enero de 2007, cuyo vencimiento se causa el 19 de enero de 2011.
(ii) En este procedimiento no está en disputa la marca SEDAL, sino el nombre de dominio , de allí que la materia sobre la cual versa la Demanda intentada en su contra es impertinente por lo que debe ser declarada sin lugar, por cuanto que en este caso no está en discusión la propiedad de la marca SEDAL, y menos aún la propiedad del nombre de dominio .
(iii) Desde la fecha en que registró el dominio había considerado utilizar dicha denominación para un proyecto.
(iv) La Demandante ha tenido más de siete años para adquirir el nombre de dominio de manera legítima y no lo ha realizado.
(v) Es falso que contactó a Unilever, para ofrecerle en venta el dominio .
(vi) Por insistencia de la persona identificada como Sra. Verónica Dorado J., que le oferté el nombre de dominio en disputa, pero nunca se originó la oferta de parte del Demandado, pues es falso que hubiese registrado el nombre de dominio con tal intención.
(vii) El Demandante pretende alegar mala fe del Demandado por tener registrado a su nombre otro nombre de dominio denominado , para lo cual consideran que ello evidencia la mala fe de su parte en hacer registros de marcas conocidas sin hacer uso de los mismos. Pues bien, tal aseveración es absurda, por cuanto que el registro de los nombres de dominio en Venezuela, es libre y no está supeditado a la existencia previa de marcas registradas como lo pretende la Demandante, y un registro de un nombre de dominio legítimamente obtenido, en modo alguno puede catalogarse como mala fe de su parte y menos aún, que pruebe que en el caso del nombre de dominio en disputa , tal registro se hizo de manera fraudulenta, por ello se debe desechar tal indicio, pues no demuestra la mala fe que pretende evidenciar la Demandada en este proceso.
(viii) Mientras no concrete el proyecto que tiene relacionado con la denominación “” léase “Sistema Electrónico De Acceso Libre”, seguirá el sitio sin uso, pues una vez iniciado dicho proyecto será utilizado para desarrollarlo, por lo que adelanta que el mismo ésta íntimamente vinculado al acceso libre por parte de la ciudadanía de la República Bolivariana de Venezuela, que integre las comunidades organizadas con base en la normativa legal que regula tales entes comunitarios, por lo que éste proyecto es de interés social, y no tiene intención alguna de ceder el nombre de dominio.
(ix) La denominación SEDAL no es de exclusivo uso de la demandada y por lo tanto no puede alegar derechos exclusivos sobre tal denominación para ser usada como dominio electrónico, pues una empresa de griferías en España posee el dominio (“www.”).
En consecuencia, el Demandado afirma que no se cumplen los tres requisitos contemplados en la Política. 6. Debate y conclusiones
El artículo 15.a) del Reglamento encomienda al experto la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento
- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el experto considere aplicables. Los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política son:
- Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; y
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De los antecedentes entregados por el Demandante, se desprende que el nombre de dominio en disputa de la Demandada es idéntico al registro de marca SEDAL, registrado a nombre de la Demandante, referidos en el apartado 4.i, pues la partícula “.” carece de relevancia para la aplicación del artículo 4.a)i) de la Política.
A su vez el Demandado ha confirmado que no es titular de marca alguna.
El Experto concluye que se cumple la primera exigencia contenida en el citado artículo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo elemento requiere que el Demandante demuestre que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respeto del nombre de dominio en disputa.
Por los términos usados en el párrafo 4(a) de la Política está claro que la carga de la prueba cae en el Demandante, sin perjuicio de lo anterior, la Política provee al Demandado formas de demostrar sus derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el Demandado no hace uso de estos medios y el Demandante ha establecido presunciones razonables conforme al párrafo 4(a)(ii), la carga de la prueba es traspasada al Demandado para demostrar lo contrario.
Se ha recibido Demanda y Escrito de Contestación de las partes por tanto el Experto debe necesariamente sopesar ambos argumentos para determinar si efectivamente el Demandado tiene derechos o intereses legítimos respeto del nombre de dominio en disputa.
En este caso en particular, el Demandante ha señalado que el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio ni tampoco ha efectuado preparativos demostrables para su utilización. A su vez el Demandado, frente a este argumento simplemente ha señalado que tiene un proyecto en vista denominado “Sistema Electrónico De Acceso Libre”, pero no ha proporcionado evidencia de la existencia de este proyecto o sus preparativos.
El Demandante ha señalado que el Demandado en su calidad de particular o empresa no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa . El Demandado no ha negado dicha afirmación y ha señalado que el uso del nombre de dominio en disputa nace de las siglas de un proyecto de titulo”Sistema Electrónico De Acceso Libre”, nuevamente sin acompañar evidencia real de dicho proyecto.
Por último el Demandante ha señalado que el Demandado ofreció venderle el nombre de dominio por un monto de 90Mil USD. Frente a dicha afirmación el Demandado no negó que efectivamente ofreció vender dicho nombre de dominio a tal precio, acompañando como evidencia la misma carta acompañada por el Demandante, pero aclaró que dicha oferta nació en virtud de la solicitud de compra del Demandante.
A pesar de que el Demandado ha proporcionado una respuesta a las acusaciones señaladas por el Demandante, estas no demuestran que podría tener derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa.
No proporcionó evidencia de una verdadera intención de darle uso al nombre de dominio en disputa. No basta con mencionar la existencia de un proyecto, sino que es necesario demostrar que ha efectuado preparativos demostrables para su utilización.
En cuanto a la carta acompañada por ambas partes, el Experto considera que a pesar de que fue el propio Demandante quien se contactó con el Demandado y le ofreció comprar el nombre de dominio en disputa. Este hecho no libera al Demandado de su responsabilidad frente al hecho que efectivamente entregó un precio de venta. Con ello el Experto podría concluir que si el Demandado realmente hubiese tenido algún interés legítimo o derecho respecto a el nombre dominio, dado el supuesto proyecto existente, no hubiese ofrecido precio sino hubiese contestado con una simple negativa a dicha petición de compra.
Además es importante destacar que el propio Demandado en su carta afirma que “He recibido otras propuestas de compra, sin embargo, creo que si demuestras que efectivamente es el dueño (Unilever) que la esta solicitando, estaría dispuesto a la venta,…”, esta afirmación deja en evidencia al Demandado que este reconoce y tenia conocimiento que el Demandante es el titular de la marca SEDAL.
En virtud de lo anterior el Experto está convencido de que el Demandante ha satisfecho el segundo elemento, del Párrafo 4(a) de la Política y ha establecido que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este tercer elemento requiere que el Demandante demuestre que (1) el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe y (2) está siendo usado de mala fe.
El párrafo 4(b) de la Política dispone una lista no exhaustiva de circunstancias que de ser encontrado por el Experto para estar presente serán pruebas del registro y el uso de un nombre de dominio de mala fe.
El Demandado ha señalado que el nunca registró el nombre de dominio de mala fe, argumenta que posee contrato que le otorga derechos de propiedad sobre el dominio conforme al Contrato de Registro de Nombre de Dominio que fue celebrado entre su persona y el Centro De Información De Red De La República Bolivariana De Venezuela (Nic Ve). Además señala que constituye un concepto totalmente distinto ser el dueño del nombre de dominio en disputa que ser el titular de una marca comercial SEDAL. Agrega que jamás ha pretendido la utilización de la marca SEDAL, ni siquiera ha solicitado autorización a su dueña para ello, pues no tiene ni ha tenido intención alguna de plagiar o utilizar indebidamente esa marca. Por último señala que “se estaría desvirtuando la libertad de adquisición de dominios si estos estuviesen vinculados a marcas registradas, con lo que se estaría condenando de entrada a quienes para desarrollar un proyecto en uso de la libertad económica, de pensamiento, de conciencia, y de intelecto, se ven restringidos a ello por cuanto que al existir un registro de marcas previo, ello vincula el uso de dominios electrónicos e impide la libre adquisición de estos dominios en provecho de quienes al tener la marca se convierten en dueños potenciales o automáticos de denominaciones que no podrían ser utilizadas en la red…”. Sin embargo, es de hacer notar que la Política, de acuerdo con la confirmación del Centro de Información De Red De la República Bolivariana de Venezuela, resulta aplicable, la cual en el párrafo 2, señala:
“Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.”
En este caso en particular es difícil pensar que el Demandado no tenía conocimiento de la existencia de la marca comercial SEDAL, y que ésta pertenecía a un tercero, es más, el Demandado reconoce en la carta que envío al Demandante que “Sedal es la segunda marca en importancia en Venezuela, debe tener cerca del 20% del market share de la categoría de Shampoo, una marca premium del segmento, una categoría además de un GM% importante”. A su vez agrega que “pensando que definitivamente Internet es un medio bien importante para mercadeo directo a los consumidores, y será un medio alternativo de alto impacto en los próximos 5 años, creo que un precio de 90Mil USD por el control y dominio del site es un precio competitivo, si comparamos vs. el presupuesto que se pudiera tener para una marca de tal importancia en Venezuela.”
Este Experto sólo concluye que el Demandado tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su importancia en el mercado Venezolano, por tanto, sabía que estaba infringiendo los derechos de un tercero y por ende actuando de mala fe al registrar dicho nombre de dominio en disputa.
A su vez, al no darle uso alguno al nombre de dominio desde su registro y al ofrecer vender la marca a su dueño cuando este se comunica con él por un monto que claramente supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio, reconociendo que definitivamente Internet es un medio bien importante para mercadeo directo a los consumidores, no es posible mas que concluir que el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe y lo está actualmente utilizando de mala fe, ya que está consciente de la importancia que el nombre de dominio tiene para el Demandante en el ámbito de la world wide web.
Por lo tanto, de acuerdo con el párrafo 4(b)(de iii) de la Política, el Experto ha llegado a la conclusión que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y usado de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 30 de mayo de 2009
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