La Demandante es Mercantil C.A. Banco Universal, con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, representada por Luis Elías & Asociados, República Bolivariana de Venezuela.
El Demandado es Carlos Martin Tovar, con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del citado nombre de dominio es NIC - Venezuela - CONATEL. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de julio de 2013. El 17 de julio de 2013 el Centro envió a NIC-Venezuela – CONATEL, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de julio de 2013, NIC-Venezuela - CONATEL envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como Registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de julio de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de agosto de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de agosto de 2013.
El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de agosto de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es uno de los bancos venezolanos más importantes y tiene su sede en la ciudad de Caracas. Su constitución data del año 1917. La Demandante ha utilizado la denominación “Banco Mercantil” desde 1983. (Información visible en “ y ”). La expresión “Banco Mercantil” corresponde al nombre comercial de la Demandante y dicha denominación es ampliamente conocida en la República Bolivariana de Venezuela.
La Demandante es titular de las marcas WWW.BANCOMERCANTIL.CC, WWW.BANCOMERCANTIL.ORG y WWW.BANCOMERCANTIL.COM desde al menos el año 2000 hasta el 2011.
El nombre de dominio en disputa se registró el 8 de enero de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre comercial y a las marcas de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Demandado no ha presentado Escrito de Contestación formal, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Demandante (y teniendo en cuenta que, en ningún caso, tampoco han sido rebatidos por el Demandado). (Ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487, y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
Ahora bien, de conformidad con la Política, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 4):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio en disputa incluye la denominación “Banco Mercantil”.
Como ha quedado evidenciado anteriormente, la Demandante ha operado en el tráfico comercial y mercantil con el nombre comercial “Banco Mercantil” desde, al menos, hace 80 años y se ha convertido en un signo distintivo notoriamente conocido en la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido utilizado desde el año 1982 y registrado en forma similar por la Demandante en 2000.
La Demandante ha acreditado que en el pasado ha sido titular, por lo menos, de 24 registros de marca y nombres comerciales venezolanos que incluyen las referidas palabras “Banco Mercantil” .
Cabe mencionar que, a pesar que la Demandante no acreditó ser propietario de un registro marcario vigente o nombre comercial registrado en la República Bolivariana de Venezuela o en otra jurisdicción con la expresión idéntica “Banco Mercantil” a la fecha de la presentación de la Demanda, la Demandante sí acreditó ser titular de las marcas WWW.BANCOMERCANTIL.CC, WWW.BANCOMERCANTIL.ORG y WWW.BANCOMERCANTIL.COM desde al menos 2000 hasta el 2011.
En este sentido, el Experto ha podido comprobar que la Demandante ha sido conocida en el tráfico mercantil y comercial con la denominación “Banco Mercantil” y que ha usado dicho nombre desde hace más de 80 años, y por ello, este Experto está en posición de reconocer la notoriedad de la denominación “Banco Mercantil” de la Demandante, y como consecuencia de ello, derechos marcarios no registrados respecto al signo distintivo “Banco Mercantil” para los efectos de la Política (derechos que el Experto considera existen con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa). Ver Sammy's Management Company v. Keith Wimbley,Caso OMPI No. D2002-0912.
Ahora bien, para analizar el nombre de dominio en disputa, es importante tomar en consideración que el dominio correspondiente a la República Bolivariana de Venezuela “” (“ccTLD” por sus siglas en inglés) carece de significación jurídica alguna y por lo tanto puede no ser considerado a la hora de determinar si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con la marca de la Demandante. (Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas,Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; y Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560).
Consecuentemente, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre comercial y marcas de la Demandante, cumpliéndose el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 4.b) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o;
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios, en cuestión con ánimo de lucro”.
El Demandado no ha acreditado ni demostrado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, en términos de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas, el Demandado no ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, el Demandado no ha acreditado ser propietario de un registro marcario “Banco Mercantil” o similar, ser conocido por el nombre de dominio en disputa, ser licenciatario de la Demandante y que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa han sido realizados de buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual el Experto tiene por cumplido el segundo requisito de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 4.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que el Demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de esa Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa; o
ii) el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el propietario de la marca de productos o de servicios refleje la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en su sitio Web.
Atendiendo a las constancias del caso, la Demandante argumenta y logra acreditar que:
- El contenido desplegado en el sitio Web que corresponde al nombre de dominio en disputa imitaba servicios que normalmente presta la Demandante y utiliza el vestido comercial “trade dress” de la Demandante.
- Igualmente, en el sitio Web alojado en el nombre de dominio en disputa se desplegaba un directorio con listas de competidores de la Demandante que finalmente enviaban a sus sitios Web de Internet correspondientes.
Con su actuar, el Demandado pretendía hacer creer a los cibernautas que existía una relación con la Demandante y los servicios que la misma prestaba, pudiéndose incluso configurar algún ilícito cibernético como “phishing”, “pharming” u otro.
Este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha creado la falsa impresión de asociación con la Demandante. (Ver, mutatis mutandi, Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil,Caso OMPI No. D2000-1409) y ello implica que el Demandado debía conocer previamente de la existencia del nombre comercial y marcas de la Demandante.
En línea con lo anterior, este Experto considera que lo antes descrito abona en la consideración de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
Consecuentemente, el Experto considera que la Demandante ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Enrique Ochoa
Experto Único
Fecha: 11 de septiembre de 2013
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