La Demandante es Mercantil, C.A. Banco Universal, con domicilio en, Caracas, Venezuela (República Bolivariana de), representada por Luis Elías & Asociados, Venezuela (República Bolivariana de).
El Demandado es Louis Fischer, con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América. 2. Los Nombres de Dominio y el Registro
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , y (en adelante, “Nombres de Dominio”).
El Registro de los citados nombres de dominio es NIC-Venezuela - CONATEL. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de septiembre de 2017. El 27 de septiembre de 2017 el Centro envió a NIC-Venezuela – CONATEL vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio.
El 6 de octubre de 2017 NIC-Venezuela – CONATEL envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro aduciendo deficiencias administrativas de la Demanda, la Demandante presentó modificaciones a la Demanda el 6 y el 18 de octubre de 2017. El Centro verificó que la Demanda junto con las modificaciones a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de octubre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de noviembre de 2017. El 6 de noviembre de 2017, el Demandado presentó una solicitud de prórroga. El Centro notificó a las Partes que el nuevo plazo para contestar era el 11 de noviembre de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de noviembre de 2017.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de noviembre de 2017. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento administrativo es el idioma del Acuerdo de Registro, en este caso el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una entidad financiera con más de 80 años de actividad en los servicios financieros y de aseguramiento de personas y bienes, tanto en Venezuela (República Bolivariana de) como en diferentes países. La Demandante ha aportado copias de los certificados de registro de 20 marcas que protegen el término “banco mercantil” con efectos en Venezuela (República Bolivariana de), 17 de ellas vencían entre 2009 y 2011 y no se ha aportado prueba de la renovación de las mismas. Por ello, esta Experta solo tendrá en cuenta, a efectos de esta Decisión, las siguientes tres marcas:
i. Marca venezolana nº S052865, WWW.MERCANTILBANCO (denominativa), con fecha de presentación 16 de noviembre de 2012 y fecha de vencimiento 16 de noviembre de 2027, para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Niza.
ii. Marca venezolana nº S052866, WWW.MERCANTILBANCO (denominativa), con fecha de presentación 16 de noviembre de 2012 y fecha de vencimiento 16 de noviembre de 2027, para distinguir servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional de Niza.
iii. Marca venezolana nº S058170, WWW.MERCANTILBANCOUNIVERSAL.COM (denominativa), con fecha de presentación 20 de mayo de 2014 y fecha de vencimiento 20 de mayo de 2029, para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional de Niza.
Del mismo modo, la Demandante ha aportado en el Documento 4 de su Demanda copias de los certificados de registro de 12 marcas que protegen el término “mercantil seguros” con efectos en Venezuela (República Bolivariana de), 10 de ellas vencían entre 2011 y 2012 y no se ha aportado prueba de la renovación de las mismas. Por ello, esta Experta solo tendrá en cuenta las siguientes dos marcas a los efectos de esta Decisión:
i. Marca venezolana nº S052864, WWW.MERCANTILSEGUROS (denominativa), con fecha de presentación 16 de noviembre de 2012 y fecha de vencimiento 16 de noviembre de 2027, para distinguir servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional de Niza.
ii. Marca venezolana nº S053238, WWW.MERCANTILSEGUROS (denominativa), con fecha de presentación 18 de diciembre de 2012 y fecha de vencimiento 18 de diciembre de 2027, para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Niza.
Esta Experta ha podido verificar que la Demandante es titular, entre otras, de una marca en la Unión Europea con la denominación “Banco Mercantil”:
i. Marca Unión Europea nº001006428, BANCO MERCANTIL (denominativa), con fecha de presentación 4 de diciembre de 1998 y fecha de vencimiento 4 de diciembre de 2018, para distinguir servicios de las clases 16, 35 y 36 del Nomenclátor Internacional de Niza.
En adelante esta Experta se referirá conjuntamente a las marcas S052865, S052866, S058170, S052864 y S053238, 001006428, como “Marcas de la Demandante”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que el registro de los Nombres de Dominio , , y por parte del Demandado presenta un carácter abusivo por los siguientes motivos:
En primer lugar, la Demandante manifiesta que las Marcas de la Demandante y los Nombres de Dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión debido a la total identidad entre el elemento denominativo de las Marcas de la Demandante y los Nombres de Dominio.
En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio porque:
i. El Demandado no es una institución financiera legalmente establecida en Venezuela (República Bolivariana de) ni en ninguna parte del mundo.
ii. El Demandado no está autorizado por la Demandante ni relacionado con ella.
iii. El Demandado no ha solicitado ningún registro como marca ante el Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela (República Bolivariana de).
Por último, entiende la Demandante, que el registro de los Nombres de Dominio se realizó y se emplea de mala fe por varios motivos, incluyendo:
i. La petición y obtención de cuatro nombres de dominio idénticos a las marcas registradas por la Demandante simulando ser una entidad financiera o de seguros.
ii. El empleo en sus nombres de dominio de expresiones como “banco” y “seguros” cuyo uso en Venezuela (República Bolivariana de) está regulado y prohibido para personas no autorizadas por las leyes venezolanas para operar como instituciones financieras o de seguros.
iii. La ausencia de un perfil público del Demandado en Internet.
iv. El empleo de una dirección de contacto falsa a la hora de registrar sus Nombres de Dominio. B. Demandado
En la Contestación a la Demanda, el Demandado viene a negar todas las acusaciones de la Demanda.
En primer lugar, en lo referente a la semejanza entre los Nombres de Dominio y las Marcas de la Demandante, el Demandado alega lo siguiente:
i. Él pudo registrar los Nombres de Dominio porque no había ningún impedimento legal.
ii. El hecho de que la Demandante tenga registradas como marcas “cadenas de direcciones web” no le permite prohibir al Demandado el registro de dominios que contengan los vocablos “banco mercantil” y “seguros mercantil” porque las Marcas de la Demandante no están registradas para dominios de Internet.
iii. El derecho de la Demandante como titular de las marcas se aplica a la totalidad del signo registrado y no a parte de ella.
iv. Las palabras “bancomercantil” y “segurosmercantil” son expresiones compuestas por dos palabras genéricas en español y no son propiedad de la Demandante ni fueron registradas como marca.
En segundo lugar, en lo referente al derecho venezolano, el Demandado alega que el derecho venezolano no le impide registrar como nombre de dominio el término “banco”.
En tercer lugar, en lo referente a que los Nombres de Dominio han sido registrados y empleados de mala fe, el Demandado se defiende alegando que:
i. En ningún momento ha simulado el Demandado ser una entidad bancaria o aseguradora.
ii. El uso de las expresiones “banco” y “seguro” en los dominios de Internet no está regulado en Venezuela (República Bolivariana de).
iii. Su identidad no es falsa.
iv. La dirección de sus datos de contacto en NIC.VE es totalmente válida.
v. Registró esos Nombres de Dominio con la intención de realizar un directorio online que contuviese bancos y seguros, dicho directorio se encuentra en desarrollo y los dominios son usados para servidor de correo y servidor de prueba.
vi. El no uso de un nombre de dominio no representa un registro de mala fe.
Por último, el Demandado alega el secuestro a la inversa de sus Nombres de Dominio ya que alega que la Demandante solo intenta confundir a la Experta para apoderarse de los Nombres de Dominio del Demandado. 6. Debate y conclusiones
A la luz de la Política, el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos; (ii) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y (iii) el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.
Procedemos a continuación a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados: A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha demostrado que tiene registradas tres marcas venezolanas con el vocablo “mercantilbanco” y dos marcas venezolanas con el vocablo “mercantilseguros”, las cuales fueron registradas entre 2012 y 2014. Por ello, ahora hay que valorar si los Nombres de Dominio son confusamente similares a las Marcas de la Demandante.
Los Nombres de Dominio contienen los mismos vocablos que las Marcas de la Demandante pero en orden inverso:
i. En el caso de los Nombres de Dominio , y presentan un alto grado de similitud con las marcas de la Demandante: marca venezolana nº S052865, WWW.MERCANTILBANCO; marca venezolana nº S052866, WWW.MERCANTILBANCO y la marca venezolana nº S058170, WWW.MERCANTILBANCOUNIVERSAL.COM.
ii. En el caso del Nombre de Dominio , presenta una gran similitud con las marcas de la Demandante: marca venezolana nº S052864, WWW.MERCANTILSEGUROS; y la marca venezolana nº S053238, WWW.MERCANTILSEGUROS.
En todos los casos la similitud estriba en que el término imperante en la Marca es igual al Nombre de Dominio con la salvedad de que el orden de las palabras está al revés. No obstante, esta Experta considera que el cambio en el orden de las palabras no elude la existencia de similitud, ya que genera la misma impresión general. De este modo lo ha entendido el caso NET2PHONE INC v. DYNASTY SYSTEM SDN BHD,Caso OMPI No. D2000-0679; Schneider Electric SA v. Ningbo Wecans Network Technology Co., Ltd., Ningbo Eurosin International Trade Co., Ltd,Caso OMPI No. D2004-0554; y el caso Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA v. PrivacyP / N/A, indish india mr.ugala,Caso OMPI No. D2010-1147, en el cual se estableció que “la mera inversión de los términos (…) no es suficiente para evitar la similitud”.
Aún más, la Demandante es titular de la marca de la Unión Europea BANCO MERCANTIL que es idéntica a los Nombres de Dominio del Demandado: , y , por lo que la total identidad de los vocablos es obvia.
Esta Experta considera que los caracteres “www” en las marcas de la Demandante y los sufijos de nivel superior en los Nombres de Dominio carecen de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud entre las Marcas de la Demandante y los Nombres de Dominio, a pesar de lo esgrimido por el Demandado, dado que dichos caracteres no gozan de capacidad distintiva siendo el elemento prevalente el término “mercantilbanco” y “mercantilseguros”. En este sentido se han pronunciado anteriores decisiones como Advance Magazine Publishers Inc. d/b/a Conde Nast Publications v. MSA, Inc. y Moniker Privacy Services,Caso OMPI No. D2007-1743, en la cual se concluyó que los caracteres “www” deben ser excluidos del juicio de similitud y confusión entre signos, por ser esos caracteres irrelevantes.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por la Política al demostrar que los Nombres de Dominio son confusamente similares a las Marcas de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga intereses o derechos legítimos respecto de los Nombres de Dominio.
La Demandante es quien tiene la carga de probar que el Demandado no posee esos intereses o derechos legítimos. Al tratarse de una prueba negativa que resulta muy complicada de satisfacer se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos. Luego corresponderá al Demandado probar lo contrario.
De este modo lo han entendido otros expertos en anteriores decisiones como el caso LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, A Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master,Caso OMPI No. D2010-0138; o caso Hansgrohe AG. v. Kaiping Aosgrohe Hardware Factory / Wang Libin,Caso OMPI No. D2010-0954.
El Demandado no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo que le ampare en el uso de los vocablos “bancomercantil” y “segurosmercantil” en los Nombres de Dominio. En opinión de esta Experta la mera manifestación del Demandado de que va a emplear los Nombres de Dominio en el futuro para alojar un portal con un directorio de bancos y aseguradoras no es suficiente.
Además, no consta que el Demandado esté vinculado a la Demandante, ni que sea conocido en el mercado bajo el nombre de “bancomercantil” o “segurosmercantil”, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las marcas de la Demandante, tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda.
El hecho de que el Demandado disponga de nombres de dominio con los vocablos “bancomercantil” y “segurosmercantil” registrados no demuestra per se la existencia de un derecho o interés legítimo.
Por ello, se concluye que la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre los Nombres de Dominio, indicios que no han sido refutados de manera satisfactoria en opinión de la Experta.
A la luz del anterior, esta Experta considera que ha quedado acreditado el segundo requisito de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La mala fe ha de ser acreditada por la Demandante. El párrafo 4(b) de la Política establece cuatro tipos de posibles pruebas que puede aportar la Demandante para demostrar que ha habido un registro y uso de mala fe por parte del Demandado.
La Demandante alega que el Demandado había simulado ser una entidad financiera a la hora de registrar los Nombres de Dominio, ahora bien, no ha aportado prueba alguna que soporte tal afirmación. No obstante, sí se puede concluir que un nombre de dominio que incluye la expresión “banco” debería ser utilizado por una entidad que tenga dicha condición, supuesto que no concurre en este caso.
En segundo lugar, la Demandante alega que la ausencia de un perfil público del Demandado supone que tal persona no existe y por ende demuestra la mala fe en el registro de los Nombres de Dominio. Este hecho ha quedado desvirtuado en la Contestación a la Demanda la cual ha sido contestada por el Demandado, Louis Fischer, si bien no ha acreditado documentación fehaciente que acredite su personalidad.
En tercer lugar, la Demandante alude en su escrito de Demanda a que la dirección de contacto proporcionada por el Demandado a la hora de registrar sus Nombres de Dominio en NIC.VE es falsa. Ahora bien, no aporta prueba alguna que sustente dicha acusación y el Demandado ha aclarado en su escrito de Contestación a la Demanda que el hecho de que aparezca el término “LARA” corresponde a un error de la página web del NIC.VE y no es responsabilidad del Demandado sino del ente encargado del registro. Esta Experta no considera que la incorporación del término “LARA” suponga un obstáculo a la hora de poder identificar la dirección de contacto del Demandado, más aun teniendo en cuenta que de la lectura de la dirección queda suficientemente claro que la ciudad de Nueva York se encuentra en el estado de Nueva York. Por ende, esta alegación de la Demandante no puede prosperar; más aún cuando no ha intentado ponerse en contacto con el titular de los Nombres de Dominio ni a través de la dirección postal ni del correo electrónico, por ello no tiene sentido que esa errata del registro pueda considerarse un acto constitutivo de mala fe en el registro.
Ahora bien, a la hora de examinar la concurrencia del requisito de mala fe en el registro, es procedente tomar en consideración la “popularidad”, “renombre” o “notoriedad” de la que gocen las Marcas de la Demandante. Esta Experta ha podido comprobar que la Demandante se conoce en el tráfico comercial de servicios financieros de Venezuela (República Bolivariana de) como “Mercantil”. La Demandante fue fundada en 1952 siendo la primera entidad bancaria venezolana en ofrecer servicios por Internet en 1997.
Esta Experta considera que hubo un registro de los Nombres de Dominio de mala fe, pues el Demandado registró unos Nombres de Dominio que reproducen las Marcas de la Demandante, gozando estas marcas de notoriedad.
Del mismo modo hay que señalar que pese a que los Nombres de Dominio no se encuentren operativos hoy en día, ni ha sido facilitada prueba de su uso por ninguna de las partes, el Demandado ha manifestado en su escrito de Contestación a la Demanda lo siguiente: “registré unos dominios de Internet que contienen frases genéricas en español con la intención de realizar un directorio online que contenga bancos y seguros que ofrecen servicios a comercios, empresa privada, jurídicas y mercantiles. Dicho directorio se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y los dominios son actualmente usados para servidor de correo y servidor de prueba”.
El Demandado, como el mismo ha declarado en su Contestación a la Demanda, iba a emplear los Nombres de Dominio para hacer un directorio online con bancos y seguros. De esta forma, esta Experta considera que el Demandado puede buscar atraer en el futuro a usuarios de Internet a su sitio Web creando confusión con las Marcas de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio de su sitio Web.
Los usuarios de Internet pueden llegar a creer erróneamente que detrás de los Nombres de Dominio se encuentra la Demandante, cuando ello no es así.
Tratándose la Demandante de una de las principales entidades financieras en Venezuela (República Bolivariana de), resulta inverosímil pensar que el Demandado desconociese las Marcas de la Demandante si lo que buscaba con el registro de sus Nombres de Dominio bajo en código de país “.ve” era la creación de un directorio de bancos y seguros. Además, el término “Mercantil”, si bien es una expresión del idioma español, no es una denominación muy habitual para referirse a servicios bancarios.
El hecho que los Nombres de Dominio actualmente están inactivos, no impide considerar la mala fe del Demandado.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que ha quedado acreditado el tercer y último requisito exigido por la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, esta Experta ordena que los Nombres de Dominio , , y sean transferidos a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta única
Fecha: 14 de diciembre de 2017
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