La Demandante es Mercantil, C.A. Banco Universal, con domicilio en Caracas, Venezuela (República Bolivariana de), representada por Luis Elías & Asociados, Venezuela (República Bolivariana de).
El Demandado es Khalil Vasiliey, con domicilio en Cabudare, Venezuela (República Bolivariana de). 2. El Nombre de Dominio y el Registro
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC-Venezuela - CONATEL. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de septiembre de 2017. El 27 de septiembre de 2017 el Centro envió a NIC-Venezuela - CONATEL vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de septiembre de 2017, NIC-Venezuela - CONATEL envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó modificaciones a la Demanda el 6 de octubre de 2017 y el 18 de octubre de 2017.
El Centro verificó que la Demanda junto con las modificaciones a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de octubre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de noviembre de 2017. El 7 de noviembre de 2017, el Demandado presentó una solicitud de prórroga. El Centro notificó a las Partes que el nuevo plazo para contestar era el 11 de noviembre de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de noviembre de 2017.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de noviembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una entidad financiera venezolana que opera en el sector bancario de ese país, desde hace más de ochenta años, bajo las denominaciones “Mercantil Banco”, “Mercantil Banco Universal” o “Banco Mercantil”. También cuenta con oficinas en otros países y ofrece servicios bancarios a través de Internet.
La Demandante ostenta derechos sobre las denominaciones “Mercantil Banco”, “Mercantil Banco Universal” o “Banco Mercantil”, entre otras, para la identificación de diversos servicios financieros, bancarios, bursátiles, monetarios e inmobiliarios, telecomunicaciones, publicidad, gestión de negocios comerciales, así como productos de papelería, y otros productos y servicios relacionados.
En concreto la Demandante es titular, entre otros derechos de propiedad industrial, de la Marca Venezolana No. S016.106 WWW.BANCOMERCANTIL.COM, registrada el 22 de noviembre de 2000, vigente para servicios de la clase 42, de la Marca Venezolana No. S016.107 WWW.BANCOMERCANTIL.COM, registrada el 22 de noviembre de 2000, vigente para servicios de la clase 38, de la Marca Venezolana No. S016.108 WWW.BANCOMERCANTIL.COM, registrada el 22 de noviembre de 2000, vigente para servicios de la clase 36, de la Marca Venezolana No. S016.109 WWW.BANCOMERCANTIL.COM, registrada el 22 de noviembre de 2000, vigente para servicios de la clase 35, de la Marca Venezolana No. P229.397 WWW.BANCOMERCANTIL.COM, registrada el 22 de noviembre de 2000, vigente para productos de la clase 16, de la Marca Venezolana No. S052.865 WWW.MERCANTILBANCO, registrada el 16 de noviembre de 2012, vigente para servicios de la clase 36, de la Marca Venezolana No. S052.866 WWW.MERCANTILBANCO, registrada el 16 de noviembre de 2012, vigente para servicios de la clase 38, de la Marca Venezolana No. S019.003 WWW.BANCOMERCANTIL.NET, registrada el 12 de abril de 2002, vigente para servicios de la clase 38, de la Marca Venezolana No. S019.005 WWW.BANCOMERCANTIL.NET, registrada el 12 de abril de 2002, vigente para servicios de la clase 36, de la Marca Venezolana No. S058.170 WWW.MERCANTILBANCOUNIVERSAL.COM, registrada el 20 de mayo de 2014, vigente para servicios de la clase 36, de la Marca Venezolana No. S016.782 WWW.BANCOMERCANTIL.ORG, registrada el 1 de junio de 2001, vigente para servicios de la clase 38, de la Marca Venezolana No. S016.783 WWW.BANCOMERCANTIL.ORG, registrada el 1 de junio de 2001, vigente para servicios de la clase 36, de la Marca Venezolana No. S016.784 WWW.BANCOMERCANTIL.ORG, registrada el 1 de junio de 2001, vigente para servicios de la clase 35, de la Marca Venezolana No. S016.787 WWW.BANCOMERCANTIL.CC, registrada el 1 de junio de 2001, vigente para servicios de la clase 35, de la Marca Venezolana No. S018.995 WWW.BANCOMERCANTIL.CC, registrada el 12 de abril de 2002, vigente para servicios de la clase 36, de la Marca Venezolana No. S018.996 WWW.BANCOMERCANTIL.CC, registrada el 12 de abril de 2002, vigente para servicios de la clase 38, de la Marca Venezolana No. P211.315 BANCO MERCANTIL ON LINE, registrada el 20 de abril de 1999, vigente para productos de la clase 16, de la Marca Venezolana No. S009.751 BANCO MERCANTIL ON LINE, registrada el 20 de abril de 1999, vigente para servicios de la clase 35, así como de la Marca Venezolana No. P219.400 BANCO MERCANTIL INTERNET BANKING, registrada el 7 de abril de 2000, vigente para productos de la clase 16.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio , registrado el 28 de agosto de 2007, que alberga su página Web corporativa, en donde promociona y oferta sus productos y servicios.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de octubre de 2015 por el Demandado, que figura en los datos públicos disponibles de WhoIs como titular, contacto administrativo, técnico y financiero o de cobranza.
En el momento de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que el nombre de dominio en disputa reproduce sus marcas registradas, careciendo el Demandado de derechos o intereses legítimos respecto al mismo, ya que no es una entidad financiera legítimamente establecida en Venezuela (República Bolivariana de) (ni en ninguna otra parte del mundo), no ha sido autorizado por la Demandante para utilizar sus marcas ni se encuentra relacionado con ella, ni tampoco ha solicitado el registro como marca en Venezuela (República Bolivariana de) de la denominación contenida en el nombre de dominio en disputa.
- Que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa infringe, además, la legislación venezolana sobre instituciones del sector bancario y sobre condiciones de registro de nombres de dominio, que prohíbe el uso de la expresión “banco” contenida en el nombre de dominio en disputa a personas naturales como el Demandado y, por interferir y afectar, además, a los derechos de un tercero, al vulnerar sus derechos de propiedad industrial.
- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, ya que fue solicitado vulnerando los derechos de propiedad industrial de la Demandante e incumpliendo los deberes de veracidad y exactitud de la información suministrada para su registro, siendo registrado por un individuo que no se encuentra autorizado para el uso de expresiones reservadas a las entidades financieras ni opera en este sector.
- Que, además, se ha de tener en consideración que las marcas de la Demandante, se han venido usando durante más de ochenta años, adquiriendo reconocimiento y posicionamiento dentro de su sector, entre el público usuario de servicios financieros y de aseguramiento, tanto en Venezuela (República Bolivariana de) como en otros países. Por tanto, el uso por el Demandado del nombre de dominio en disputa, que incluye de forma idéntica sus marcas, podría lesionar gravemente los intereses de la Demandante y podría ser utilizado para obtener información sensible de sus clientes, como sus datos bancarios y personales, acceder a sus contraseñas o para descargar códigos maliciosos, lo que se ha tipificado como modalidad de ciberdelincuencia habitual, que constituye una grave práctica fraudulenta y engañosa.
- Finalmente, son factores indicativos de la mala fe del registro y uso del nombre de dominio en disputa, que haya sido solicitado simulando ser una entidad financiera, el uso de la expresión “banco” por quien no es una entidad financiera, y la falta de uso del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado sostiene en la Contestación de la Demanda:
- Que muchas de las marcas alegadas por la Demandante se encuentran vencidas, solo estando vigentes tres de ellas, sin precisar cuáles ni acreditar tal afirmación. Además, las expresiones “banco”, “mercantil” o la frase “banco mercantil” son genéricas, por si solas no pueden constituir una marca válida con arreglo a la legislación venezolana de propiedad intelectual, por ello la Demandante tuvo que añadir otros elementos distintivos a sus marcas. De forma que el nombre de dominio en disputa se encuentra formado por las palabras genéricas “banco” y “mercantil”, no siendo idéntico ni similar a ninguna de las marcas vigentes de la Demandante, ya que éstas incorporan prefijos y/o sufijos. Por otra parte, el nombre de dominio en disputa no posee, ni ha poseído, DNS asignados, no habiendo ofrecido ningún bien o servicio, por lo que la Clasificación de Niza no se aplica al mismo.
- Que la legislación mencionada por la Demandante sobre instituciones del sector bancario se encuentra derogada y no guarda relación con el sistema de registro de nombres de dominio, que corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y se rige por el principio de “primero en llegar, primero en ser servido”, mientras dicho principio no vulnere los derechos adquiridos por terceros. El nombre de dominio en disputa fue registrado con arreglo al mencionado principio general de la normativa de asignación de nombres de dominio, es decir, al estar disponible, sin existir violación de los derechos adquiridos por la Demandante.
- Que según la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) el registro de palabras de diccionario o frases comunes como nombres de dominio, es una práctica generalmente aceptada, constituyendo nombres de dominio que ostentan un valor de reventa, siendo ésta una actividad realizada por el Demandado como profesional de la tecnología de la información e Internet. Así, el Demandado ha registrado además del nombre de dominio en disputa otros nombres de dominio que contienen palabras genéricas relacionadas con el comercio, con la finalidad de ofertar su venta, como , , , , , , , , , , , , , y .
- Que la Demandante no ha demostrado ostentar derechos sobre la expresión en que consiste el nombre de dominio en disputa. Además, son falsas las afirmaciones de la Demandante en relación a la mala fe del registro y uso del nombre de dominio en disputa, pues nunca ha simulado ser una entidad financiera, tampoco es cierta la prohibición de uso de la expresión “banco” con arreglo a la legislación venezolana, ni la falta de uso del nombre de dominio en disputa, pues está siendo utilizado como registro pasivo, siendo ésta una práctica normal y aceptada por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (“ICANN” por sus siglas en inglés). En la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se indica que la falta de uso no representa un registro de mala fe. Tampoco se ha acreditado por la Demandante sus alegaciones sobre ciberdelincuencia y resultan contradictorias, pues al tiempo que afirma que se utiliza el nombre de dominio en diputa simulando ser una entidad financiera, se indica que el mismo no está siendo utilizado. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las Partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que la Experta considere aplicables.
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar, hasta el punto de causar confusión, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante funda su Demanda en la titularidad de varias marcas venezolanas, que consisten en las denominaciones “www.mercantilbanco”, “”, “”, “”, “”, “”, “banco mercantil on line” y “banco mercantil Internet banking”, algunas de ellas dotadas de una representación gráfica concreta, encontrándose todas ellas registradas y vigentes, comprendiendo diversos productos y servicios, fundamentalmente, relacionados con el sector financiero, bancario y asegurador.
Es importante destacar que, como se recoge en la sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de las marcas de la Demandante. La existencia de diversas representaciones gráficas en algunas de las marcas de la Demandante no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento de la Política.
Por tanto, ignorando el dominio de código de país (“ccTLD”, por sus siglas en inglés) “.”, el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a las marcas WWW.MERCANTILBANCO titularidad de la Demandante y muy similar a otras marcas alegadas en este procedimiento, también titularidad de la Demandante, en concreto las marcas WWW.BANCOMERCANTIL.COM, WWW.BANCOMERCANTIL.NET, WWW.BANCOMERCANTIL.ORG y WW.BANCOMERCANTIL.CC, respecto a las cuales únicamente altera el orden de sus elementos y sustituye el sufijo “.com”, “.net” o “.cc” por el ccTLD “.”. De forma que, a juicio de esta Experta, las marcas de la Demandante resultan fácilmente reconocibles en el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, esta Experta considera que el nombre de dominio en disputa resulta confusamente similar a las marcas de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y se recoge en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que éste no es titular de ninguna marca solicitada o registrada en Venezuela, que contenga la denominación “mercantil banco”, esta denominación no constituye el nombre del Demandado ni tampoco parece ser conocido comúnmente por la misma, no habiendo sido autorizado por la Demandante para el uso de sus marcas ni encontrándose ligado a la misma por ningún tipo de relación que pudiera autorizar el registro como nombre de dominio de sus marcas.
Según ha podido comprobar esta Experta y se indica por el propio Demandado en su Contestación a la Demanda, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún contenido relativo a un negocio propio del Demandado, sino que se encuentra carente de contenido alguno, siendo objeto de tenencia pasiva.
El Demandado alega que se dedica profesionalmente a registrar nombres de dominio consistentes en denominaciones genéricas del ámbito mercantil, con el fin de negociar su venta lucrativa a terceros. Sin embargo, como aclara la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el hecho de que un término tenga un significado recogido en el diccionario no ha de confundirse con la noción de “genérico”, pues un término con significado en el diccionario puede funcionar como marca distintiva de productos o servicios. Por ello, para considerar que existen derechos o intereses legítimos en el registro de un nombre de dominio compuesto de palabras genéricas, es preciso que se acredite un uso del mismo o intención de uso de forma genuina, en conexión con el significado genérico de los términos contenidos en el mismo.
El Demandado no ha acreditado un uso del nombre de dominio en disputa en conexión con el significado genérico de las palabras contendidas en el mismo. Al contrario, alega que su registro se efectuó con la sola intención de negociar su venta lucrativa a terceros, circunstancia que puede constituir, dependiendo de las circunstancias, en virtud del párrafo 4(b) de la Política, una prueba suficiente del registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Es de tener en cuenta, además, que, como alega la Demandante y la Experta ha podido comprobar, la Demandante y sus marcas gozan de notoriedad dentro de su sector y fuerte presencia en Internet.
En estas circunstancias, la Experta considera que no se ha refutado las alegaciones y evidencia prima facie presentadas por la Demandante, en relación a la concurrencia de este elemento, concluyendo que el Demandado no ha realizado un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, ni posee derechos o intereses legítimos sobre el mismo. En consecuencia, la Experta considera que ha quedado acreditado el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
Dada la fuerte presencia en Internet de las marcas de la Demandante, comprobada por esta Experta, así como la notoriedad que las mismas ostentan dentro del sector bancario, en especial, en Venezuela (República Bolivariana de), y dada la nacionalidad y residencia del Demandado en este mismo país, es prácticamente impensable que el Demandado desconociera la existencia de la Demandante y de sus marcas, cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa.
A mayor abundamiento, la circunstancia de que el Demandado sea, como alega, un profesional de la tecnología de la información e Internet y el hecho de que la Demandante opere en este mismo medio, a través de una página Web corporativa identificada con el nombre de dominio de nivel superior , totalmente idéntico, salvo por la extensión relativa al código de país, al nombre de dominio en disputa, hacen que esta Experta concluya que, en el balance de probabilidades, es muy probable que el Demandado conociera la existencia de este nombre de dominio y de la página Web corporativa, así como de las marcas de la Demandante, cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, sabiendo que se estaba apropiando de una denominación sobre la que la Demandante ostenta derechos de marca, con el potencial riesgo de confusión que ello podía ocasionar.
Ateniendo a estas circunstancias, la Experta considera que existió, por tanto, mala fe en el Demandado en el momento del registro del nombre de domino en disputa.
Por otra parte, la Experta ha de entrar a valorar si, atendiendo a la información disponible en el expediente, también concurren circunstancias determinantes de mala fe relativas al uso del nombre de dominio en disputa, como la falta de uso del nombre de dominio unida a otras circunstancias, como la alegada por el propio Demandado, relativa a su objetivo primordial de negociar con carácter lucrativo la venta del nombre de dominio en disputa a terceros, así como demás circunstancias enumeradas en el párrafo 4(b) de la Política.
A este respecto, numerosas decisiones bajo la Política han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del demandado. Entre ellas podemos destacar Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; o Intel Corporation v. The Pentium Group,Caso OMPI No. D2009-0273.
A juicio de este Experto, dadas las circunstancias del caso, en particular, el carácter del Demandado de profesional del sector de Internet, la notoriedad de las marcas de la Demandante, la casi completa identidad entre la marca WWW.MERCANTILBANCO y el nombre de dominio en disputa, así como la falta de relación directa entre el nombre de dominio en disputa y el Demandado y, en especial, su intención de comerciar con un nombre de dominio idéntico (salvo en la extensión ccTLD) al utilizado por la Demandante para identificar su página Web corporativa, cabe entender que el Demandado tuvo la intención de perturbar la legitima actividad mercantil de la Demandante, como, de hecho, así ha ocurrido, ya que el registro y posesión del nombre de dominio en disputa por el Demandado, dada su similitud con las marcas y el nombre de dominio de la Demandante, claramente crea confusión por asociación con la Demandante y sus marcas, impidiendo, además, a ésta, utilizar en Internet un nombre de dominio que tiene como elemento principal una denominación muy similar a sus marcas para promocionar sus servicios.
Todas estas circunstancias llevan a esta Experta a pensar que el registro y posesión del nombre de dominio en disputa por el Demandado, carece de justificación y perturba la actividad de la Demandante.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 12 de diciembre de 2017
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