Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation c. Hugo Bazzo
Caso No. DWS2003-0002
1. Le parti
Le Ricorrenti sono Consitex S.A., Stabio, Svizzera; Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Trivero, Biella, Italia; Ermenegildo Zegna Corporation, New York, NY, Stati Uniti d'America, rappresentate da Massimo Introvigne e Fabrizio Jacobacci, Studio Legale Jacobacci e Associati, Torino, Italia.
Il Resistente è Hugo Bazzo, Paratiba, Chile.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio contestato è , registrato presso Key-Systems GmbH.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il giorno 24 settembre 2003, in inglese. Il 26 settembre 2003, il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Key-Systems GMBH. Il 29 settembre 2003, Key-Systems GMBH ha inviato la sua risposta confermando che il Resistente appare come titolare del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti del Resistente ed informando che il nome era stato registrato da un rivenditore, il quale avrebbe fornito i dettagli sulla lingua usata nel contratto di registrazione.
Il 3 ottobre 2003, il Centro ha domandato al rivenditore (D) quale fosse la lingua del contratto di registrazione. Il 3 ottobre 2003, il rivenditore ha risposto che la lingua del contratto di registrazione è l’italiano.
L’8 ottobre 2003, il Centro ha richiesto al Ricorrente di tradurre il Ricorso in italiano.
Il Ricorso in italiano è stato ricevuto il 10 ottobre 2003. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").
Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 4 novembre 2003. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 24 novembre 2003. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. In conseguenza di ciò, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente l’8 dicembre 2003.
Il Centro ha nominato Edoardo Fano, Membro Unico del Collegio, il 6 gennaio 2004. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.
La lingua della presente procedura è l’italiano, essendo l’italiano la lingua del contratto di registrazione.
4. Vicende sostanziali /I Fatti
Le Ricorrenti sono tre società che costituiscono il gruppo Ermenegildo Zegna (qui di seguito denominato "il Ricorrente"). Il Ricorrente è internazionalmente conosciuto nel settore della moda ed è titolare di diverse centinaia di marchi che comprendono la denominazione ZEGNA registrati in tutto il mondo, tra i quali nel presente Ricorso è stata allegata copia di due tra i numerosi marchi ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, relativi al settore della profumeria:
- registrazione internazionale No. 797.021
- domanda di registrazione di marchio comunitario No. 2900587
Il Resistente ha registrato il nome a domino ed il corrispondente sito web è un sito pornografico.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi ZEGNA e ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA di titolarità del Ricorrente, nonché con il principale profumo di quest’ultimo, che prende il nome di ESSENZA DI ZEGNA.
Per quanto a conoscenza del Ricorrente, il Resistente non vanta diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio dal momento che:
- non ci sono prove che, prima dell’inizio di questa procedura, il Resistente abbia usato, o si sia preparato ad usare il nome a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi;
- il Resistente non sembra essere mai stato conosciuto o collegato al nome a dominio, né averlo usato nel corso di un’attività commerciale;
- non ci sono prove che il Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali, mentre il nome a dominio è utilizzato esclusivamente per rimandare i navigatori di Internet a un sito pornografico che offre una varietà di servizi pornografici a pagamento.
Il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei famosi marchi ZEGNA e ERMENEGILDO ESSENZA DI ZEGNA e del prodotto chiamato ESSENZA DI ZEGNA del Ricorrente, pertanto la registrazione non può che essere avvenuta in malafede. Quando si può presumere che "il Resistente (…) conoscesse la fama dei marchi del Ricorrente," si può concludere che si trovasse al momento della registrazione del nome a dominio in una situazione di "malafede opportunistica" ("opportunistic bad faith": Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157. In questo caso il Collegio ha ritenuto che il Resistente non poteva ignorare che BANCA SELLA sia un marchio famoso in Italia per servizi bancari). Nel caso Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd. (Caso OMPI No. D2000-0163), il Collegio ha notato che "il nome a dominio è collegato in modo così ovvio a un prodotto ben noto (lo champagne VEUVE CLIQUOT) e che il suo uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con il prodotto costituisce una malafede opportunistica." Nel caso Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and C (Caso OMPI No. D2000-0226) si è pure concluso che "i nomi a dominio sono così ovviamente collegati con nomi e prodotti ben noti che il loro stesso uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con tali prodotti costituisce una malafede opportunistica (citando qui il caso Veuve Cliquot). In assenza di prova contraria, il Collegio conclude che i Resistenti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere i marchi del Ricorrente nel momento in cui i Resistenti registravano i nomi a dominio, considerando l’ampio uso e la celebrità del marchio CHRISTIAN DIOR del Ricorrente". Il Collegio ha deciso allo stesso modo anche in casi in cui il marchio in questione (nella specie, EXPEDIA per un’agenzia di viaggio online) non era altrettanto noto quanto VEUVE CLIQUOT o CHRISTIAN DIOR (almeno al di fuori di Internet).
Ulteriore elemento comprovante la malafede del Resistente risiede nel fatto che quest’ultimo ha registrato diversi altri nomi a dominio identici o confondibilmente simili a marchi italiani rinomati, come ad esempio (ora trasferito alla Ricorrente Consitex, Caso OMPI No. D2003-0520), nonché , (ora trasferito a Sparco S.p.A., Caso OMPI No. D2003-0597), , (ora trasferito a Kelemata S.p.A., Caso OMPI No. D2003-0594) e (docc. 5, 6, 7, 8, 9 allegati al Ricorso), i quali puntano su siti pornografici.
Inoltre il Resistente ha fornito, ai fini del Whois, informazioni false sul suo indirizzo e numero di telefono. Una lista di tutti i comuni del Cile conferma infatti che non esiste in Cile una località chiamata "Paratiba", mentre una ricerca condotta su tutti gli elenchi telefonici del Cile ha confermato che non esiste un abbonato al telefono che si chiami "Hugo Bazzo" in nessuna città o località cilena. I Collegi in casi decisi secondo la procedura ICANN hanno reiteratamente concluso che fornire un falso indirizzo e numero di telefono è un indizio evidente del fatto che il dominio è stato registrato in malafede: cfr. per esempio Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Caso OMPI No. D2000-0362); Diversified Gestao e Investimientos Lda. v. Krikor Doumanian (Caso OMPI No. D2000-1749); Southern California Edison Company v. John Simms (Caso OMPI No. D2002-0369); Wachovia Corporation v. Peter Carrington (Caso OMPI No. D2002-0775); Cream Pie Club v. Brittany Halford (Caso NAF No. FA0007000095235: "L’indirizzo postale fornito dal Resistente al Whois al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione è falso. Tale indirizzo non esiste. Questa condotta implica la malefede del Resistente sia al momento della registrazione, sia successivamente"). Che l’indirizzo fornito da Hugo Bazzo sia falso, e che questa sia una conferma della sua malafede, è già stato riconosciuto dal Collegio nella decisione precedente Consitex S.A. v. Hugo Bazzo (Caso OMPI No. D2003-0520).
Il Resistente usa il nome a dominio in malafede. La pagina di benvenuto offre in vendita vari servizi connessi alla pornografia. Il title tag recita "Crema per il Viso Zegna Saint Laurent" (e conferma che il Resistente è ben consapevole dell’esistenza del profumo ESSENZA DI ZEGNA prodotto da Yves Saint Laurent su licenza di Zegna). La pagina di benvenuto raffigura principalmente seme maschile sparso copiosamente sul volto delle "modelle" con la didascalia, che allude alla volgare battuta relativa alla "crema per il viso Zegna Saint Laurent" e lascia davvero poco all’immaginazione, "Volcanic Loads Explode Into Gorgeous Faces". Le conseguenze per la società Ricorrente sono potenzialmente catastrofiche se anche solo una piccola minoranza degli utenti di Internet dovesse pensare di avere a che fare con questo tipo di pornografia. Come il Collegio ha concluso nel caso Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (Caso OMPI No. D2000-0079), "mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag) chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal momento che la sua unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni della legge possono difficilmente essere considerate in ‘buona fede’". Che l’uso di un nome a dominio che include il marchio altrui per avviare gli utenti di Internet verso siti pornografici sia, di per sé, una prova della malafede è stato confermato da diverse decisioni di Collegi in base alla procedura ICANN; per esempio:
- Ty, Inc. v. O.Z. Names (Caso OMPI No. D2000-0370), dove si conclude che in mancanza di prova contraria un link che dal nome a dominio in questione porti a un sito pornografico, costituisce una prova della malafede;
- Youtv, Inc. v. Alemdar (Caso Nat. Arb. Forum No. FA 94243), dove si afferma che si è in presenza di malafede quando il Resistente attira gli utenti di Internet attraverso un nome a dominio simile a un marchio di cui non è titolare per avviarli verso siti pornografici;
- Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Caso OMPI No. D2000-0362), che riscontra la malafede anche in un caso in cui il Resistente semplicemente minaccia di utilizzare in futuro il nome a dominio in questione per un sito pornografico;
- Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive (Caso Nat. Arb. Forum No. FA 0008000095343), secondo cui "creare un link fra un nome a dominio che è identico o confondibile con il marchio del Ricorrente e un sito pornografico è prova di registrazione e di uso in malafede";
- Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (Caso OMPI No. D2002-0601), dove si afferma tra l’atro che "il fatto che un sito pornografico usi tecniche di ‘mouse-trapping’ per rendere più difficile ai visitatori lasciarlo [una circostanza che si applica anche al nostro caso] rafforza chiaramente la conclusione secondo cui ci si trova di fronte ad un uso in malafede del nome a dominio contestato";
- Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak (Caso OMPI No. D2003-0022), dove si nota che "lo sviamento del nome a dominio verso un sito pornografico è, di per sè, certamente coerente con la conclusione che il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede";
- Cattlemens v. Menterprises –Web Development (Caso CPR No. CPR0304), dove si conclude che "un sito pornografico (…) è [intrinsecamente] in posizione antagonistica rispetto alle attività legittime del Resistente"; e molte altre.
Tutte le decisioni citate si riferiscono a casi di "pornosquatting", dove un "cybersquatter" cerca di sfruttare a suo vantaggio un marchio o ragione sociale ben nota per attirare gli utenti di Internet verso un sito pornografico. In particolare: (a) è utilizzato un marchio di cui il "pornosquatter" non è titolare; (b) il sito cui l’utente è avviato è di natura ovviamente pornografica; (c) il sito è commerciale, in altre parole i prodotti e i servizi pornografici sono proposti all’utente a pagamento. Vendere un "profumo erotico" e riavviare gli utenti verso una pluralità di siti pornografici attraverso una molteplicità di link è semplicemente una variazione del "pornosquatting".
B. Resistente
Il Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dal Ricorrente e non si è in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale inadempienza.
Pur non sussistendo alcun obbligo in capo al Resistente di partecipare ad una procedura presentata in conformità alla Policy, in caso di sua inadempienza e quindi in mancanza di prova contraria, le dichiarazioni riportate nel Ricorso del Ricorrente potranno essere considerate dal Collegio come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità, in applicazione dell’articolo 14(b) delle Norme (si vedano inoltre i precedenti Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., Caso OMPI No. D2000-0441; Microsoft Corporation v. Freak Films Oy, Caso OMPI No. D2000-0109; SSL International plc v. Mark Freeman, Caso OMPI No. D2000-1080; Alta Vista Company v. Grandtotal Finances Limited et al., Caso OMPI No. D2000-0848).
6. Motivi della decisione
La prima decisione del Collegio riguarda la lingua della procedura. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. Poiché le parti non hanno comunicato nessun accordo su questo punto, e poiché la lingua del contratto di registrazione è l’italiano, la presente procedura sarà condotta in italiano.
In applicazione dell’articolo 4(a) della Policy, al fine di ottenere la rassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione il Ricorrente deve dimostrare che sussistono i seguenti tre elementi richiesti dalla Policy:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
(i). Identità o somiglianza fra il nome a dominio contestato ed il marchio
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dal Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso dei marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, dall’altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibilmente simile a tali marchi nonché identico al nome ESSENZA DI ZEGNA, che contraddistingue un prodotto (i.e. profumo) del Ricorrente.
(ii). Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato
Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme, e non sembra essere in alcun modo evidente relazionato con il nome a dominio contestato.
In considerazione di quanto sopra nonché delle dichiarazioni del Ricorrente in base alle quali il Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio in questione, l’onere di provare la sussistenza del secondo elemento richiesto dalla Policy ricade sul Resistente.
Tuttavia, come detto sopra, il Resistente non ha presentato alcuna prova tesa a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto di contestazione e pertanto il Collegio ritiene provato in modo soddisfacente anche il secondo elemento richiesto all’articolo 4(a) della Policy.
(iii). Registrazione ed uso in malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella del Ricorrente.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.
Per ciò che concerne la registrazione in malafede del nome a dominio contestato, il Collegio ritiene che sia stata provata da parte del Ricorrente la notorietà dei marchi ZEGNA e che pertanto il Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio , sapesse o dovesse sapere che quest’ultimo era confondibilmente simile ai marchi noti di titolarità di un terzo, nonché identico al nome di un profumo prodotto su licenza di questo stesso titolare (si vedano ad esempio Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd, Caso OMPI No. D2000-0163 e, riguardo al marchio noto in esame, Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Lian Ming, Caso OMPI No. DWS2003-0001; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Antonietta Maria Loprete, Caso OMPI No. DRO2003-0004; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Jaques Stade, Caso OMPI No. DBZ2003-0003; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Lian Ming, Caso OMPI No. D2003-0266; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Giuseppe Strano, Caso OMPI No. DBZ2003-0004; nonché, con il medesimo Resistente del presente caso, Ferrero S.p.A. v. Hugo Bazzo, Caso OMPI No. D2003-0715).
A riprova della registrazione in malafede da parte del Resistente, il Collegio considera pertinenti tanto le ulteriori registrazioni a nome del Resistente di nomi a dominio corrispondenti a marchi di titolarità di terzi (in alcuni casi già riassegnati ai relativi titolari dei marchi corrispondenti, ricorrenti in procedure basate sulla Policy) così come la circostanza che il Resistente abbia fornito dati falsi in merito al proprio indirizzo e numero di telefono al momento della registrazione del nome a dominio oggetto della presente contestazione.
Quest’ultima circostanza è stata considerata in precedenti decisioni di altri Collegi come prova non solo di registrazione in malafede ma altresì di uso in malafede.
A parte quest’ultima considerazione, alla quale il presente Collegio ritiene peraltro di potersi allineare, per ciò che concerne l’uso in malafede del nome a dominio contestato, il Collegio è indotto a considerare il caso in esame un chiaro ed inequivoco esempio di "pornosquatting", dove la circostanza di collegare un nome a dominio, corrispondente ad un marchio di titolarità di terzi, ad un sito web per adulti con contenuti pornografici è da considerarsi per pratica ormai consolidata come prova di uso in malafede (si vedano, tra gli altri, MatchNet plc. v. MAC Trading, Caso OMPI No. D2000-0205; America Online, Inc. v. East Coast Exotics, Caso OMPI No. D2000-1198; Motorola, Inc. Limited v. NewGate Internet, Inc., Caso OMPI No. D2000-0079; Ty, Inc. v. O.Z. Names, Caso OMPI No. D2000-0370; La Union Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros v. Cosmar Hard-Soft, Caso OMPI No. D2003-0570; Youtv v. Alemdar, Caso Nat. Arb. Forum No. FA 94243; Oxygen Media, LLC v. Primary Source, Caso OMPI No. D2000-0362; Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive, Caso Nat. Arb. Forum No. FA 95343; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022; Cattlemen v. Menterprises – Web Development, Caso CPR No. CPR0304).
Condotta la cui malafede viene ribadita dall’esistenza di tecniche cosiddette di "mouse-trapping" (si vedano a tale proposito i precedenti casi Sparco S.p.A. v. Mr. Oleg Filipov-Guevreyan, Caso OMPI No. DLA2003-0001; Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0601; Miroglio S.p.A. v. Mr. Alexander Albert W. Gore, Caso OMPI No. D2003-0557)
La circostanza poi che anche altri nomi a dominio corrispondenti a marchi di titolarità di terzi non solo siano stati registrati da parte del Resistente ma altresì che puntino su siti web a contenuto pornografico avvalora secondo il Collegio la condotta in malafede del Resistente, configurando un suo comportamento indubbiamente finalizzato ad attrarre gli utenti di Internet verso il proprio sito web a scopo di lucro, non solo creando confusione con il marchio noto del Ricorrente, come previsto all’articolo 4(b)(iv) delle Norme, ma anche causando diluizione del marchio in questione.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata in maniera soddisfacente anche l’esistenza del terzo ed ultimo elemento previsto dalla Policy, vale a dire che il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede da parte del Resistente.
7. Decisione
Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia provato che il nome a dominio contestato sia confondibilmente simile ai marchi ZEGNA, che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e, infine, che il Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede.
Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio venga trasferito ad una società del gruppo Ricorrente, vale a dire alla Consitex S.A.
Edoardo Fano
Membro Unico del Collegio
Data: 18 gennaio 2004
Full & Egal Universal Law Academy