BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZB 14/09 vom 21. Oktober 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend das Patent 195 49 795 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Winkelmesseinrichtung PatG 247 21 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 a) Ein Merkmal, das in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung geh366rend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der urspr374nglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs f374hren w374rde, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einf374gung zu einer Einschr344nkung gegen374ber dem Inhalt der Anmeldung f374hrt. b) Eine Einschr344nkung in diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugef374gte Merk-mal eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ur-spr374nglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung geh366rend offenbart ist. c) Um in solchen F344llen sicherzustellen, dass aus der Einf374gung des Merkmals Rechte nicht hergeleitet werden, bedarf es grunds344tzlich nicht der Aufnahme eines entsprechenden Hinweises ("disclaimer") in die Patentschrift. BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. Oktober 2010 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Schuster beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundes-patentgerichts vom 12. August 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zur374ckverwiesen. Gr374nde: A. Das Patent 195 49 795 (Streitpatent) ist auf eine Teilanmeldung er-teilt worden, die aus der Stammanmeldung 195 43 372 vom 21. November 1995 abgetrennt wurde. Das Streitpatent betrifft eine Winkelmesseinrichtung. Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung: 1 "Winkelmesseinrichtung mit einem elektrisch leitenden Geh344use (10), das eine mit einem Deckel (23) verschlie337bare 326ffnung (22) aufweist, wobei innerhalb des Ge-h344uses (10) eine Steckverbindung (8) zum elektrischen Anschluss eines Kabels (9) vorgesehen ist, die Steckverbindung (8) von der verschlie337baren 326ffnung (22) her zug344nglich ist, und wobei das Kabel (9) eine elektrisch leitende H374lse (18) auf-weist, welche mit dem Schirm des Kabels (9) elektrisch verbunden ist, dadurch ge-kennzeichnet, dass - das Geh344use (10) innerhalb der 326ffnung eine an die Form der H374lse (18) angepasste Passung (19) aufweist, in welcher die H374lse (18) klemmbar ist - 3 - und dabei das Kabel (9) im Passungsbereich senkrecht zur L344ngsachse X der Winkelmesseinrichtung verl344uft; - eine Leiterplatte (6) mit elektrischen Bauelementen (7) innerhalb eines Raumes angeordnet ist, der von dem Geh344use (10) umgeben wird, wobei das Geh344use (10) Abdeckbereiche aufweist, welche diese elektrischen Bau-elemente (7) auch bei ge366ffnetem Deckel (23) 366ffnungsseitig abdecken, wo-bei in diese 366ffnungsseitigen Abdeckbereiche die Passung (19) integriert ist." Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streit-patents gehe 374ber den Inhalt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentf344hig. Das Patentamt hat das Streitpatent in ge344nderter Fassung aufrechterhalten. Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Patentgericht das Streitpatent unter Zur374ckweisung des weitergehenden Rechtsmittels in abermals ge344nderter Fassung aufrechterhalten (BPatGE 51, 271). Der einzige Patentanspruch lautet in dieser Fassung (304nderungen ge-gen374ber der Fassung des erteilten Patents sind hervorgehoben): 2 "Winkelmesseinrichtung mit einem elektrisch leitenden Geh344use (10), das eine mit einem Deckel (23) verschlie337bare 326ffnung (22) aufweist, wobei innerhalb des Ge-h344uses (10) eine Steckverbindung (8) zum elektrischen Anschluss eines Kabels (9) vorgesehen ist, die Steckverbindung (8) von der verschlie337baren 326ffnung (22) her zug344nglich ist, und wobei das Kabel (9) eine elektrisch leitende H374lse (18) auf-weist, welche mit dem Schirm des Kabels (9) elektrisch verbunden ist, dadurch ge-kennzeichnet, dass das Geh344use (10) innerhalb der 326ffnung eine an die Form der H374lse (18) ange-passte , im Geh344use angeordnete Passung (19) aufweist, in welcher die H374lse (18) klemmbar geklemmt ist und dabei das Kabel (9) im Passungsbereich senkrecht zur L344ngsachse X der Winkelmesseinrichtung verl344uft; eine Leiterplatte (6) mit elektrischen Bauelementen (7) innerhalb eines Raumes angeordnet ist, der von dem Geh344use (10) umgeben wird, und sich auf der Leiter- platte (6) weiterhin ein Teil (8.1) der Steckverbindung (8) befindet, mit dem ein an dem Kabel (9) befestigtes Teil (8.2) der Steckverbindung (8) korrespondiert, wobei das Geh344use (10) so ausgebildet ist, dass ausschlie337lich das eine Teil (8.1) der Steckverbindung (8) bei ge366ffnetem Deckel (23) des Geh344uses (10) 374ber eine wei- - 4 - tere Geh344use366ffnung (26) von au337en zug344nglich ist, w344hrend die weiteren elektri- schen Bauelemente (7) auf der Leiterplatte (6) sowie die Leiterplatte (6) selbst auch in ge366ffnetem Zustand des Deckels (23) vom Geh344use (10) abgedeckt sind, und wobei bei ge366ffnetem Deckel (23) des Geh344uses (10) ein Verbindungselement in Form einer Schraube (2) zug344nglich und bet344tigbar ist, das durch die Welle (1) ragt und mit dem eine Verbindung zwischen der Welle (1) und einem zu messen- den K366rper zu realisieren ist, und wobei das Geh344use (10) eine H374lse (20) auf- weist, die die Leiterplatte (6) und die elektrischen Bauelemente (7) vor mechani- scher Besch344digung sch374tzt, wenn die Schraube (2) mit einem Werkzeug von der verschlie337baren 326ffnung (22) her bet344tigt wird, wobei das Geh344use (10) Abdeck-bereiche aufweist, welche diese elektrischen Bauelemente (7) auch bei ge366ffnetem Deckel (23) 366ffnungsseitig abdecken, wobei in diese 366ffnungsseitigen Abdeckbe-reiche die Passung (19) integriert ist." In die Beschreibung ist folgender Zusatz aufgenommen worden: 3 "Folgende Merkmale stellen eine unzul344ssige 304nderung des Anspruches 1 dar: - 'innerhalb der 326ffnung' in Merkmalsgruppe e) sowie die Merkmalsgruppe i): - 'wobei das Geh344use (10) Abdeckbereiche aufweist, welche diese elektri-schen Bauelemente (7) auch bei ge366ffnetem Deckel (23) 366ffnungsseitig ab-decken, wobei in diese 366ffnungsseitigen Abdeckbereiche die Passung (19) integriert ist.'" Mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Einsprechende geltend, das Streitpatent sei wegen unzul344ssiger Erweiterung zu widerrufen. Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 4 - 5 - B. Die zul344ssige Rechtsbeschwerde f374hrt zur Aufhebung der angefoch-tenen Entscheidung. 5 I. Das Streitpatent betrifft eine Winkelmesseinrichtung. 6 1. Vorrichtungen dieser Art dienen nach den Ausf374hrungen in der Streitpatentschrift zur Messung von Drehbewegungen einer Welle. 334ber ein Anschlusskabel werden der Winkelmesseinrichtung eine Betriebsspannung zu-gef374hrt und die Messsignale abgenommen. Die im Stand der Technik bekann-ten Steckverbindungen zum Anschluss dieser Leitung haben nach den Anga-ben in der Streitpatentschrift den Nachteil, dass sie die Baugr366337e der Winkel-messeinrichtung erheblich vergr366337ern oder keinen axialen Anschluss erm366gli-chen. 7 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Winkelmesseinrichtung zur Verf374gung zu stellen, die kompakt aufgebaut und flexibel einsetzbar ist, eine sichere Schirmanbindung erm366glicht und ein-fach montierbar ist. 8 9 2. Zur L366sung dieses Problems schl344gt das Streitpatent in der Fassung nach dem angefochtenen Beschluss eine Winkelmesseinrichtung mit folgenden Merkmalen vor: a) Die Winkelmesseinrichtung hat ein elektrisch leitendes Geh344u-se (10), das eine mit einem Deckel (23) verschlie337bare 326ffnung (22) aufweist. b) Innerhalb des Geh344uses (10) ist eine Steckverbindung (8) zum elektrischen Anschluss eines Kabels (9) vorgesehen. - 6 - c) Die Steckverbindung (8) ist von der verschlie337baren 326ffnung (22) her zug344nglich. d) Das Kabel (9) weist eine elektrisch leitende H374lse (18) auf, wel-che mit dem Schirm des Kabels (9) elektrisch verbunden ist. e) Das Geh344use (10) weist innerhalb der 326ffnung eine an die Form der H374lse (18) angepasste, im Geh344use angeordnete Passung (19) auf, in welcher die H374lse (18) geklemmt ist. f) Das Kabel (9) verl344uft im Passungsbereich senkrecht zur L344ngsachse X der Winkelmesseinrichtung. g) Eine Leiterplatte (6) mit elektrischen Bauelementen (7) ist inner-halb eines Raumes angeordnet, der von dem Geh344use (10) umgeben wird. g1) Auf der Leiterplatte (6) befindet sich ein Teil (8.1) der Steckver-bindung (8), mit dem ein an dem Kabel (9) befestigtes Teil (8.2) der Steckverbindung (8) korrespondiert. h) Das Geh344use (10) ist so ausgebildet, dass ausschlie337lich das eine Teil (8.1) der Steckverbindung (8) bei ge366ffnetem Deckel (23) des Geh344uses (10) 374ber eine weitere Geh344use366ffnung (26) von au337en zug344nglich ist, w344hrend die weiteren elektrischen Bauelemente (7) auf der Leiterplatte (6) sowie die Leiterplatte (6) selbst auch in ge366ffnetem Zustand des Deckels (23) vom Geh344use (10) abgedeckt sind. - 7 - h1) Bei ge366ffnetem Deckel (23) des Geh344uses (10) ist ein Verbin-dungselement in Form einer Schraube (2) zug344nglich und be-t344tigbar, das durch die Welle (1) ragt und mit dem eine Verbin-dung zwischen der Welle (1) und einem zu messenden K366rper zu realisieren ist. h2) Das Geh344use (10) weist eine H374lse (20) auf, die die Leiterplatte (6) und die elektrischen Bauelemente (7) vor mechanischer Be-sch344digung sch374tzt, wenn die Schraube (2) mit einem Werk-zeug von der verschlie337baren 326ffnung (22) her bet344tigt wird. i) Das Geh344use (10) weist Abdeckbereiche auf, welche diese elektrischen Bauelemente (7) auch bei ge366ffnetem Deckel (23) 366ffnungsseitig abdecken. i1) In diese 366ffnungsseitigen Abdeckbereiche ist die Passung (19) integriert. 10 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begr374ndet: 11 Patentanspruch 1 enthalte in der erteilten Fassung Merkmale, die 374ber den Inhalt der urspr374nglichen Anmeldung hinausgingen. Der in der erteilten Fassung verwendete Begriff "Abdeckbereiche" umfasse auch Anordnungen, bei denen mehrere Bereiche des Geh344uses die Bauelemente in einer nicht n344her festgelegten Weise abdeckten. In der Stammanmeldung sei lediglich eine An-ordnung offenbart, bei der die elektrischen Bauelemente in einem umschlosse-nen Raum mit undurchbrochenen W344nden angeordnet seien. Ebenfalls nicht urspr374nglich offenbart sei die Angabe, dass die im Geh344use angebrachte Pas-sung innerhalb der 326ffnung angeordnet sei. Eine Streichung dieser Merkmale scheide aus, weil damit der Schutzbereich des Streitpatents erweitert w374rde. - 8 - Dies f374hre jedoch nicht zum Widerruf des Streitpatents. Die in die Beschreibung aufgenommene Erkl344rung sei zul344ssig und ausreichend, um sicherzustellen, dass aus den unzul344ssigen Erweiterungen keine Rechte hergeleitet werden k366nnten. III. Diese Beurteilung h344lt der rechtlichen 334berpr374fung in einem ent-scheidenden Punkt nicht Stand. 12 1. Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass ein Merk-mal, das in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung geh366rend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der urspr374nglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs f374hren w374rde, im Patentanspruch verbleiben kann, wenn seine Einf374gung zu einer blo337en Einschr344nkung des angemeldeten Gegenstands ge-f374hrt hat. 13 14 a) Nach 247 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG ist ein Patent grunds344tzlich zu wider-rufen, wenn sein Gegenstand 374ber den Inhalt der Anmeldung in der urspr374ng-lich eingereichten Fassung hinausgeht. Nach 247 21 Abs. 2 PatG ist das Schutz-recht mit einer entsprechenden Beschr344nkung aufrechtzuerhalten, wenn der Widerrufsgrund nur einen Teil des Patents betrifft. Im Fall des 247 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG muss der Gegenstand des Patents hierf374r so eingeschr344nkt werden, dass er vom Inhalt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen gedeckt wird. Ist der Gegenstand des Patents gegen374ber dem Inhalt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen in unzul344ssiger Weise verallgemeinert worden, kann die Beschr344n-kung grunds344tzlich dadurch erfolgen, dass die unzul344ssige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird. Diese M366glichkeit scheidet aus, wenn die Einf374gung eines in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen nicht offen-barten Merkmals dazu gef374hrt hat, dass der Gegenstand des Patents einge-schr344nkt worden ist. Eine R374ckg344ngigmachung dieser Einschr344nkung w374rde zu - 9 - einer Erweiterung des Schutzbereichs f374hren, die ihrerseits unzul344ssig ist, wie sich aus 247 22 Abs. 1 PatG ergibt. Die Gro337e Beschwerdekammer des Europ344ischen Patentamts hat aus der weitgehend gleichgelagerten Regelung in Art. 100 Buchst. c und Art. 138 Abs. 2 Buchst. d EP334 die Schlussfolgerung gezogen, ein Patent d374rfe in solchen F344l-len nicht durch Streichung der beschr344nkenden Gegenst344nde aus den Anspr374-chen ge344ndert werden. Das Patent k366nne im Einspruchsverfahren aufrechter-halten werden, wenn die betreffenden Merkmale durch andere (engere) Merk-male ersetzt werden k366nnten, f374r die die Anmeldung in der urspr374nglich einge-reichten Fassung eine Grundlage biete (EPA, Entscheidung vom 2. Februar 1994 - G 1/93, ABl. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 Rn. 13 ff. - Be-schr344nkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products). Ohne eine solche 304nderung k366nne das Patent nur dann aufrechterhalten werden, wenn durch die Aufnahme des nicht offenbarten Merkmals lediglich der Schutz f374r einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung ausgeschlossen werde und dieses Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruch-ten Erfindung leiste; in diesem Fall gehe der Gegenstand des Patents nicht 374ber den Inhalt der Anmeldung in der urspr374nglich eingereichten Fassung hin-aus (aaO Rn. 16). Eine 304nderung in dem zuletzt genannten Sinne (von ihr als "disclaimer" bezeichnet) sieht die Gro337e Beschwerdekammer als zul344ssig an, wenn sie dazu dient, die Neuheit wiederherzustellen, indem ein Anspruch ge-gen374ber dem Inhalt einer sp344ter ver366ffentlichten Patentanmeldung oder einer "zuf344lligen" Vorwegnahme abgegrenzt wird, oder einen Gegenstand auszu-klammern, der nach Art. 52 bis 57 EP334 als nichttechnisch ("aus nichttechni-schen Gr374nden") vom Patentschutz ausgeschlossen ist (EPA, Entscheidung vom 8. April 2004 - G 1/03, ABl. EPA 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 - Disclaimer/PPG). 15 - 10 - Der Bundesgerichtshof hat f374r das Nichtigkeitsverfahren, in dem 247 21 Abs. 1 und 2 PatG aufgrund der Verweisung in 247 22 PatG entsprechend anzu-wenden sind, entschieden, dass eine Nichtigerkl344rung des Patents nicht in Be-tracht kommt, wenn die Einf374gung eines in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer blo337en Einschr344nkung des an-gemeldeten Gegenstands f374hrt. In solchen F344llen sei den berechtigten Interes-sen der 326ffentlichkeit Gen374ge getan, wenn das einschr344nkende Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich daf374r Sorge getragen werde, dass im 334brigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelange, aus der 304nde-rung Rechte nicht hergeleitet werden k366nnten (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm). Diese Auffas-sung wird in der Sache auch vom Bundespatentgericht vertreten, das es in sol-chen F344llen aber f374r erforderlich h344lt, die Anspr374che oder die Beschreibung um eine Erkl344rung ("nach Art eines Disclaimers") zu erg344nzen, dass aus der unzu-l344ssigen 304nderung Rechte nicht hergeleitet werden (vgl. nur BPatG, Urteil vom 18. August 1999 - 2 Ni 47/98, BPatGE 42, 57 = GRUR 2000, 302, 304 ff.; Urteil vom 21. M344rz 2001 - 2 Ni 42/99 (EU), BPatGE 44, 123, 129 f.; Beschluss vom 17. August 2005 - 20 W (pat) 307/05, GRUR 2006, 487). Viele Stimmen in der Literatur teilen ebenfalls die Auffassung des Bundesgerichtshofs (vgl. nur Bus-se/Schwendy, PatG, 6. Auflage, 247 21 Rn. 120; Schulte/Moufang, PatG, 8. Auflage, 247 21 Rn. 69). 16 b) Die in der Entscheidung "Zeittelegramm" ge344u337erte Auffassung gilt auch f374r das Einspruchsverfahren nach dem Patentgesetz. 17 Weder aus 247 21 Abs. 1 Nr. 4 noch aus 247 22 Abs. 1 PatG kann abgeleitet werden, dass ein Patent stets zu widerrufen ist, wenn sein Gegenstand gegen-374ber dem Inhalt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen durch Aufnahme eines darin nicht offenbarten Merkmals eingeschr344nkt worden ist. Aus den ge-nannten Vorschriften ergibt sich zwar, dass das Gesetz dem Gesichtspunkt des 18 - 11 - Vertrauensschutzes gegen374ber der 326ffentlichkeit hohes Gewicht einr344umt. Gem344337 247 21 Abs. 2 PatG ist diesem Interesse aber schon dann hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Versto337 gegen eines dieser Verbote durch ent-sprechende Beschr344nkung des Patents r374ckg344ngig gemacht wird. In der hier zu beurteilenden Situation kann dies dadurch geschehen, dass das nicht offenbar-te einschr344nkende Merkmal im Anspruch verbleibt, bei der Pr374fung der Patent-f344higkeit aber jedenfalls insoweit au337er Betracht zu lassen ist, als es nicht zur St374tzung der Patentf344higkeit herangezogen werden darf. Schon damit ist si-chergestellt, dass das Merkmal f374r die Bestimmung des Schutzbereichs ma337-geblich bleibt, der Rechtsbestand des Patents aber nicht auf technische Anwei-sungen gest374tzt wird, die in der Anmeldung nicht als zur Erfindung geh366rend offenbart sind. Eines Widerrufs des Patents bedarf es in dieser Konstellation folglich nicht. 19 Der Senat verkennt nicht, dass diese L366sung jedenfalls im theoretischen Ansatz nicht mit der Auffassung der Gro337en Beschwerdekammer des Europ344i-schen Patentamts in Einklang steht und in F344llen, in denen die Einf374gung des Merkmals nicht zur Patentierung eines "Aliud" gef374hrt hat, zu abweichenden Ergebnissen f374hren kann. Er vermag der Auffassung der Gro337en Beschwerde-kammer aber jedenfalls f374r den Anwendungsbereich von 247247 21 und 22 PatG nicht beizutreten. Die Gro337e Beschwerdekammer hat gesehen, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen f374r den Anmelder f374hren kann (aaO ABl. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 Rn. 13 - Beschr344nkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products). Sie sieht sich an einer abweichenden L366-sung durch den verbindlichen Charakter von Art. 123 Abs. 1 und 2 EP334 gehin-dert. Diesem Gesichtspunkt kommt nach Auffassung des Senats jedenfalls f374r das deutsche Recht keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Der Wortlaut des Patentgesetzes sieht f374r den Fall, dass die zur Ausr344umung eines Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds an sich erforderliche Streichung eines Merkmals aus dem Patentanspruch einen neuen Nichtigkeitsgrund entstehen lie337e, weder in - 12 - die eine noch in die andere Richtung eine ausdr374ckliche Regelung vor. Deshalb ist unter R374ckgriff auf allgemeine Auslegungskriterien zu ermitteln, ob die unzu-l344ssige Einf374gung des Merkmals gem344337 247 21 Abs. 1 PatG zwingend zum voll-st344ndigen Widerruf f374hrt oder ob den berechtigten Belangen der 326ffentlichkeit nicht dadurch Gen374ge getan ist, dass - wie sich aus 247 38 Abs. 2 PatG ergibt - aus der 304nderung Rechte nicht hergeleitet werden k366nnen. Diese Frage ist aus den bereits angef374hrten Gr374nden im zuletzt genannten Sinne zu entscheiden. Auch die Gro337e Beschwerdekammer h344lt die Belassung eines in den urspr374ng-lich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung geh366rend offenbarten Merkmals unter bestimmten Voraussetzungen f374r zul344ssig. Dies best344tigt nach Auffassung des Senats, dass Art. 123 Abs. 1 und 2 EP334 diesen L366sungsweg nicht kategorisch ausschlie337en. 20 2. Auf der Grundlage der vom Patentgericht getroffenen tats344chlichen Feststellungen kann die Einf374gung der hier in Rede stehenden Merkmale nicht als blo337e Einschr344nkung des angemeldeten Gegenstands angesehen werden. 21 a) Wie bereits dargelegt kommt der aufgezeigte L366sungsweg nur dann in Betracht, wenn die Einf374gung des in den urspr374nglich eingereichten Unterla-gen nicht offenbarten Merkmals eine Einschr344nkung des angemeldeten Ge-genstands bewirkt hat. Er scheidet aus, wenn die Hinzuf374gung des Merkmals dazu gef374hrt hat, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die urspr374ngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas sch374tzt, das gegen374ber dem der Fachwelt durch die ur-spr374nglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud224 darstellt (BGH aaO GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm). Ob es sich um eine Einschr344nkung im genannten Sinne oder um ein "Ali-ud" handelt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden. Ins-besondere kann eine blo337e Einschr344nkung nicht schon deshalb bejaht werden, 22 - 13 - weil alle in Betracht kommenden Ausf374hrungsformen, die die Merkmale des Patentanspruchs in der erteilten Fassung aufweisen, formal auch unter den In-halt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen subsumiert werden k366nnen. Ent-scheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzuf374gung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung geh366rend offenbart ist, oder ob da-mit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den urspr374nglich einge-reichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung geh366rend zu entnehmen ist. Diese Unterscheidung ist auch f374r das Einspruchsverfahren ma337geblich. Die 326ffentlichkeit braucht nicht damit zu rechnen, dass etwas patentiert wird, das gegen374ber dem der Fachwelt durch die urspr374nglichen Unterlagen Offen-barten ein "Aliud224 darstellt. Ein solcher Patentanspruch gef344hrdet die Rechts-sicherheit f374r Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der einge-reichten und ver366ffentlichten Fassung verlassen (BGH aaO GRUR 2001, 140, 141). Die Aufrechterhaltung eines mit dem Einspruch angegriffenen, sich von der Offenbarung in den urspr374nglichen Unterlagen in anderer Weise als durch eine Konkretisierung unterscheidenden Patents mit der Ma337gabe, dass das in Rede stehende Merkmal im Patentanspruch verbleibt, der Patentinhaber daraus aber keine Rechte herleiten kann, w374rde dazu f374hren, dass das Patent in der Fassung nach dem Einspruchsverfahren auf einen anderen Gegenstand gerich-tet ist als in der erteilten Fassung. Eine solche 304nderung kann nicht mehr als nach 247 21 Abs. 2 PatG statthafte Beschr344nkung angesehen werden (vgl. schon BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 125 f. = GRUR 1990, 432, 433 - Splei337kammer). 23 b) Das Patentgericht hat die Frage, ob die Einf374gung der beiden von ihm als nicht in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen offenbart angesehe-nen Merkmale zu einer Konkretisierung oder zu einer unzul344ssigen Ab344nderung 24 - 14 - des urspr374nglich offenbarten Gegenstands f374hrt, nicht ausdr374cklich behandelt. Die von ihm getroffenen tats344chlichen Feststellungen lassen jedenfalls hinsicht-lich des Merkmals e nicht die rechtliche Schlussfolgerung zu, dass es sich um eine blo337e Konkretisierung handelt. Das Patentgericht hat angenommen, in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen sei lediglich offenbart, dass die Passung (19), in der die H374lle (18) geklemmt ist, im Geh344use (10) angeordnet ist, also bei geschlossenem Deckel (23) im Inneren des Geh344uses liegen muss. Weitergehende Angaben zur Lage der Passung seien der urspr374nglichen Fassung der Anmeldung nicht zu ent-nehmen. Deshalb sei die in Merkmal e enthaltene Angabe, dass sich die Pas-sung innerhalb der 326ffnung befinde, nicht offenbart. Zwar zeige die bereits in der Stammanmeldung enthaltene Figur 2 eine innerhalb der Umfangskontur der Deckel366ffnung angeordnete Passung. Der Fachmann k366nne dies der Anmel-dung aber nicht als zur Erfindung geh366rend entnehmen, weil in der urspr374ngli-chen Beschreibung darauf an keiner Stelle Bezug genommen werde. 25 26 Aus diesen Feststellungen ergibt sich nicht, dass die Angabe "innerhalb der 326ffnung" eine blo337e Konkretisierung der vom Patentgericht als offenbart angesehenen Angabe "im Geh344use" darstellt. Bei formaler Betrachtung liegt zwar eine Einschr344nkung vor, weil bestimmte Stellen innerhalb des Geh344uses als Anbringungsort f374r die Passung ausgeschlossen werden. Hieraus ergibt sich aber noch nicht, ob lediglich eine Konkretisierung der bereits in der Anmeldung offenbarten technischen Lehre erfolgt ist oder ob die Festlegung auf bestimmte Anbringungsorte innerhalb des Geh344uses eine von dieser Lehre zu unterschei-dende technische Fragestellung betrifft, so dass das zus344tzliche Merkmal zur Patentierung eines "Aliud" f374hrt. Zwar spricht einiges daf374r, dass die Auswahl des konkreten Anbringungsorts aus Sicht des Fachmanns weitgehend durch den in der Streitpatentschrift (dort Abs. 8) als Vorteil der erfindungsgem344337en Vorrichtung angef374hrten Gesichtspunkt einer einfachen Montage des An- - 15 - schlusskabels bestimmt wird. Dieser Gesichtspunkt wurde aber bereits in der Stammanmeldung angef374hrt (D5 Sp. 1 Z. 64-67), ohne dass das Patentgericht daraus Schlussfolgerungen hinsichtlich des Offenbarungsgehalts dieser Anmel-dung gezogen hat. Angesichts dessen kann der Senat auf der Grundlage der bislang getrof-fenen Feststellungen nicht zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich um eine blo337e Einschr344nkung des angemeldeten Gegenstands handelt. Zwar kann der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren sowohl die Streitpatentschrift als auch die zu Grunde liegende Anmeldung selbst auslegen, weil die Auslegung Rechtserkenntnis und deshalb nicht dem Tatrichter vorbehalten ist. Wie im Revisionsverfahren (dazu BGH, Urteil vom 31. Mai 2007 - X ZR 172/04, BGHZ 172, 298 = GRUR 2007, 1059 Rn. 38 - Zerfallszeitmessger344t) wird die Ausle-gung jedoch auf tats344chlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven technischen Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverst344ndnis der auf dem betreffenden Gebiet t344tigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute geh366ren, die das Verst344ndnis des Anspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen k366nnen. Die hierzu vom Patentgericht getroffenen Feststellungen reichen im Streitfall aus den dargelegten Gr374nden nicht zur abschlie337enden Beurteilung durch den Senat aus. 27 c) Nach allem ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sa-che gem344337 247 108 Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zur374ckzuverweisen, dem auch die Entscheidung 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu 374bertragen ist. 28 - 16 - IV. F374r das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin: 29 1. Das Patentgericht wird in der wieder er366ffneten Beschwerdeinstanz zun344chst zu pr374fen haben, ob die Einf374gung der in Rede stehenden Merkmale in den Patentanspruch zu einer Einschr344nkung im oben genannten Sinne oder zur Patentierung eines "Aliud" gef374hrt hat. 30 a) Hinsichtlich der in Merkmal e eingef374gten Anweisung, die Passung (19) innerhalb der 326ffnung anzuordnen, wird hierbei insbesondere zu kl344ren sein, welche technische Funktion dieser Festlegung zukommt und ob dieser Aspekt vom Offenbarungsgehalt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen um-fasst wird. In diesem Zusammenhang kann auch zu pr374fen sein, ob die in Fi-gur 2 dargestellte Ausgestaltung, die in Einklang mit Merkmal e steht, durch den in der Beschreibung der Stammanmeldung enthaltenen Hinweis, die Crimp-h374lse (18) sei zur sicheren und einfachen Befestigung in einer Passung (19) des Geh344uses (10) geklemmt (D5 Sp. 2 Z. 65-67), bereits in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung geh366rend offenbart wird. 31 32 b) Die Festlegung in Merkmal i, wonach das Geh344use Abdeckbereiche aufweist, die die auf der Leiterplatte (6) angebrachten elektrischen Bauelemen-te (7) auch bei ge366ffnetem Deckel (23) 366ffnungsseitig abdecken, hat das Pa-tentgericht in der angefochtenen Entscheidung als Verallgemeinerung des ur-spr374nglich offenbarten Gegenstands angesehen. Diese Beurteilung ist auf der Grundlage der bisher getroffenen Tatsachenfeststellungen rechtlich nicht zu beanstanden. Sie ist allerdings kaum vereinbar mit der Annahme, die Einf374gung von Merkmal i habe zu einer Einschr344nkung des angemeldeten Gegenstands gef374hrt. Eine Aufrechterhaltung des Streitpatents erscheint bei dieser Aus-gangslage nur dann m366glich, wenn der Gegenstand des Patents durch Einf374-gung der Merkmale h und h 2 wieder mit dem Inhalt der urspr374nglich eingereich-ten Anmeldung in Einklang gebracht worden ist, wof374r nach dem bisherigen - 17 - Sach- und Streitstand einiges spricht. Dann d374rfte zu pr374fen sein, ob Merkmal i im Hinblick auf die Einf374gung der Merkmale h und h 2 gestrichen werden kann. c) Hinsichtlich des Merkmals i 1 wird zu kl344ren sein, ob die aus den Figu-ren 1 und 2 ersichtliche Anordnung der Passung (19) - eventuell zusammen mit dem in der Beschreibung enthaltenen Hinweis, die Passung sei derart im Ge-h344use angeordnet, dass das Anschlusskabel im Passungsbereich senkrecht zur L344ngsache X der Winkelmessrichtung verlaufe (D5 Sp. 3 Z. 7-10) - aus der Sicht des Fachmanns die Schlussfolgerung zul344sst, dass die Integration der Passung in einen 366ffnungsseitigen Abdeckungsbereich zur Erfindung geh366rt. Sollte dies zu verneinen sein, wird auch hinsichtlich dieses Merkmals zu pr374fen sein, ob seine Einf374gung den Inhalt der urspr374nglichen Anmeldung lediglich konkretisiert oder einen zus344tzlichen technischen Aspekt betrifft und deshalb zur Patentierung eines "Aliud" gef374hrt hat. 33 34 2. Sofern diese Pr374fung ergibt, dass der Patentanspruch Merkmale enth344lt, die in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung geh366rend offenbart sind und dass diese Merkmale lediglich zu einer Einschr344n-kung des angemeldeten Gegenstands gef374hrt haben, ist ein Hinweis der hier in Rede stehenden Art nicht erforderlich, aber auch nicht grunds344tzlich zu bean-standen. a) Ein Zusatz dieser Art ist nicht erforderlich, um sicherzustellen, dass der Patentinhaber aus den in Rede stehenden Merkmalen Rechte nicht her-leitet. Diese Rechtsfolge ergibt sich aus dem Gesetz und ist auch ohne ent-sprechenden Hinweis in der Patentschrift in jedem nachfolgenden Nichtigkeits-verfahren zu beachten. Der ausdr374cklichen Erw344hnung dieses Umstands in der Patentschrift kann deshalb keine rechtsgestaltende, sondern allenfalls klarstel-lende Funktion zukommen. Eine solche Klarstellung ist nach Auffassung des Senats grunds344tzlich nicht geboten. 35 - 18 - Bedarf f374r eine Klarstellung besteht auch nicht im Hinblick auf k374nftige Verletzungsverfahren. Hier gebietet der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes zu Gunsten Dritter gerade, das unzul344ssigerweise hinzugef374gte Merkmal bei der Bestimmung des Schutzbereichs weiterhin zu ber374cksichtigen. Zwar ist theoretisch denkbar, dass der Patentinhaber aus einem solchen Merkmal auch in einem Verletzungsrechtsstreit Schlussfolgerungen zu seinen Gunsten ziehen k366nnte, etwa dergestalt, dass andere Merkmale im Hinblick auf dieses Merkmal in besonders weitem Sinne auszulegen sind. Diese Gefahr ist nach Einsch344t-zung des Senats aus praktischer Sicht jedoch so gering, dass es auch unter diesem Aspekt grunds344tzlich keines klarstellenden Hinweises in der Patent-schrift bedarf. 36 b) Damit ist nicht schlechthin ausgeschlossen, dass der Anmelder zur Ausr344umung von Bedenken Hinweise der in Rede stehenden Art in den Patent-anspruch oder (im Einspruchsverfahren) in die Beschreibung aufnimmt, und zwar unabh344ngig davon, ob der Hinweis ein oder mehrere Merkmale betrifft. Jedenfalls regelm344337ig kann ein Patent jedoch nicht allein deshalb widerrufen oder f374r nichtig erkl344rt werden, weil es einen solchen Hinweis nicht enth344lt. 37 - 19 - V. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten (247 107 Abs. 1 PatG). 38 Keukenschrijver M374hlens Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.08.2009 - 19 W(pat) 5/08 -
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