BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZB 24/07 vom 11. Februar 2009 in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Niederlegung der Inlandsvertretung PatG 247 25 Abs. 4 Die Regelung des 247 25 Abs. 4 PatG erfasst nur solche F344lle, in denen den (ausw344rtigen) Patentinhaber nach 247 25 Abs. 1 PatG die Obliegenheit trifft, ei-nen Inlandsvertreter zu bestellen. PatG 247 74 Abs. 1 Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Patentamts setzt in Nebenver-fahren (hier: Antrag auf L366schung eines Vertreters im Patentregister) nicht vor-aus, dass der Beschwerdef374hrer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist. BGH, Beschl. v. 11. Februar 2009 - Xa ZB 24/07 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Februar 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Scharen, Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und den Richter Dr. Achilles beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsteller wird der Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeits-senats) des Bundespatentgerichts vom 19. April 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 5.000 EUR festgesetzt. Gr374nde: 1 I. Die Antragsteller haben zu dem mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patent 648 136 dem Deutschen Patent- und Markenamt (nachfolgend: Amt) im November 2003 angezeigt, dass sie als Vertreter der auf der im Kronbesitz Insel Man ans344ssigen Patentinhaberin auf-treten. Im Mai 2005 haben sie erkl344rt, dass sie die Vertretung niederlegen. An- - 3 - schlie337end haben sie die L366schung der Vertreterangabe im Patentregister be-antragt. Die Patentabteilung des Amts hat den Antrag der Vertreter zur374ckge-wiesen. Die Beschwerde der Antragsteller hiergegen ist erfolglos geblieben (Beschluss ver366ffentlicht in BlPMZ 2007, 421). Mit ihrer zugelassenen Rechts-beschwerde beantragen die Antragsteller, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses dem Antrag auf L366schung der Vertreterangaben stattzugeben, hilfsweise, die Sache an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen. II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und wirksam ein-gelegt. 2 1. Der Zul344ssigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass der Ver-treter eines am Ausgangsverfahren Beteiligten grunds344tzlich nicht selbst Ver-fahrensbeteiligter im Sinn des 247 74 Abs. 1 PatG ist (vgl. hierzu BPatGE 17, 14, 15 = BlPMZ 1975, 145; BPatG BlPMZ 1995, 256; Sch344fers in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 3 zu 247 74 PatG; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 4 zu 247 74 PatG), denn an dem Nebenverfahren 374ber die Vertreterl366schung, das die Antragsteller selbst in Lauf gesetzt haben, sind sie formell beteiligt (vgl. Busse, aaO Rdn. 6, 14; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl. 2005, Rdn. 2 zu 247 74 PatG). Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Amts setzt in Nebenverfahren wie dem vorliegenden nicht voraus, dass der Be-schwerdef374hrer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist. 3 4 2. Die Antragsteller sind durch die Entscheidungen des Amts wie des Bundespatentgerichts auch jedenfalls in formeller Hinsicht beschwert, weil ih-rem Begehren nicht stattgegeben wurde. Daneben sind sie aus den in dem (nicht rechtskr344ftigen) Beschluss des Bundespatentgerichts vom 5. August - 4 - 2008 - 24 W (pat) 97/07 (GRUR 2009, 188) genannten Gr374nden auch materiell beschwert, wie dies das Beschwerdegericht ebenfalls angenommen hat. III. In der Sache hat die Rechtsbeschwerde teilweise Erfolg. 5 1. Dem Hauptantrag muss allerdings schon deshalb der Erfolg versagt bleiben, weil das geltende Verfahrensrecht eine stattgebende Sachentschei-dung des Rechtsbeschwerdegerichts nicht zul344sst. 6 2. Mit dem Hilfsantrag hat die Rechtsbeschwerde dagegen Erfolg. 7 a) Das Bundespatentgericht hat ausgef374hrt, dass der Vermerk der An-tragsteller als Inlandsvertreter im Patentregister nach 247 30 Abs. 1 Satz 1 PatG zu Recht bestehe, weil sich die Antragsteller nach 247 25 Abs. 1 als Vertreter be-stellt h344tten und eine L366schung nur erfolgen k366nne, wenn eine 304nderung dem Amt gem344337 247 30 Abs. 3 Satz 1 PatG nachgewiesen werde. Nach 247 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibe demgem344337 der fr374here Vertreter nach Ma337gabe des Pa-tentgesetzes verpflichtet. Die rechtsgesch344ftliche Beendigung der Vertreterbe-stellung werde nach 247 25 Abs. 4 PatG erst wirksam, wenn sowohl die Beendi-gung des Vertretungsverh344ltnisses als auch die Bestellung eines anderen Ver-treters gegen374ber dem Amt angezeigt w374rden. Da die Bestellung eines ande-ren Vertreters nicht erfolgt sei, sei die Beendigung der Vertretung nicht wirksam geworden, sie k366nne deshalb auch nicht im Register vermerkt werden. Dabei sei die Bestimmung des 247 25 Abs. 4 PatG entgegen der Auffassung der An-tragsteller nicht nur auf laufende Verfahren bez374glich des Schutzrechts an-wendbar, sondern auf das Schutzrecht w344hrend seiner gesamten Laufzeit. 247 25 Abs. 4 PatG unterscheide n344mlich nicht nach verschiedenen Stadien des Schutzrechts, sondern sei unabh344ngig davon anwendbar, ob bestimmte Ver- 8 - 5 - fahrensabschnitte abgeschlossen seien. Nach Sinn und Zweck der Regelung (wie auch der wortgleichen Regelung in 247 96 MarkenG) solle gew344hrleistet werden, dass f366rmliche Zustellungen, die etwa nach 247 23 Abs. 4 PatG, 247 64 PatG oder nach 247 130 PatG sowie bei gegen das Schutzrecht gerichteten Ver-fahren wie dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich seien, effizient durchgef374hrt werden k366nnten. Werde die L366schung des Inlandsvertreters ohne gleichzeitige Eintragung eines Nachfolgers zugelassen, so f374hre das zur Notwendigkeit von Auslandszustellungen bei gleichzeitiger Unzul344ssigkeit der Verfahrenshandlun-gen des nicht vertretenen ausw344rtigen Beteiligten. Die mit der Regelung ver-bundenen Auswirkungen seien f374r den Inlandsvertreter nach Beendigung des Mandatsverh344ltnisses nicht so weitgehend, dass sie zu einem Grundrechtsver-sto337 f374hrten. b) Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde zu Recht. Dass die feh-lende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters der L366schung der bisherigen Inlandsvertreter entgegensteht, kann entgegen der Auffassung des Beschwer-degerichts nicht bejaht werden. 9 aa) Bei der Bestellung eines Inlandsvertreters durch den Patentinhaber nach 247 25 Abs. 1 PatG handelt es sich zun344chst nicht um eine Dritten oder auch dem Amt gegen374ber bestehende Rechtspflicht, sondern um eine Oblie-genheit, deren Nichtbeachtung einzig denjenigen trifft, der gehalten ist, den Vertreter zu bestellen (vgl. BGHZ 3, 46, 49). 10 11 bb) 247 25 Abs. 4 PatG sieht ebenso wie die parallele Bestimmung des 247 96 Abs. 4 MarkenG vor, dass die rechtsgesch344ftliche Beendigung der Bestel-lung eines Vertreters nach 247 25 Abs. 1 PatG erst dann wirksam wird, wenn so-wohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters ge- - 6 - gen374ber dem Patentamt (oder, hier nicht von Interesse, gegen374ber dem Pa-tentgericht) angezeigt wird. Ein etwa bestellter Vertreter wird im Patentregister angegeben (247 30 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die 304nderung in der Person des Vertre-ters wird im Patentregister vermerkt, wenn sie dem Amt nachgewiesen wird (247 30 Abs. 3 Satz 1 PatG). Die beantragte L366schung der Antragsteller als Ver-treter im Patentregister kommt demnach nur dann in Betracht, wenn deren Mandatsniederlegung wirksam erkl344rt worden ist. Das w344re indessen ausge-schlossen, soweit die Bestimmung des 247 25 Abs. 4 PatG einem Wirksamwer-den der Mandatsniederlegung entgegenstehen sollte, wie dies die angefochte-ne Entscheidung annimmt. cc) Die Patentinhaberin ist auf Grund ihres Sitzes ohne weiteres der Re-gelung in 247 25 PatG unterworfen. Dies zieht auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel. 12 dd) Solange gegen den Patentinhaber gerichtete Verfahren andauern, kommt die Regelung in 247 25 Abs. 4 PatG ohne Weiteres zur Anwendung, so dass die Beendigung der rechtsgesch344ftlichen Vertretung in solchen F344llen erst wirksam wird, wenn die Bestellung eines anderen Vertreters dem Amt ange-zeigt wird. Gleiches gilt bei Durchf374hrung eines Widerrufs- oder Beschr344n-kungsverfahrens, das der Patentinhaber einleiten kann (247 64 PatG). Nachdem gegen eine Anwendung der Bestimmung in solchen F344llen von der Rechtsbe-schwerde keine verfassungsrechtlichen Bedenken erhoben werden, ist vorlie-gend nur zu entscheiden, ob das Fortwirken der rechtsgesch344ftlichen Vertre-tung bis zur Bestellung eines neuen Vertreters auch dann von der Bestimmung gedeckt ist, wenn gegenw344rtig ein Verfahren nicht anh344ngig ist. Dies ist zu ver-neinen: 13 - 7 - (1) Schon nach ihrer systematischen Stellung setzt die Regelung voraus, dass der Vertreter ein solcher nach 247 25 Abs. 1 PatG ist, d.h., dass die Vertre-tung nach dieser Bestimmung erforderlich ist, um an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht teilzunehmen oder um Rechte aus einem Patent geltend zu machen. Danach kann der Pa-tentinhaber eines europ344ischen Patents etwa an einem gegen dieses Patent gerichteten Nichtigkeitsverfahren, bei einem Zwangslizenzverfahren, das die-ses Patent betrifft, oder zur Geltendmachung von Rechten aus dem Patent nur dann wirksam handeln, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt hat. 14 (2) Die blo337e Innehabung eines auch im Hoheitsgebiet der Bundesrepu-blik Deutschland wirksamen (europ344ischen) Patents f374llt die Voraussetzungen des 247 25 Abs. 1 PatG dagegen nicht aus. Sie stellt insbesondere keine Teil-nahme an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren dar. Dies gilt selbst dann, wenn man verschiedene, in anderen Gesetzen als dem Patentgesetz zu Lasten des Patentinhabers normierte Obliegenheiten (Geb374hrenzahlung; Ein-reichung von 334bersetzungen) als sich aus dem Patentgesetz ergebend anse-hen wollte, denn weder die Geb374hrenzahlung noch die Einreichung von 334ber-setzungen er366ffnen ein Verfahren in diesem Sinn. 15 (3) Der in der Mitteilung Nr. 9/05 des Pr344sidenten des Deutschen Patent- und Markenamts (ver366ffentlicht in BlPMZ 2005, 41) wie in dem angefochtenen Beschluss ge344u337erten Auffassung, dass die Regelung in Absatz 4 auch nach der Patenterteilung gelte, um sicherzustellen, dass im Verfahren vor dem Amt niemals eine Auslandszustellung zu erfolgen habe, vermag der Senat hiernach nicht in vollem Umfang beizutreten. Der Ausw344rtige bedarf nicht immer und unter allen Umst344nden eines Inlandsvertreters (BGHZ 121, 58, 63 f. - Zustel-lungswesen). Wenn ein Verfahren im Sinn des 247 25 Abs. 1 PatG nicht anh344ngig 16 - 8 - ist, und solange der Patentinhaber Rechte aus dem Patent nicht geltend macht, fehlt die entscheidende Voraussetzung f374r eine Anwendung von Absatz 4 der Bestimmung (ebenso zum Markenrecht BPatG, Beschl. v. 5.8.2008, aaO; krit. zur angefochtenen Entscheidung auch Rudloff-Sch344ffer in Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, Rdn. 43 zu 247 25). Das gilt trotz der Unterschiede in der m366glichen Laufzeit von Patent und Markenschutz im Patentrecht nicht anders als im Mar-kenrecht. (4) Auch Sinn und Zweck der Regelungen 374ber den Inlandsvertreter ge-bieten keine abweichende Auslegung der Bestimmung. Die Regelung folgt der in 247 96 MarkenG (vgl. Begr. BT-Drucks. 14/6203, auch in BlPMZ 2002, 36, 53). Danach war eine Angleichung an die Regelung in 247 87 ZPO vorgesehen. Diese gilt jedoch nur insoweit, als ein Verfahren anh344ngig ist, und demnach f374r einen in der Regel 374berschaubaren Zeitraum. Einer 334bertragung auf die gesamte Laufdauer eines Patents (und erst recht eine zeitlich unbeschr344nkt denkbare Marke) steht schon entgegen, dass damit keine Angleichung an die zivilprozes-suale Regelung erfolgte, sondern 374ber diese weit hinausgegangen w374rde (so auch f374r das Markenrecht BPatG, Beschl. v. 5.8.2008, aaO). 17 (5) Die Abw344gung der Interessen von Beh366rden und Gerichten an einem m366glichst reibungslosen Verfahrensablauf mit dem Interesse der Angeh366rigen der rechtsberatenden Berufe spricht jedenfalls nicht eindeutig f374r eine abwei-chende Auslegung der Bestimmung des 247 25 Abs. 4 PatG. Die Bedeutung der in Frage stehenden Regelung wird durch die vorliegende Entscheidung nicht ausgeh366hlt. Will der ausw344rtige Patentinhaber selbst Rechte aus dem Patent geltend machen, so bedarf er zwingend eines Inlandsvertreters. Handlungen, die er vornimmt, ohne einen solchen bestellt zu haben, leiden an einem unbe-hebbaren Mangel (vgl. Schwendy in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 44 zu 18 - 9 - 247 25). Verfahren vor dem Amt nach dem Patentgesetz kann er, ohne einen In-landsvertreter bestellt zu haben, nicht einleiten. Auf der anderen Seite stellt es f374r den Vertreter auch unter denkbaren Haftungsgesichtspunkten durchaus ei-ne gewisse Belastung dar, 374ber m366glicherweise l344ngere Zeit au337erhalb eines anh344ngigen Verfahrens in gewissem Umfang an der Wahrnehmung der Inte-ressen des Patentinhabers festgehalten zu werden. (6) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der im Register eingetragene Pa-tentinhaber notwendigerweise als Beklagter zu beteiligen (247 81 Abs. 1 Satz 2 PatG). Ist hier ein Vertreter nicht bestellt, so ist die Klage dem beklagten, im Register eingetragenen Patentinhaber selbst zuzustellen. Die Zustellung an Beklagte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland haben, richtet sich im Pa-tentnichtigkeitsverfahren wie in allen Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach der Zivilprozessordnung (vgl. 247 127 Abs. 2 PatG). Dabei sind nur bei der ersten Zustellung die Vorschriften 374ber die Auslandszustellung (247 183 ZPO) zu beachten; weitere Zustellungen k366nnen an den dann nach Anordnung durch das Gericht zu bestellenden Zustellungsbevollm344chtigten oder durch Aufgabe zur Post erfolgen (247 184 ZPO). Die Notwendigkeit der Zustellung des verfah-renseinleitenden Schriftsatzes im Ausland nach 247 183 ZPO kann zwar im Ein-zelfall f374r das Patentgericht eine Erschwerung gegen374ber der Inlandszustellung an den Inlandsvertreter bedeuten. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn der Patentinhaber - ohne hierzu nach 247 25 Abs. 1 PatG verpflichtet zu sein - einen Inlandsvertreter benannt hat. Mit der L366schung des Inlandsvertreters im Patent-register wird mithin nur die Lage wiederhergestellt, die ohnehin bestanden h344t-te, wenn der Patentinhaber einen Inlandsvertreter von Anfang an nicht bestellt h344tte. Damit besteht aber auch keine Grundlage daf374r, in der Nichtbestellung eines Inlandsvertreters f374r sich eine Obliegenheitsverletzung zu sehen, die es 19 - 10 - rechtfertigen k366nnte, bereits an sie die Rechtsfolge des 247 25 Abs. 4 PatG zu kn374pfen. (7) Dem ausw344rtigen Patentinhaber steht es allerdings frei, auch in den F344llen, in denen ihn mangels Vorliegens der Voraussetzungen des 247 25 Abs. 1 PatG nicht die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen, zum Ein-trag im Patentregister einen Inlandsvertreter anzugeben. Das folgt schon dar-aus, dass 247 30 Abs. 1 Satz 1 PatG die Eintragung eines "etwa" bestellten Ver-treters vorsieht, ohne zugleich darauf abzustellen, dass dessen Bestellung im Sinn des 247 25 Abs. 1 PatG notwendig war, um an einem im Patentgesetz gere-gelten Verfahren teilzunehmen oder um Rechte aus dem Patent geltend zu machen. 20 (8) Auf die L366schung einer Vertreterangabe im Patentregister ist 247 25 Abs. 4 PatG hiernach nur anzuwenden, soweit die Vertreterbestellung nach 247 25 Abs. 1 PatG im Sinn einer Obliegenheit des Patentinhabers notwendig war. Eine solche Notwendigkeit wird durch die blo337e Innehabung eines Patents f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht begr374ndet; dies gilt insbesondere auch f374r europ344ische Patente, an deren Erteilung das Deut-sche Patent- und Markenamt grunds344tzlich nicht beteiligt ist. Tritt dagegen sp344-ter ein Verfahren hinzu, in dem der Patentinhaber nur handlungsf344hig ist, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt, wirkt 247 25 Abs. 4 PatG als Sperre gegen die L366schung des Inlandsvertreters, solange das Verfahren andauert und die Vor-aussetzungen dieser Bestimmung nicht erf374llt sind. Dass dies der Fall w344re, ergibt sich aus den Feststellungen des Beschwerdegerichts jedoch nicht. 21 22 c) Das Beschwerdegericht wird auf der Grundlage der vorstehend auf-gezeigten Grunds344tze neu 374ber die Beschwerde zu befinden haben. - 11 - IV. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich an-gesehen. 23 Meier-Beck Scharen Keukenschrijver M374hlens Achilles Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.04.2007 - 10 W(pat) 56/06 -
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