BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZB 28/08 vom 30. Juli 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Leistungshalbleiterbauelement PatG 247 59 Abs. 1, 247 61 Abs. 2, 247 100 Abs. 1 a) Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentf344-higkeit gest374tzte Einspruch mit einer 344lteren Anmeldung begr374ndet wird, die bei der Beurteilung der erfinderischen T344tigkeit nicht zu ber374cksichtigen ist, steht der Zul344ssigkeit des Einspruchs unabh344ngig davon nicht entgegen, ob der Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit oder auf fehlende erfinderi-sche T344tigkeit beruft. b) Die Rechtsbeschwerde ist auch dann statthaft, wenn das anstelle des Pa-tentamts zur Entscheidung 374ber den Einspruch berufene Patentgericht die-sen verworfen hat. BGH, Beschluss vom 30. Juli 2009 - Xa ZB 28/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Juli 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss des 23. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespa-tentgerichts vom 24. April 2008 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespa-tentgericht zur374ckverwiesen. Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdef374hrerin hat gegen das am 18. Dezember 2001 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorit344t vom 19. Juni 2001 an-gemeldete deutsche Patent 101 62 242 (Streitpatent), das ein "Leistungshalblei-terbauelement f374r beispielsweise Halbbr374ckenschaltungen" betrifft, am 18. Mai 2005 Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent zu widerrufen, weil sein Gegenstand nicht patentf344hig sei. Die Einsprechende hat den Einspruch auf zwei im Pr374fungsverfahren genannte Patentver366ffentlichungen, darunter die am 22. November 2001 ver366ffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 1 - 3 - 100 23 950 (D 1) sowie auf vier weitere druckschriftliche Entgegenhaltungen gest374tzt. Sie hat die geltend gemachte mangelnde Patentf344higkeit damit be-gr374ndet, dass das Leistungshalbleiterbauelement nach Patentanspruch 1 des Streitpatents sich f374r den Fachmann in naheliegender Weise aus den Druck-schriften D 1 und D 3 ergeben habe. Das Patentgericht hat den Einspruch als unzul344ssig verworfen. 2 Hiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbe-schwerde der Einsprechenden, der die Patentinhaberin entgegentritt. 3 II. Die Rechtsbeschwerde ist zul344ssig. 4 Zu Unrecht m366chte die Patentinhaberin die Rechtsbeschwerde verworfen wissen, weil diese nach 247 100 Abs. 1 PatG nur gegen Beschl374sse der Be-schwerdesenate des Patentgerichts stattfinde, durch die 374ber eine Beschwerde nach 247 73 PatG oder 374ber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Pa-tents nach 247 61 Abs. 2 PatG entschieden wird. 5 Zutreffend ist zwar, dass die Rechtsbeschwerde ungeachtet ihrer Zulas-sung durch das Patentgericht zu verwerfen w344re, wenn sie nach dem Gesetz unstatthaft w344re, da ein unstatthaftes Rechtsmittel auch durch seine Zulassung durch den iudex a quo nicht statthaft wird (BGHZ 97, 9, 10 - Transportbeh344lter; BGHZ 154, 102). Im Streitfall ist die Rechtsbeschwerde jedoch schon deshalb zul344ssig, weil das Patentgericht nicht nach 247 61 Abs. 2 PatG, sondern nach 247 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a.F. zur Entscheidung 374ber den Einspruch berufen war und ungeachtet der Aufhebung dieser Vorschrift berufen geblieben ist (BGHZ 6 - 4 - 173, 47 Tz. 10 - Informations374bermittlungsverfahren II; BGH, Beschl. v. 16.9.2008 - X ZB 28/07, GRUR 2009, 90 Tz. 5 - Beschichten eines Substrats; Beschl. v. 9.12.2008 - X ZB 6/08, GRUR 2009, 184 Tz. 4 ff. - Ventilsteuerung). Dementsprechend findet nach 247 147 Abs. 3 Satz 5 PatG a.F., der im gleichen Umfang anwendbar bleibt, die Rechtsbeschwerde gegen den angefochtenen Beschluss statt. Diese Rechtslage gilt im 334brigen auch f374r Einspruchsentscheidungen unver344ndert fort, die nicht mehr unter die 334bergangsregelung des 247 147 Abs. 3 PatG fallen. Eine Entscheidung "374ber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach 247 61 Abs. 2 PatG" im Sinne des 247 100 Abs. 1 PatG ist ent-gegen der Meinung der Rechtsbeschwerdeerwiderung (ebenso Schul-te/K374hnen, PatG, 8. Aufl., 247 100 Rdn. 13) jede das Einspruchsverfahren ab-schlie337ende Entscheidung, die das Patentgericht anstelle des Patentamts trifft, und damit auch die Verwerfung des Einspruchs. Denn nach der Begr374ndung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur 304nderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes (BT-Drucks. 16/735 S. 13 = BlPMZ 2006, 228, 231) soll auch mit der Neufassung des 247 100 Abs. 1 PatG das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde in dem Umfang er366ffnet werden, in dem es bereits nach 247 147 Abs. 3 Satz 5 PatG a.F. statthaft ist, der allgemein auf "die Beschl374sse der Beschwerdesenate" abstellt. Es sei deshalb, so hei337t es in der Begr374ndung des Gesetzentwurfs (aaO), in 247 100 Abs. 1 PatG "aus-dr374cklich auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts nach 247 61 Abs. 2 PatG - neu - aufzunehmen". Danach ist aber die Formulierung "Beschl374sse der Beschwerdesenate 205, durch die 374ber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach 247 61 Abs. 2 entschieden wird" nur deshalb gew344hlt worden, weil 247 61 Abs. 1 PatG von eben solchen Beschl374ssen der Patentabteilungen spricht. Hieraus kann mithin nicht abgeleitet werden, dass der Gesetzgeber 7 - 5 - k374nftig die Verwerfung des Einspruchs dem bei einer Sachentscheidung er366ff-neten Rechtsmittel entziehen wollte, wenn sie nicht durch das Patentamt, son-dern durch das Patentgericht erfolgt. III. Die Rechtsbeschwerde ist auch begr374ndet. Das Patentgericht hat den Einspruch zu Unrecht als unzul344ssig verworfen. 8 1. Zur Begr374ndung seiner Entscheidung hat das Patentgericht ausge-f374hrt: Eine Einspruchsbegr374ndung gen374ge nur dann den gesetzlichen Anforde-rungen, wenn die f374r die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes ma337-geblichen Umst344nde im Einzelnen so dargelegt w374rden, dass Patentinhaber und Patentamt oder Patentgericht daraus abschlie337ende Folgerungen f374r das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrunds ziehen k366nnten. Dieser Substantiierungspflicht w374rden die innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragenen Darlegungen der Einsprechenden nicht gerecht. Sie habe geltend gemacht, dass der Gegenstand der Erfindung nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhe. Dabei habe sie jedoch nicht ber374cksichtigt, dass die Entgegenhaltung D 1, auf die sie sich hierbei gest374tzt habe, zwar auf eine Patentanmeldung vom 16. Mai 2000 zur374ckgehe, jedoch nachver366ffentlicht sei. Die Ver366ffentlichung sei mithin zur Substantiierung des geltend gemachten Widerrufsgrunds nicht geeignet. Es k366nne auch nicht angenommen werden, die Einsprechende habe den Ein-spruch auch auf den "Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit" st374tzen wollen, denn sie habe die Neuheit des Gegenstands der Erfindung gegen374ber der D 1 in der Einspruchsbegr374ndung dargelegt. Ebenso wenig lasse die Begr374ndung erkennen, dass dem Streitpatent nur der Zeitrang seiner Anmeldung zukomme. Schlie337lich seien auch die Darlegungen zu den 374brigen angef374hrten Entgegen-haltungen nicht geeignet, den geltend gemachten Widerrufsgrund zu substanti-ieren. 9 - 6 - 2. Diese Beurteilung h344lt der Nachpr374fung im Rechtsbeschwerdever-fahren nicht stand. 10 Nach 247 59 Abs. 1 PatG ist der Einspruch schriftlich zu erkl344ren und zu begr374nden. Er kann nur auf die Behauptung gest374tzt werden, dass einer der in 247 21 PatG genannten Widerrufsgr374nde vorliege. Die Tatsachen, die den Ein-spruch rechtfertigen, sind im Einzelnen anzugeben. Die Angaben m374ssen, so-weit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Diese Voraussetzungen erf374llt die Einspruchsschrift im Streitfall. 11 a) Eine Einspruchsbegr374ndung gen374gt der formellen gesetzlichen An-forderung, wenn sie die f374r die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgr374nde ma337geblichen Umst344nde im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschlie337ende Folgerungen f374r das Vorlie-gen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen k366nnen (BGH, Beschl. v. 30.3.1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651, 653 - Tetraploide Kamille). Der Vor-trag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgepr374ft werden kann (Beschl. v. 29.4.1997 - X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Da der Einspruch nur auf die Be-hauptung gest374tzt werden kann, einer der in 247 21 PatG genannten Widerrufs-gr374nde liege vor, muss die 374berpr374fbare Tatsachenangabe sich au337erdem auf den geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen (BGHZ 100, 243, 246 - Streichgarn). Ob die Tatsachen den Widerruf auch tats344chlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden f366rmlichen An-forderungen mehr, sondern eine solche der Begr374ndetheit. 12 - 7 - b) Danach hat die Einsprechende den Anforderungen an die Zul344ssig-keit des Einspruchs gen374ge getan, indem sie innerhalb der Einspruchsfrist die-jenigen druckschriftlichen Entgegenhaltungen genannt hat, die den geltend ge-machten Widerrufsgrund der mangelnden Patentf344higkeit ausf374llen sollen. Ob sie die mangelnde Patentf344higkeit tats344chlich zu begr374nden verm366gen oder ob dies etwa daran scheitert, dass eine von zwei Entgegenhaltungen, auf die sich die Einsprechende st374tzt, nicht zu dem bei der Pr374fung der erfinderischen T344-tigkeit zu ber374cksichtigenden Stand der Technik z344hlt, ist keine Frage der Zu-l344ssigkeit, sondern der Begr374ndetheit des Einspruchs. 13 c) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Beschluss des Bun-desgerichtshofs vom 29. April 1997 (X ZB 13/96, aaO - Tabakdose). In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof f374r die Zul344ssigkeit eines auf fehlende Patentf344higkeit des patentierten Gegenstandes infolge einer offenkundigen Vorbenutzung gest374tzten Einspruchs bestimmte Angaben in dreierlei Hinsicht f374r erforderlich gehalten: Die Einspruchsbegr374ndung m374sse einen bestimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, damit 374berpr374ft und festgestellt wer-den k366nne, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgem344337en Gegens-tand vorwegnehme oder nahelege. Ferner sei die Angabe bestimmter Umst344n-de der Benutzung dieses Gegenstandes im Sinne des 247 3 Abs. 1 PatG erforder-lich, damit 374berpr374ft und festgestellt werden k366nne, ob er der 326ffentlichkeit zu-g344nglich gemacht worden sei. Schlie337lich bed374rfe es einer nachpr374fbaren An-gabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden sei, damit ermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden k366nne, ob der Gegenstand zum Stand der Technik geh366re, von dem aus Neuheit und erfinderische T344tig-keit zu beurteilen seien. Auch wenn man diese Anforderungen auf einen auf druckschriftliche Entgegenhaltungen gest374tzten Einspruch 374bertragen wollte, w344ren sie im vorliegenden Fall erf374llt. Denn aufgrund der Vorlage oder be- 14 - 8 - stimmten Bezeichnung der Druckschrift steht der als vorbekannt angef374hrte Gegenstand ebenso fest wie der sich aus der Ver366ffentlichung ergebende Zeit-punkt, zu dem dieser Gegenstand der 326ffentlichkeit bekannt geworden ist. Ob dieser Zeitpunkt vor oder nach dem f374r den Zeitrang des Streitpatents ma337geb-lichen Datum liegt, ist auch in diesem Zusammenhang keine Frage der Zul344s-sigkeit des Einspruchs, sondern der sachlichen Pr374fung der Patentf344higkeit. - 9 - IV. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten (247 107 Abs. 1 PatG). 15 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Berger Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.04.2008 - 23 W (pat) 334/05 -
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