BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZB 36/08 vom 22. September 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schwingungsd344mpfer GG Art. 103 Abs. 1; PatG 247 100 Abs. 3 Nr. 3 Verteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur einen von zwei ne-bengeordneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentanspr374chen in einer beschr344nkten Fassung, verletzt es den Anspruch des Patentinhabers auf recht-liches Geh366r, wenn die Patentabteilung oder das Patentgericht ohne weitere Anhaltspunkte annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des be-schr344nkten Patentanspruchs nur f374r den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des nicht beschr344nkten Patentanspruchs als rechtsbest344ndig er-weist, und das Patent wegen mangelnder Patentf344higkeit des Gegenstands des nicht beschr344nkten Patentanspruchs insgesamt widerruft. BGH, Beschluss vom 22. September 2009 - Xa ZB 36/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. September 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Rechtsbeschwerdef374hrerin wird der Beschluss des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 2008 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zur374ckverwiesen. Beschwerdewert: 50.000 200 Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdef374hrerin ist Inhaberin des deutschen Patents 199 14 504 (Streitpatents), das einen "hydraulischen Schwingungsd344mpfer mit einstellbarer D344mpfungskraft" betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentan-spr374che. Patentanspruch 1 lautet: 1 - 3 - "Hydraulischer Schwingungsd344mpfer mit einstellbarer D344mpfungs-kraft, der einen Zylinder (2) aufweist, in welchen ein 366liges Fluid eingef374llt ist, einen gleitbeweglich in dem Zylinder (2) angeordneten Kolben (5), eine Kolbenstange (6), deren eines Ende mit dem Kol-ben (5) verbunden ist, und deren anderes Ende nach au337erhalb des Zylinders (2) verl344uft, einen Hauptfluidkanal (16, 17, 18) und einen Hilfsfluidkanal (34a, 35a, 37a, 40), die beide mit dem Zylinder (2) verbunden sind, und in denen ein 366liges Fluid infolge der Gleitbe-wegung des Kolbens flie337t, ein D344mpfungsventil (34) des Vorsteu-ertyps, welches in dem Hauptfluidkanal angeordnet ist, eine feste 326ffnung (34a), die in dem Hilfsfluidkanal angeordnet ist, und ein Drucksteuerventil (A), wobei der Druck zwischen der festen 326ffnung (34a) des Hilfsfluidkanals und dem Drucksteuerventil (A) als Vor-steuerdruck f374r das D344mpfungsventil (34) des Vorsteuertyps dient, dadurch gekennzeichnet, dass das Drucksteuerventil (A) ein Magnetsteuerventil (26) mit einem Plungerkolben (46) auf-weist, der gem344337 eines Schubes einer Magnetspule (55) bewegbar ist und direkt den Druck zum 326ffnen eines Plattenventils (48) in 334bereinstimmung mit der Bewegung des Plungerkolbens (46) steu-ert." Patentanspruch 5 lautet: 2 "Hydraulischer Schwingungsd344mpfer mit einstellbarer D344mpfungs-kraft, der so aufgebaut ist, dass die D344mpfungskraft eingestellt wer-den kann, und aufweist: einen Zylinder (2), in welchen ein 366liges Fluid eingef374llt ist; - 4 - einen Kolben (5), der gleitbeweglich so in dem Zylinder (2) ange-ordnet ist, dass darin eine Zylinderkammer ausgebildet wird; eine Kolbenstange (6), deren eines Ende von dem Kolben (5) aus nach au337erhalb des Zylinders (2) verl344uft; einen zwischen dem Zylinder (2) und einem 344u337eren Zylinder (3) vorgesehenen Vorratsbeh344lter (4), der zur Aufnahme eines Betriebsfluids vorgesehen ist; einen ersten Fluidkanal (17, 16, 18), der in dem Zylinder (2) ange-ordnet ist, um eine Fluidverbindung mit dem Vorratsbeh344lter (4) zur Verf374gung zu stellen; ein D344mpfungsventil (34) des Vorsteuertyps, welches in dem ersten Fluidkanal (17, 16, 18) zur Erzeugung einer D344mpfungskraft ange-ordnet ist; einen zweiten Fluidpfad (34a, 35a, 37a, 40), welcher das D344mp-fungsventil (34) des Vorsteuertyps umgeht und einen Vorsteuer-druck f374r das D344mpfungsventil des Vorsteuertyps zur Verf374gung stellt; und ein Drucksteuerventil (A), welches in dem zweiten Fluidpfad angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Drucksteuerventil (A) einen gem344337 dem Schub einer Magnetspule (55) bewegbaren Plungerkolben (46) aufweist, wobei das Drucksteuerventil (A) den Vorsteuerdruck des D344mpfungsventils (34) des Vorsteuertyps steu-ert, durch direktes Ver344ndern des Drucks zum 326ffnen eines Plat-tenventils (48) entsprechend der Bewegung des Plungerkolbens (46)." - 5 - Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentan-spruchs 1 sei nicht neu. Alle Merkmale seien durch die europ344ische Patent-schrift 0 490 262 (E1) sowie durch die deutsche Offenlegungsschrift 40 24 920 (E2) vorweggenommen. Dies gelte auch f374r Patentanspruch 5, der gegen374ber Patentanspruch 1 nur unwesentliche Unterschiede aufweise. 3 Die Patentinhaberin hat zun344chst die Teilung des Patents nach 247 60 PatG erkl344rt. Sp344ter hat sie ge344nderte Patentanspr374che 1 gem344337 Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt. Sie hat beantragt, das Patent in ge344ndertem Umfang auf-rechtzuerhalten, und zwar auf der Grundlage des als Hauptantrag beigef374gten ge344nderten Patentanspruchs 1, hilfsweise auf der Grundlage des als Hilfsantrag beigef374gten ge344nderten Anspruchs 1. Sodann hat sie die gestellten Antr344ge "der guten Ordnung halber" klargestellt. Sie hat beantragt, das Patent in ge344n-dertem Umfang aufrechtzuerhalten, und zwar auf der Grundlage der zun344chst eingereichten Patentanspr374che 1 gem344337 Hauptantrag bzw. Hilfsantrag zusam-men mit den Patentanspr374chen 2 bis 9 sowie den 374brigen Unterlagen des Pa-tents in der erteilten Fassung. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent widerrufen. 5 Mit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde r374gt die Patentinhabe-rin, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Geh366r; au337erdem sei die Entscheidung nicht mit Gr374nden ver-sehen. 6 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die Patentinhaberin Rechts-beschwerdegr374nde des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend macht. Sie hat auch in der Sache Erfolg. 7 - 6 - 1. Das Patentgericht hat ausgef374hrt, es k366nne dahinstehen, ob die Pa-tentanspr374che 1 bis 4 nach Haupt- und Hilfsantrag patentf344hig seien, weil je-denfalls dem hydraulischen Schwingungsd344mpfer nach dem erteilten und auch im Hilfsantrag identisch enthaltenen, nebengeordneten Patentanspruch 5 die Patentf344higkeit mangels Neuheit fehle. Alle Merkmale dieses Anspruchs seien aus der europ344ischen Patentschrift 0 490 262 bereits bekannt. Die 374brigen Pa-tentanspr374che fielen notwendigerweise zusammen mit dem nicht bestandsf344hi-gen Patentanspruch 5. 8 2. Die Rechtsbeschwerde sieht eine Verletzung des Anspruchs auf recht-liches Geh366r darin, dass das Patentgericht seiner Hinweispflicht nicht nachge-kommen sei. Die Patentanspr374che 1 und 5 seien im Verfahrensverlauf stets parallel behandelt worden, da ihr Gegenstand weitgehend identisch sei. Es sei offensichtlich gewesen, dass das von der Patentinhaberin zur Abgrenzung zu den Entgegenhaltungen E1 und E2 gem344337 Haupt- und Hilfsantrag jeweils auf-genommene zus344tzliche Merkmal in gleicher Weise wie in Patentanspruch 1 in dem nebengeordneten Patentanspruch 5 habe erg344nzt werden sollen. Selbst ohne ausdr374ckliche Bezugnahme sei dies als stillschweigend gewollt anzuse-hen gewesen. Vor diesem Hintergrund h344tte es dem Patentgericht jedenfalls oblegen, f374r eine entsprechende Klarstellung Sorge zu tragen. Die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Geh366r sei entscheidungserheblich, da nicht aus-zuschlie337en sei, dass die angefochtene Entscheidung zugunsten der Patentin-haberin ausgefallen w344re, wenn das Patentgericht die in Patentanspruch 1 vor-genommene Erg344nzung auch im Rahmen der Pr374fung des Patentanspruchs 5 mitber374cksichtigt h344tte. 9 - 7 - Einen nach 247 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG zu ber374cksichtigenden Begr374n-dungsmangel sieht die Rechtsbeschwerde darin, dass das Patentgericht es ha-be dahinstehen lassen, ob die selbst344ndigen Patentanspr374che 1 bis 4 nach Haupt- und Hilfsantrag patentf344hig seien. Damit sei das Rechtsschutzbegehren der Patentinhaberin nicht vollst344ndig beschieden worden. Ein Begr374ndungs-mangel liege im 334brigen auch insoweit vor, als das Bundespatentgericht auf eine rein formale Betrachtung abgestellt habe, indem es lediglich den Wortlaut des nebengeordneten Patentanspruchs 5 wiederholt und mit denjenigen Be-zugszeichen versehen habe, die der Entgegenhaltung E1 zu entnehmen seien. Dies stelle keine nachvollziehbare Begr374ndung dar. 10 3. Die R374ge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluss verlet-ze den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Geh366r, weil das Patentge-richt seinen Hinweispflichten nicht nachgekommen sei, ist begr374ndet. 11 Der Rechtsbeschwerdegrund des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG tr344gt der Be-deutung des verfassungsrechtlich gew344hrleisteten Anspruchs auf rechtliches Geh366r (Art. 103 Abs. 1 GG) f374r ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tats344chliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfah-rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit pr374ft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht 344u337ern konnten (BGHZ 173, 47 Tz. 30 - Informations374bermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur, m.w.N.). 12 Der Anspruch eines Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Geh366r ist ver-letzt, wenn entscheidungserhebliches Vorbringen nicht ber374cksichtigt wird, ohne 13 - 8 - dass dies in den Vorschriften des Verfahrensrechts eine St374tze findet. So ver-h344lt es sich mit den Erg344nzungen des Patentanspruchs 1, die die Patentinhabe-rin vorgenommen hat, um Bedenken gegen die Patentf344higkeit des Gegen-stands dieses Patentanspruchs in der Fassung des erteilten Patents Rechnung zu tragen. Das Patentgericht durfte nicht annehmen, die Patentinhaberin wolle den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung ihres Haupt- und Hilfsan-trags nur f374r den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des Patent-anspruchs 5 in der Fassung des erteilten Patents als rechtsbest344ndig erweise. Es h344tte daher vor seiner Entscheidung kl344ren m374ssen, in welchem Umfang die Patentinhaberin das Streitpatent verteidigen wollte. 14 Nach 247 21 PatG darf ein Patent nur insoweit widerrufen werden, als die Widerrufsgr374nde reichen (BGHZ 173, 47 Tz. 19 - Informations374bermittlungsver-fahren II). Zwar ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheiz-ger344t; BGHZ 173, 47 Tz. 22 - Informations374bermittlungsverfahren II) bei der Beurteilung der Patentf344higkeit auch im Einspruchsverfahren der Antrag des Patentinhabers ma337geblich; beantragt er, das Patent in beschr344nktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz aufrechtzuerhalten, so rechtfertigt es den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentan-spruchs aus dem Anspruchssatz als nicht patentf344hig erweist. Dabei darf je-doch nicht am Wortlaut der gestellten Antr344ge gehaftet werden. Vielmehr ist zur Auslegung des Antrags das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu be-r374cksichtigen (BGHZ 173, 47 Tz. 23 - Informations374bermittlungsverfahren II). Sofern sich aus der Fassung des Antrags oder dem zu seiner Begr374ndung Vor-gebrachten Zweifel an dem prozessualen Begehren ergeben, hat das Patentge- 15 - 9 - richt auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welchem Umfang der Patentinhaber das Patent (hilfsweise) verteidigen will. Solche Zweifel mussten sich hier dem Patentgericht aufdr344ngen. Aus dem zun344chst gestellten Antrag ergab sich, dass es der Patentinhaberin darum ging, die zur Aufrechterhaltung des Streitpatents m366glicherweise notwendigen Erg344nzungen der Patentanspr374che vorzunehmen. Dass diese Erg344nzungen nur Patentanspruch 1 und nicht auch den nahezu wortgleichen Patentanspruch 5 betreffen sollten, lag mangels irgendwelcher Ausf374hrungen oder sonstiger An-haltspunkte hierf374r so fern, dass das Patentgericht bereits aus diesem Grunde Veranlassung gehabt h344tte, eine Kl344rung herbeizuf374hren. Hinzu kommt, dass die Patentinhaberin mit einem Antrag, bei dem Patentanspruch 5 unver344ndert blieb, die Gefahr begr374ndete, den Widerruf des Streitpatents insgesamt auszu-l366sen, was sie mit der ge344nderten Fassung von Patentanspruch 1 ersichtlich gerade verhindern wollte. Hierf374r gab es keinen plausiblen Grund. Bei dieser Sachlage war das Patentgericht, erst recht vor dem Hintergrund, dass seine Entscheidung 374ber den Einspruch grunds344tzlich nicht mehr anfechtbar ist, gehalten, f374r eine Klarstellung des Gewollten zu sorgen. 16 Hieran 344ndert sich nichts dadurch, dass die weitgehende 334bereinstim-mung von Patentanspruch 1 und 5 im Verfahren bereits er366rtert worden war, indem die Einsprechende in der Einspruchsbegr374ndung dargelegt hatte, dass im Hinblick auf die sehr geringen Unterschiede zwischen Patentanspruch 1 und 5, die sie in einer Tabelle gegen374bergestellt hatte, auch Patentanspruch 5 aus denselben Gr374nden wie Patentanspruch 1 nicht patentf344hig sei. Auch wenn ein Gesichtspunkt von einer Partei eingef374hrt worden ist, besteht eine Hinweis-pflicht des Gerichts, wenn die andere Partei aufgrund eines erkennbaren Miss-verst344ndnisses oder Rechtsirrtums hierauf nicht eingeht (BGH, Urt. v. 7.12.2000 17 - 10 - - I ZR 179/98, NJW 2001, 2548). Dies war hier der Fall. Das prozessuale Ver-halten der Patentinhaberin lie337 nur den Schluss zu, dass sie Patentanspruch 5 und seine weitgehende sachliche 334bereinstimmung mit Patentanspruch 1 aus den Augen verloren hatte. Eine andere sinnvolle Erkl344rung f374r das Verhalten der Patentinhaberin ist nicht erkennbar. III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 109 PatG. 18 IV. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten. 19 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Berger Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.07.2008 - 6 W (pat) 327/06 -
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