BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 100/05 Verk374ndet am: 25. Februar 2010 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Thermoplastische Zusammensetzung IntPat334bkG Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2; EP334 Art. 138 Abs. 1 Buchst. b a) Eine ausf374hrbare Offenbarung der Erfindung kann zu verneinen sein, wenn der ge-sch374tzte Gegenstand im Patentanspruch durch offene Bereichsangaben f374r physikali-sche Eigenschaften 374ber die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene L366sung hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz 374ber den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht. b) Ist ein Verfahren offenbart, durch das ein Stoff oder ein sonstiges Erzeugnis erhalten werden kann, deren physikalische Eigenschaften in den offenen Bereich fallen, kann das ausf374hrbar offenbarte erfindungsgem344337e Erzeugnis dadurch charakterisiert wer-den, dass es durch das angegebene Verfahren erh344ltlich ist. BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 10. Dezember 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 1. M344rz 2005 verk374n-dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-richts unter Zur374ckweisung des weitergehenden Rechtsmittels ab-ge344ndert und wie folgt neu gefasst: Das europ344ische Patent 685 527 wird unter Abweisung der weiter-gehenden Klage mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesre-publik Deutschland insoweit f374r nichtig erkl344rt, als Patentanspruch 1 374ber folgende Fassung hinausgeht, auf die sich die Patentanspr374-che 2 bis 14 zur374ckbeziehen: "A thermoplastic composition obtainable by the process of claim 15 comprising (a) a compatibilized polyphenylene ether-polyamide base resin, and (b) 1-7 parts by weight per 100 parts by weight of (a) of an electroconductive carbon black, wherein the composition has an Izod notched impact strength of more than 15 kJ/m262 (measured in accor-dance with ISO 180/1A) and a volume resistivity of less than 10 6 Ohm . cm (measured on the narrow parallel portion of multipurpose test specimen type A according to ISO 3167 with a length of about 70 mm obtained by breaking off both ends of the test specimen, molded as described in ISO 294 for dumb-bell bars, the fracture surface of both ends being coated with a silver paint and the resistivity being meas-ured between the silver painted surfaces with an electrical multime-ter)." Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 3/4 der Kl344gerin und zu 1/4 der Beklagten auferlegt. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 1. Juni 1994 angemeldeten, auch mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 685 527 (Streitpatents), das eine thermoplastische Zusammen-setzung betrifft und zwanzig Patentanspr374che umfasst. Die Patentan-spr374che 1 und 15 lauten in der Verfahrenssprache Englisch: 1 "1. A thermoplastic composition comprising (a) a compatibilized polyphenylene ether-polyamide base resin, and (b) 1-7 parts by weight per 100 parts by weight of (a) of an electroconductive carbon black, wherein the composition has an Izod notched impact strength of more than 15 kJ/m 2 (measured in ac-cordance with ISO 180/1A) and a volume resistivity of less than 10 6 Ohm . cm (measured on the narrow parallel portion of multipurpose test specimen type A according to ISO 3167 with a length of about 70 mm obtained by breaking off both ends of the test specimen, molded as described in ISO 294 for dumb-bell bars, the fracture surface of both ends being coated with a silver paint and the resistivity being measured between the silver painted surfaces with an electrical multimeter)." "15. Process for the manufacture of a thermoplastic composition according to claim 1 comprising the following steps in the indicated order: 1. manufacture of a compatibilized polyphenylene ether-polyamide base resin and 2. incorporation of the electroconductive carbon black in the compatibilized polyphenylene ether-polyamide base resin." 2 In der deutschen 334bersetzung der Patentschrift lauten diese Pa-tentanspr374che: "1. Eine thermoplastische Zusammensetzung umfassend (a) ein vertr344glich ge-machtes Polyphenylen344ther-Polyamid-Basis-Harz und (b) 1 - 7 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile von (a) eines elektrisch leitenden Ru337es, wobei die Zusammensetzung eine Izod-Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m262 (gemessen in 334bereinstimmung mit ISO 180/1A) und einen spezifischen Vo-lumenwiderstand von weniger als 10 6 Ohm . cm besitzt (gemessen auf dem engen Parallelteil des Mehrzweck-Probest374ckes Typ A gem344337 ISO 3167 mit einer L344nge von etwa 70 mm, erhalten durch Abbrechen beider Enden des Probest374ckes, ausgeformt wie in ISO 294 f374r Hantelst344be beschrieben, und die Bruchoberfl344che von beiden Enden mit einer Silberfarbe beschichtet wird und der spezifische Widerstand zwischen den mit Silberfarbe angestrichenen Oberfl344chen mit einem elektrischen Mehrfachmessger344t gemessen wird)." - 4 - "15. Verfahren f374r die Herstellung einer thermoplastischen Zusammensetzung gem344337 Anspruch 1, das die folgenden Schritte in der aufgezeigten Reihen-folge umfasst: 1. Herstellung eines vertr344glich gemachten Polyphenylen344ther-Polyamid-Basis-Harzes und 2. Einverleibung des elektrisch leitenden Ru337es in das vertr344glich ge-machte Polyphenylen344ther-Polyamid-Basis-Harz." Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 r374ckbe-zogenen Patentanspr374che 2 bis 13 wird auf die Patentschrift verwiesen. Patentanspruch 14 des Streitpatents betrifft aus der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 ausgeformte Gegenst344nde. Patentanspruch 19 sch374tzt ein Verfahren zur elektrostatischen Beschichtung eines Gegen-stands nach Patentanspruch 14; auf Patentanspruch 15 sind die Patent-anspr374che 16 bis 18, auf Patentanspruch 19 ist Patentanspruch 20 zu-r374ckbezogen. 3 Die Kl344gerin hat, gest374tzt auf die Nichtigkeitsgr374nde der mangeln-den Patentf344higkeit und der unzureichenden Offenbarung, die vollst344ndige Nichtigerkl344rung des Streitpatents beantragt, und dabei dem Streitpatent u.a. die japanische Offenlegungsschrift Hei 2-201811 (D1), die Ver366ffentli-chung der europ344ischen Patentanmeldung 506 386 (D2) und die japani-sche Offenlegungsschrift Hei 3-103467 (D19) entgegengehalten. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen mangelnder Patent-f344higkeit seines Gegenstands in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. 5 Gegen die Entscheidung des Patentgerichts richtet sich die Beru-fung der beklagten Patentinhaberin, die weiterhin die Abweisung der Kla-ge begehrt, hilfsweise unter Einf374gung der Worte "erh344ltlich gem344337 dem Verfahren nach Anspruch 15" in der deutschen 334bersetzung des Patent-anspruchs 1 unter entsprechender Anpassung der R374ckbeziehung in den auf Patentanspruch 1 zur374ckbezogenen Unteranspr374chen; die Frage einer entsprechenden Beschr344nkung des Patentanspruchs 1 in der Verfahrens- 6 - 5 - sprache wurde mit den Parteien er366rtert. Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmit-tel entgegen. Im Auftrag des Senats hat Professor em. Dr.-Ing. N. , Technische Universit344t M. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 7 Entscheidungsgr374nde: 8 Die zul344ssige Berufung der Beklagten, die im 334brigen erfolglos bleibt, f374hrt zur Ab344nderung des angefochtenen Urteils durch Aufnahme der von der Beklagten hilfsweise beantragten Einf374gung entsprechenden Formulierung "obtainable by the process of claim 15" in der Verfahrens-sprache in Patentanspruch 1 mit R374ckbeziehung der hiervon betroffenen Unteranspr374che auf diese Fassung und in diesem Umfang zur Nichtiger-kl344rung des Streitpatents unter Abweisung der weitergehenden Klage (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPat334bkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EP334). Der Senat hat dabei die Fassung des Patentanspruchs 1 in der Verfahrens-sprache ge344ndert, um die sich bei einem Sprachwechsel regelm344337ig er-gebenden Schwierigkeiten und insbesondere die sachlich nicht veranlass-te 304nderung der ma337geblichen Fassung der Unteranspr374che zu vermei-den (vgl. BGH, Urt. v. 23.9.2008 - X ZR 135/04, GRUR 2009, 42 - Mul-tiplexsystem; Sen.Urt. v. 18.6.2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger). Sachlich entspricht dies der Verteidigung der Patent-inhaberin, und diese hat jedenfalls nicht zu erkennen gegeben, dass sie sich einer Beschr344nkung des Patentanspruchs in der Verfahrenssprache widersetze. 9 I. Das Streitpatent betrifft in seinem Patentanspruch 1 eine kom-patibilisierte thermoplastische Zusammensetzung aus Polyphenylenether - 6 - (PPE) und Polyamid (PA). Da Polyphenylenether und Polyamid unter-schiedliche Polarit344t haben, bilden sich beim Vermischen beider Stoffe eine kontinuierliche und eine diskontinuierliche Phase (Inselphase) aus. Die negativen Auswirkungen dieser Phasentrennung auf die physikali-schen Eigenschaften der Zusammensetzung k366nnen verringert werden, indem die Bestandteile vertr344glich gemacht (kompatibilisiert) werden. Hierzu bedarf es einer Reaktion sowohl des Polyphenylenethers als auch des Polyamids mit einem Kompatibilisierungsmittel wie Zitronens344ure oder Maleins344ure(anhydrid), das die beiden Polymere miteinander verbindet. 10 Derartige Mischungen werden im Zug der Ersetzung von Metalltei-len durch Kunststoffteile zunehmend im Automobilbau eingesetzt, wo sie elektrostatisch lackiert werden. Das Kunststoffteil muss dazu eine gewisse elektrische Leitf344higkeit besitzen, damit es mit der f374r die Lackierung be-n366tigten elektrischen Ladung versehen werden kann. Hierzu kann in das Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz ein elektrisch leitender Ru337 ein-gearbeitet werden. Die Einarbeitung des Ru337es in die thermoplastische Zusammensetzung f374hrt jedoch, wie die Beschreibung des Streitpatents erl344utert, zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften, insbesondere der Kerbschlagfestigkeit. Je mehr Ru337 hinzugef374gt wird, desto ung374nstiger werden die mechanischen Eigenschaften (Beschr. S. 2 Z. 23-26). Durch das Streitpatent sollen Harzzusammensetzungen bereitge-stellt werden, die leicht zu verarbeiten und leitf344hig sind und eine gute Schlagfestigkeit besitzen (vgl. Beschr. S. 2 Z. 23-26). 11 12 Hierzu wird durch Patentanspruch 1 des Streitpatents eine thermo-plastische Zusammensetzung unter Schutz gestellt, die 1. folgende Bestandteile aufweist: 1.1 ein vertr344glich gemachtes Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz und - 7 - 1.2 elektrisch leitenden Ru337, 1.3 wobei der Anteil des Ru337es 1 - 7 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des Basisharzes betr344gt, und 2. folgende Eigenschaften hat: 2.1 die Izod-Kerbschlagfestigkeit ist gr366337er als 15 kJ/m 2 nach ISO 180/1A und 2.2 der spezifische Volumenwiderstand betr344gt weniger als 10 6 . cm (ermittelt nach der im Patentanspruch 1 beschriebenen Messmethode gem344337 ISO 3167/ISO 294). Die Patentschrift erl344utert, dass die (sich in dem geringen Volu-menwiderstand, Merkmal 2.2, widerspiegelnde) gew374nschte Leitf344higkeit bei guter Kerbschlagfestigkeit (Merkmal 2.1) durch das erfindungsgem344-337e, in Patentanspruch 15 unter Schutz gestellte Verfahren erreicht werden kann, bei dem zun344chst eine vertr344glich gemachte Polyphenylenether-Polyamid-Zusammensetzung hergestellt und in einem zweiten Schritt der elektrisch leitende Ru337 in diese Zusammensetzung eingebracht wird. Eine bestimmte spezielle Reihenfolge von Herstellungsschritten wird in Patent-anspruch 1 (anders als in Patentanspruch 15) nicht unter Schutz gestellt; insbesondere legt Patentanspruch 1 nicht fest, ob die Ru337zugabe vor oder nach der Kompatibilisierung erfolgt. 13 II. Das Patentgericht hat die angefochtene Entscheidung im We-sentlichen wie folgt begr374ndet: 14 F374r den Fachmann, einen mit der Herstellung und Anwendung von elektrisch leitf344higen thermoplastischen Zusammensetzungen befassten und vertrauten Diplom-Chemiker der Fachrichtung Polymerchemie, sei ohne Weiteres feststellbar, ob eine thermoplastische Zusammensetzung den Merkmalen 2.1 und 2.2 entspreche. Aus den Patentanspr374chen gehe allerdings nicht hervor, welche genauen stofflichen Merkmale hierf374r er-forderlich seien. Es werde somit letztlich nur die auf bestimmte Werte be-reichsm344337ig eingegrenzte Aufgabe umschrieben; es seien aber nicht 15 - 8 - s344mtliche stofflichen Merkmale beschrieben, unter denen die Aufgabe im beanspruchten Umfang tats344chlich gel366st werden k366nne. Ob dies die gel-tend gemachte mangelnde Ausf374hrbarkeit begr374nde, k366nne indessen un-entschieden bleiben, da der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann durch die Ver366ffentlichung der japanischen Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1), der europ344ischen Patentanmeldung 506 386 (D2) und der japanischen Patentanmeldung Hei 3-103467 (D19) jedenfalls nahegelegt gewesen sei. Aus den beiden erstgenannten Entgegenhaltungen seien thermo-plastische Zusammensetzungen bekannt, die die stofflichen Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (Merkmalsgruppe 1) erf374llten. Jedoch seien Bereichsangaben f374r die Kerbschlagfestigkeit und den spezifischen Volumenwiderstand in der japanischen Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) nicht offenbart. Die thermoplastischen Zusammensetzungen der eu-rop344ischen Patentanmeldung 506 386 (D2) wiesen zwar in einigen Aus-f374hrungsbeispielen einen spezifischen Volumenwiderstand auf, der gerin-ger als 10 6 . cm sei und damit zumindest zahlenm344337ig dem Merkmal 2.2 gen374ge, ohne aber den Ma337gaben zur Kerbschlagsfestigkeit zu entspre-chen. Nach der Ver366ffentlichung der japanischen Patentanmeldung Hei 3-103467 (D19) werde kein Ru337 als F374llstoff zugesetzt; damit seien dieser Entgegenhaltung nicht einmal s344mtliche stofflichen Merkmale zu entneh-men. Um zu einer thermoplastischen Zusammensetzung mit den Merkma-len des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung zu gelangen, habe es aber in Kenntnis der Lehre der drei genannten Entgegenhaltungen f374r den Fachmann jedenfalls keines erfinderischen Zutuns bedurft. Unter Be-r374cksichtigung der Aufgabe des Streitpatents, Basisharz-Zusammen-setzungen bereitzustellen, die elektrisch leitf344hig und schlagfest seien, habe der Fachmann die japanische Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) als Ausgangspunkt w344hlen m374ssen, weil diese nicht nur auf eine hohe Leitf344higkeit, sondern auch auf eine verbesserte Schlagfestigkeit ausge- 16 - 9 - richtet sei. Der Fachmann komme nicht umhin, die in der D1 genannten thermoplastischen Zusammensetzungen hinsichtlich eines m366glichst ge-ringen Volumenwiderstands bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit zu op-timieren. Hierf374r bed374rfe es nur routinem344337igen Vorgehens im Rahmen 374blicher Arbeitsweisen. Dem Fachmann sei dabei gel344ufig, dass er von elektrisch leitf344hig ausgestalteten Polyphenylenether-Polyamid-Basis-harzen anstelle des Oberfl344chenwiderstands auch den spezifischen Volu-menwiderstand bestimmen k366nne, wie dies die Ver366ffentlichung der euro-p344ischen Patentanmeldung 506 386 (D2; insbes. S. 6 Z. 57 - S. 7 Z. 2) belege. Er gelange damit im Zug routinem344337igen Optimierens auch zu einer Kerbschlagfestigkeit und zu einem Volumenwiderstand entspre-chend den Bereichsangaben und Bemessungsregeln der Merkmale 2.1 und 2.2. Diese erg344ben sich schon deshalb, weil gleiche Arbeitsweisen regelm344337ig zu gleichen Ergebnissen f374hren m374ssten und das im Streitpa-tent gesch374tzte Herstellungsverfahren nach den Patentanspr374chen 15 und 17 mit der Arbeitsweise der japanischen Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) 374bereinstimme. Jedenfalls werde aber der Fachmann, der von der Bedeutung der Mischungsreihenfolge f374r die Eigenschaften der Harze und f374r die Schlagfestigkeit schon aus der D1 wisse (vgl. Schutzanspr374che 1 und 2; Beschr. Sp. 4 zweiter Abs. und S. 12 dritter Abs. der 334bersetzung), hinsichtlich dieser Reihenfolge die japanische Patentanmeldung Hei 3-103467 (D19) zu Rate ziehen, bei der zun344chst eine Zwischenkomposi-tion aus dem Polyphenylenetherharz, dem Polyamidharz, einem Schlag-z344higkeitsverbesserungsmittel sowie einem Vertr344glichkeitsmittel herge-stellt werde; in Folge w374rden zuerst restliches Polyamidharz und danach der geschmolzenen Masse im Temperaturbereich von 200260C bis 250260C noch anorganischer F374llstoff zugegeben. Die Zugabe von elektrisch leitendem Ru337 zum vertr344glich gemach-ten Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz in der Abfolge der Schritte 17 - 10 - gem344337 Patentanspruch 15 ergebe sich bereits aus der Entgegenhaltung D2. III. Diese Beurteilung h344lt der Nachpr374fung nicht in vollem Umfang stand. 18 1. Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung schon deshalb keinen Bestand, weil das Streitpatent die durch diesen Anspruch ge-sch374tzte technische Lehre nicht so deutlich und vollst344ndig offenbart, dass ein Fachmann sie ausf374hren kann. 19 a) Die Bedenken, die die Kl344gerin dagegen geltend macht, dass ein Fachmann am Priorit344tstag wusste, welche - im Streitpatent nicht ge-nannten - Randbedingungen bei der Messung des spezifischen Volumen-widerstands gem344337 Merkmal 2.2 zu beachten waren, betreffen allerdings lediglich die Klarheit des Patentanspruchs (Art. 84 EP334). Insoweit kann ein Mangel den Nichtigkeitsgrund des Fehlens einer ausf374hrbaren Offen-barung (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPat334bkG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EP334) nicht ausf374llen. Was der Fachmann tun muss, um eine Zusammen-setzung nach Patentanspruch 1 zu erhalten, ergibt sich aus den Angaben zum erfindungsgem344337en Verfahren. Das Messverfahren betrifft lediglich die 334berpr374fung, ob diejenige Leitf344higkeit erreicht ist, die sich aus der Einhal-tung der Verfahrensvorgaben ergeben soll. 20 b) Der Nichtigkeitsgrund greift jedoch durch, soweit die Klage dar-auf gest374tzt wird, dass die gesch374tzten Bereiche einseitig offen sind. 21 Das Streitpatent offenbart und sch374tzt mit dem Herstellungsweg nach Patentanspruch 15 die Bereitstellung von Polyphenylenether-Poly-amid-Zusammensetzungen, die eine Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m 2 mit einem Volumenwiderstand von weniger als 10 6 . cm verbin-den. Damit kann - nicht anders als bei der erstmaligen Zurverf374gungstel- 22 - 11 - lung eines neuen Stoffs - im Ausgangspunkt ein Erzeugnis mit diesen Ei-genschaften zugunsten der Beklagten absolut, d.h. unabh344ngig von sei-nem Herstellungsweg, gesch374tzt sein (vgl. zur fr374heren Rechtslage BGHZ 58, 280, 281 - Imidazoline) . Die offenen Bereichsangaben in Patentan-spruch 1 haben indessen zur Folge, dass der Patentanspruch in seiner erteilten Fassung s344mtliche Polyphenylenether-Polyamid-Zusammen-setzungen erfasst, die eine Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m 2 mit einem Volumenwiderstand von weniger als 10 6 . cm verbinden. Mit dem in der Patentschrift offenbarten Herstellungsverfahren k366nnen jedoch nicht alle zu diesem Bereich geh366renden Kombinationen mit hoher Kerbschlag-festigkeit und geringem Volumenwiderstand erzeugt werden, da der zur Erreichung eines hinreichend geringen Volumenwiderstands erforderliche Ru337anteil einer Verbesserung der Kerbschlagfestigkeit Grenzen setzt. Solche Kombinationen m366gen in der Zukunft, etwa auf Grund einer Ver-besserung der Polyphenylenether-Polyamid-Zusammensetzung selbst oder eines verbesserten Kompatibilisierungsverfahrens, erreicht werden k366nnen. Das Streitpatent zeigt aber keinen Weg auf, wie der Fachmann derartige Stoffe in die Hand bekommen kann. Der Bundesgerichtshof hat bisher noch nicht entschieden, wie mit derartigen Patentanspr374chen in Verfahren, die erteilte Patente betreffen, umzugehen ist. Das "Taxol"-Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichts-hofs (BGHZ 147, 306) betrifft den Fall, dass ein bestimmter Verfahrens-schritt (dort: Veresterung) nur in einer bestimmten Weise ausf374hrbar of-fenbart ist; dies reicht f374r die Ausf374hrbarkeit des gesch374tzten Verfahrens grunds344tzlich aus, auch wenn nicht alle denkbaren Verfahrensgestaltun-gen ausf374hrbar offenbart sind (so auch BGH, Urt. v. 1.10.2002 - X ZR 112/99, GRUR 2003, 223 - Kupplungsvorrichtung II) . In diesen F344l-len der "generischen" Beanspruchung eines bestimmten Verfahrens-schritts geh366rt bei wertender Betrachtung das generische Merkmal in sei-ner allgemeinen Bedeutung zur Probleml366sung; nicht die konkrete Art und 23 - 12 - Weise der Veresterung, sondern die Veresterung als solche bildete im "Taxol"-Fall einen Bestandteil der erfindungsgem344337en Lehre, und der Schutz der erfinderischen Leistung w344re unangemessen verk374rzt worden, wenn der Patentschutz auf ein bestimmtes, als durchf374hrbar offenbartes Veresterungsverfahren beschr344nkt worden w344re. Anders verh344lt es sich dagegen bei generalisierenden Formulierungen in einem Patentanspruch, die den durch das Patent gesch374tzten Bereich 374ber die erfindungsgem344-337e, dem Fachmann in der Beschreibung an die Hand gegebene L366sung hinaus verallgemeinern, weil ein einseitig offener Bereich durch zwei ein-ander entgegenwirkende Parameter definiert wird, ohne dass die sich aus dem Zusammenwirken der Parameter ergebenden Schranken offenbart sind. In einem solchen Fall beansprucht der Satz Geltung, dass der m366gli-che Patentschutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird (vgl. EPA T 409/91 ABl. EPA 1994, 653, 659 = GRUR Int. 1994, 957, 959 - Dieselkraftstoffe; EPA T 435/91 ABl. EPA 1995, 188 = GRUR Int. 1995, 591, 592 - Reinigungsmittel; EPA T 939/92 ABl. EPA 1996, 309, 319 = GRUR Int. 1996, 1049 - Triazole; EPA T 694/92 ABl. EPA 1997, 408, 414, 419 = GRUR Int. 1997, 918 - Modifizieren von Pflanzenzellen; EPA T 1173/00 ABl. EPA 2004, 16, 27 f. - Transformator mit Hochtemperatur-Supraleiter f374r Lokomotive; House of Lords RPC 1997, 25 = GRUR Int. 1998, 412 - Biogen/Medeva; Corte di Cassatione GADI 1995, 3195 - Ce-fatrizine und GADI 1997, 3574 - Cimetidine; Gerechthof Den Haag BIE 1999, 394, 397). Die ausf374hrbare Offenbarung erfasst in solchen F344llen nur die Bereiche, in denen sich die Ausf374hrbarkeit aus den offenbarten oder dem nacharbeitenden Fachmann gel344ufigen Ma337nahmen ergibt oder in denen sie, insbesondere bei punktuellen Offenbarungen, jedenfalls plausibel ist (vgl. BGHZ 112, 297 - Polyesterf344den; zur fehlenden Angabe einer Obergrenze EPA T 586/97). Damit wird dem Schutz spekulativ be-anspruchter, weiter Bereiche, zu deren Erschlie337ung die Erfindung keinen Beitrag leistet und die in vollem Umfang zu erreichen sie den Fachmann nicht in die Lage versetzt, und deren ungerechtfertigter Monopolisierung - 13 - entgegengewirkt, wie dies auch schon das Anliegen etwa der zum Ertei-lungsverfahren des fr374heren Rechts ergangenen, aber f374r die Pr374fung der ausf374hrbaren Offenbarung bei einem erteilten Patent nicht ohne Weiteres heranzuziehenden Entscheidung "Acrylfasern" (BGHZ 92, 129; zu deren Heranziehung im Nichtigkeitsverfahren Sen.Urt. v. 30.4.2009 - Xa ZR 156/04, GRUR 2009, 749 - Sicherheitssystem; vgl. weiter Meier-Beck in Festschr. f. E. Ullmann, 2006, S. 495, 499 ff.) war. Die Lehre des Streitpatents besteht nicht darin, Harzzusammenset-zungen aus den in Patentanspruch 1 genannten Komponenten erstmals zur Verf374gung zu stellen. Vielmehr geht es darum, Harzzusammensetzun-gen dieser Art so weiterzuentwickeln, dass sie leicht zu verarbeiten und leitf344hig sind und eine gute Schlagfestigkeit besitzen. Zur L366sung dieses Problems stellt das Streitpatent in Patentanspruch 15 ein Verfahren zur Verf374gung, das zuvor nicht erreichbare Kombinationen aus hoher Schlag-festigkeit und geringem Volumenwiderstand erm366glicht. Der Beitrag zum Stand der Technik ersch366pft sich darin, einen neuen Bereich von Stoff-eigenschaften zu erschlie337en. Mit dem Streitpatent kann deshalb nur Schutz f374r denjenigen Bereich beansprucht werden, der durch die erfin-dungsgem344337e Lehre zug344nglich gemacht worden ist. Da Patentan-spruch 1 in seiner erteilten Fassung nicht auf Harzzusammensetzungen mit einer Kombination von Kerbschlagfestigkeit und Volumenwiderstand beschr344nkt ist, die mit dem in Patentanspruch 15 beschriebenen Verfah-ren erreicht werden kann, rechtfertigt die Offenbarung den erteilten um-fassenden Patentschutz nicht. 24 2. Anders ist hingegen Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfs-antrags zu beurteilen. Durch das zus344tzliche Merkmal, dass die Zusam-mensetzung mit dem Verfahren nach Patentanspruch 15 erh344ltlich ist, wird der durch das Streitpatent gew344hrte Schutz auf solche Zusammensetzun-gen beschr344nkt, die der Fachmann in die Hand bekommen kann, indem er das Verfahren nach Patentanspruch 15 anwendet. Da die Erh366hung der 25 - 14 - Kerbschlagfestigkeit und die Verringerung des Volumenwiderstands nicht durch dieselben Ma337nahmen erreichbar sind, sondern die Verbesserung des einen Werts in aller Regel eine Verschlechterung des anderen Werts mit sich bringt, erscheint es auch nicht m366glich, die Grenzen der mit den Mitteln der Erfindung erreichbaren Zusammensetzungen durch bestimmte H366chst- bzw. Tiefstwerte f374r Kerbschlagfestigkeit und Volumenwiderstand anzugeben. Jedenfalls in einem solchen Fall ist die Angabe des Herstel-lungsverfahrens zur Charakterisierung der offenbarten Erfindung zul344ssig und ausreichend (vgl. nur EPA T 94/82 ABl. EPA 1984, 75 - zahnradge-kr344useltes Garn; EPA T 292/85 ABl. EPA 1989, 275 = GRUR Int. 1990, 71 - Polypeptid-Expression I; Busse, PatG 6. Aufl., Rdn. 279 zu 247 34 PatG). Damit reicht die ausf374hrbare Offenbarung hier so weit, wie sie sich aus dem Herstellungsverfahren ergibt; dies schlie337t allerdings nicht nur Er-zeugnisse ein, die nach dem Verfahren nach Patentanspruch 15 herge-stellt werden, sondern auch Erzeugnisse, die auf anderem Weg hergestellt worden sind, aber die gleichen Eigenschaften aufweisen (BGHZ 122, 144, 155 - tetraploide Kamille; BGHZ 135, 369 - Poly344thylenfilamente). 3. Der so eingeschr344nkte Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist, wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, neu. 26 a) Weder in der japanischen Offenlegungsschrift Hei 2-201811 (D1) noch in der europ344ischen Patentanmeldung 506 386 (D2) ist eine Polyphenylenether-Polyamid-Zusammensetzung mit der erfindungsgem344-337en Kombination von hoher Schlagz344higkeit und geringem Volumenwi-derstand beschrieben. 27 b) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich bei der Nacharbeitung der Lehre der japanischen Offenlegungsschrift Hei 2-201811 (D1) die in der Merkmalsgruppe 2 genannten Werte unmittelbar und zwangsl344ufig eingestellt h344tten (vgl. BGHZ 179, 168, 173 Tz. 25 - Olanzapin m.w.N.). 28 - 15 - Die Parteien haben hierzu unterschiedliche Versuchsergebnisse vorgelegt, wobei die Versuchsergebnisse, die die Kl344gerin vorgelegt hat, teilweise, soweit sie mit einem Schlagz344higkeitsverbesserer durchgef374hrt wurden, zu einer Kerbschlagfestigkeit gef374hrt haben, die derjenigen der Merkmalsgruppe des Patentanspruchs 1 des Streitpatents entspricht (Ver-suchsbericht D6), ebenso weitere Versuche, die mit dem Kompatibilisie-rungsmittel Maleins344ureanhydrid anstelle von Zitronens344ure durchgef374hrt wurden (Versuchsberichte D8, D9). Nach den von der Beklagten vorgeleg-ten Versuchsberichten wurde dagegen bei der Nacharbeitung der japani-schen Offenlegungsschrift ein erfindungsgem344337er Schlagfestigkeitswert nicht erreicht. 29 Es l344sst sich nicht feststellen, dass die Ergebnisse der Nacharbei-tung durch die Beklagte auf einer unsachgem344337en Vorgehensweise beru-hen. Der Parteigutachter (der Kl344gerin) Prof. Dr. H. hat herausgear-beitet, dass sowohl Unterschiede hinsichtlich der intrinsischen PPE-Viskosit344ten, des verwendeten Ru337es (374bereinstimmend wurde Ket-jenblack EC600 JD eingesetzt), des Polyamidtyps (Nylon 6 bzw. Nylon 6,6) und der verwendeten Zitronens344ure vern374nftigerweise als Erkl344rung f374r die unterschiedlichen Kerbschlagfestigkeiten des Endprodukts ausge-schieden werden k366nnen (Anl. B22, Annex S. 7-9). Er hat sich sodann den Unterschieden in den Compoundierungsverfahren zugewandt und einlei-tend zutreffend ausgef374hrt, alle beteiligten Experten seien sich mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen dar374ber einig, dass die beobachteten Un-terschiede in der Kerbschlagfestigkeit prim344r durch unterschiedliche Gra-de der Kompatibilisierung der Harzzusammensetzung bestimmt w374rden, uneinig hingegen hinsichtlich der Gr374nde hierf374r. Zu der durch ihre Partei-gutachter Prof. Dr. E. und Prof. Dr. P. gest374tzten Behaup-tung der Kl344gerin, die Beklagte habe bei ihren Versuchen die f374r eine er-folgreiche Kompatibilisierung unerl344ssliche Zersetzung der Zitronens344ure zur Bildung einer unges344ttigten Verbindung wie Itacons344ureanhydrid (und 30 - 16 - damit einen analogen Mechanismus wie bei der Verwendung von Malein-s344ureanhydrid [MAH]) nicht zugelassen, hat Prof. Dr. H. ausgef374hrt, dass es zwar wahrscheinlich sei, dass die Zersetzung von Zitronens344ure eine wesentliche Voraussetzung f374r eine wirkungsvolle PPE-PA-Kompati-bilisierung darstelle, indessen fraglich erscheine, ob die Unterschiede in der Verfahrensf374hrung der Kl344gerin und der Beklagten direkten Einfluss auf die Zersetzung der Zitronens344ure und damit auf das Gelingen der Kompatibilisierung n344hmen, da die Kerbschlagfestigkeit der nach dem Versuchsbericht von Prof. Dr. E. mit der Methode "XZ'" hergestell-ten Polymerzusammensetzungen in diesem Fall 344hnlich schlecht wie bei der Methode "X" h344tte ausfallen m374ssen. Damit ist aber der Nachweis nicht erbracht, dass die Versuchsergebnisse der Beklagten auf dem von der Kl344gerin behaupteten fehlerhaften Einsatz des Kompatibilisierungsmit-tels beruhen. Der Senat ist auch auf Grund der eigenen Versuche der Kl344gerin (einschlie337lich der Versuche mit MAH, die kein Gegenst374ck in den Versu-chen der Beklagten haben) nicht davon 374berzeugt, dass bei Befolgung der Lehre der D1 am Priorit344tstag eine erfindungsgem344337e Kerbschlagfestig-keit erzielt werden konnte. Der Senat hat nicht die 334berzeugung gewinnen k366nnen, dass bei Durchf374hrung dieser Versuche ausschlie337lich Stoffe, Ger344tschaften oder Arbeitsweisen verwendet oder Kenntnisse herangezo-gen wurden, die dem Fachmann bereits am Priorit344tstag zur Verf374gung standen. 31 Der Parteigutachter der Beklagten, Prof. Dr. B. , hat die Hypo-these gebildet, die vom Parteigutachter der Kl344gerin Prof. Dr. E. herausgearbeiteten unterschiedlichen Ergebnisse der Methoden X, Y, Z und XZ' resultierten aus speziellen ("unfachm344nnischen") von der Kl344gerin gebildeten Versuchsbedingungen, die durch eine ungen374gende Mischung der Komponenten, Post-Polykondensation und sehr kurze Reaktionszeit gekennzeichnet seien (Anl. BK7, S. 13). Unter diesen Bedingungen sei 32 - 17 - eine gr366337ere Menge an emulgierenden Polyphenylenether-Polyamid-Copolymeren erforderlich und der Zugabezeitpunkt des Polyamids sei ausschlaggebend f374r die Kompatibilisierung und die gute Kerbschlagfes-tigkeit. Die Beklagte hat ferner darauf hingewiesen, dass die Kl344gerin 2003 einen speziellen leitf344higen "Masterbatch", umfassend ein Polyamid und leitf344higen Ru337, zum Patent angemeldet habe (Anl. BK9, Anh. 9), dem sie die Eigenschaft zuschreibe, vorteilhafterweise zur Herstellung einer leitf344higen Harzzusammensetzung verwendet werden zu k366nnen, die nicht nur eine ausgezeichnete W344rmebest344ndigkeit, sondern gleichzei-tig auch eine ausgezeichnete Leitf344higkeit und Schlagz344higkeit habe. Der Parteigutachter Prof. Dr. H. h344lt zwar die mechanistische Begr374ndung f374r die Ma337geblichkeit des Polyamidzugabezeitpunkts, die Prof. Dr. B. auch nur als "denkbare Erkl344rungsm366glichkeit" bezeichnet (BK7, S. 12), f374r spekulativ, sieht aber die Hypothese zur ausschlaggebenden Bedeu-tung des Polyamidzugabezeitpunkts immerhin im Einklang mit den expe-rimentellen Ergebnissen nach Anlage BB3 (Anl. B22, S. 11 f.). Der Senat hat zwar keinen Zweifel am fachgerechten Vorgehen der Kl344gerin. Ihre Versuche sind jedoch mehr als sieben Jahre nach dem An-meldetag, teilweise noch erheblich sp344ter, durchgef374hrt worden. Der Se-nat ist 374berzeugt, dass die Mitarbeiter und Parteigutachter der Kl344gerin, die die Versuche durchgef374hrt und 374berwacht haben, sich nach bestem Wissen darum bem374ht haben, keine Kenntnisse einflie337en zu lassen, die dem Fachmann am Priorit344tstag nicht zur Verf374gung gestanden haben, weshalb es deren angebotener Vernehmung als Zeugen nicht bedurfte. Gerade bei den Mitarbeitern der auf diesem Gebiet t344tigen Kl344gerin haben sich indessen gleichwohl Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet der Po-lyphenylenether-Polyamid-Zusammensetzung und insbesondere deren Kompatibilisierung weiterentwickelt, wie etwa die Anmeldung des speziel-len Masterbatchs zum Patent belegt. Auch wenn diese Weiterentwicklun-gen nicht benutzt worden sind, l344sst sich ihr Einfluss auf die Verfahrenser- 33 - 18 - gebnisse nicht verl344sslich beurteilen. Dementsprechend hat es auch der gerichtliche Sachverst344ndige f374r nicht m366glich gehalten, aus den von der Kl344gerin vorgelegten Versuchsergebnissen zuverl344ssige Schl374sse darauf zu ziehen, welche Ergebnisse ein Fachmann am Priorit344tstag bei der Nacharbeitung der japanischen Offenlegungsschrift erhalten h344tte. Damit ist aber die M366glichkeit nicht ausger344umt, dass die Versuche der Kl344gerin einschlie337lich derjenigen mit Maleins344ureanhydrid nicht in jeder Hinsicht der Vorgehensweise entsprechen, die der Fachmann am Priorit344tstag gew344hlt h344tte. Dies muss zu Lasten der Kl344gerin gehen. 34 4. Das Ergebnis der m374ndlichen Verhandlung und der Beweisauf-nahme rechtfertigt auch nicht die Bewertung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fachmann nahegelegt war. 35 a) Nach den Ausf374hrungen in der japanischen Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) ist es Zweck der dort beschriebenen Erfindung, eine Harzmischung zu erhalten, die f374r das elektrostatische Beschichten mit einer geringen Menge an elektrisch leitenden Teilchen geeignet ist. Dem Hinweis auf die "geringe Menge" ist zu entnehmen, dass sich die Anmel-der des auch im Streitpatent angesprochenen Umstands bewusst waren, dass der elektrisch leitende F374llstoff im Zweifel f374r die 374brigen physikali-schen Eigenschaften der Zusammensetzung nachteilig ist. Dem soll da-durch entgegengewirkt werden, dass jedenfalls der Hauptteil der leitenden Teilchen in der Polyamidphase enthalten ist. Um dies zu erreichen, wird ein Verfahren zur Herstellung einer elektrisch leitenden Harzmischung aus einem Polyphenylenether und einem Polyamid sowie einem Ru337 gelehrt, das die gleichf366rmige Dispergierung des Ru337es in dem Polyamid vorsieht, gefolgt von einem Vermischen mit dem Polyphenylenether (Schutzan-spruch 2 der Entgegenhaltung). In der Beschreibung wird dies n344her dahin erl344utert, dass der Ru337 vorab gleichf366rmig in dem Polyamid dispergiert und das Resultierende dann mit dem Polyphenylenether vermischt wird, 36 - 19 - wodurch erreicht werden soll, dass ein Hauptteil in der Polyamidphase enthalten ist. Als besonders bevorzugt wird es bezeichnet, 95 Gewichts-prozent oder mehr des Ru337es in die Polyamidphase zu verbringen. Ent-sprechend wird in dem einzigen Beispiel der gesamte Ru337 mit 34,5/41 des Polyamids (Nylon 6) zu einem "Masterbatch" verarbeitet, dessen Pellets sodann mit den 374brigen Komponenten vermischt und extrudiert werden. Nach der D1 wird der Ru337 somit nicht wie nach dem Verfahren des Streit-patents in ein vertr344glich gemachtes Polyphenylenether-Polyamid-Basisharz eingearbeitet, sondern Polyphenylenether und Polyamid wer-den vermischt, nachdem der Ru337 in das Polyamid oder dessen Hauptbe-standteil eingearbeitet worden ist. Damit handelt es sich bei der D1 und bei dem Streitpatent aber entgegen der Annahme des Patentgerichts nicht um "gleiche Arbeitsweisen". Wenn in der japanischen Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) aus-gef374hrt wird, zur Kompatibilisierung des Polyphenylenethers und des Po-lyamids sei es m366glich, einen Vertr344glichmacher einfach zuzugeben und diesen mit dem Polyphenylenether und dem Polyamid zu mischen, oder ein Verfahren anzuwenden, bei dem der Polyphenylenether mit Zitronen-s344ure, Maleins344ureanhydrid oder dergleichen umgesetzt wird, um den Po-lyphenylenether zu modifizieren, "gefolgt von einem Verkneten mit dem Polyamid", besagt dies vor diesem Hintergrund nicht, dass die Kompatibi-lisierung von Polyphenylenether und Polyamid auch vor dem Ru337zusatz erfolgen kann; die Stelle verh344lt sich nur - wie es einleitend in dem betref-fenden Absatz hei337t - 374ber das Verfahren zur Kompatibilisierung. 37 Angesichts dessen ist nicht erkennbar, was den Fachmann veran-lasst haben k366nnte, das Verfahren abzu344ndern und den Ru337 - f374r sich oder als Bestandteil eines Polyamid-Ru337-Masterbatchs - erst in die kom-patibilisierte Polyphenylenether-Polyamid-Zusammensetzung einzuarbei-ten. Denn die japanische Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) lehrt die Einarbeitung des Ru337es in die Polyamidphase vor der Herstellung der Po- 38 - 20 - lyphenylenether-Polyamid-Mischung gerade, weil sich ihre Anmelder da-von eine ausreichende Leitf344higkeit mit relativ geringem Ru337anteil ver-sprechen. Veranlassung zu einer 304nderung h344tte nur der Umstand geben k366nnen, dass der Fachmann bei der Nacharbeitung der D1 feststellt, dass etwa die Kerbschlagfestigkeit der Zusammensetzung unbefriedigend ist. Dazu m374sste es der Fachmann aber zumindest f374r m366glich halten, dass die in der D1 gelehrte Abfolge nicht geeignet ist, das gew374nschte Ziel zu erreichen. b) Hierf374r ergibt sich ein Anhalt auch nicht aus der japanischen Patentanmeldung Hei 3-103467 (D19). Diese beschreibt ein Herstellungs-verfahren, bei dem durch Mischen in geschmolzenem Zustand eine "Zwi-schenkomposition" aus Polyphenylenether, Polyamid, einem Schlagz344hig-keitsverbesserungsmittel und einem Vertr344glichmacher (wobei u.a. Ma-leins344ureanhydrid genannt wird) hergestellt und diese "Zwischenkomposi-tion" anschlie337end mit weiterem Polyamid und 3 bis 50 Gewichtsprozent eines anorganischen F374llstoffs, dessen durchschnittlicher Korndurchmes-ser h366chstens 5 265m betr344gt, in geschmolzenem Zustand vermischt wird. Dies entspricht zwar, wenn als F374llstoff auch Ru337 in Betracht gezogen werden m374sste, der erfindungsgem344337en Vorgehensweise. Jedoch ist nicht zu erkennen, was dem Fachmann am Priorit344tstag zum R374ckgriff auf die D19 Anlass gegeben haben k366nnte. 39 Die D19 beschreibt einleitend, dass auf Grund der erweiterten An-wendungsgebiete von Kunststoffzusammensetzungen aus insbesondere Polyphenylenether und Polyamid weitere bislang nicht beachtete Eigen-schaften auf einem hohen Niveau gefordert w374rden. Um beispielsweise die Gestaltbarkeit zu verbessern, w374rden eine hohe Lackierbarkeit sowie Dimensionsstabilit344t gefordert. Bei einer herk366mmlichen Polyphenylen-etherharzkomposition sei es schwierig, bei hoher Temperatur gleichzeitig eine hohe Dimensionsstabilit344t und Schlagz344higkeit zu erzielen. Als g344n-gige Ma337nahme komme zwar eine Beimengung anorganischer F374llstoffe 40 - 21 - in Betracht, da sich jedoch dabei die Br374chigkeit der Teile erh366hen und das Niveau der Schlagz344higkeit sinken k366nnten, sei ihr Anwendungsgebiet aber eingeschr344nkt. Es wird daher als Aufgabe der Entgegenhaltung be-zeichnet, ein Herstellungsverfahren f374r thermoplastische Harzkompositio-nen bereitzustellen, die gleichzeitig hohe Steifigkeit, Schlagz344higkeit und Dimensionsstabilit344t aufweisen. Dies soll durch das vorstehend genannte Verfahren erreicht werden, wobei zur "Zwischenkomposition" n344here An-gaben gemacht werden, wie die Gewichtsanteile der einzelnen Kompo-nenten zu bemessen sind, um beim Endprodukt die angestrebte Eigen-schaftskombination zu erreichen (S. 9 Z. 14-31). Der anorganische F374ll-stoff k366nne kugel-, w374rfel-, granulat-, nadel-, tafel- oder faserf366rmig sein, die tafelf366rmigen F374llstoffe w374rden indessen hinsichtlich der Ausgegli-chenheit zwischen Steifigkeit und Schlagz344higkeit sowie der Verbesse-rung der Dimensionsstabilit344t bevorzugt. Als Beispiele solcher F374llstoffe werden metallische Elemente der Gruppen I bis VIII des Periodensystems oder Silizium als Element, Oxid, Hydroxid, Carbonat, Sulfat, Silikat sowie Sulfit und verschiedene Tonmineralien genannt. Wegen ihrer Tafelform seien Talkum, Glimmer, Kaolin sowie Diatomeenerde zu bevorzugen; die F374llstoffe k366nnten unbehandelt oder zur Verbesserung der Affinit344t mit den Harzen oberfl344chenbehandelt verwendet werden. In den Beispielen (wie auch den Vergleichsbeispielen) wird ausschlie337lich mit Talkum gearbeitet, in Beispiel 5 ist dieses mit Epoxidsilan oberfl344chenbehandelt. Es bedarf auf dieser Grundlage keiner Kl344rung, ob - wor374ber die Parteien streiten - Ru337 als anorganischer F374llstoff in diesem Sinn anzuse-hen ist. Jedenfalls kann zur 334berzeugung des Senats aus fachm344nnischer Sicht von einer Verallgemeinerung des in der japanischen Patentanmel-dung Hei 3-103467 (D19) verwendeten F374llstoffs Talkum auf schlechthin jeden anorganischen F374llstoff beliebiger Form nicht ausgegangen werden, zumal die D19 keine theoretische Erkl344rung daf374r anbietet, warum das dargestellte Verfahren die ihm zugeschriebenen Ergebnisse, n344mlich eine 41 - 22 - ausgeglichene Steifigkeit und Schlagz344higkeit sowie hohe Dimensionssta-bilit344t, erbringen soll. Die angestrebte Dimensionsstabilit344t erfordert, wie der gerichtliche Sachverst344ndige ausgef374hrt und in der m374ndlichen Ver-handlung best344tigt hat, jedenfalls - wie von der D19 auch vorgesehen - hohe F374llstoffgehalte und solche F374llstoffe, die wie Talkum (den auch das Streitpatent als zus344tzlichen F374llstoff ausdr374cklich zul344sst, S. 6 Z. 17) und Glimmer tafelf366rmig sind. Ru337 weist, wie der gerichtliche Sachverst344ndige erl344utert hat, diese Eigenschaft nicht auf. Dass der Fachmann, ausgehend von der japanischen Patentan-meldung Hei 2-201811 (D1), die technische Lehre der D19 unter Ausblen-dung des Gesichtspunkts der Dimensionsstabilit344t betrachtet h344tte, er-scheint fernliegend und nur aus einer Ex-post-Sicht plausibel, die die Ent-gegenhaltung in Kenntnis des Streitpatents auf Gemeinsamkeiten unter-sucht. Wie der Parteigutachter Prof. Dr. H. angegeben hat, mag zwar aus fachm344nnischer Sicht vern374nftigerweise anzunehmen gewesen sein, dass je nach Art des eingesetzten F374llstoffs die in D19 als relevant her-ausgestellten Eigenschaften durch das gelehrte Compoundierungsverfah-ren in unterschiedlichem Ma337 verbessert werden. Auch aus der Sicht von Prof. Dr. H. war jedoch der Grad der Verbesserung der jeweiligen Eigenschaften f374r einzelne anorganische F374llstoffe weder aus der D19 noch aus dem allgemeinen Fachwissen vorhersehbar. Jegliche Annahme des Fachmanns, er k366nne die in D1 spezifisch f374r die Einarbeitung von Leitf344higkeitsru337 gegebene Lehre dadurch verbessern, dass er - der D19 folgend - auf die Vorabeinarbeitung in die Polyamidphase vor der Herstel-lung der Polyphenylenether-Polyamid-Mischung verzichte, auf die die D1 gerade wegen der Sicherstellung - in D19 nicht angesprochener - ausrei-chender Leitf344higkeit mit m366glichst wenig Ru337eintrag Wert legt, w344re da-her spekulativ und nicht von einer angemessenen Erfolgserwartung getra-gen gewesen. Die Annahme, D19 habe eine Abwandlung des Verfahrens nach D1 nahegelegt, ist daher ohne ausreichende St374tze. 42 - 23 - c) Auch die europ344ische Patentanmeldung 506 386 (D2) kann die erforderliche Anregung nicht liefern. Sie beansprucht aufzuzeigen, dass die elektrische Leitf344higkeit von Polyphenylenether-Polyamid-Zusammen-setzungen erh366ht werden kann, wenn eine bestimmte Menge Ru337 zuge-mischt wird und das Mischverh344ltnis und die relativen Viskosit344ten der beiden Harze speziell definiert werden (S. 2 Z. 23-27). D2 beschreibt we-der erfindungsgem344337e Schlagfestigkeiten, noch lehrt sie die Verfahrens-abfolge des Patentanspruchs 15. Soweit sie bemerkt, die thermoplasti-sche Zusammensetzung werde erhalten, indem die Komponenten nach herk366mmlichem Verfahren vermischt und sodann aufgeschmolzen und geknetet w374rden, das Mischen und Verkneten k366nne jedoch in beliebiger Reihenfolge durchgef374hrt werden und es k366nne jedwede Kombination ei-niger Bestandteile getrennt verknetet und dann mit den verbleibenden Be-standteilen vermischt und verknetet werden (S. 5 Z. 39-47), belegt dies allenfalls, dass aus der Sicht der D2 Einzelheiten der Verfahrensf374hrung nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind, 344ndert aber nichts daran, dass keines der Beispiele eine Polyphenylenether-Polyamid-Kompatibilisierung vor der Ru337zugabe vorsieht. Damit gibt sie dem Fach-mann keine Anregung, sich von einer Abweichung von der Verfahrensf374h-rung nach der japanischen Patentanmeldung Hei 2-201811 (D1) einen Vorteil zu versprechen. 43 5. Mit Patentanspruch 1 in seiner eingeschr344nkten Fassung haben auch die auf diesen Patentanspruch zur374ckbezogenen Unteranspr374che Bestand. 44 6. Die Schutzf344higkeit des Verfahrensanspruchs 15 folgt bereits daraus, dass sich - wie ausgef374hrt - die in diesem unter Schutz gestellte Reihenfolge der Verfahrensschritte nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EP334). Mit Patentanspruch 15 haben auch die auf diesen zur374ckbezogenen Patentanspr374che Bestand. 45 - 24 - Nach Patentanspruch 15 wird das in Patentanspruch 1 gesch374tzte Harz dadurch hergestellt, dass in dieser Reihenfolge zun344chst das ver-tr344glich gemachte Basisharz hergestellt und sodann in dieses (und nicht etwa nur in eine bestimmte Komponente wie das Polyamid) der elektrisch leitende Ru337 - gegebenenfalls in Gestalt eines Masterbatchs nach Patent-anspruch 17 - eingebracht wird. Auch an der ausf374hrbaren Offenbarung dieser Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge bestehen keine Zweifel. 46 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247247 91, 92, 97 Abs. 1 ZPO. 47 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Berger Bacher Vorinstanzen: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2005 - 3 Ni 23/03 (EU) -
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