BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 114/08 Verk374ndet am: 28. Oktober 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 28. Oktober 2010 durch den Richter Keukenschrijver, die Richte-rin M374hlens, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Schuster f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 3. Juli 2008 verk374ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 750 444 (Streitpatents), das am 18. Juni 1996 unter Inanspruchnahme der Priorit344t der deutschen Patentanmel-dung 195 22 798 vom 23. Juni 1995 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft entgegen seiner im europ344ischen Einspruchsverfahren unver344ndert ge-bliebenen Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung eines Strahlungsheizk366rpers und Strahlungsheizk366rper" nurmehr einen Strahlungsheizk366rper und nicht mehr ein Herstellungsverfahren. Es umfasst drei Patentanspr374che. Patentanspruch 1 lautet in der Fassung, die er im europ344ischen Einspruchsverfahren erhalten hat, in der Verfahrenssprache Deutsch: 1 - 3 - "Strahlungsheizk366rper (11) mit einer Tr344gerschale (23) und einer darin eingelegten W344rmed344mmschicht (15), auf der ein Heizleiter (17) unter Teileinbettung in das W344rmed344mm-Material der W344r-med344mmschicht befestigt ist, wobei die W344rmed344mmschicht (15) aus einer aus dem W344rmed344mm-Material in gesonderter Form ge-pressten Tablette besteht, dadurch gekennzeichnet, dass die aus Blech bestehende Tr344gerschale (23) im Randbereich eine gegen374ber ihrem Boden (24) erh366hte Auflageschulter (25) aufweist, auf der die die W344rmed344mmschicht (15) bildende Tablet-te, ggf. mit einem entsprechenden Absatz (28) im Wesentlichen nur in ihrem Randbereich (28) direkt aufliegt, w344hrend im Bereich des Bodens ein Abstand zwischen dem Boden (27) der Tablette und dem Boden (24) der Tr344gerschale (23) besteht." Die Kl344gerin greift das Streitpatent insgesamt an und macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentf344hig. 2 Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. Hiergegen rich-tet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese die Abweisung der Nichtig-keitsklage anstrebt. Hilfsweise verteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung eines Hilfsantrags. Danach soll in dem Satzteil "wobei die W344r-med344mmschicht (15) aus einer aus dem W344rmed344mm-Material in gesonderter Form gepressten Tablette besteht" vor dem Wort "Tablette" eingef374gt werden "einst374ckigen und einschichtigen". Ferner soll nach den Worten "auf der die W344rmed344mmschicht (15) bildenden Tablette" der Zusatz "ggf." gestrichen wer-den. 3 Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 4 - 4 - Entscheidungsgr374nde: 5 Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Gegenstand des Streitpa-tents ist sowohl in der Fassung des Hauptantrags auch in der hilfsweise vertei-digten Fassung nicht patentf344hig (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 56 EP334). I. Das Streitpatent betrifft einen Strahlungsheizk366rper zur Beheizung ei-ner Kochstelle, der unterhalb einer Deckplatte, beispielsweise eines Glaskera-mikkochfelds, anzuordnen ist. Die Streitpatentschrift bezeichnet eingangs Strahlungsheizeinheiten f374r Glaskeramik-Elektrokochger344te als bekannt, die einen mehrschichtigen Isolierungsaufbau aufwiesen. Bei der aus der deutschen Offenlegungsschrift 27 29 930 (Fischer) bekannten Strahlungsheizeinheit l344gen in einer Tr344gerschale ein oder mehrere Isolierschichten aus nicht oder schwach verdichtetem Sch374ttmaterial. Auf diese Schichten werde eine Platte aus faseri-gem Isoliermaterial gelegt, auf der durch Einbetten im Nasszustand Heizwen-deln festgelegt seien. Aus der deutschen Offenlegungsschrift 28 06 367 (Micro-pore International Ltd.) sei ein Strahlungsheizk366rper bekannt, bei dem ein sch374ttf344higes Isoliermaterial in eine Tr344gerschale eingef374llt und mit einem Stempel verdichtet werde, so dass sich eine Oberfl344che bilde, auf der Heizwen-del mittels Drahtklammern festgeheftet werden k366nnten. Einen 344hnlichen Auf-bau mit in tiefen Rillen eingebetteten Heizwendeln zeige die europ344ische Pa-tentschrift 35 280 (Gr374nzweig + Hartmann und Glasfaser AG). Dabei werde ei-ne untere d374nne Schicht aus sch374ttf344higem Isoliermaterial direkt in die Tr344ger-schale eingepresst und dar374ber eine dickere Schicht aus mit anorganischem Kleber gebundenem Aluminiumsilikat angeordnet, auf der der Heizleiter "fest-kleben" k366nne. 6 - 5 - An den bekannten Heizeinheiten wird beanstandet, dass der mehrschich-tige Isolierungsaufbau aufwendig sei und zudem die Isolierwirkung dann ver-mindert sein k366nne, wenn eine der Schichten aus weniger gut w344rmed344mmen-dem Material bestehe. 7 8 Durch das Streitpatent soll eine einwandfreie und gleichm344337ige Einbet-tung des Heizleiters erm366glicht werden. Dadurch soll zugleich eine wirksame Isolierung des Heizleiters erreicht werden (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 52-55). Dazu stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents einen Strahlungsheizk366r-per mit folgenden Merkmalen unter Schutz (die Merkmalsgliederung des Pa-tentgerichts in Klammern): 9 1. Der Strahlungsheizk366rper weist eine Tr344gerschale und eine in diese eingelegte W344rmed344mmschicht auf (a). 2. Die W344rmed344mmschicht besteht aus einer aus dem W344rme-d344mmmaterial in gesonderter Form gepressten Tablette (c). 3. Auf der W344rmed344mmschicht ist ein Heizleiter befestigt (b), a) der teilweise in das W344rmed344mmmaterial der W344rme-d344mmschicht eingebettet ist (b). 4. Die Tr344gerschale a) besteht aus Blech und b) weist im Randbereich eine gegen374ber ihrem Boden erh366h-te Auflageschulter auf (d). 5. Die die W344rmed344mmschicht bildende Tablette liegt gegebe-nenfalls mit einem entsprechenden Absatz im Wesentlichen - 6 - nur in ihrem Randbereich direkt auf der Auflageschulter auf (e1). 6. Zwischen dem Boden der Tablette und dem Boden der Tr344-gerschale besteht im Bereich des Bodens ein Abstand (e2). 10 Nach dem Hilfsantrag soll in Merkmal 2 erg344nzt werden, dass die in ge-sonderter Form gepresste Tablette einst374ckig und einschichtig ist. 334ber das Material, aus dem die gepresste Tablette hergestellt ist, enth344lt Patentan-spruch 1 keine Aussage. In Merkmal 5 soll nach dem Hilfsantrag das Wort "gegebenenfalls" gestri-chen werden, so dass die Art der Auflage ihren fakultativen Charakter verliert. Das auf diese Weise eingegrenzte Merkmal 5 ist in 334bereinstimmung mit dem Patentgericht dahin auszulegen, dass die Tablette eine Kontaktfl344che mit der Schulter aufweist, dies aber nicht ausschlie337t, dass die Tablette auch an ande-ren Stellen an der Tr344gerschale anliegen oder aufliegen kann. Dass sie "im Wesentlichen" nur in ihrem Randbereich direkt aufliegt, bedeutet zwar, dass der besagte Randbereich den weitaus 374berwiegenden Teil der Kontaktfl344che bilden muss, schlie337t aber nicht aus, dass es auch an anderer Stelle kleinere Bereiche gibt, in denen die Tablette auf der Tr344gerschale aufliegt. Dies zeigt auch die nachfolgend wiedergegebene Figur 4 des Streitpatents, bei der die Tablette auch in dem schr344gen 334bergangsbereich zwischen Auflageschulter und Boden sowie im Randbereich des Bodens der Tr344gerschale aufliegt. 11 - 7 - Mit Merkmal 6, wonach ein Abstand zwischen dem Boden der Tablette und dem Boden der Tr344gerschale besteht, ist eine Luftschicht zwischen beiden Teilen vorgeschrieben, die den W344rmeabfluss aus dem Tablettenboden in die Tr344gerschale verringert. In welchem Umfang die Kontur des Tablettenbodens und/oder des Bodens der Tr344gerschale bei der Bildung des Abstands mitwirkt, gibt Patentanspruch 1 nicht an. Die Abstandsgr366337e wird der Fachmann dabei so bemessen, dass sie der Bauh366he des Strahlungsheizk366rpers entspricht und gleichzeitig auch technisch wirksam ist. 12 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begr374ndet: 13 Der Gegenstand des Streitpatents sei gegen374ber dem druckschriftlichen Stand der Technik neu, weil keine der entgegengehaltenen Druckschriften ei-nen Strahlungsheizk366rper zeige oder beschreibe, bei dem ein Abstand zwi-schen dem Tablettenboden und dem Boden der Tr344gerschale vorgesehen sei. F374r den Fachmann, einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Elektro-technik mit umfassenden Kenntnissen 374ber Entwicklung, Fertigung und Betrieb von Strahlungsheizk366rpern sowie grundlegenden Kenntnissen der verwendeten Werkstoffe, habe jedoch ausgehend vom bekannten Stand der Technik nach der im Jahr 1987 ver366ffentlichten (und sachlich im Wesentlichen mit der priori- 14 - 8 - t344tsbegr374ndenden deutschen Offenlegungsschrift 35 19 350 374bereinstimmen-den) US-Patentschrift 4 713 527 (D 3 - Kicherer u.a.) lediglich das Problem be-standen, die W344rmed344mmung zu verbessern. Dem Fachmann sei schon aus den Grundlagen der W344rmelehre bekannt, dass aneinanderliegende K366rper einen im Wesentlichen ungehinderten W344rmestrom erm366glichten, f374r dessen Gr366337e die Reihenschaltung der thermischen Widerst344nde der aneinanderlie-genden K366rper ma337geblich sei. Habe der Fachmann f374r eine vorgesehene Verwendung des aus der Figur 10 der D 3 bekannten Strahlungsheizk366rpers die W344rmeabgabe unterhalb der Kochplatte verringern wollen, beispielsweise um die thermische Belastung einer unterhalb des Kochfelds angeordneten Steuer-elektronik zu verringern, habe er als erstes daran denken m374ssen, Tabletten- und Tr344gerschalenboden durch einen Luftspalt zu trennen, um den W344rme-strom nach au337en zu verringern. Unterst374tzt worden seien derartige 334berle-gungen durch den bekannten Schnappscheibeneffekt am Tr344gerschalenboden, der aufgrund der in Radialrichtung ungleichm344337igen Erw344rmung im Betrieb h344ufig auftrete. Eines positiven Hinweises hierauf habe es nicht bedurft. Dem Fachmann sei bekannt gewesen, dass die Temperatur unterhalb eines Strah-lungsheizk366rpers kritisch und eine bedarfsweise verringerte W344rmeabgabe w374nschenswert seien. III. Die Beklagte f374hrt demgegen374ber im Wesentlichen aus, es m366ge zwar zutreffen, dass ein Fachmann, der sich mit der Konstruktion von Strah-lungsheizk366rpern besch344ftige, die physikalischen Grunds344tze, die das Patent-gericht herangezogen habe, insbesondere 374ber die Eigenschaft von Luftpols-tern als W344rmeisolatoren bekannt gewesen seien. Es sei aber nicht nahelie-gend gewesen, ohne entsprechende Anregungen oder Hinweise im Stand der Technik diese 334berlegungen auf die Lehre nach der D 3 zu 374bertragen und zwischen Tablette und Tr344gerschale einen Abstand vorzusehen. 15 - 9 - IV. Die Entscheidung des Patentgerichts h344lt im Ergebnis den Angriffen der Berufung stand. 16 17 Die D 3 zeigt in der nachstehend wiedergegebenen Figur 10 eine einteili-ge Tablette (2e) als W344rmed344mmschicht, auf deren Oberseite Heizleiter befes-tigt sind und deren Unterseite in der Tr344gerschale ("support dish" 7e) liegt. 18 Diese Tablette wird in gesonderter Form gepresst. Die D 3 offenbart da-bei (Sp. 10 Z. 35-38; das Priorit344tsdokument deutsche Offenlegungsschrift 35 19 350 entsprechend in Sp. 14 Z. 32-37), dass der obere Isoliertr344ger (2) in einem zweiteiligen Presswerkzeug hergestellt wird ("is produced in a two-part mould"). In ge366ffnetem Zustand wird in das formende Presswerkzeugteil mit Bindemittel versetzter Bl344hglimmer gesch374ttet und durch Schlie337en des Werk-zeugs zum Isoliertr344ger verpresst ("when the mould is open, a previously weig-hed quantity of an expanded mica mixed with binder is poured into one mould part ... and by closing the mould it is moulded to insulating support ..."). Der so erzeugte Isoliertr344ger wird in die Tr344gerschale eingelegt (Sp. 12 Z. 37-54). Wie weiter (Sp. 13 Z. 18-25 und 374bereinstimmend im Priorit344tsdokument Sp. 17 Z. 35-42) erl344utert wird, kann auf eine zus344tzliche D344mmschicht verzichtet wer- - 10 - den, so dass der Boden des Isoliertr344gers bis an die Innenseite des Bodens der Tr344gerschale reicht. 19 Das Patentgericht ist demnach zu Recht davon ausgegangen, dass der Unterschied zwischen dem Strahlungsheizk366rper nach Patentanspruch 1 des Streitpatents und nach Figur 10 der D 3 allein darin besteht, dass bei dem Strahlungsheizk366rper nach dem Streitpatent ein Abstand zwischen dem Boden der Tablette und dem Boden der Tr344gerschale bestehen soll. 334ber diesen Abstand wird in Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht mehr ausgesagt, als dass er "bestehen soll", insbesondere nicht, dass er bei der Herstellung des Strahlungsheizk366rpers oder unter bestimmten Betriebsbe-dingungen vorhanden sein soll. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass der Ab-stand nur in Teilbereichen und nicht vollfl344chig besteht. 20 Ein solcher Abstand ergibt sich jedoch regelm344337ig dann, wenn, wie in Fi-gur 10 der D 3 dargestellt, ein zuvor erzeugter Isoliertr344ger in die Tr344gerschale eingelegt wird. Denn einerseits wird, worauf auch die Streitpatentschrift hin-weist, die als Blechteller hergestellte Tr344gerschale vielfach einen "von Natur aus" konvexen Boden aufweisen (Abs. 10); zudem kann der Boden der Tr344ger-schale "zuf344llig oder bewusst" gew366lbt sein, um eventuellen Sprungscheibenef-fekten vorzubeugen (Abs. 25). Der Senat hat keinen Zweifel daran, dass dies dem Fachmann am Priorit344tstag bewusst war. Weiter verformen sich die Tr344-gerschale und der Isoliertr344ger in unterschiedlicher Weise, so dass eine be-st344ndige vollfl344chige Auflage der Tablette auf der Tr344gerschale nicht gew344hr-leistet ist. Zu Recht hat daher die Technische Beschwerdekammer des Europ344-ischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 12. Juli 2005 in anderem Zu-sammenhang (unter 3.8) darauf hingewiesen, dass es der Fachmann f374r wenig sinnvoll halten m374sse, einen vollfl344chigen Kontakt zwischen der Tablette und der Tr344gerschale anzustreben, da zum einen die Form jeder Tablette aufwendig 21 - 11 - nach der genauen W366lbung der jeweiligen Tr344gerschale angepasst werden m374sste und zudem zu erwarten w344re, dass die aus Blech hergestellte Tr344ger-schale und das als Tablette gepresste W344rmed344mmmaterial unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen. Daher k366nnte eine vollfl344chi-ge Auflage der Tablette auf einer konvexen Tr344gerschale unter allen Betriebs-bedingungen nur erhalten werden, wenn thermisch erzeugte mechanische Spannungen zwischen der Tablette und der Tr344gerschale in Kauf genommen w374rden. Durch einen Luftspalt zwischen Tablette und Tr344gerschale k366nnen sol-che Spannungen auf einfache Weise vermieden werden. Zudem ist diese Aus-gestaltung auch f374r die W344rmeisolierung vorteilhaft. D 3 enth344lt allerdings keinen ausdr374cklichen Hinweis, dass die genann-ten Probleme durch einen Luftspalt vermieden werden k366nnen. Bei allen dort geschilderten Ausf374hrungsbeispielen sind vielmehr gesonderte Bauteile vorge-sehen, um m366glichen W344rmespannungen entgegenzuwirken. So ist in dem in Figur 2 dargestellten Ausf374hrungsbeispiel unterhalb des Isoliertr344gers (2), der der W344rmed344mmschicht im Sinne des Streitpatents entspricht, eine zus344tzliche Isolierbettung (8) vorgesehen, die aus einer in die Tr344gerschale formgepressten Sch374ttung besteht und leichter elastisch verformbar ist als der auf ihr aufliegen-de Isoliertr344ger (2) (Sp. 10 Z. 22-29). Zu dem in Figur 10 dargestellten Ausf374h-rungsbeispiel wird ausgef374hrt, die Isolierbettung k366nne ersetzt werden durch einen entsprechend st344rker ausgestalteten Boden (11e) des Isoliertr344gers (2e), der bis an die Innenseite des Bodens der Tr344gerschale reiche. Durch eine in der Mittelachse liegende noppenf366rmige Erhebung (30e) k366nnten eine haftende Verbindung zwischen dem Isoliertr344ger und der Tr344gerschale verst344rkt und m366glicherweise W344rmespannungen aufgefangen werden (Sp. 13 Z. 18-34). 22 Dennoch hatte der Fachmann Veranlassung, nach anderen Mitteln zu suchen, um die in D 3 gerade im Zusammenhang mit Figur 10 angesprochenen W344rmespannungen aufzufangen. Hierzu lag es nahe, auf einen vollfl344chigen 23 - 12 - Kontakt zwischen den beiden Bauteilen zu verzichten. Dass die Anordnung ei-ner Luftschicht zwischen zwei Bauteilen mit unterschiedlicher Temperatur und unterschiedlicher W344rmeausdehnung ein einfaches und gebr344uchliches Mittel ist, stellt auch die Beklagte nicht in Abrede. Angesichts dessen teilt der Senat die vom Patentgericht und von der Beschwerdekammer des Europ344ischen Pa-tentamts ge344u337erte Auffassung, dass der Fachmann auch im vorliegenden Fall Anlass hatte, zu diesem bew344hrten Mittel zu greifen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ergaben sich weder aus D 3 noch aus sonstigen Entgegenhal-tungen Gesichtspunkte, die im konkreten Zusammenhang gegen diese L366sung gesprochen h344tten. In D 3 ist ein vollfl344chiger Kontakt nur zwischen der Tr344ger-schale und dem in Figur 2 dargestellten zus344tzlichen Isolierbett vorgesehen, das durch Pressung in der Tr344gerschale erstellt wird. Der in Figur 10 dargestell-te verst344rkte Boden des Isoliertr344gers (2) hat zwar im Wesentlichen die gleiche Form wie das Isolierbett. Er wird aber au337erhalb der Tr344gerschale hergestellt und braucht deshalb nicht exakt dieselbe Form aufzuweisen wie diese. Damit war der Weg frei, nach anderen Wegen zu suchen, um dem ausdr374cklich ange-sprochenen Problem der W344rmespannungen zu begegnen. Als naheliegendes Mittel daf374r bot sich ein Luftspalt an. V. Auch in der Fassung des Hilfsantrags hat Patentanspruch 1 des Streitpatents keinen Bestand. In Figur 10 (und Figur 11, dort allerdings ohne Tr344gerschale) der D 3 wird eine Tablette gezeigt, die ebenfalls einschichtig und einst374ckig aufgebaut ist. Allein das Entfallen des Worts "gegebenenfalls" im Patentanspruch 1 f374hrt zu keiner sachlichen 304nderung und vermag deshalb einen erfinderischen Gehalt nicht zu begr374nden. 24 VI. Hinsichtlich der Unteranspr374che 2 und 3 wird ein eigenst344ndiger er-finderischer Gehalt - auch in Zusammenschau mit den Merkmalen des Haupt-anspruchs - weder geltend gemacht noch ist er f374r den Senat ersichtlich. 25 - 13 - VII. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 247 97 Abs. 1 ZPO. 26 Keukenschrijver M374hlens Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.07.2008 - 2 Ni 44/07 (EU) -
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