BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 126/07 Verk374ndet am: 13. Juli 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Klammernahtger344t EP334 Art. 83, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b; IntPat334bkG Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2; PatG 247 34 Abs. 4, 247 22 Abs. 1, 247 21 Abs. 1 Nr. 2 Eine Erfindung ist ausf374hrbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung ent-haltenen Angaben dem fachm344nnischen Leser so viel an technischer Informati-on vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachk366nnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuf374hren. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausf374hrungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist. BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 13. Juli 2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 26. Juni 2007 verk374n-dete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-richts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Berufung, an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 17. M344rz 1989 unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 18. M344rz 1988 angemeldeten, mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 337 612 (Streitpatents), das ein Klammernahtge-r344t f374r chirurgische Zwecke und eine Klammerpackung f374r chirurgische Klam-mernahtger344te betrifft und sieben Patentanspr374che umfasst. Die Kl344gerin wird aus dem inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Streitpatent vor dem Landge-richt D374sseldorf in Anspruch genommen. Die Patentanspr374che 1 und 5 des Streitpatents haben in der Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut: 1 - 3 - "1. A stapler having pockets (10; 20) through which pass staple drivers (40) adapted to drive unformed staples, each of said pockets (10; 20) generally conforming to the shape of one of said unformed staples, said pockets (10; 20) permitting said drivers (40) to position said unformed staples on anvils for forming said staples, each one of said pockets (10; 20) having first parallel sides (12) generally corresponding to the length of said unformed staples, said first parallel sides (12) being con-nected by second parallel sides (16) to form said pocket (10; 20), said second parallel sides (16) generally conforming to the width of said unformed staples, characterised in that there is a tapered side (14) at each end of each first parallel side (12), each of said tapered sides (14) diagonally approaching one of said second parallel sides (16), the resulting pocket having a generally hexagonal shape, wherein staples within said pocket become self-aligning. 5. A staple cartridge (30) having pockets (20; 10) for emplace-ment of staples, said pockets (20; 10) having a pair of first parallel sides (12) generally corresponding to the length of said unformed staples, said first parallel sides (12) being con-nected by second parallel sides (16) to form said pocket, said second parallel sides generally conforming to the width of said unformed staples, characterised in that there is a tapered side (14) at each end of each first parallel side (12), each of said tapered sides (14) diagonally approaching one of said second parallel sides (16), the resulting pocket (10; 20) having a gen-erally hexagonal shape." In der deutschen 334bersetzung der Patentschrift lauten diese Patentan-spr374che ohne Bezugszeichen: 2 "1. Klammernahtger344t mit Taschen, durch die Klammertreiber f374h-ren, die dazu ausgelegt sind, ungeformte Klammern vorw344rts-zutreiben, wobei jede der Taschen generell der Form einer der ungeformten Klammern entspricht und die Taschen es den Treibern erm366glichen, die nicht geformten Klammern auf Am-bosse zu treiben, um die Klammern zu formen, wobei jede der genannten Taschen erste parallele Seiten aufweist, die im Wesentlichen der L344nge der ungeformten Klammern entspre-chen, und weiter die ersten parallelen Seiten durch zweite pa- - 4 - rallele Seiten miteinander verbunden sind, um die Tasche zu bilden, und die genannten zweiten parallelen Seiten im We-sentlichen der Breite der ungeformten Klammern entsprechen, dadurch gekennzeichnet, dass eine keilf366rmig zulaufende Sei-te an jedem Ende einer ersten parallelen Seite angeordnet ist, dass die keilf366rmig zulaufenden Seiten diagonal auf eine der zweiten parallelen Seiten zulaufen, so dass die entstehende Tasche eine im Wesentlichen hexagonale Form aufweist, in der die Klammern selbstausrichtend sind. 5. Klammerpackung mit Taschen zum Aufnehmen von Klam-mern, wobei die Taschen ein Paar von ersten parallelen Sei-ten aufweisen und im Wesentlichen der L344nge der ungeform-ten Klammern entsprechen, die ersten parallelen Seiten durch zweite parallele Seiten miteinander verbunden sind, um die Tasche zu formen, wobei die zweiten parallelen Seiten im Wesentlichen der Breite der ungeformten Klammern entspre-chen, dadurch gekennzeichnet, dass eine keilf366rmig zulaufen-de Seite an jedem Ende einer jeden ersten parallelen Seite angeordnet ist, wobei jede der keilf366rmig zulaufenden Seiten diagonal auf eine der zweiten parallelen Seiten zul344uft, so dass die entstehende Tasche eine im Wesentlichen hexago-nale Form aufweist." Die Kl344gerin hat geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollst344ndig offenbart, dass ein Fachmann sie ausf374hren k366nne. Au337erdem sei der Gegenstand des Streitpatents gegen374ber dem Stand der Technik nicht pa-tentf344hig. Sie hat sich dazu auf druckschriftlichen Stand der Technik sowie eine behauptete Vorbenutzung in den Vereinigten Staaten von Amerika (Klammer-magazine ILA 52) bezogen. 3 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgem344337 in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. Es hat sich dabei allein auf den Nichtigkeitsgrund fehlender ausf374hrbarer Offenbarung gest374tzt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Be-klagten, der die Kl344gerin entgegentritt. 4 - 5 - Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. R. T. G. , vormals wissen- schaftlich-medizinischer Direktor der Kreiskliniken A. , B. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhand-lung erl344utert und erg344nzt hat. 5 Entscheidungsgr374nde: I. Das Streitpatent betrifft ein chirurgisches Klammernahtger344t, bei dem Klammern mittels eines Treibers durch F374hrungstaschen gegen eine Formober-fl344che (den Amboss) getrieben werden, wobei bekannte F374hrungstaschen meist lange, rechtwinklige Kan344le in der Querschnittsform des Klammertreibers sind, von denen die Klammern in unverformtem Zustand passiert werden (Beschr. Sp. 1 Z. 14-16). Mit diesen Ger344ten k366nnen Organe u.a. des Magen-Darm-Trakts, aber auch Bronchien und das Lungengewebe oder Blutgef344337e, ver-schlossen werden. Dabei k366nnen sich die Klammern verklemmen, verkanten oder die Taschen verstopfen. Dies kann zu unvollst344ndigen N344hten (Nahtinsuf-fizienzen) mit daraus resultierenden weiteren, u.U. schwerwiegenden Folgen infolge des Austritts von Blut, Darminhalt, Luft usw. f374hren. Dies soll durch das im Streitpatent gesch374tzte Klammernahtger344t vermieden werden. 6 Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Klammernahtger344t unter Schutz (Merkmalsgliederung des Patentgerichts kursiv) 7 (1) mit Taschen [M1], (2) durch die Klammertreiber f374hren, die dazu ausgelegt sind, un-geformte Klammern vorw344rtszutreiben [M2], - 6 - (3) wobei jede der Taschen generell der Form einer der ungeform-ten Klammern entspricht [M3] (4) und die Taschen es den Treibern erm366glichen, die nicht ge-formten Klammern auf Ambosse zu treiben, um die Klammern zu formen [M4], (5) wobei jede der Taschen aufweist: (5.1) erste parallele Seiten [M5], (5.1.1) die im Wesentlichen der L344nge der ungeformten Klammern ent-sprechen [M5], (5.2) zweite parallele Seiten zwischen den ersten parallelen Seiten, durch die die Tasche gebildet wird [M6], (5.2.1) die im Wesentlichen der Breite der ungeformten Klammern ent-sprechen [M6], (5.3) wobei eine keilf366rmig zulaufende Seite (5.3.1) an jedem Ende einer ersten parallelen Seite angeordnet ist [M7], (5.3.2) und diagonal auf eine der zweiten parallelen Seiten zul344uft [M7], (6) so dass die entstehende Tasche eine im Wesentlichen hexago-nale Form aufweist [M7], (6.1) in der die Klammern selbstausrichtend sind [M7]. - 7 - Figur 1 des Streitpatents zeigt Querschnitte einer typischen Tasche: 8 Die Beschreibung erl344utert, dass erfindungsgem344337 eine selbstzentrie-rende Tasche geschaffen werde, die dazu geeignet sei, die Klammern ord-nungsgem344337 ausgerichtet zu halten. Die hexagonale Form erlaube es der Klammer, sich in der Tasche selbst zu zentrieren. Eine in den Kanal geladene Klammer werde dazu veranlasst, sich l344ngs der Achse des ersten Paares paral-leler Seiten in eine mit diesen fluchtende Position zu bewegen. 9 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begr374ndet: In Verbindung mit Figur 1 des Streitpatents werde der Fachmann Merkmal 6 so auslegen, dass eine oktogonale Taschenform beansprucht wer-de. Da die Klammer nach der Beschreibung mit den keilf366rmigen Seiten der Tasche zur Ausrichtung eine Wechselwirkung aus374ben sollten, werde der Fachmann die ungenaue L344ngenangabe in Merkmal 5.1.1 dahin verstehen, dass die Klammer etwas l344nger als die ersten parallelen Seiten 12 sein m374sse, um in den Bereich der keilf366rmigen Seiten zu ragen, ohne die zweiten parallelen Seiten 16 zu ber374hren. Mit Merkmal 6.1 werde ein zweckgebundener Sach- 10 - 8 - schutz begehrt. Es enthalte nicht nur eine - beispielhafte und den Schutzge-genstand unber374hrt lassende - Zweckangabe, sondern diene der mittelbaren Umschreibung der funktionellen Zurichtung des Klammernahtger344ts und der r344umlich-k366rperlichen Ausgestaltung der Vorrichtung f374r die Selbstausrichtung der Klammern. F374r die Ausf374hrbarkeit der Erfindung komme es deshalb auch auf die objektive Eignung der Vorrichtung f374r die Selbstausrichtung der Klam-mern an. Insoweit gen374ge das Streitpatent indessen der Anforderung nicht, dass der Fachmann das erfindungsgem344337e Ziel zuverl344ssig in praktisch ausrei-chendem Ma337 erreichen k366nnen m374sse. 334ber die Funktion der Selbstausrich-tung werde nur gesagt, dass sich eine fehlausgerichtete Klammer notwendi-gerweise zu der richtigen Achse ausdrehen werde, was durch die Geometrie der Tasche bewirkt werde. Durch welchen Mechanismus sich die Klammer ge-m344337 der strichpunktierten Darstellung in Figur 1 mit ihren Enden von den keil-f366rmigen Seiten absto337e, werde nicht offenbart. Es bestehe deshalb vollst344ndi-ge Ungewissheit 374ber die Ausf374hrung der Zentrierung. III. Dies h344lt der Nachpr374fung nicht stand. 11 1. Das Patentgericht hat im Ausgangspunkt zutreffend gesehen, dass die Antwort auf die Frage, ob die Erfindung so deutlich und vollst344ndig offenbart worden ist, dass ein Fachmann - hier ein Ingenieur der Medizintechnik mit Fachhochschulabschluss und mehrj344hriger beruflicher Erfahrung - sie ausf374h-ren kann, von der Auslegung des Merkmals 6.1 abh344ngt. W344re dieses Merkmal, wie das Patentgericht angenommen hat, so zu verstehen, dass die Tasche 374ber die durch die Merkmalsgruppe 5 hinaus beschriebene r344umliche Konfiguration hinausgehende Eigenschaften aufweisen soll, kraft derer sie f374r eine Selbst-zentrierung der in die Tasche eingef374hrten Klammern sorgt, w344re dem Patent- 12 - 9 - gericht darin Recht zu geben, dass das Streitpatent dem Fachmann nicht offen-bart, wie er der Tasche diese Eigenschaften verleihen kann. 2. Die Auslegung des Patentgerichts ist jedoch nicht zutreffend. 13 In der Beschreibung hei337t es in der Zusammenfassung der Erfindung, es sei die "hexagonale" Form der Tasche, die es der Klammer erlaube, sich in der Tasche selbst zu zentrieren ("It is this hexagonal shape which allows the staple to center itself inside the pocket", Sp. 2 Z. 35-37). Dies wird im n344chsten Satz begr374ndet, in dem es hei337t, die geladene Kammer werde veranlasst ("encoura-ged"), sich in eine mit den ersten parallelen Seiten fluchtende Position zu be-wegen ("to move towards an aligned position"). Dieser Vorgang wird in der de-taillierten Beschreibung n344her erl344utert, wenn dort ausgef374hrt wird, die Klammer werde sich notwendigerweise zu den richtigen Achsen ausdrehen ("necessarily rotate toward the appropriate axes"), und dies werde durch die Geometrie der Tasche bewirkt ("this is due to the geometry of the pocket"). Die Klammer soll n344mlich gegen die Seiten (14) der F374hrungstasche rutschen ("slide") und auf diese Weise ordnungsgem344337 ausgerichtet werden (Sp. 3 Z. 47-54). Schlie337lich hei337t es am Ende der Beschreibung, dass ein Winkel von etwa 22,5260 zwischen den Seiten 12 und 14 die Selbstausrichtung optimal sicherstelle ("optimal angle to insure the self aligning features", Sp. 4 Z. 13-15). Angesichts dessen enth344lt Merkmal 6.1 nur die Zuschreibung einer Wirkung, die durch die mit der Merk-malsgruppe 5 umschriebene erfindungsgem344337e Geometrie der Tasche eintre-ten soll, jedoch keine zus344tzlichen Anforderungen an die r344umlich-k366rperliche oder funktionale Ausgestaltung der Tasche. 14 Die Ausgestaltung der Tasche nach der Merkmalsgruppe 5 wird ihrer-seits unter Bezugnahme auf L344nge und Breite der ungeformten Klammern defi- 15 - 10 - niert, die von dem durch die Tasche f374hrenden Klammertreiber auf den Amboss getrieben werden sollen (Merkmal 4). Der Fachmann erh344lt hierdurch die An-weisung, die ersten und zweiten parallelen Seiten so zu bemessen, dass einer-seits, wie von der Erfindung angestrebt, ein Klemmen oder Verkanten der Klammern vermieden wird, andererseits diese so in der Tasche gehalten wer-den, dass sie in der (selbst)ausgerichteten Position auf den Amboss getrieben werden k366nnen. Wie die Er366rterung mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen ergeben hat, ist f374r den Fachmann aus der Darstellung in Figur 1 erkennbar, dass die dort links dargestellte ausgerichtete Position der Klammer keine Posi-tion sein kann, bei der die Klammer weder mit ihrem R374cken noch mit ihren freien Schenkeln Kontakt mit einer der Taschenwandungen haben kann. Von den beiden ihm gel344ufigen Klammerformen, einer U-f366rmigen und einer V- oder trapezf366rmigen Klammer wird der Fachmann daher bei der Bemessung der Kammerseiten eine V-f366rmige Klammer zugrunde legen und die Tasche so ausbilden, dass die L344nge der ersten parallelen Seiten im Wesentlichen der L344nge des Klammerr374ckens einer solchen V-f366rmigen Klammer entspricht, die-se unter Vorspannung 374ber einen gewissen Abschnitt ihrer freien Schenkel an gegen374berliegenden Taschenwandungen anliegt und sich, wenn sie - wie in der Darstellung in Figur 1 auf der rechten Seite - nicht korrekt ausgerichtet ist, in die ausgerichtete Position entsprechend der Darstellung auf der linken Seite aus-drehen kann, in der die freien Schenkel an den zweiten parallelen Seiten anlie-gen. 3. Auf dieser Grundlage ist nicht zweifelhaft und wird auch von der Kl344-gerin nicht in Abrede gestellt, dass eine Tasche mit der erfindungsgem344337en Geometrie vom Fachmann hergestellt werden kann. 16 - 11 - Damit ist dem Erfordernis gen374gt, die Erfindung so deutlich und vollst344n-dig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausf374hren kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EP334, Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPat334bkG). Eine f374r die Ausf374hrbarkeit ausreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der mit den Merkmalen des Pa-tentanspruchs umschriebene technische Erfolg vom Fachmann erreicht werden kann (vgl. Sen.Urt. v. 25.3.2010 - Xa ZR 36/07 Tz. 20). Dies setzt nicht voraus, dass mindestens eine m366gliche Ausf374hrung der Erfindung im Einzelnen so of-fenbart ist, wie dies f374r eine neuheitssch344dliche Vorwegnahme (s. dazu BGHZ 179, 168 Tz. 25 - Olanzapin) oder die 334bereinstimmung mit der Ursprungsof-fenbarung (s. dazu Sen.Urt. v. 8.7.2010 - Xa ZR 124/07 Tz. 62 - F344lschungssi-cheres Dokument [zur Ver366ffentlichung vorgesehen]) erforderlich w344re. Sowohl bei der Neuheitspr374fung als auch bei der Pr374fung, ob die im Patentanspruch enthaltene technische Lehre einer Erfindung ursprungsoffenbart ist, kommt es darauf an, ob der Fachmann diese Lehre dem jeweiligen Vergleichstext unmit-telbar und eindeutig entnehmen kann. Dagegen stellt sich bei der Pr374fung der Ausf374hrbarkeit die Frage, ob die in der Anmeldung oder dem Patent enthalte-nen Angaben dem fachm344nnischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachk366nnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuf374hren. Der Offenbarungsbegriff unterschei-det sich somit je nach Kontext in seiner Funktion. Ebenso wenig wie eine im Verletzungsprozess angegriffene Ausf374hrungsform im Patent offenbart sein muss, um unter seinen Gegenstand oder in seinen Schutzbereich zu fallen, er-fordert eine ausf374hrbare Offenbarung notwendig die (vollst344ndige) Offenbarung einer Ausf374hrungsform. Vielmehr reicht es aus, wenn der Fachmann ohne ei-genes erfinderisches Bem374hen Unvollst344ndigkeiten erg344nzen (vgl. schon RGZ 115, 280, 285) und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit ver-schaffen kann (vgl. BGHZ 112, 297 - Polyesterf344den; EPA, Technische Be-schwerdekammer - T 14/83, ABl EPA. 1984, 105 = GRUR Int. 1984, 439 17 - 12 - - Vinylchloridharze). Diese Voraussetzungen sind nach dem zu 2 Ausgef374hrten auch im Streitfall erf374llt. - 13 - IV. F374r eine Entscheidung zu der vom Patentgericht nach seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig nicht gepr374ften Patentf344higkeit des Gegenstands des Streitpatents fehlt es im Berufungsverfahren an einer ausreichenden Beur-teilungsgrundlage. Auch die m374ndliche Verhandlung hat diese nicht erbracht. Es bedarf nicht nur gegebenenfalls der Pr374fung der von der Kl344gerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung in den Vereinigten Staaten von Ameri-ka. Den Parteien ist auch Gelegenheit zu geben, ihren Vortrag auf den bislang nicht hinreichend ber374cksichtigten Umstand abzustimmen, dass die Patentan-spr374che 1 und 5 den beanspruchten Gegenstand im Wesentlichen nur durch die Geometrie der Taschen beschreiben, die Klammern hingegen nicht zum Gegenstand der Erfindung geh366ren, sondern nur den Ma337stab f374r die Bemes-sung der L344nge der parallelen Seiten bilden. Eine Veranlassung zu einer erfin-dungsgem344337en Taschengeometrie k366nnte sich daher gegebenenfalls unabh344n-gig von den Gr374nden ergeben, aus denen die Ausgestaltung der Taschen ge-eignet erscheint, die von der Erfindung angestrebten Wirkungen zu erzielen. 18 - 14 - Dies f374hrt hier ausnahmsweise zur Zur374ckverweisung des Verfahrens zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht (vgl. BGH, Urt. v. 8.1.1991 - X ZR 53/90, GRUR 1991, 376 - beschu337hemmende Metall-t374r), dem auch die Entscheidung 374ber die Kosten des Berufungsverfahrens zu 374bertragen ist. 19 Meier-Beck Keukenschrijver Grabinski Bacher Richter am Bundesgerichts- hof Hoffmann kann wegen Urlaubsabwesenheit nicht unterschreiben. Meier-Beck Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.06.2007 - 4 Ni 52/05 (EU) -
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