BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 129/07 Verk374ndet am: 13. Juli 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 13. Juli 2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 15. Mai 2007 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 6. Dezember 1994 unter Inanspruch-nahme der Priorit344t einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Ameri-ka vom 6. Dezember 1993 angemeldeten, mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 657 139 (Streitpatents), das ein chirurgisches Klammerinstrument betrifft und 15 Patentanspr374che umfasst. Pa-tentanspruch 1 hat in der Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut: 1 "A surgical instrument (50) for applying one or more surgical fas-teners (65) to tissue (55), comprising: a fastener applying assembly (60) including a fastener holder (64) for receiving one or more surgical fasteners (65), an anvil (68) for clamping the tissue against said fastener holder, and a driver (320) for driving the fasteners from said fastener holder into the tissue clamped by said anvil against said fastener holder; - 3 - an actuator handle assembly (80) including means (86, 148) for actuating said driver; and a shaft assembly (70) for mounting said fastener applying assembly on said actuator handle assembly which is rotatable about its longitudinal axis to orient said fas-tener applying assembly in different angular orientations relative to said actuator handle assembly, characterized in that said shaft assembly includes a support shaft section (74), connected to a flexible shaft section (76), adapted to be bent in any radial direction relative to the longitudinal axis (54) of said shaft assembly." Die Kl344gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegen374ber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die US-Patentschriften 4 589 582 (NK6), 4 728 020 (NK16) und 5 197 649 (NK19), die Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 324 636 (NK11) und die deutsche Offenlegungsschrift 33 18 983 (NK14) nebst der parallelen US-Patentver366ffentlichung (NK14a) sowie das dieser Ver366ffentlichung entspre-chende Instrument 3M Precise Flexistapler bildeten, nicht patentf344hig. Die Be-klagte hat Patentanspruch 1 des Streitpatents in einer eingeschr344nkten Fas-sung in deutscher Sprache und hilfsweise in noch weiter eingeschr344nkten Fas-sungen verteidigt, auf die sich die nachgeordneten Patentanspr374che 3, 4 und 6 bis 15 zur374ckbeziehen sollen. 2 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgem344337 in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die in ers-ter Linie begehrt, die Klage mit der Ma337gabe abzuweisen, dass das Streitpatent die in erster Instanz haupts344chlich verteidigte Fassung, hilfsweise noch weiter eingeschr344nkte Fassungen erh344lt. Patentanspruch 1 soll danach unter Weglas-sung der Bezugszeichen lauten (Einf374gungen in der verteidigten Fassung un-terstrichen, nach Hilfsantrag I unterstrichen und kursiv): 3 - 4 - "Chirurgisches Linear-Klammer- Instrument zum Anbringen einer chirurgischen Klammer oder mehrerer chirurgischer Klammern in einem Gewebe umfassend: eine Klammer-Anbringungs-Baugruppe, welche einen Klammer-halter zur Aufnahme einer chirurgischen Klammer oder mehrerer chirurgischen Klammern, einen Amboss zum Klemmen des Ge-webes gegen den Klammerhalter und einen Dr374cker zum Eindr374-cken der Klammern aus dem Klammerhalter in das zwischen dem Amboss und dem Klammerhalter geklemmte Gewebe auf-weist; eine Bet344tigungsgriff-Baugruppe mit Einrichtungen zum Bet344tigen des Dr374ckers und eine Schaft-Baugruppe zum Verbi n- den Anbringen der Klammer-Anbringungs-Baugruppe mit an der Bet344tigungsgriff-Baugruppe, welche um ihre L344ngsachse drehbar ist, um die Klammer-Anbringungs-Baugruppe in unterschiedli-chen Winkelausrichtungen in bezug auf die Bet344tigungsgriff-Baugruppe auszurichten, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaft-Baugruppe einen Tr344gerschaft-Abschnitt aufweist, der mit einem flexiblen Schaft-Abschnitt verbunden ist, wobei der flexible Schaft-Abschnitt in bezug auf die L344ngsachse der Schaft-Baugruppe in jede radiale Richtung gebogen werden kann , wobei der flexible Schaft-Abschnitt am distalen Ende der Schaft- Baugruppe benachbart zur Klammer-Anbringungs-Baugruppe angeordnet ist, und wobei der flexible Schaft-Abschnitt derart eingerichtet ist, dass er seine gebogene Form beibeh344lt und ei- ner Auslenkung widersteht, wenn die Klammer-Anbringungs- Baugruppe bet344tigt wird. " Nach Hilfsantrag II soll der Eingang des sonst unver344nderten Patentan-spruchs 1 folgenderma337en ersetzt werden: 4 "Verwendung eines chirurgischen Linear-Klammerinstruments zum Anbringen einer chirurgischen Klammer oder mehrerer chi-rurgischer Klammern in dem Beckenbereich des menschlichen K366rpers, wobei das Klammerinstrument umfasst: ..." Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 - 5 - Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr. R. T. G. , ehe- mals wissenschaftlich-medizinischer Direktor der Kreiskliniken A. , B. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. Die Beklagte hat eine gut-achterliche Stellungnahme von Dr. med. K. P. , Chefarzt am Knappschafts- krankenhaus B. , Zentrum f374r Minimal Invasive Chirurgie, vorgelegt. 6 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. Zu Recht hat das Patentgericht erkannt, dass das Streitpatent in seiner zul344ssigerweise nach Hauptantrag eingeschr344nkt in deutscher Sprache verteidigte Streitpatent in die-ser Fassung nicht patentf344hig ist (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 EP334). Das gilt auch f374r die zul344ssigerweise hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents. 7 I. Das Streitpatent betrifft ein chirurgisches Klammerinstrument mit ge-lenkigem Heftkopf auf einem drehbaren und biegsamen St374tzschaft. Derartige Instrumente dienen zum Anbringen chirurgischer Klammern an inneren Orga-nen und Geweben wie Lunge, Magen, Speiser366hre, Zw366lffingerdarm usw. Sie umfassen 374blicherweise am proximalen Ende einen Handgriff, der 374ber einen Schaft mit einem Kopf am distalen Ende verbunden ist, wo eine feste, einen Amboss tragende und eine bewegliche, ein Klammermagazin tragende Backe angeordnet sind. Zu dem Klammermagazin ausgerichtet ist ein Treiber ange-ordnet. Dabei wird das zu klammernde Gewebe in dem Spalt zwischen fester und beweglicher Backe angeordnet und der Spalt wird mit Hilfe eines Dreh- 8 - 6 - knopfs am Handgriff auf den Arbeitsabstand der Klammern eingestellt. An-schlie337end werden 374ber den Ausl366semechanismus der Treiber in die Taschen des Klammermagazins und dadurch die Klammern durch das Gewebe gegen den Amboss gedr374ckt, wobei die Beinchen der Klammern verformt werden. Durch das Streitpatent soll ein anpassungsf344higes Instrument geschaffen werden, das eine einfache und genaue Hinf374hrung zu schwer zug344nglichen Operationsstellen im K366rperinneren (etwa im Beckenbereich) und eine genaue Ausrichtung auf diese erm366glicht (vgl. Beschr. Abs. 3, 17). 9 Hierzu begehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung Schutz (mit zwei Korrekturen gegen374ber der deutschen 334bersetzung der Patentschrift und unter Einf374gung des erg344nzten Merkmals 3.2.2.1 aus Pa-tentanspruch 2 und des letztgenannten Merkmals aus Patentanspruch 5 des erteilten Patents) f374r ein chirurgisches Instrument zum Anbringen einer chirurgi-schen Klammer oder mehrerer chirurgischer Klammern in einem Gewebe, das umfasst (Merkmalsgliederung des Bundespatentgerichts kursiv in Klammern): 10 (1) eine Klammeranbringungsbaugruppe (M2), die auf-weist: (1.1) einen Klammerhalter zur Aufnahme einer oder mehre-rer chirurgischer Klammern (M3), (1.2) einen Amboss zum Klemmen des Gewebes gegen den Klammerhalter (M4) und (1.3) einen Dr374cker (Treiber; "driver") zum Eindr374cken der Klammern aus dem Klammerhalter in das zwischen dem Amboss und dem Klammerhalter geklemmte Ge-webe (M5); (2) eine Bet344tigungsgriffbaugruppe mit Einrichtungen zum Bet344tigen des Dr374ckers (M6) und - 7 - (3) eine Schaftbaugruppe zum Anbringen ("mounting") der Klammeranbringungsbaugruppe an der Bet344ti-gungsgriffbaugruppe (M7), die (3.1) um ihre L344ngsachse drehbar ist, um die Klammeran-bringungsbaugruppe in unterschiedlichen Winkelaus-richtungen in Bezug auf die Bet344tigungsgriffbaugruppe auszurichten (M8), (3.2) und aufweist: (3.2.1) einen Tr344gerschaftabschnitt (M9), (3.2.2) einen flexiblen Schaftabschnitt (M9), der (3.2.2.1) mit dem Tr344gerschaftabschnitt verbunden und am dista-len Ende der Schaftbaugruppe benachbart zur Klam-meranbringungsbaugruppe angeordnet ist (M9, 11), (3.2.2.2) in Bezug auf die L344ngsachse der Schaftbaugruppe in jede radiale Richtung gebogen werden kann (M10) und (3.2.2.3) derart eingerichtet ist, dass er seine gebogene Form beibeh344lt und einer Auslenkung widersteht, wenn die Klammeranbringungsbaugruppe bet344tigt wird (M12). In der in erster Linie hilfsweise verteidigten Fassung wird Patentanspruch 1 auf Linearklammerinstrumente beschr344nkt, in der in zweiter Linie hilfsweise verteidigten Fassung auf eine Verwendung solcher im menschlichen Beckenbe-reich. 11 II. Dem Patentgericht ist darin beizutreten, dass die deutsche Offenle-gungsschrift 33 18 983 (NK14) den Gegenstand des zul344ssigerweise be-schr344nkt verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents neuheitssch344dlich trifft (Art. 54 EP334). 12 1. Die Entgegenhaltung betrifft eine biegsame Klammernsetzvorrich-tung. Figur 1 zeigt ein verkleinert wiedergegebenes Ausf374hrungsbeispiel, 13 - 8 - Figur 4 ein Detail: Demnach und nach der Beschreibung (insbesondere in Sp. 9 und Sp. 14) besitzt die gezeigte Vorrichtung eine Baugruppe, die zur Anbringung 14 - 9 - der Klammern dient, mit einem Klammernhalter (13), einem als Setzelement bezeichneten Amboss (15) und einer Einrichtung, die die Klammern durch die Gewebelagen dr374ckt und in den Schlie337zustand biegt, also - da entgegen der Auffassung der Beklagten nach Merkmal 2 auch eine indirekte Bet344tigung aus-reicht - einem Dr374cker im Sinn des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Damit ist die Merkmalsgruppe 1 vollst344ndig verwirklicht. Weiterhin wird eine Baugrup-pe (10) mit einem handbet344tigbaren Hebel (82) gezeigt, mit dem der Dr374cker bet344tigt wird (vgl. Beschr. Sp. 15, Merkmal 2). Vorhanden ist schlie337lich auch die Schaftbaugruppe, mit der die Klammerausbringungsbaugruppe an der Bet344-tigungsbaugruppe angebracht ("mounted") ist (in der Entgegenhaltung als Setz-anordnung 12 bezeichnet). Diese weist ein kegelstumpff366rmiges Element (25) und ein flexibles Element aus Segmenten (20) mit je einer konvexen und einer konkaven Stirnfl344che auf, die eine versteifbare "R374ckgratstruktur" (24) bilden und durch deren Durchgangs366ffnungen eine biegsame Seilanordnung l344uft (Sp. 5 Z. 35-53). Dieses flexible Element ist am distalen Ende des kegelstumpf-f366rmigen Elements gelagert und mit diesem verbunden, wobei sich die Bau-gruppe zur Klammeranbringung nochmals distal anschlie337t. Nachdem Patent-anspruch 1 des Streitpatents in keiner seiner im Berufungsverfahren verteidig-ten Fassungen Angaben zur Gr366337e oder zu den Gr366337enverh344ltnissen von Tr344-gerschaftabschnitt und flexiblem Schaftabschnitt macht, stellen die genannten Teile der Entgegenhaltung solche Abschnitte im Sinn der Merkmale 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.2.1 des Streitpatents dar. Dass die Schaftbaugruppe um ihre L344ngs-achse drehbar ist, um die Baugruppe zur Klammerausbringung in unterschiedli-chen Winkelausrichtungen in Bezug auf die Baugruppe mit dem Bet344tigungsgriff auszurichten, verlangt dabei nur eine Drehbarkeit der Schaftbaugruppe insge-samt, nicht aber eine (separate) Drehbarkeit des Tr344gerschaftabschnitts oder des flexiblen Elements (Merkmal 3.1). Diese Verdrehbarkeit ist bei der Entge-genhaltung jedenfalls insofern gegeben, als die korrespondierenden Verzah- - 10 - nungen (62, 63) am Anschlagteil (61) der Bet344tigungsmechanik (11) einerseits und am kegelstumpff366rmigen Element (25) andererseits in verschiedene, als Drehstellungen bezeichnete Winkelstellungen zueinander gebracht werden k366nnen (Beschr. Sp. 9 Z. 9-19). Dass der flexible Schaftabschnitt im Sinn des Merkmals 3.2.2.2 in jede Richtung gebogen werden kann, ist (in Sp. 9 Z. 36-48: Biegen mit gew374nschter Orientierung und in Sp. 14 Z. 35-42) mit den Worten beschrieben, dass der Benutzer die R374ckgratstruktur in ihrem biegsamen Zu-stand belassen k366nne, w344hrend er f374r die im Einzelfall zu erf374llende operative Aufgabe eine bestimmte Orientierung zwischen der Kopfanordnung und der Bet344tigungseinrichtung einstelle, um dann erw374nschtenfalls die R374ckgratstruk-tur zu versteifen. Daraus erhellt zugleich, dass der Schaftabschnitt so eingerich-tet ist, dass er seine gebogene Form beibeh344lt und zugleich durch die Verstei-fung einer Auslenkung widersteht; dies gilt auch, wenn die Klammeranbrin-gungsbaugruppe bet344tigt wird, bis n344mlich die R374ckgratstruktur 374ber das Frei-gabeelement (76) erneut flexibel gemacht wird (Beschr. Sp. 14 Z. 53-59). Damit ist auch Merkmal 3.2.2.3 aus der Entgegenhaltung bekannt. 2. Der Argumentation der Beklagten, dass eine Drehbarkeit nur beim Zusammenbau gegeben sei, kann nicht beigetreten werden. Die Beschreibung erw344hnt zwar Vorteile beim Zusammenbau (Sp. 9 Z. 20-24). Daraus, dass dort von verschiedenen "Drehstellungen" die Rede ist, folgt jedoch bereits, dass die Teile gegeneinander verdreht werden k366nnen, d.h. dazu nicht (vollst344ndig) von-einander gel366st werden m374ssen. Es ist zwar richtig, dass die Zuordnung (nach Sp. 12 Z. 26-33) mittels der ineinander greifenden Verzahnungen fixiert wird, und dass durch einen Sicherheitsknopf (130) "eine unbeabsichtigte Bewegung des Tr344gers (86) und Kolbens (66) in ihre Freigabestellungen" verhindert wer-den soll, "was w344hrend einer Operation problematisch w344re" (Sp. 13 Z. 38-47). Daraus folgt jedoch nicht, dass ein L366sen der ineinander greifenden Verzah- 15 - 11 - nungen ein (vollst344ndiges) L366sen der Setzanordnung von der Bet344tigungsein-richtung erfordert und folglich im zusammengebauten Zustand nicht mehr m366g-lich ist. Aus dem Vorhandensein eines Sicherheitsknopfs und aus dem Abstel-len auf eine unbeabsichtigte Bewegung folgt jedoch, dass dem Operateur ein willentliches Verstellen des Drehwinkels jedenfalls au337erhalb des Klammervor-gangs erm366glicht werden soll. Zwar legt die Beschreibung insbesondere in Spalte 15 Zeilen 20 bis 37 das Verst344ndnis nahe, dass die Vorrichtung zum Verdrehen der Schaftbaugruppe in die Freigabestellung gebracht werden muss, in der die Baugruppe auch abgenommen werden kann. Dies 344ndert aber nichts daran, dass sie in dieser Position nicht nur abgenommen, sondern stattdessen auch gedreht werden kann. Dem Patentgericht ist auch darin beizutreten, dass auch eine Drehbar-keit, f374r die die Bet344tigungsgriffbaugruppe kurzfristig von der Schaftbaugruppe gel366st werden muss (jedenfalls dergestalt, dass die Sicherung gegen ein Aus-einandernehmen der Vorrichtung aufgehoben werden muss), Merkmal 3.1 aus-f374llt, sofern nur eine Fixierung in verschiedenen Winkelstellungen zueinander 374berhaupt m366glich ist. Zwar erw344hnt die Streitpatentschrift, dass Drehbarkeit und Flexibilit344t einen besseren Zugang zur Operationsstelle schaffen sollen (Sp. 1 Abs. 1) und beschreibt, dass der Chirurg erfindungsgem344337 die Klammer-anbringungsbaugruppe in geeigneter Ausrichtung positionieren und das Instru-ment ohne Behinderung bet344tigen k366nne (Sp. 4 Abs. 17). Daraus folgt jedoch nicht, dass das Verstellen auch w344hrend des Klammerns m366glich sein muss. Eine Ausgestaltung, bei der ein (kontrolliertes) L366sen der Verbindung zwischen Schaftbaugruppe und Bet344tigungsbaugruppe erforderlich ist, f344llt somit eben-falls unter das Streitpatent. 16 - 12 - III. Dass sich aus den nachgeordneten, zusammen mit Patentan-spruch 1 verteidigten Patentanspr374chen ein schutzf344higer 334berschuss ergeben k366nnte, ist nicht geltend gemacht und auch nicht ersichtlich. 17 IV. Mit den Hilfsantr344gen soll der Schutz durch Patentanspruch 1 in unterschiedlicher Weise (nach Hilfsantrag 1 durch eine entsprechende Ein-schr344nkung des Sachschutzes, nach Hilfsantrag 2 durch Formulierung eines entsprechenden Verwendungsanspruchs) auf L344ngsklammernahtinstrumente eingeschr344nkt werden. Dies hat zum Hintergrund, dass die NK14 in erster Linie Zirkularklammernahtger344te betrifft, wie sich aus der Ausgestaltung des flexiblen Schafts ergibt. Dies zeigt z.B. die zylindrische Ausgestaltung der Kopfanord-nung 17 in Figur 1. F374r die Beurteilung der Schutzf344higkeit des nach Hauptan-trag verteidigten Patentsanspruchs 1 hat dies wegen der vollst344ndigen merk-malsm344337igen 334bereinstimmung keine Bedeutung. Jedoch kann auch die Be-schr344nkung auf L344ngsklammernahtinstrumente die Schutzf344higkeit des Patent-anspruchs 1 nicht st374tzen, denn solche werden von der NK14 ebenfalls erfasst. Dies folgt aus der mehrfachen Bezugnahme in der NK14 (Sp. 4 Z. 67 - Sp. 5 Z. 11; Sp. 9 Z. 25-30) auf die US-Patentschrift 4 671 445 (NK22), die L344ngsklam-mernahtinstrumente betrifft und solche jedenfalls mit der Formulierung, dass es m366glich sei, die Klammern in verschiedenen Mustern, und zwar auch geradlinig, zu setzen, unmittelbar und eindeutig in ihren Offenbarungsgehalt einbezieht (vgl. Sen.Urt. v. 8.7.2010 - Xa ZR 124/07 - f344lschungssicheres Dokument, zur Ver366ffentlichung vorgesehen). Dass bei Einsatz und Anwendung von L344ngs- und Zirkularklammernahtinstrumenten Unterschiede bestehen, wie dies auch der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, ist deshalb nicht ma337geblich; die NK14 beschreibt auch geradlinig arbeitende Klammernahtger344te. 18 - 13 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG i.V.m. 247 97 Abs. 1 ZPO 19 Meier-Beck Keukenschrijver Grabinski Bacher Richter am Bundesgerichts- hof Hoffmann kann wegen Urlaubsabwesenheit nicht unterschreiben. Meier-Beck Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.05.2007 - 4 Ni 53/05 -
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