BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZR 130/07 vom 12. November 2009 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. November 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher beschlossen: Die Anh366rungsr374gen gegen das Senatsurteil vom 10. September 2009 werden auf Kosten der Kl344gerinnen zu 2 und 3 zur374ckgewie-sen. Gr374nde: Die von den Kl344gerinnen zu 2 und 3 eingelegten Rechtsbehelfe sind zu-l344ssig, aber unbegr374ndet. 1 1. Entgegen der Auffassung der Kl344gerinnen hat der Senat durch die von ihm gew344hlte Verfahrensgestaltung ihren Anspruch auf Gew344hrung rechtli-chen Geh366rs (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt. 2 a) Die m374ndliche Anh366rung des gerichtlichen Sachverst344ndigen ohne vorherige Einholung eines schriftlichen Gutachtens stellt keinen Versto337 gegen Art. 103 Abs. 1 GG dar. 3 Gem344337 247 411 Abs. 1 ZPO liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es an Stelle oder zur Vorbereitung einer m374ndlichen Anh366rung des Sachverst344ndigen ein schriftliches Gutachten einholt. Der Senat hat es in Aus374bung dieses Er-messens im vorliegenden Fall trotz der Komplexit344t der Fragestellung f374r 4 - 3 - zweckm344337ig erachtet, von der Einholung eines schriftlichen Gutachtens abzu-sehen. 5 b) Die Nichteinr344umung einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme stellt ebenfalls keine Verletzung des Anspruchs auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs dar. Der Senat hatte in der m374ndlichen Verhandlung keine Veranlassung, den Kl344gerinnen eine solche Frist einzur344umen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann es im Einzelfall zur Wahrung des rechtlichen Geh366rs geboten sein, eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu den m374ndlichen 304u337erungen eines Sachverst344ndigen zu gew344hren (BGH, Beschl. v. 12.5.2009 - VI ZR 275/08, NJW 2009, 2604 Tz. 8 m.w.N.). Die Einr344umung einer solchen Frist wird beispielsweise in Arzthaf-tungsprozessen f374r erforderlich gehalten, wenn eine Partei nicht 374ber medizini-sche Fachkenntnisse verf374gt und deshalb nicht von ihr verlangt werden kann, dass sie zu fachlichen Fragen vortr344gt, ohne sich ihrerseits durch Befragung von Experten sachkundig zu machen (BGH, Beschl. v. 12.1.1982 - VI ZR 41/81, NJW 1982, 1335). Entsprechendes gilt in Prozessen 374ber andere Materien, wenn in oder kurz vor der m374ndlichen Verhandlung 374berraschend neue Fragen aufgeworfen werden und es sich f374r das Gericht aufdr344ngt, dass die Parteien hierzu in der Verhandlung nicht abschlie337end Stellung nehmen k366nnen (BGH, Beschl. v. 18.12.2008 - VII ZR 200/06, NZBau 2009, 244 Tz. 7 m.w.N.). 6 Im vorliegenden Fall bestand keine damit vergleichbare Situation. Die Par-teien verf374gen als Arzneimittelhersteller durchweg 374ber eigene Sachkunde. Sie waren in der m374ndlichen Verhandlung durch Patentanw344lte vertreten. Zu Be-ginn der Verhandlung haben sie mitgeteilt, dass sich einige der Sachverst344ndi-gen, die die von den Parteien vorgelegten Gutachten angefertigt haben, im Saal befinden. W344hrend der Beweisaufnahme hatten die Parteien Gelegenheit, Fra- 7 - 4 - gen an den Sachverst344ndigen zu richten. Hiervon haben sie umfassend Ge-brauch gemacht. In ihren Schlusspl344doyers hatten sie Gelegenheit, zum Ergeb-nis der Beweisaufnahme umfassend Stellung zu nehmen. Auch diese Gelegen-heit haben sie genutzt. Angesichts all dessen bestanden f374r den Senat keine Anhaltspunkte daf374r, dass die Parteien nicht in der Lage waren, sich zu den 304u337erungen des Sachverst344ndigen abschlie337end zu erkl344ren. 2. Unabh344ngig davon erg344ben sich aus dem Vortrag der Kl344gerinnen zu 2 und 3 keine entscheidungserheblichen Gesichtspunkte, die eine Fortset-zung des Verfahrens gem344337 247 122a PatG rechtfertigen k366nnten. 8 a) Die Kl344gerin zu 2 beschr344nkt sich auf die R374ge, der Senat h344tte ihr Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme geben m374ssen, und beantragt hilfsweise die Gew344hrung einer entsprechenden Schriftsatzfrist. Die Einr344u-mung einer solchen Frist kommt aus den oben genannten Gr374nden hier nicht in Betracht. 9 b) Die Kl344gerin zu 3 legt zus344tzliche Ver366ffentlichungen vor, die nach ihrer Auffassung die 304u337erungen des Sachverst344ndigen in Frage stellen. Diese Ver366ffentlichungen und der Vortrag hierzu zeigen keine neuen entscheidungs-erheblichen Gesichtspunkte auf. 10 (1) Der Vortrag, aus der deutschen Offenlegungsschrift 25 28 194 und 344hnlichen Ver366ffentlichungen ergebe sich, dass terti344re Alkohole zur Etherbil-dung eingesetzt werden k366nnten, enth344lt keinen neuen Gesichtspunkt, der f374r die Entscheidung relevant w344re. 11 Entgegen dem Vorbringen der Kl344gerin zu 3 hat sich der gerichtliche Sachverst344ndige nicht dahin ge344u337ert, ein terti344rer Alkohol, der mit zwei Phenylgruppen und einer Alkylgruppe substituiert sei, k366nne allgemein nicht als 12 - 5 - Nukleophil wirken. Eine 304u337erung dieses Inhalts w344re schon dadurch widerlegt, dass die Ringschlussreaktion nach Patentanspruch 6 des Streitpatents tats344ch-lich m366glich ist. Letzteres ist weder vor noch in der m374ndlichen Verhandlung angezweifelt worden. Der Sachverst344ndige hat lediglich angegeben, dass die Erfolgsaussichten dieser Ringschlussreaktion insbesondere bei den in der Streitpatentschrift angegebenen milden Reaktionsbedingungen ex ante als eher gering einzusch344tzen und aus der Literatur keine unmittelbar einschl344gigen Pr344-zedenzen bekannt waren. Diese Beurteilung wird durch die in der Anh366rungs-r374ge aufgef374hrten zus344tzlichen Reaktionsbeispiele aus der deutschen Offen-legungsschrift 25 28 194 und 344hnlichen Ver366ffentlichungen nicht in Frage ge-stellt. Auch diese Entgegenhaltungen sind nicht unmittelbar einschl344gig. Damit ist kein Gesichtspunkt aufgezeigt, der 374ber die am Schluss der m374ndlichen Ver-handlung vor dem Senat vorliegenden Erkenntnisse hinausginge und zu einer abweichenden Beurteilung durch den Senat f374hren k366nnte. (2) Der Vortrag, aus der Literatur sei bekannt, dass Alkanolamine be-kannterma337en mit S344urederivaten problemlos zu den entsprechenden Estern reagierten, ohne dass es zu einer Desmethylierung oder einer sonstigen Beein-tr344chtigung der terti344ren Aminogruppe komme, enth344lt ebenfalls keinen neuen Gesichtspunkt. 13 Dass Reaktionen der genannten Art auch unter milden Bedingungen statt-finden k366nnen, ergab sich bereits aus den in der m374ndlichen Verhandlung vor-liegenden Entgegenhaltungen. Nach Einsch344tzung des gerichtlichen Sachver-st344ndigen ergab sich daraus f374r die hier in Rede stehende Reaktion keine hohe Erfolgsaussicht, weil die bekannten Reaktionen keine Phtalane betrafen und die am n344chsten liegende Ver366ffentlichung (Canonne et al., NK22) harte Reakti-onsbedingungen beschreibt. Die nunmehr von der Kl344gerin zu 3 vorgelegten 14 - 6 - Ver366ffentlichungen beziehen sich ebenfalls nicht auf Phtalane. Sie zeigen mit-hin keinen neuen Gesichtspunkt auf. 15 3. Die Kl344gerin zu 3 r374gt ferner, die vom gerichtlichen Sachverst344ndi-gen ge344u337erte Einsch344tzung, f374r die stereoselektive Synthese von Escita-lopram seien weitere Ausgangsstoffe in Betracht gekommen, sei unsubstantiiert und deshalb 374berpr374fungsbed374rftig. Diese R374ge ist im Verfahren nach 247 122a PatG nicht zul344ssig. Die Kl344gerin zu 3 wendet sich insoweit nicht gegen das vom Senat eingeschlagene Verfahren, sondern greift die 304u337erungen des Sachverst344ndigen inhaltlich an. Damit ist keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG aufgezeigt. 4. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 247 97 Abs. 1 ZPO. 16 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Berger Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.08.2007 - 3 Ni 9/05 (EU) -
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