BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 140/05 Verk374ndet am: 28. Mai 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Bauschalungsst374tze EP334 Art. 69; PatG 247 14 Zweckangaben in einem Sachanspruch haben im Nichtigkeitsverfahren keine andere Bedeutung als im Verletzungsprozess. Sie haben regelm344337ig die Auf-gabe, den durch das Patent gesch374tzten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die im Patentanspruch genannten r344umlich-k366rperlichen Merkmale erf374llen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er f374r den im Patentan-spruch angegebenen Zweck verwendbar ist. BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 28. Mai 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Achilles und Dr. Berger f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Juni 2005 wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer deutschen Patentanmeldung vom 25. Januar 1992 am 15. Januar 1993 ange-meldeten und mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344-ischen Patents 553 666 (Streitpatents). Die Patentanspr374che 1 bis 3 lauten: 1 "1. H366henverstellbare St374tze f374r Schalungen im Bauwesen, be-stehend aus einem Au337enrohr (12) mit einer Gewindemutter und einem Innenrohr (11), das an der Au337enfl344che ein Gewin-de (14) aufweist, wobei das Gewinde (14) 374ber den Umfang des Innenrohrs (11) gesehen unterbrochen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde (14) von Seg-menten (13, 13', 13", 13'") gebildet ist, die in Aussparungen (19, 19', 19", 19'") des Au337enrohrs (12) ragen. - 3 - 2. H366henverstellbare St374tze nach Anspruch 1, dadurch ge-kennzeichnet, dass an der Au337enfl344che des Innen-rohrs (11) ein Ma337stab (20) vorgesehen ist. 3. H366henverstellbare St374tze nach einem der Anspr374che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an der Au337enfl344-che des Au337enrohrs (12) Befestigungseinrichtungen, insbe-sondere Einbuchtungen (18, 18', 18", 18'"), vorgesehen sind." Die Kl344gerin hat beantragt, das Streitpatent wegen fehlender Patentf344-higkeit seines Gegenstands f374r nichtig zu erkl344ren. 2 Die Beklagte hat das Streitpatent in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Patentgericht nur noch im Umfang der Patentanspr374che 1 bis 3 verteidigt. 3 Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang des nicht mehr vertei-digten Patentanspruchs 4 f374r nichtig erkl344rt und die Klage im 334brigen abgewie-sen. Ein Antrag auf Nichtigerkl344rung ist ferner vom Tribunal de Grande Instance de Paris mit Urteil vom 23. Mai 2003 und von der Cour d'Appel de Paris mit Ur-teil vom 18. Mai 2005 zur374ckgewiesen worden. Unter Bezugnahme auf die Ent-scheidung des Patentgerichts hat auch die Kammer f374r Geistiges Eigentum des Tribunale di Torino mit Urteil vom 10. M344rz 2006 Patentanspruch 1 des Streit-patents f374r g374ltig erachtet. 4 Gegen das Urteil des Patentgerichts wendet sich die Kl344gerin mit der Be-rufung, mit der sie den Antrag auf vollst344ndige Nichtigerkl344rung des Streitpa-tents weiterverfolgt. 5 Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt Patentan-spruch 1 hilfsweise mit der Einf374gung des Wortes "rohrumgebene" vor "Ausspa- 6 - 4 - rungen" und weiter hilfsweise durch die zus344tzliche Einf374gung "dass die St374tze (10) aus Aluminium gefertigt ist und" am Anfang des Kennzeichens. Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr.-Ing. G. , A. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhand- lung erl344utert und erg344nzt hat. Die Kl344gerin hat ein Gutachten vorgelegt, das Prof. Dr.-Ing. K. , W. , in ihrem Auftrag erstellt hat. 7 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Patentgericht hat die Nichtigkeitsklage zu Recht und mit zutreffender Begr374ndung abgewiesen. 8 I. Das Streitpatent betrifft eine h366henverstellbare St374tze f374r Schalun-gen im Bauwesen. 9 1. Die Patentschrift bezeichnet St374tzen als durch die franz366sische Pa-tentschrift 2 222 870 (Koehl, Anl. A 2) bekanntgeworden, die aus einem Au337en-rohr mit einer Gewindemutter und einem Innenrohr bestehen, das an der Au-337enfl344che ein (korrespondierendes) Gewinde aufweist, wobei dieses 374ber den Umfang des Innenrohrs gesehen (durch eine Nut) unterbrochen ist. 10 Die Patentschrift f374hrt weiter aus, dass das Innenrohr "bei den bekannten St374tzen" als Spindel ausgef374hrt sei, die mit einer Gewindemutter des Au337en-rohrs zusammenwirke; an der Au337enfl344che seien Ausformungen vorgesehen, in 11 - 5 - denen Aussteifungen 374ber Steckschrauben befestigbar seien. Mit diesen be-kannten St374tzen sind, wie auch die erneute Verwendung des unbestimmten Artikels bei der Einf374hrung der Gewindemutter deutlich macht, nicht diejenigen nach der franz366sischen Patentschrift gemeint, die derartige Ausformungen nicht zeigt, sondern die Baust374tzen nach der auf dem Deckblatt als weitere Entge-genhaltung erw344hnten deutschen Offenlegungsschrift 36 41 349 (Ischebeck, Anl. B 1), die bereits in der Ver366ffentlichung der dem Streitpatent zugrunde lie-genden Anmeldung (Sp. 1 Z. 9-14) unter Bezugnahme auf einen Ischebeck-Prospekt erw344hnt werden. 2. Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet es die Patentschrift, die be-kannten St374tzen derart weiterzubilden, dass sie in ihrer Handhabung verbessert werden und den Erfordernissen auf der Baustelle besser gerecht werden. 12 Hierzu soll durch Patentanspruch 1 des Streitpatents eine St374tze mit fol-genden Merkmalen zur Verf374gung gestellt werden (Einf374gungen der Hilfsantr344-ge kursiv): 13 (1) Die St374tze ist (a) h366henverstellbar und (b) f374r Schalungen im Bauwesen geeignet; (c) aus Aluminium; (2) die St374tze besteht aus (a) einem Au337enrohr mit einer Gewindemutter und (b) einem Innenrohr mit einem Gewinde; (3) das Gewinde (a) befindet sich auf der Au337enfl344che des Innenrohrs und (b) wird von Segmenten gebildet, - 6 - (aa) zwischen denen das Gewinde 374ber den Umfang des Innenrohrs gesehen unterbrochen ist und (bb) die in rohrumgebene Aussparungen des Au337enrohrs ragen. Die einzige Zeichnung des Streitpatents zeigt ein Ausf374hrungsbeispiel (Gewindemutter nicht dargestellt): 14 Die Formulierung des Merkmals 1 b, 374ber dessen Bedeutung die Partei-en streiten, macht deutlich, dass eine "St374tze f374r Schalungen im Bauwesen", wie es im Patentanspruch 1 hei337t, nicht notwendigerweise eine St374tze sein muss, die f374r Bauschalungen benutzt wird. Denn Zweckangaben in einem Sachanspruch beschr344nken als solche dessen Gegenstand regelm344337ig nicht (BGH, Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schie337bolzen; Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, GRUR 2006, 570 Tz. 21 - extracoronales Ge-schiebe; Urt. v. 7.6.2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftab-scheider f374r Milchsammelanlage). Insofern kommt es entgegen der Auffassung der Berufung auch nicht darauf an, ob dieser Gegenstand im Verletzungspro- 15 - 7 - zess oder im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren beurteilt wird. Denn unab-h344ngig davon, ob der Gegenstand eines Patents f374r die Beurteilung seiner Pa-tentf344higkeit oder zur Pr374fung, ob das betreffende Patent verletzt wird, ermittelt wird, sind nach gefestigter Rechtsprechung stets gleiche Ma337st344be anzulegen (s. nur BGHZ 172, 108 Tz. 13 - Informations374bermittlungsverfahren I, BGH, Urt. v. 7.11.2000, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher). Die Zweckangabe ist damit aber nicht etwa bedeutungslos. Sie hat vielmehr regelm344337ig die Aufgabe, den durch das Patent gesch374tzten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die r344umlich-k366rperlichen Merkmale erf374llen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er f374r den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schie337bolzen; BGH, Urt. v. 2.12.1980 - X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; BGH GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftabscheider f374r Milchsammelanlage). Dies bedeutet im Streitfall etwa, dass die Bestandteile der St374tze so dimensioniert sein m374ssen, dass die St374tze diejenigen Lasten zu tragen vermag, die von einer Bauschalungsst374tze aufgenommen werden m374s-sen. Die Aussparungen im Au337enrohr, in die nach Merkmal 3 b bb die Gewin-desegmente ragen, werden, wie in der Zeichnung dargestellt, durch Einbuch-tungen (18, 18', 18'', 18''') geschaffen, durch "die im Innenraum des Au337enrohrs Aussparungen gebildet" werden (Sp. 2 Z. 45-49). Da andernfalls das Au337enrohr aufgel366st w374rde, sind die "Aussparungen" keine materialfreien 326ffnungen, son-dern, wie die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 deutlich macht, vom Au337enrohr umgebene Freir344ume, in denen die Gewindesegmente angeordnet werden. 16 - 8 - 3. Auf die dargestellte erfindungsgem344337e L366sung beziehen sich, ob-wohl sie in der Patentschrift vor dieser stehen, erkennbar die Vorteilsangaben in Spalte 1, Zeilen 16 bis 37, in denen es hei337t, dass "dies" (die erfindungsgem344-337e L366sung, nicht die zuvor erw344hnten Ausformungen am Au337enrohr der Ische-beck-St374tze) den Vorteil habe, dass das Gewinde verschmutzungsunempfindli-cher sei. M366rtelreste k366nnten einfacher abgeklopft werden, weil zwischen den Gewindest374cken (= Segmenten) ein gr366337erer Freiraum ausgebildet sei und das Gewinde selbst geschont werde, da die mechanische Einwirkung auf das In-nenrohr nicht unmittelbar am Gewindeabschnitt erfolgen m374sse. Weiterhin sei die Herstellung kosteng374nstiger, weil hierf374r vermehrt Aluminium verwendet werde und ein segmentiertes Gewinde weniger Rohstoff ben366tige und sich ein-facher auf der Au337enfl344che des Innenrohrs auspr344gen lasse. Durch das Ein-greifen der Gewindesegmente in Aussparungen des Au337enrohrs sei das Innen-rohr gegen374ber dem Au337enrohr auf einfachste Weise verdrehfest ausgebildet. 17 Das technische Problem l344sst sich hiernach in allgemeiner Form dahin umschreiben, eine Baust374tze zur Verf374gung zu stellen, die kosteng374nstig her-stellbar und einfach handhabbar ist. 18 II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents f374r patent-f344hig erachtet und dies wie folgt begr374ndet: 19 Die h366henverstellbare St374tze nach Patentanspruch 1 sei neu. Bei der St374tze nach der Entgegenhaltung Koehl fehle es jedenfalls an Aussparungen im Au337enrohr, in welche die Segmente des Innenrohres hineinragten. Die h366hen-verstellbare Tragkonstruktion nach der US-Patentschrift 3 228 646 (Hinrichs, Anl. A 1) weise weder ein Au337enrohr noch ein Innenrohr auf, sondern ein von 20 - 9 - einem im Querschnitt offenen Strangpressprofil gebildetes Au337enteil und ein Innenteil aus einem massiven Gewindestab. - 10 - Die Lehre des Patentanspruchs 1 habe sich f374r den Fachmann, einen Fachhochschulingenieur mit langj344hriger Erfahrung auf dem Gebiet der Kon-struktion von Schalungselementen, auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Bei der St374tze nach der Entgegenhaltung Koehl greife in die Nut ein sich radial zum Innenrohr erstreckender Bolzen ein, um eine Anschlagbegrenzung f374r das Innenrohr gegen374ber dem Au337enrohr zu bil-den. Eine Anregung, das durch die Nut unterbrochene Gewinde in mehrere Segmente aufzuteilen, sei dieser Druckschrift ebenso wenig wie der Entgegen-haltung Ischebeck zu entnehmen. Sie erhalte der Fachmann auch nicht durch die Entgegenhaltung Hinrichs, auf die sich die Kl344gerin in der m374ndlichen Ver-handlung wesentlich gest374tzt habe. Die Schrift beschreibe und erl344utere eine h366heneinstellbare Tragkonstruktion zum Abst374tzen von Regalen, Arbeitsplatten, Pulten und dergleichen, die auch als Raumteiler Verwendung finden k366nne; ei-ne solche Tragkonstruktion werde der Fachmann auf der Suche nach einer Verbesserung der Koehl- oder Ischebeck-St374tze f374r Schalungen im Bauwesen erst gar nicht in Betracht ziehen. Selbst wenn er dies t344te, w374rde er den Figu-ren 4 und 5 der US-Schrift allenfalls ein offenes Profil entnehmen, dessen Steg im unteren Bereich teilweise entfernt sei, um eine Aufnahme f374r eine h366henver-stellbare Fu337st374tze zu schaffen, wobei Teile des Steges als Verdrehsicherung in Nuten der Fu337st374tze eingriffen. Diese Anordnung so zu interpretieren, dass hierdurch das Gewinde des Gewindestabes von Segmenten gebildet sei, die in Aussparungen des Au337enteils hineinragten, sei allenfalls in Kenntnis der Erfin-dung im Wege einer unzul344ssigen Ex-post-Betrachtung m366glich. 21 III. Diese Beurteilung h344lt den Angriffen der Berufung stand. 22 1. Die Neuheit wird auch von der Berufung nicht mehr in Zweifel gezo-gen. 23 - 11 - 2. Die Berufung meint - ausgehend von der Annahme, dem Streitpatent liege, da schon die Baust374tze nach Koehl wegen der Unterbrechung des Ge-windes durch die Nut verschmutzungsunempfindlich sei, das Problem eines auf einfache Weise gegen374ber dem Au337enrohr verdrehfesten Innenrohrs zugrun-de - der Fachmann (ein Konstruktionsingenieur) sto337e bei der Suche nach einer L366sung auf die Entgegenhaltung Hinrichs und entnehme dieser zwei teleskopar-tig ineinander verschiebbare rohrartige Elemente, bei denen das Gewinde an dem einen Bestandteil des Sockelteils (pedestal assembly 16) bildenden Innen-stab (externally threaded rod 84) in Seitenrillen (side channels 54, 56) des 344u-337eren Elements (structural support member 18) ragten (s. die nachstehende Figur 5). Wenn es bei Hinrichs hei337e, dass Zungen (tangs 85, 87) verschiebbar in Nuten (longitudinal grooves 104, 108) des Stabes (rod 84) angeordnet seien (Sp. 4 Z. 55-57), werde ein der streitpatentgem344337en Anordnung entsprechen-der Sachverhalt lediglich aus einer anderen Sichtweise beschrieben. 24 Letzteres ist eine objektiv m366gliche Sichtweise, kann aber nicht begr374n-den, dass die Entgegenhaltung Hinrichs dem Fachmann Veranlassung zu einer Umgestaltung der Koehl-St374tze im Sinne des Streitpatents gegeben hat. Denn bei unbefangener Betrachtung verh344lt es sich bei Hinrichs ebenso wie bei 25 - 12 - Koehl: Am 344u337eren St374tzelement befinden sich Zapfen oder dergleichen, die in eine Nut des inneren St374tzelements eingreifen. Der Unterschied gegen374ber Koehl besteht nur darin, dass das 344u337ere St374tzelement bei Hinrichs eine Art Doppel-T-Profil bildet und der die beiden wiederum U-f366rmig ausgebildeten "vertikalen" T-Schenkel verbindende Steg (web 34) in seinem unteren Bereich durch einen Schlitz durchschnitten wird, so dass sich Zungen ergeben, die einst374ckig mit dem 344u337eren St374tzelement ausgebildet sind und beidseitig je-weils in eine Nut des inneren St374tzelements eingreifen. Zwar mag die bei Koehl verwendete Verdrehsicherung mittels der An-satzschraube (vis 340 t351ton 7) aus fachm344nnischer Sicht, wie auch der gerichtli-che Sachverst344ndige gemeint hat, unpraktisch erschienen sein. Die demgegen-374ber elegante L366sung bei Hinrichs, das 344u337ere St374tzelement selbst mit zun-genartigen Vorspr374ngen zur Verdrehsicherung einzusetzen, musste dem Fachmann jedoch als f374r Bauschalungen unbrauchbar erscheinen, da sie erfor-derte, das 344u337ere St374tzelement im Verstellbereich zu teilen. Je gr366337er der Ver-stellbereich, desto nachteiligere Folgen mussten sich hieraus f374r die Steifigkeit und Tragf344higkeit der St374tze ergeben. Deren Kompensation durch erh366hte Wandst344rken h344tte dem Ziel einer kosteng374nstig herstellbaren Bauschalungs-st374tze widersprochen. Dementsprechend hat der Sachverst344ndige aus fachli-cher Sicht einen R374ckgriff auf die bei Hinrichs verwirklichte Verdrehsicherung nachdr374cklich und 374berzeugend f374r fernliegend gehalten. 26 Der besondere Vorteil der erfindungsgem344337en Ausbildung liegt darin, dass die Segmentierung des Innengewindes einerseits die Reinigung beg374ns-tigt und es andererseits erlaubt, die Gewindesegmente in Aussparungen des Au337enrohrs zu legen und sie auf diese Weise gleichzeitig zur Verdrehsicherung zu nutzen. F374r diesen Gedanken gibt weder die Entgegenhaltung Koehl noch 27 - 13 - die Entgegenhaltung Hinrichs etwas her. Wie das Patentgericht zutreffend aus-gef374hrt hat, beruht es auf einer Ex-post-Sichtweise in Kenntnis der Erfindung, bei der Hinrichs-St374tze statt eines geteilten, mit zungenartigen Vorspr374ngen in den inneren Gewindestab eingreifenden 344u337eren St374tzelements ein in "Ausspa-rungen" dieses 344u337eren St374tzelements greifendes segmentiertes Gewinde zu erkennen. Zu der f374r einen solchen Perspektivwechsel erforderlichen Abstrakti-on der r344umlichen Zuordnung der beiden St374tzelemente hatte der Fachmann keinen Anlass. 3. Eine "Zusammenschau" der Entgegenhaltungen Ischebeck und Hin-richs ist in dieser Hinsicht erst recht nicht weiterf374hrend. 28 Insbesondere kann der Kl344gerin nicht in der Annahme gefolgt werden, der Fachmann, der die Hinrichs-St374tze f374r den Einsatz im Bauwesen adaptieren wolle, werde auf die Entgegenhaltung Ischebeck sto337en und die dort gew344hlte Ausgestaltung von Au337en- und Innenrohr heranziehen. Abgesehen davon, dass schon nicht erkennbar ist, was den Fachmann veranlassen sollte, die Hinrichs-St374tze zur Verwendung als Schalungsst374tze in Betracht zu ziehen und zu ver-344ndern, bleibt bei dieser Sichtweise wiederum unber374cksichtigt, dass Hinrichs keine Segmentierung des Gewindes lehrt, auch wenn man bei einem entspre-chenden Perspektivwechsel objektiv eine solche in der Einbringung von zwei Nuten in den Gewindestab sehen kann. Zu dem gedanklichen Ausgangspunkt f374r die erfindungsgem344337e Lehre, derartige Gewindesegmente in Aussparungen des Au337enrohrs zu legen, wie sie die Ischebeck-St374tze aufweist, gelangt der Fachmann daher auf der Grundlage der Entgegenhaltung Hinrichs ebenso we-nig wie auf der Grundlage der vorbenutzten und in dem als Anl. K 10 vorgeleg-ten Prospekt der Beklagten gezeigten Schalungsst374tzen mit Innenrohren, die 29 - 14 - mit zwei einander gegen374berliegenden Axialnuten versehen sind, die das Ent-fernen von M366rtelresten aus dem Gewindegang erleichtern. Dies wird im Gutachten des Parteisachverst344ndigen der Kl344gerin nicht hinreichend beachtet, der die Zeichnungen der Entgegenhaltungen Ischebeck und Hinrichs gegen374berstellt und meint, mit der Anpassung der Geometrie des 344u337eren Elements der einen Entgegenhaltung an die Geometrie des inneren Elements der anderen l366se der Fachmann mit dem ihm eigenen Wissen "nur einfache geometrische Aufgaben". Dass der Fachmann eine solche geometri-sche Aufgabe zu l366sen vermocht h344tte, kann f374glich nicht zweifelhaft sein. Es ist indessen, wie ausgef374hrt, nicht erkennbar, inwiefern sie sich ihm - was allein entscheidend ist (vgl. Sen.Urt. v. 30.4.2009 - Xa ZR 56/05 Tz. 37 - Airbag-Aus-l366sesteuerung, zur Ver366ffentlichung bestimmt) - h344tte stellen sollen. 30 4. Die 374brigen, in das Verfahren eingef374hrten Schriften liegen noch wei-ter ab; dies sieht auch die Kl344gerin nicht anders. 31 IV. Mit Patentanspruch 1 haben auch die Weiterbildungen seines Ge-genstands in den Patentanspr374chen 2 und 3 Bestand. 32 - 15 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 Abs. 1 ZPO. 33 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Achilles Berger Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.06.2005 - 3 Ni 31/04 (EU) -
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