BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 14/10 Verk374ndet am: 9. September 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Windenergiekonverter PatG 247 22 Abs. 1; ErstrG 24712 Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in 247 12 ErstrG vorgese-henen Pr374fungsverfahrens nicht erweitert werden. BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 9. September 2010 durch die Richter Keukenschrijver, Dr. Berger, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 9. September 2009 verk374ndete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des Patents DD 261 395 (Streitpatents), das einen getriebelosen Windenergiekonverter betrifft. Das Streitpatent ist am 18. Mai 1987 in der Deutschen Demokratischen Republik als Wirtschaftspatent mit zw366lf Patentanspr374chen angemeldet und ohne Pr374fung auf das Vorhanden-sein s344mtlicher Schutzvoraussetzungen erteilt worden. Mit dem 18. Mai 2007 ist es nach Ablauf der H366chstschutzdauer erloschen. Patentanspruch 1 lautet in der zun344chst erteilten Fassung (A1-Schrift): 1 "Windenergiekonverter f374r Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in ei-nem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt sind und mehrere (WEK) im Hoch-druckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzers (WEU) dem Kanzelrotor angepasst ist und in ihr die Fl374gelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energie374bertra-gungselemente im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwischen den La-gern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) rotieren, die ih-rerseits mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden ist, der seinerseits um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als Tr344ger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient." Auf einen vom Beklagten gestellten Pr374fungsantrag hat das Deutsche Pa-tent- und Markenamt das Streitpatent in ge344nderter Fassung mit vier Patentan-spr374chen aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung (C5-Schrift): 2 "Getriebeloser Windenergiekonverter mit einem um eine Rotorachse drehbar an-geordneten Rotor mit einer Rotornabe, einem Drehstuhl sowie einem Generator, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die Rotornabe (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist, - 4 - wobei die Rotornabe (4) L344ufereinrichtungen (19) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montierten Statoreinrichtungen (20) den Generator bilden." Die weiteren Patentanspr374che sind in beiden Fassungen auf den jewei-ligen Patentanspruch 1 zur374ckbezogen. 3 Die Kl344gerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzureichender Offen-barung, unzul344ssiger Erweiterung, fehlender Patentf344higkeit und Erweiterung des Schutzbereichs angegriffen. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise in ge344nderter Fassung verteidigt. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgem344337 f374r nichtig erkl344rt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der weiterhin die Abweisung der Klage anstrebt und das Streitpatent mit vier Hilfsantr344gen in ge344nderter Fassung verteidigt. Nach den Hilfsantr344gen soll Patentanspruch 1 wie folgt lau-ten: 5 "Windenergiekonverter f374r Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in ei-nem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt ist und mehrere Windenergiekonverter (WEK) im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzers (WEU) dem Kanzel-rotor (5) angepasst ist und in ihr die Fl374gelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energie374bertragungselemente im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwi-schen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) ro-tieren, die ihrerseits mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden ist, der seiner-seits um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als Tr344ger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient, wobei der Wind-energiekonverter derart getriebelos ausgef374hrt ist, dass zur 334bertragung der Kraft aus den Rotorfl374geln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist, und der eine Ro-tornabe umfassende Rotor um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist, und wobei der Windenergiekonverter des weiteren einen Generator und einen Drehstuhl auf- - 5 - weist, wobei der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die Rotornabe (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist, wobei die Rotornabe (4) L344ufereinrichtungen (14) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montier-ten Statoreinrichtungen (20) den Generator bilden, und [zus344tzliche Einf374gung ge-m344337 dem dritten Hilfsantrag: die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor (5) dadurch realisiert ist, dass der konusf366rmige Teil des Rotors ebenfalls in der 344u337e-ren Kontur der Nabe ausgef374hrt ist, wobei] als Energie374bertragungselemente die Rotorbl344tter gemeint sind, sowie der Zahnkranz gemeint ist, und diese beiden Energie374bertragungselemente zwischen zwei Ebenen an der Nabe angeordnet sind, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen." Nach den weiteren Hilfsantr344gen (2 und 4) soll nach den Worten "und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist" eine Fu337note mit folgendem Text ein-gef374gt werden: 6 "Disclaimer: Es wird hiermit erkl344rt, dass aus dem Merkmal, dass der Umfang der Rotornabe als Zahnkranz (14) gestaltet ist, sowie aus der Erw344hnung des Zahn-kranzes als Energie374bertragungselement keine Rechte hergeleitet werden, dieses Merkmal jedoch zur Bestimmung des Schutzbereichs heranzuziehen ist." Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. S. in der m374ndlichen Verhandlung ein Gutachten erstattet. 8 - 6 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung ist unbegr374ndet. Das Streitpatent hat weder in der Fassung der C5-Schrift noch in den mit den Hilfsantr344gen verteidigten Fassun-gen Bestand. 9 I. Zu Recht hat das Patentgericht die Klage als zul344ssig angesehen. Das nach dem Erl366schen des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzbed374rfnis der Kl344gerin ergibt sich daraus, dass sie bef374rchten muss, vom Beklagten oder Dritten, an die dieser seine Rechte abtritt, wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden. Dem steht nicht entgegen, dass der Be-klagte eine Klage vor dem Landgericht Braunschweig nach Versagung von Pro-zesskostenhilfe zur374ckgenommen hat. Der Beklagte ist durch diese Klager374ck-nahme rechtlich nicht gehindert, die Kl344gerin erneut wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch zu nehmen. Einen Verzicht auf eventuelle Anspr374che aus dem Streitpatent hat er abgelehnt. Entgegen dem Vorbringen der Berufung hat er auch nicht verbindlich erkl344rt, dass er gegen die Kl344gerin keine Verlet-zungsklage mehr erheben werde. Er hat vor dem Patentgericht lediglich geltend gemacht, die Nichtigkeitsklage sei unzul344ssig, weil er keine Anstalten unter-nommen habe, Anspr374che weiterhin geltend zu machen, und weil sich aus den Umst344nden, unter denen die Klager374cknahme erfolgt sei, ergebe, dass er kein weiteres Verletzungsverfahren gegen die Kl344gerin anstrengen werde. Aus kei-nem dieser Umst344nde ergibt sich eine rechtliche Bindung, die es dem Beklag-ten verwehren w374rde, seine Absichten zu 344ndern und die Kl344gerin erneut in An-spruch zu nehmen. In der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Be-klagte einen ausdr374cklichen Verzicht mit der Begr374ndung abgelehnt, er wolle m366gliche Schadensersatzanspr374che gegen Dritte, die ihn bei der Ausgestaltung des Patents beraten haben, nicht gef344hrden. In dieser Situation kann es der Kl344gerin nicht verwehrt werden, eine endg374ltige Kl344rung 374ber den Rechts-bestand des Streitpatents herbeizuf374hren. Dabei ist nach st344ndiger Rechtspre- 10 - 7 - chung nicht zu pr374fen, wieweit ein Vorgehen aus dem Streitpatent Aussicht auf Erfolg h344tte (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 146, 147 - Schraubennahtrohr mwN). II. Das Patentgericht hat seine der Klage stattgebende Entscheidung wie folgt begr374ndet: 11 Das Streitpatent sei wegen Erweiterung des Schutzbereichs f374r nichtig zu erkl344ren. Die Erteilung eines Wirtschaftspatents sei gem344337 247 6 ErstrG der Ertei-lung eines Patents nach 247 58 PatG gleichgestellt. Der Inhaber eines solchen Patents k366nne in Hinblick auf 247 23 PatG grunds344tzlich dieselben Rechte geltend machen wie ein Inhaber eines nach dem Patentgesetz erteilten Patents. Daraus ergebe sich, dass schon vor Durchf374hrung eines Pr374fungsverfahrens nach 247 12 ErstrG ein bestimmter Schutzbereich feststellbar sein m374sse, von dem Lizenz-geber und Lizenznehmer ausgehen k366nnten. Die Rechtssicherheit gebiete, dass dieser Schutzbereich im Rahmen eines 334berpr374fungsverfahrens nicht er-weitert werden d374rfe. Entgegen der Auffassung des 4. Nichtigkeitssenats (Urteil vom 17. Januar 2007 - 4 Ni 72/05) k366nne aus den Vorschriften, nach denen die erteilte Fassung des Patents in dem Pr374fungsverfahren gem344337 247 12 ErstrG weitgehend mit einer Patentanmeldung gleichgesetzt werde, keine abweichen-de Schlussfolgerung gezogen werden. Das Gebot der Rechtssicherheit schlie-337e es aus, dem Inhaber eines ungepr374ften Wirtschaftspatents die M366glichkeit einzur344umen, in Kenntnis einer Benutzung und der Identit344t des Benutzers bis zu zwanzig Jahre lang zuzuwarten und erst gegen Ende der Laufzeit im Rah-men eines Pr374fungsverfahrens den Schutzbereich zu erweitern. Dies f374hrte zu-dem dazu, dass der Inhaber eines Wirtschaftspatents mit dem Inhaber eines nach dem Patentgesetz erteilten Patents nicht nur gleichgestellt, sondern ein-deutig privilegiert w374rde. Ein derartiger Wille des Gesetzgebers k366nne weder dem Gesetz noch der Begr374ndung zum Gesetzentwurf entnommen werden. 12 - 8 - Unabh344ngig davon sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fas-sung der C5-Schrift durch die internationale Patentanmeldung 84/04466 (K8) vollst344ndig vorweggenommen und durch die franz366sische Patentschrift 806 292 (K6) nahegelegt. 13 In der mit dem (seinerzeit gestellten) Hilfsantrag verteidigten Fassung sei der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zu der Fassung nach der C5-Schrift erweitert. Die Beschr344nkung eines Patents sei nur zul344ssig, wenn die zur Beschr344nkung herangezogenen Merkmale in allen Fassungen des Patents als zur Erfindung geh366rend offenbart seien. Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags enthalte einzelne Merkmale, bei denen diese Voraussetzung nicht erf374llt sei. Diese Merkmale seien zwar in der A1-Schrift offenbart, nicht aber in der C5-Schrift. 14 15 Diese Beurteilung h344lt der 334berpr374fung im Berufungsverfahren im Ergeb-nis stand. 16 III. Das Streitpatent betrifft einen getriebelosen Windenergiekonverter. 17 1. Nach den Ausf374hrungen in der Streitpatentschrift war im Stand der Technik eine Vielzahl von Windenergiekonvertern bekannt, darunter auch Aus-f374hrungsformen ohne Getriebe. Das Streitpatent betrifft das technische Prob-lem, einen verbesserten getriebelosen Windenergiekonverter zur Verf374gung zu stellen. 2. Zur L366sung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 des Streit-patents in der Fassung der C5-Schrift ein getriebeloser Windenergiekonverter vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist (die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 18 - 9 - 1. Der getriebelose Windenergiekonverter [C1] weist auf: a) einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C2], b) einen Drehstuhl [C4] sowie c) einen Generator [C5]. 2. Der Rotor weist eine Rotornabe (4) auf [C3], die a) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist [C7] und b) L344ufereinrichtungen (19) aufweist [C8]. 3. Der Drehstuhl (10) bildet mit der Rotorachse (11) eine Einheit [C6]. 4. Auf dem Drehstuhl (10) sind Statoreinrichtungen (20) montiert [C9]. 5. Die L344ufereinrichtung (19) und die Statoreinrichtungen (20) bil-den den Generator [C10]. 19 IV. Das Streitpatent ist wegen Erweiterung des Schutzbereichs (247 22 Abs. 1 PatG) f374r nichtig zu erkl344ren. 20 1. Ein zun344chst ohne vollst344ndige Pr374fung erteiltes erstrecktes Patent ist auf entsprechende Klage auch dann f374r nichtig zu erkl344ren, wenn sein Schutzbereich im Rahmen eines Pr374fungsverfahrens gem344337 247 12 ErstrG erwei-tert worden ist. a) Die Regeln 374ber das Nichtigkeitsverfahren und damit auch 247 22 Abs. 1 PatG sind auf das Streitpatent anwendbar. Dies ergibt sich aus 247 5 ErstrG. Danach sind die die vor dem 1. Mai 1992 geltenden Regeln auf die ge- 21 - 10 - m344337 247 4 ErstrG erstreckten gewerblichen Schutzrechte, zu denen auch in der Deutschen Demokratischen Republik angemeldete, ohne vollst344ndige vorherige Pr374fung erteilte Wirtschaftspatente geh366ren, nur noch anzuwenden, soweit es um die Voraussetzungen der Schutzf344higkeit und die Schutzdauer geht. Die Regeln 374ber das Nichtigkeitsverfahren und die Gr374nde, die zum Widerruf oder zur Nichtigerkl344rung eines erteilten Patents f374hren, betreffen nicht die Schutzf344-higkeit (Busse/Schwendy, Patentgesetz, 6. Aufl., 247 21 Rn. 5). b) In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist umstritten, ob eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von 247 22 Abs. 1 PatG auch dann vorliegt, wenn dies im Rahmen eines Pr374fungsverfahrens gem344337 247 12 ErstrG erfolgt ist. Der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) hat die Frage in der angefochtenen Entscheidung bejaht und vor allem darauf abgestellt, dass die Erteilung eines Wirtschaftspatents gem344337 247 6 ErstrG der Ver366ffentlichung der Erteilung eines Patents nach 247 58 Abs. 1 PatG gleichstehe und eine sp344tere Erweiterung des Schutzbereichs aus Gr374nden der Rechtssicherheit ausgeschlossen sein m374sse (BPatG, Urteil vom 9. September 2009 - 5 Ni 13/09, juris Rn. 75 f.). Der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) hat die Frage verneint und f374r ausschlaggebend gehalten, dass die erteilte Fassung im Pr374fungsverfahren weitgehend dieselbe Funktion hat wie eine Anmeldung gem344337 247 34 PatG (BPatG, Urteil vom 17. Ja-nuar 2007 - 4 Ni 72/05, juris Rn. 23; dieses Verfahren ist in der Berufungsin-stanz - Xa ZR 68/07 - durch beiderseitige Erledigungserkl344rung beendet wor-den). Die gleiche Auffassung hatte der 5. Senat in einer 344lteren Entscheidung (Beschluss vom 23. M344rz 2009 - 5 Ni 6/09) vertreten. In der Literatur ist die Fra-ge, soweit ersichtlich, bisher nicht behandelt worden. 22 c) Eine Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen des Pr374fungs-verfahrens gem344337 247 12 ErstrG ist bei ohne vollst344ndige Pr374fung erteilten Wirt-schaftspatenten nicht zul344ssig. 23 - 11 - (1) Der in seiner heutigen Fassung durch das Gesetz 374ber das Gemein-schaftspatent und zur 304nderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschafts-patentgesetz, GPatG) vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1269) eingef374hrte Nichtig-keitsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs beruht auf dem im deutschen Recht schon zuvor anerkannten und auch dem europ344ischen Patentrecht (Art. 123 Abs. 3 EP334, dazu EPA, Beschluss vom 7. Mai 1999 - T 1149/97 - 3.4.2, ABl. EPA 2000, 659 Abs. 6.1.10 - Fluidwandler; Schulte, GRUR Int. 1989, 460) zu Grunde liegenden Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die All-gemeinheit muss sich darauf verlassen k366nnen, dass ein erteiltes Patent nicht nachtr344glich einen erweiterten Schutzbereich erh344lt (BT-Drucks. 8/2087, S. 27 zu Nr. 12; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., 247 22 Rn. 18; Busse/Schwendy, aaO, 247 22 Rn. 25; Kra337er, Patentrecht, 6. Aufl., 247 26 B III 1 S. 610). 24 25 (2) Dieser Gesetzeszweck verbietet auch die Erweiterung des Schutz-bereichs im Rahmen eines Pr374fungsverfahrens gem344337 247 12 ErstrG. 26 Die Regelung in 247 12 ErstrG tr344gt dem Umstand Rechnung, dass nach dem Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik sowohl Wirt-schaftspatente als auch Ausschlie337lichkeitspatente ohne vorherige Pr374fung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen erteilt werden konnten. Sie er366ffnet dem Patentinhaber und jedem Dritten die M366glichkeit, f374r Schutzrechte, die nach den Regeln des Einigungsvertrages (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Ab-schnitt II 247 3 Abs. 1 Satz 1) in Kraft geblieben und gem344337 247 4 ErstrG zum 1. Mai 1992 auf das 374brige Bundesgebiet erstreckt worden sind, eine solche Pr374fung nachtr344glich zu veranlassen. Das Pr374fungsverfahren ist weitgehend wie das Verfahren zur Pr374fung einer Anmeldung nach den Regeln des Patentgesetzes ausgestaltet. Folgerichtig kommt der zun344chst erteilten Fassung des Patents im Pr374fungsverfahren im Wesentlichen dieselbe Funktion zu wie einer Patent-anmeldung im Sinne von 247 34 PatG. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass der Schutzbereich des Patents im Pr374fungsverfahren innerhalb der durch - 12 - den Inhalt der urspr374nglichen Anmeldung vorgegebenen Grenzen erweitert werden kann. Ein nach 247 4 ErstrG erstrecktes Patent entfaltet auch dann unmittelbare Rechtswirkungen gegen374ber Dritten, wenn es ohne vollst344ndige Pr374fung erteilt worden ist. Gem344337 247 6 ErstrG steht die Erteilung eines Patents nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik der Erteilung des Patents nach 247 58 Abs. 1 PatG gleich. Der Eintritt dieser Wirkungen h344ngt nicht davon ab, wieweit der Erteilung ein Pr374fungsverfahren vorausgegangen ist. Dem Inhaber eines nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen ge-pr374ften Wirtschaftspatents stehen zwar nur in eingeschr344nktem Umfang Unter-lassungsanspr374che zu, weil ein Wirtschaftspatent nach 247 7 Abs. 1 ErstrG als Patent gilt, f374r das eine Lizenzbereitschaftserkl344rung abgegeben worden ist, und diese Wirkung gem344337 247 7 Abs. 2 ErstrG nur dann beseitigt werden kann, wenn das Patent auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen gepr374ft wor-den ist. Trotz dieser Einschr344nkung sind Dritte, die die in 247 23 Abs. 3 PatG vor-geschriebene Anzeige abgeben und die patentierte Erfindung benutzen, zumin-dest Verg374tungsanspr374chen des Berechtigten ausgesetzt. Gegen374ber Benut-zern, die die Anzeige nicht abgeben, kann der Berechtigte Anspr374che wegen Patentverletzung geltend machen, insbesondere also Unterlassung und Scha-densersatz verlangen. Anders als nach 247 17 Abs. 2 des Patentgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 27. Oktober 1983 (GBl. I S. 284) darf nach den seit 1. Mai 1992 geltenden Bestimmungen auch eine gerichtliche Ent-scheidung 374ber diese Anspr374che ergehen, ohne dass ein Pr374fungsverfahren durchgef374hrt worden ist. Ein Dritter, der wegen Verletzung eines nicht vollst344n-dig gepr374ften Wirtschaftspatents auf Zahlung von Lizenzgeb374hren in Anspruch genommen wird, hat lediglich die M366glichkeit, abweichend von 247 81 Abs. 2 PatG, dessen Anwendbarkeit in 247 12 Abs. 4 ErstrG ausgeschlossen ist, schon vor Einleitung und Abschluss eines Pr374fungs- oder Einspruchsverfahrens Nich-tigkeitsklage zu erheben. 27 - 13 - Angesichts dieser Rechtswirkungen hat die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse daran, dass der Schutzbereich eines ohne vollst344ndige Pr374fung erteil-ten Patents nicht nachtr344glich erweitert wird. Solange eine solche Pr374fung nicht erfolgt ist, kann und muss sich ein Dritter anhand der erteilten Fassung des Pa-tents Aufschluss dar374ber verschaffen, ob ein von ihm beabsichtigtes Verhalten von den Merkmalen des Patents Gebrauch macht. Ma337geblich hierf374r ist auch bei einem ohne vollst344ndige Pr374fung erteilten Patent dessen Schutzbereich, nicht ein m366glicherweise dar374ber hinausgehender Offenbarungsgehalt der Pa-tentschrift. Auch wenn das nicht vollst344ndig gepr374fte Patent nach Ma337gabe von 247 12 ErstrG nachtr344glich einer Pr374fung unterworfen werden kann, steht es ge-m344337 247 6 ErstrG in seinen Wirkungen schon vor dieser Pr374fung einem nach 247 49 PatG erteilten Patent gleich. F374r die Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, ist deshalb auch vor der Durchf374hrung des Pr374fungsverfahrens nach 247 12 Abs. 1 ErstrG dessen nach 247 14 PatG zu bestimmender Schutzbereich ma337geblich. Ein Dritter, der objektiv zutreffend zu dem Ergebnis kommt, dass eine von ihm beabsichtigte Handlung nicht in den Schutzbereich des Patents f344llt, hat ein berechtigtes und sch374tzenswertes Interesse daran, dass sein Verhalten nicht dadurch als Patentverletzung bewertet werden kann, dass der Schutzbereich des zun344chst erteilten Rechts sp344ter erweitert wird. Dies gilt unabh344ngig davon, wieweit vor der Erteilung des Patents das Vorliegen der Schutzvoraussetzun-gen gepr374ft worden ist. 28 Dem steht nicht entgegen, dass auch eine Patentanmeldung (247 34 PatG) nach ihrer Ver366ffentlichung gewisse Rechtswirkungen gegen374ber Dritten entfal-tet. Zwar ist die aus 247 7 ErstrG und 247 23 PatG resultierende Verg374tungspflicht im Falle einer ordnungsgem344337en Anzeige gem344337 247 23 Abs. 3 PatG in mancher Beziehung vergleichbar mit der in 247 33 PatG vorgesehenen Entsch344digungs-pflicht f374r den Zeitraum nach der Ver366ffentlichung des Hinweises auf die M366g-lichkeit der Einsicht in die Akten einer Patentanmeldung. Die Rechte aus einem ohne vollst344ndige Pr374fung erteilten Patent sind jedoch - anders als die Rechte 29 - 14 - aus einer Patentanmeldung - nicht auf diesen Entsch344digungsanspruch be-schr344nkt, sondern reichen erheblich weiter. Deshalb besteht auch ein erh366htes Schutzbed374rfnis zugunsten des Rechtsverkehrs. Der Senat verkennt nicht, dass es dem Gesetzgeber freigestanden h344tte, ein ohne vollst344ndige Pr374fung erteiltes Wirtschafts- oder Ausschlie337ungspatent einer ver366ffentlichten Patenanmeldung gleichzustellen - mit der Wirkung, dass dem Berechtigten bis zu einer Aufrechterhaltung des Patents im Pr374fungsver-fahren gem344337 247 12 ErstrG keine Unterlassungsanspr374che zugestanden h344tten, er aber die M366glichkeit gehabt h344tte, die Patentanspr374che unabh344ngig von der urspr374nglichen Anspruchsfassung innerhalb der durch den Inhalt der Anmel-dung vorgegebenen Grenzen umzuformulieren. Eine solche Ausgestaltung ist im Gesetzgebungsverfahren auch erwogen worden (BT-Drucks. 12/1399, S. 36 zu 247 6; vgl. v. M374hlendahl/M374hlens, GRUR 1992, 725, 735). Der Gesetzgeber hat diesen Ansatz aber verworfen und eine ohne vollst344ndige Pr374fung erfolgte Patenterteilung mit der Ver366ffentlichung eines Hinweises gem344337 247 58 Abs. 1 PatG gleichgestellt. Damit hat er den Inhabern solcher Schutzrechte weiter-gehende Befugnisse zugebilligt. Mangels einer abweichenden Bestimmung im Erstreckungsgesetz oder sonstigen einschl344gigen Vorschriften m374ssen dem Patentinhaber konsequenterweise auch die Beschr344nkungen zur Last fallen, die sich im Interesse des Vertrauensschutzes zugunsten der Allgemeinheit aus der Erteilung eines Patents ergeben. Hierin liegt entgegen der Auffassung des Be-klagten keine Schlechterstellung von ohne vollst344ndige Pr374fung erteilten DDR-Patenten gegen374ber Patenten, die nach den Vorschriften des Patentgesetzes erteilt werden. Gerade weil ein ohne vollst344ndige Pr374fung erteiltes Patent ge-m344337 247 6 ErstrG grunds344tzlich dieselben Wirkungen hat wie ein nach einer sol-chen Pr374fung erteiltes Patent, darf es im vorliegenden Zusammenhang nicht mit einer blo337en Anmeldung gleichgesetzt werden. Vielmehr muss es denselben Regeln unterworfen sein wie jedes andere erteilte Patent. 30 - 15 - Der Umstand, dass die Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen eines nach Erteilung durchgef374hrten Pr374fungsverfahrens nach dem Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik f374r zul344ssig angesehen worden ist, f374hrt zu keiner anderen Beurteilung. Wie bereits dargelegt sind f374r das erstreckte Schutzrecht nunmehr gem344337 247 5 ErstrG die Regeln des Patentgesetzes und damit 247 22 PatG ma337geblich. Den Regeln des Erstreckungsgesetzes kann nicht entnommen werden, dass ohne vollst344ndige Pr374fung erteilte Patente insoweit einer Sonderregelung unterliegen sollen. Aus der Gleichstellung solcher Schutzrechte mit einem gem344337 247 58 Abs. 1 PatG wirksam gewordenen Patent ergibt sich vielmehr, dass sie grunds344tzlich denselben Regelungen unterliegen sollen wie ein solches Patent. 31 F374r diese Beurteilung spricht schlie337lich die Parallele zum Gebrauchs-musterrecht. Ein Gebrauchsmuster ist mit den hier in Rede stehenden Schutz-rechten insoweit vergleichbar, als es ohne Pr374fung der Schutzvoraussetzungen eingetragen wird und im Fall seiner Schutzf344higkeit unmittelbare Wirkungen gegen374ber Dritten entfaltet. Der Inhaber des Gebrauchsmusters kann den Ge-genstand des Schutzrechts nachtr344glich dadurch 344ndern, dass er sich auf eine abweichende Fassung des Schutzbegehrens beruft. Dies ist aber nur dann zu-l344ssig, wenn die neue Fassung auf die urspr374ngliche Offenbarung gest374tzt wer-den kann und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zugrunde lie-genden Schutzanspr374che liegt (BGH, Urteil vom 13. Mai 2003 - X ZR 226/00, BGHZ 155, 51, 56 = GRUR 2003, 867 - Momentanpol I). Auch hier bildet mithin der aus der eingetragenen Fassung abzuleitende Schutzbereich die Grenze f374r nachtr344gliche 304nderungen des Schutzbegehrens. 32 Ein dem Beklagten g374nstigeres Ergebnis kann nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt im Pr374fungsver-fahren gem344337 247 12 ErstrG eine Erweiterung des Schutzbereichs f374r zul344ssig angesehen hat. Selbst wenn der Vortrag des Beklagten zutr344fe, wonach dies 33 - 16 - der st344ndigen Praxis des Patentamts entsprochen habe, k366nnte daraus nicht gefolgert werden, dass entsprechend erweiterte Schutzrechte entgegen 247 22 PatG Bestand haben k366nnen. Einem entsprechenden Vertrauensschutz des Patentinhabers steht das berechtigte Interesse der 326ffentlichkeit an einer ver-l344sslichen Eingrenzung des Schutzbereichs entgegen. 2. Der Schutzbereich des Streitpatents ist im Pr374fungsverfahren erwei-tert worden. 34 a) Nach der A1-Schrift (K3) weist ein erfindungsgem344337er Windenergie-konverter folgende Merkmale auf: 35 1' Der Windenergiekonverter f374r ein Energieversorgungssystem a' vereinigt einen Windenergieumsetzer mit dem Windener-giespeicher b' und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen Windenergiekonvertern jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff. 2' Der Rotor weist eine Rotornabe (4) auf. a' Beide Energie374bertragungselemente im Windenergie-umsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet und rotieren um die Rotorachse (11). b' Die Rotornabe (4) ist dem Kanzelrotor angepasst. c' In die Rotornabe (4) sind die Fl374gelarme (7) des Wind-energiekonverters eingelassen. d' Der Umfang der Rotornabe (4) ist als Zahnkranz (14) ge-staltet. - 17 - 3' Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest ver-bunden. 4' Der Kanzeldrehstuhl ist um die vertikale Achse in den Dreh-stuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert und dient als Tr344ger der Generatoren (12) oder Statoren (20). b) Die Merkmale 1a222, 1b222, 2b222, 2c222 und 2d222 sind, wie auch der Beklagte nicht verkennt, in Patentanspruch 1 in der Fassung nach der C5-Schrift nicht enthalten. Der Schutzbereich des Streitpatents erfasst in dieser Fassung folg-lich auch Vorrichtungen, die eines oder mehrere dieser Merkmale nicht aufwei-sen. Hierin liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs, die zur Nichtigerkl344rung des Streitpatents in dieser Fassung f374hrt. 36 V. Patentanspruch 1 kann auch in der Fassung nach den Hilfsantr344gen keinen Bestand haben. Alle diese Fassungen sind durch den Inhalt der ur-spr374nglich eingereichten Unterlagen nicht gedeckt und m374ssten deshalb zu ei-ner Erweiterung gegen374ber diesen f374hren. 37 38 1. Nach diesen Fassungen weist der erfindungsgem344337e Windenergie-konverter folgende Merkmale auf (die abweichende Gliederung des Patent-gerichts und die zus344tzliche Einf374gung gem344337 dem dritten und vierten Hilfsan-trag sind in eckigen Klammern wiedergegeben): - 18 - 1 1 Der Windenergiekonverter f374r ein Energieversorgungssystem [A1] weist auf: a 1 einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C2], b 1 einen Drehstuhl [C4] sowie c 1 einen Generator [C5]. d 1 Der Windenergiekonverter vereinigt einen Windenergie-umsetzer mit dem Windenergiespeicher [A2] [A3] e 1 und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen Windenergiekonvertern jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff [A4] [A5]. f 1 Der Windenergiekonverter ist derart getriebelos ausge-f374hrt, dass zur 334bertragung der Kraft aus den Rotorfl374geln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist [C1]. 2 1 Der Rotor umfasst eine Rotornabe (4) [C3], die a 1 um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C7] und b 1 L344ufereinrichtungen aufweist [C8]. c 1 Beide Energie374bertragungselemente im Windenergie-umsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet [A9] und rotieren um die Rotorachse (11) [A10]. d 1 Die Rotornabe ist dem Kanzelrotor (5) angepasst [A6]. e 1 In die Rotornabe sind die Fl374gelarme (7) des Windener-giekonverters eingelassen [A7]. f 1 Der Umfang der Rotornabe ist als Zahnkranz (14) gestal-tet [A8]. 3 1 Der Drehstuhl bildet mit der Rotorachse eine Einheit [C6]. - 19 - 4 1 Auf dem Drehstuhl sind Statoreinrichtungen montiert [C9]. 5 1 Die L344ufereinrichtung und die Statoreinrichtungen bilden den Generator [C10]. 6 1 Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest ver-bunden [A11]. 7 1 Der Kanzeldrehstuhl ist um die vertikale Achse in den Dreh-stuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert [A12] und dient als Tr344ger der Generatoren (12) oder Statoren (20) [A13]. [8 1 Die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor (5) ist da-durch realisiert, dass der konusf366rmige Teil des Rotors eben-falls in der 344u337eren Kontur der Nabe ausgef374hrt ist [Z1].] 9 1 Die beiden Energie374bertragungselemente (Rotorbl344tter und Zahnkranz [Z2]) sind zwischen zwei Ebenen an der Nabe an-geordnet, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen [Z3]. 39 Wie bei in dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag sind auch in dieser Fassung die Merkmale aus der A1-Schrift und die Merkmale aus der C5-Schrift zusammengefasst und um die zus344tzlichen Merkmale 9 1 und (nur nach dem dritten und dem vierten Hilfsantrag) 8 1 erg344nzt. 2. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Fassungen schon deshalb unzul344ssig sind, weil nicht alle darin aufgef374hrten Merkmale in der C5-Schrift als zur Erfindung geh366rend enthalten sind. Alle mit den Hilfsantr344gen verteidig-ten Fassungen f374hren jedenfalls deshalb nicht zu einer schutzf344higen Fassung 40 - 20 - des Streitpatents, weil ihr Gegenstand 374ber den Inhalt der urspr374nglich einge-reichten Unterlagen hinausgeht. a) Der in Merkmal 2f 1 vorgesehene Zahnkranz am Umfang der Rotor-nabe, auf den auch in Merkmal 9 1 Bezug genommen wird, ist in den urspr374ng-lich eingereichten Unterlagen (anders als in der C5-Schrift) zwar offenbart. We-der aus den Patentanspr374chen noch aus dem sonstigen Inhalt der Anmeldung in der urspr374nglich eingereichten Fassung geht aber eine Kombination dieses Merkmals mit Merkmal 2b 1 , also der Anbringung von L344ufereinrichtungen an der Rotornabe, als zur Erfindung geh366rend hervor. 41 In der Anmeldung (Erteilungsakten Bl. 15-30) werden zwei alternative Ausf374hrungsbeispiele beschrieben, bei denen die Kraft374bertragung entweder dadurch erfolgt, dass der Umfang der Rotornabe (4) als Zahnkranz (14) gestal-tet ist, der 374ber ein Ritzel (13) den L344ufer des Generators (12) antreibt, oder dadurch, dass die Rotornabe (4) mit L344ufereinrichtungen (19) best374ckt ist, die mit der Statoreinrichtung (20) ein elektromotorisches System bilden (vgl. S. 3 Z. 66-70 der insoweit inhaltsgleichen A1-Schrift). 42 43 Diese beiden Methoden der Kraft374bertragung schlie337en sich gegenseitig aus. Eine teilweise Kombination der beiden Methoden in der Form, dass die Rotornabe mit L344ufereinrichtungen best374ckt, zugleich aber mit einem Zahn-kranz versehen wird, der f374r andere Funktionen eingesetzt werden kann, geht in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen weder aus der Beschreibung noch aus den Patentanspr374chen hervor. In Patentanspruch 9 der Anmeldung, der die zweite Methode der Kraft374bertragung aufgreift, ist ein Zahnkranz gerade nicht aufgef374hrt. Eine Kombination der Merkmale 2b 1 und 2f 1 , wie sie erstmals in der A1-Schrift vorgenommen wurde, indem Patentanspruch 9 als Unteranspruch zu Patentanspruch 1 ausgestaltet ist, kann den urspr374nglich eingereichten Unter-lagen damit nicht als zur Erfindung geh366rend entnommen werden. - 21 - b) Angesichts dessen f374hrt die Kombination der Merkmale 2b 1 und 2f 1 zu einer unzul344ssigen Erweiterung. 44 Ein Patent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise vertei-digt werden, dass in einen 374bergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentanspr374chen des erteilten Patents aufgenommen wer-den, die in ihrer Kombination eine Ausf374hrungsform definieren, die in den An-meldeunterlagen nicht als m366gliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist (Senatsurteil vom 14. Mai 2009 - Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 36 Rn. 25 - Hei-zer). 45 c) Der vom Beklagten in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat gestellte Antrag auf "Verschiebung der Priorit344t" f374hrt zu keiner anderen Beur-teilung. Die nach fr374herem Recht gegebene M366glichkeit, die Folgen einer unzu-l344ssigen Erweiterung dadurch zu vermeiden, dass als Tag der Einreichung der-jenige Tag behandelt wird, an dem die ge344nderten Unterlagen eingereicht wor-den sind, besteht nach der seit dem 1. Januar 1968 geltenden Rechtslage (247 26 Abs. 5 Satz 2 PatG aF, nunmehr 247 38 Satz 2 PatG) nicht mehr (BGH, Be-schluss vom 12. Juli 1979 - X ZB 14/78, BGHZ 75, 143, 145 f. = GRUR 1979, 847 - Leitk366rper). Gem344337 247 38 Satz 2 PatG ist es generell ausgeschlossen, aus 304nderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte herzulei-ten. 46 - 22 - VI. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG und 247 97 Abs. 1 ZPO. 47 Keukenschrijver Berger Grabinski Bacher Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.09.2009 - 5 Ni 13/09 -
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