BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 148/05 Verk374ndet am: 14. Mai 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Heizer PatG 247 64, 247247 81 ff., 247247 110 ff. Das Streitpatent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise verteidigt werden, dass in einen 374bergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordne-ten Patentanspr374chen des erteilten Patents aufgenommen werden, die in ihrer Kom-bination eine Ausf374hrungsform definieren, die in den Anmeldeunterlagen nicht als m366gliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist. BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - Xa ZR 148/05 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 14. Mai 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, Asendorf, Dr. Achilles und Dr. Berger f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 9. Juni 2005 verk374ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 3. September 1992 am 27. August 1993 angemeldeten, auch mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 590 315 (Streitpatents), das einen "Heizer, insbesondere f374r K374chenger344te" betrifft und sechsundzwanzig Patent-anspr374che umfasst. Die allein angegriffenen Patentanspr374che 1, 14, 24 und 25 des Streitpatents haben in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut: 1 "1. Heizer (1), insbesondere f374r K374chenger344te, der eine Heizebene (21) eines Heizfeldes (20) definiert und in einem Betriebszu-stand aus mindestens einem Grundk366rper (2) und einer Mehr-zahl von Bausegmenten (10, 17, 26) zusammengesetzt ist, von denen wenigstens zwei in einem nicht zusammengebauten Montagezustand des Heizers (1) miteinander zu einer Baugrup-pe verbunden sind, wobei die Bausegmente als erstes Bauseg-ment einen Widerstand (10) und als zweites Bausegment eine - 3 - St374tzeinrichtung (17) mit einem Eingriffselement umfassen, wo-bei ferner in dem Betriebszustand das erste Bausegment (10) mit der St374tzeinrichtung (17) an dem Grundk366rper (2) befestigt ist und die St374tzeinrichtung (17) seitliche St374tzfl344chen (43, 44) zum fl344chigen Eingriff in Gegenfl344chen (19) des Grundk366rpers (2) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Eingriffs-elemente in Form von Befestigungsvorspr374nge enthaltenden Halteglieder[n] (28) vorgesehen sind und dass die St374tzfl344chen (43, 44) der Befestigungsvorspr374nge durch ein bleibend vorge-kr374mmtes Versteifungs-Profil (40, 50) gebildet sind. 14. Heizer (1), insbesondere f374r K374chenger344te, der eine Heizebene (21) eines Heizfeldes (20) definiert und in einem Betriebszu-stand aus mindestens einem Grundk366rper (2) und einer Mehr-zahl von Bausegmenten (10, 17, 26) zusammengesetzt ist, von denen wenigstens zwei in einem nicht zusammengebauten Montagezustand des Heizers (1) miteinander zu einer Baugrup-pe verbunden sind, wobei die Bausegmente als erstes Bauseg-ment einen Widerstand (10) und als zweites Bausegment eine St374tzeinrichtung (17) mit einem Eingriffselement umfassen, wo-bei ferner in dem Betriebszustand das erste Bausegment (10) mit der St374tzeinrichtung (17) an dem Grundk366rper (2) befestigt ist und die St374tzeinrichtung (17) seitliche St374tzfl344chen (43, 44) zum fl344chigen Eingriff in Gegenfl344chen (19) des Grundk366rpers (2) aufweist, wobei mehrere Eingriffselemente in Form von Be-festigungsvorspr374nge enthaltenden Halteglieder[n] (28) vorge-sehen sind, wobei der Widerstand (10) als gewelltes Flachband ausgebildet ist, das auf einem isolierenden Tragk366rper (4) mit-tels der im Abstand voneinander angeordneten Halteglieder (28) befestigt und wenigstens teilweise f374r den Betrieb mit Betriebs-Strahlungstemperaturen im sichtbaren Strahlungsbereich aus-gebildet ist, und der Widerstand (10) zahlreiche aneinander an-schlie337ende gemeinsam leistungsbeaufschlagte L344ngsabschnit-te (38, 39) unterschiedlicher Betriebs-Strahlungstemperatur aufweist, die unterschiedliche Strahlungs-Helligkeiten haben, wobei die L344ngsabschnitte geringerer Strahlungstemperatur und -helligkeit im Bereich der Halteglieder (29) liegen. 24. Heizer nach einem der vorhergehenden Anspr374che, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteglieder (28) b374gelf366rmig ausge-bildet sind. - 4 - 25. Heizer nach einem der vorhergehenden Anspr374che, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteglieder (28) zwei- oder mehrlagig ausgebildet sind, wobei vorzugsweise benachbarte Lagen gro337- bzw. ganzfl344chig, ggf. unter Verdickung des Querschnitts, an-einander anliegen oder einen kleinen Abstand in der Gr366337en-ordnung der Materialdicke voneinander haben." Die Kl344gerin, die beantragt hat, das Streitpatent im Umfang seiner Pa-tentanspr374che 1 und 14 sowie der Patentanspr374che 24 und 25 in unmittelbarer R374ckbeziehung, Patentanspruch 25 auch in mittelbarer R374ckbeziehung 374ber Patentanspruch 24, auf die Patentanspr374che 1 und 14 f374r nichtig zu erkl344ren, hat insbesondere geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang gegen374ber dem Stand der Technik, wie ihn insbesonde-re die US-Patentschriften 3 612 828 (D1), 600 057 (D3), 3 991 298 (D4) und 4 161 648 (D6), die deutsche Offenlegungsschrift 25 51 137 (D2) und die Ver366f-fentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 463 334 (D5) bildeten, nicht patentf344hig sei. Zudem gingen, wie sie in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Patentgericht geltend gemacht hat, die Patentanspr374che 24 und 25 374ber den Inhalt der beim Europ344ischen Patentamt urspr374nglich eingereichten Patentan-meldung hinaus. 2 Das Patentgericht hat die Einf374hrung des weiteren Nichtigkeitsgrunds hinsichtlich der Patentanspr374che 24 und 25 als sachdienliche Klage344nderung zugelassen. Es hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig erkl344rt. 3 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beantragt, unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen. Sie stellt ferner drei Hilfsantr344ge. Hierzu hat sie erkl344rt, dass sie Patentanspruch 1 nur verteidige, wenn Patentanspruch 14 in einer der verteidigten Fassungen Be-stand habe. 4 - 5 - Mit Hilfsantrag I verteidigt sie - bei unver344ndertem Patentanspruch 1 - Patentanspruch 14 mit der Ma337gabe, dass die R374ckbeziehung von Patentan-spruch 25 auf Patentanspruch 14 entfallen und sich Patentanspruch 24 auf den so beschr344nkten Patentanspruch 14 beziehen soll, in einer Fassung, der fol-gendes Merkmal angef374gt ist: 5 "205 und wobei die Halteglieder (28) zwei- oder mehrlagig ausgebil-det sind, wobei benachbarte Lagen gro337- bzw. ganzfl344chig an-einander anliegen oder einen kleinen Abstand in der Gr366337en-ordnung der Materialdicke voneinander haben." Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 durch folgende zus344tzliche Merkmale beschr344nkt werden: 6 "- dass die Halteglieder (28) als in den Grundk366rper (2) einzuste-ckende Steckglieder ausgebildet sind, wobei sie im Wesentli-chen nur durch Reibungs- bzw. Kraftschluss und nicht form-schl374ssig sichern, - wobei die St374tzeinrichtung (17) gegen Abhebbewegungen aus-schlie337lich durch den Reibungseingriff mindestens einer der St374tzfl344chen (43, 44) gesichert ist, - wobei das erste Bausegment (10) beiderseits an mindestens ei-nes der Halteglieder (28) im gleichen Abschnitt von dessen L344ngserstreckung (34) anschlie337end bzw. zwischen benachbar-ten Haltegliedern (28) jeweils eine quer zur Halteglied-L344ngsrichtung ununterbrochene, abstufungsfrei durchgehende L344ngs-Kantenfl344che (14) aufweist." Patentanspruch 14 soll danach (unter Wegfall der R374ckbeziehungen in den Patentanspr374chen 24 und 25 auf diesen Patentanspruch) au337er durch das zus344tzliche Merkmal nach Hilfsantrag I durch die weiteren Merkmale beschr344nkt werden: 7 - 6 - "- wobei die Halteglieder (28) als in den Tragk366rper (2) einzuste-ckende Steckglieder ausgebildet sind, wobei sie nur durch Rei-bungs- bzw. Kraftschluss sichern, - wobei die Halteglieder (28) b374gelf366rmig ausgebildet sind." Nach Hilfsantrag III soll Patentanspruch 1 vollst344ndig entfallen. 8 Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 9 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. W. L. , H. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung er-l344utert und erg344nzt hat. 10 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Patentgericht hat zutref-fend erkannt, dass der Gegenstand des Streitpatents im Umfang seines Pa-tentanspruchs 14 nicht patentf344hig ist (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 ff. EP334). Die hilfsweise eingeschr344nkt vertei-digten Fassungen des Patentanspruchs 14 kann die Beklagte ebenfalls nicht mit Erfolg verteidigen. Nachdem die Beklagte in der m374ndlichen Verhandlung erkl344rt hat, Patentanspruch 1 nicht mehr isoliert, sondern nurmehr im Zusam-menhang mit einem bestehen bleibenden Patentanspruch 14 verteidigen zu wollen, f374hrt der mangelnde Rechtsbestand des Streitpatents im Umfang seines Patentanspruchs 14 dazu, dass auf Grund dieser Erkl344rung auch Patentan-spruch 1 f344llt (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2006 - X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 11 - 7 - - Stretchfolienhaube). Die Patentanspr374che 24 und 25 entsprechen in ihrer R374ckbeziehung auf Patentanspruch 14 dessen mit dem zweiten Hilfsantrag ver-teidigten Fassung. In R374ckbeziehung auf Patentanspruch 1 sieht der Senat die-se Patentanspr374che als von der Erkl344rung der Beklagten erfasst an, Patentan-spruch 1 nicht selbstst344ndig verteidigen zu wollen. Im 334brigen hat das Streitpa-tent Bestand, nachdem es nicht in weitergehendem Umfang angegriffen worden ist. I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Heizeinrichtung ("Heizer"), insbesonde-re f374r K374chenger344te. Die Beschreibung des Streitpatents f374hrt aus, derartige Ger344te k366nnten mindestens einen langgestreckten Widerstand (wie einen Heizwiderstand, Vorwiderstand, Leuchtwiderstand oder dgl.) aufweisen. Vor-zugsweise bilde ein Strahlungsheizer eine geschlossen vormontierte Bauein-heit, die als Ganzes z.B. in einer Herdmulde befestigt werde. Es sei vorteilhaft, eine gegen374ber einer Abst374tzung mit im Wesentlichen nur einer Kantenfl344che wesentlich gr366337ere Abst374tzung vorzusehen, deren St374tzbereich auch im Ab-stand von einer 344u337eren bzw. peripheren Kantenfl344che liegen k366nne. Es k366nn-ten aber auch im Abstand aufeinanderfolgende St374tzschenkel vorgesehen sein, die z.B. durch bleibende Biegeverformung aus einem drahtartigen Material her-gestellt werden k366nnten. Insbesondere wenn der Querschnitt des Ausgangsma-terials nicht mehreckig, sondern kreisrund, flachoval oder elliptisch sei, liege der St374tzbereich in einem Abstand vom linienf366rmigen Scheitel der Kantenbegren-zung, der mindestens der minimalen oder maximalen Querschnittsdicke des Ausgangsmaterials entspreche. Der Heizer werde zweckm344337ig so angeordnet, dass an einer Heizseite mindestens ein Bauteil von au337en sichtbar sei, und sei hier vorteilhaft mit einer transluzenten Abdeckung, z.B. einer Glaskeramikplatte, abgeschirmt. Je geringer die Materialdicke des Ausgangsmaterials sei, umso geringer sei seine Festigkeit. Bekannt sei ein Flachwiderstand mit einem einzi-gen St374tzschenkel, der nur im elastischen Bereich dadurch gekr374mmt sei, dass 12 - 8 - er in wechselnden Richtungen verlegt werde; die Verbindung mit dem Grund-k366rper erfolge hier durch Eingie337en in eine Isolierung. Au337erdem h344nge das wahrnehmbare Gl374hbild von zahlreichen Faktoren wie Betriebsleistung, Quer-schnitts344nderungen des Widerstands oder dessen thermischer Kopplung ab. 2. Durch das Streitpatent soll ein Strahlungsheizk366rper zur Verf374gung gestellt werden, der bei einfacher Ausbildung insbesondere sichere Montage-verbindungen f374r schwach dimensionierte Bauteile und eine wirksame Beein-flussung des sichtbaren Gl374hbilds gew344hrleistet (vgl. Beschr. Sp. 3 Abs. 10). Eine L366sung f374r das erstgenannte Problem wird mit Patentanspruch 1 angege-ben; hingegen soll mit Patentanspruch 14 das zweite Problem gel366st werden. 13 3. Hierzu wird durch Patentanspruch 14 des Streitpatents ein insbeson-dere f374r K374chenger344te (und - was im Patentanspruch nicht zum Ausdruck kommt - speziell f374r Glaskeramikkochmulden) bestimmter Heizer unter Schutz gestellt (bei den Hilfsantr344gen tritt Merkmal 2.3.2.4' hinzu, bei den Hilfsantr344-gen II und III treten au337erdem die Merkmale 2.3.2.5'' und 2.3.2.6'' hinzu), der eine Heizebene eines Heizfelds definiert und "in einem Betriebszustand" zu-sammengesetzt ist aus 14 (1) mindestens einem Grundk366rper und (2) einer Mehrzahl von Bausegmenten (2.1) von denen wenigstens zwei (in einem nicht zusammen-gebauten Montagezustand des Heizers) miteinander zu einer Baugruppe verbunden sind, (2.2) darunter als erstes Bausegment ein Widerstand, der (2.2.1) als gewelltes Flachband ausgebildet ist, (2.2.2) wenigstens teilweise f374r den Betrieb mit Be-triebsstrahlungstemperaturen im sichtbaren Strahlungsbereich ausgebildet ist und - 9 - (2.2.3) zahlreiche aneinander anschlie337ende gemein-sam leistungsbeaufschlagte L344ngsabschnitte un-terschiedlicher Betriebsstrahlungstemperatur aufweist, die unterschiedliche Strahlungshellig-keiten haben, und (2.2.4) auf einem isolierenden Tragk366rper befestigt ist, (2.3) als zweites Bausegment eine St374tzeinrichtung (2.3.1) mit der das erste Bausegment an dem Grund-k366rper befestigt ist, (2.3.2) mit mehreren Eingriffselementen in Form von Haltegliedern mit Befestigungsvorspr374ngen, (2.3.2.1) die seitliche St374tzfl344chen zum fl344chi-gen Eingriff in Gegenfl344chen des Grundk366rpers aufweisen, (2.3.2.2) die im Abstand voneinander angeord-net sind, (2.3.2.3) in deren Bereich die L344ngsabschnitte geringerer Strahlungstemperatur und -helligkeit liegen, (2.3.2.4') die zwei- oder mehrlagig ausgebildet sind, wobei benachbarte Lagen gro337- bzw. ganzfl344chig aneinander anliegen oder einen kleinen Abstand in der Gr366337enordnung der Materialdicke von-einander haben, (2.3.2.5'') die b374gelf366rmig ausgebildet sind und (2.3.2.6'') die als in den Tragk366rper einzuste-ckende Steckglieder ausgebildet sind, die nur durch Reibungs- bzw. Kraft-schluss sichern. Dabei k366nnen die Begriffe "zweites Bausegment", "St374tzeinrichtung", "Halteglied", "Eingriffselement" und "Befestigungsvorsprung", wie das Patentge-richt zutreffend ausgef374hrt hat, ein und dasselbe Bauteil bezeichnen. 15 - 10 - Ein Ausf374hrungsbeispiel zeigt Figur 6 des Streitpatents: 16 Die Beschreibung des Streitpatents gibt hierzu an, dass bei im Wesentli-chen gleicher elektrischer Leistungszufuhr die L344ngsabschnitte zwischen den Vorspr374ngen 28 heller leuchten, da zumindest der Wurzel- bzw. Fu337abschnitt auf einer geringen H366he in den vom Strom durchflossenen Leitungsquerschnitt einbezogen und dadurch hier der elektrische Widerstandswert entsprechend verringert ist. Die L344ngsabschnitte beginnen zun344chst etwa in der Mitte zwi-schen den benachbarten L344ngsabschnitten zu gl374hen (Beschr. Abs. 53). Aus der Funktion, ein sichtbares Gl374hbild zu erzeugen, ergibt sich, dass unter-schiedliche Strahlungshelligkeiten im Sinn des Merkmals 2.2.3 eine f374r das menschliche Auge erkennbare Helligkeitsdifferenz zwischen den L344ngsab-schnitten unterschiedlicher Betriebsstrahlungstemperatur erfordern. 17 II. 1. Das Patentgericht hat Patentanspruch 14 in der Fassung des erteil-ten Patents gegen374ber der US-Patentschrift 4 161 648 (D6) als nicht neu ange-sehen. Dieser Entgegenhaltung sei eine Heizeinrichtung mit den Merkmalen 1 bis 2.3.2.3 zu entnehmen. Die dort gezeigten Befestigungsvorspr374nge seien aus dem gleichen Material wie das Widerstandsband (also elektrisch leitf344hig) und erweiterten auch den Leiterquerschnitt am unteren Umkehrpunkt des m344-anderf366rmigen Widerstands. Auch die W344rme werde dort wie beim Streitpatent abgeleitet, so dass sich im Bereich der Halteglieder L344ngsabschnitte geringerer Strahlungstemperatur und -helligkeit erg344ben. 18 - 11 - Die Beklagte stellt dies nur hinsichtlich der Merkmale 2.2.3 und 2.3.2.3 in Abrede, wonach der Widerstand zahlreiche aneinander anschlie337ende gemein-sam leistungsbeaufschlagte L344ngsabschnitte unterschiedlicher Betriebsstrah-lungstemperatur aufweist, die unterschiedliche Strahlungshelligkeiten haben, und wonach die L344ngsabschnitte geringerer Strahlungstemperatur und -helligkeit im Bereich der Halteglieder liegen sollen. Die US-Patentschrift 3 612 828 (D1) f374hre nicht zu einer sichtbaren Differenz bei der Strahlungshel-ligkeit hin. Die US-Patentschriften 600 057 (D3) und 3 991 298 (D4) zeigten ebenfalls in diesem Sinn keine Helligkeitsunterschiede. Der Fachmann habe auch keinen Anlass gehabt anzunehmen, dass die Halteglieder der deutschen Offenlegungsschrift 25 51 137 (D2) zu Abschnitten (sichtbar) geringerer Strah-lungstemperatur und -helligkeit h344tten f374hren k366nnen. 19 Der Senat tritt dem vom Patentgericht gefundenen Ergebnis mit Aus-nahme der Beurteilung der Merkmale 2.2.3 und 2.3.2.3 bei. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat 374berzeugend best344tigt, dass in der Entgegenhaltung (D6) mit Ausnahme dieser Merkmale alle weiteren Merkmale des Patentan-spruchs 14 des Streitpatents offenbart sind. 20 In der US-Patentschrift wird allerdings weder beschrieben noch gezeigt, dass aneinander anschlie337ende und gemeinsam beaufschlagte L344ngsabschnit-te unterschiedlicher Betriebsstrahlungstemperatur - die auch dort vorhanden sind - sichtbar unterschiedliche Strahlungshelligkeiten haben. Die Heizanord-nung nach der Entgegenhaltung erm366glicht dies zwar, offenbart aber keine ent-sprechende Lehre. Da die Helligkeit von der Betriebstemperatur abh344ngt und eine solche nicht gelehrt wird, fehlt es auch an der Grundlage daf374r, dass der Fachmann, ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik mit Be-rufserfahrung auf dem Gebiet der elektrischen Strahlungsheizk366rper und Grundkenntnissen des Maschinenbaus, eine unterscheidbare Strahlungshellig- 21 - 12 - keit als selbstverst344ndlich mitliest (vgl. dazu BGH, Urt. v. 16.12.2008 - X ZR 89/07, GRUR 2009, 238 - Olanzapin, zur Ver366ffentlichung in BGHZ 179, 168 vorgesehen). Jedenfalls er366ffnete die US-Patentschrift 4 161 648 (D6) aber dem verh344ltnism344337ig hochqualifizierten Sachverst344ndigen die ihm aus seinem Studium gel344ufige und auf der Hand liegende M366glichkeit, 374ber eine geeignete Temperaturf374hrung auch unterschiedliche Helligkeitswerte der verschiedenen Leiterabschnitte zu erzeugen, auf die er, wollte er sie nutzen, nur zugreifen musste. Da dem Fachmann der Zusammenhang zwischen elektrischem Wider-stand und Strahlungshelligkeit sowie der Umstand gel344ufig war, dass f374r den Benutzer durch die Strahlungshelligkeit die Betriebsstrahlungstemperatur der Heizeinrichtung erkennbar wird, und die Beweisaufnahme nichts daf374r ergeben hat, dass das erfindungsgem344337e "Gl374hbild" mit einem technischen Vorteil ver-bunden ist, stand es im Belieben des Fachmanns, Abschnitte sichtbar unter-schiedlicher Strahlungshelligkeit zu schaffen. Eines besonderen Anlasses be-durfte es f374r das Ergreifen dieser Ma337nahme hiernach anders als im Regelfall (vgl. zu diesem Sen.Urt. v. 30.4.2009 - Xa ZR 92/04 - Betrieb einer Sicherheits-einrichtung, zur Ver366ffentlichung vorgesehen) nicht (vgl. BGHZ 156, 179, 190 - blasenfreie Gummibahn I). Merkmal 2.3.2.3 besagt, dass die L344ngsabschnitte geringerer Strah-lungstemperatur und -helligkeit im Bereich der seitlichen St374tzfl344chen liegen. Dies ergibt sich zwangsl344ufig daraus, dass in diesem Bereich ein gr366337erer Querschnitt vorliegt, der zu einer Absenkung der Temperatur und im Bereich sichtbarer Strahlungshelligkeit auch zu deren Absenkung f374hren muss. Hierin liegt mithin im Sinn st344ndiger Rechtsprechung ( BGH, Urt. v. 10.12.2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel I ; Urt. v. 12.02.2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger; Urt. v. 16.03.2004 - X ZR 185/00, GRUR 2004, 579 - Impr344gnieren von Tintenabsor-bierungsmitteln; EPA T 21/81, ABl. EPA 1983, 15 - elektromagnetischer Schal- 22 - 13 - ter; EPA T 192/82, ABl. EPA 1984, 415 - Formmassen; EPA T 506/92; EPA T 936/96; vgl. auch Benkard/Asendorf/Schmidt, PatG GebrMG, 10. Aufl. 1996, Rdn. 16 zu 247 4 PatG; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 73 zu 247 4 PatG; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. 2008, Rdn. 126 zu 247 4 PatG) ein "Bonus-Effekt", der nichts daran 344ndert, dass das Streitpatent insoweit dem Fachmann keine andere Lehre zur Ausbildung der Heizeinrichtung gibt als sie ihm im Stand der Technik bereits gegeben worden ist, und daher f374r die Beja-hung erfinderischer T344tigkeit nicht herangezogen werden kann. 2. Auch die zwei- oder mehrlagige Ausbildung der Befestigungsvor-spr374nge der Halteglieder (Merkmal 2.3.2.4'), mit der die Beklagte Patentan-spruch 14 nach ihrem ersten Hilfsantrag verteidigt, lag f374r den Fachmann nahe. Bei in kritischer Weise schwachen St374tzfl344chen bot sich als einfachste Verwirk-lichung einer Verst344rkung mit geringem Materialaufwand und unter Verzicht auf eine - bei einst374ckiger Ausbildung von erstem (Widerstand) und zweitem Bau-element (St374tzeinrichtung) in der Herstellung aufw344ndige - unterschiedliche Ma-terialdicke von erstem und zweitem Bauelement die g344ngige Methode des Fal-zens an, die regelm344337ig zu einem gro337fl344chigen Anliegen oder zu einem gerin-gen Abstand der Materiallagen f374hren wird, wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat. 23 Der Gegenstand des Patentanspruchs 14 beruht mithin weder in der Fassung des erteilten Patents noch nach dessen mit dem ersten Hilfsantrag verteidigter Fassung auf erfinderischer T344tigkeit (Art. 56 EP334). 24 - 14 - 3. In der Fassung des Hilfsantrags II ist der Gegenstand des Patentan-spruchs 14 in den urspr374nglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung geh366rend offenbart, denn diese offenbaren einen solchen Gegenstand nicht als m366gliche Ausgestaltung der Erfindung (vgl. zur Verallgemeinerung BGH, Urt. v. 17.9.1991 - X ZR 81/90, bei Bausch BGH 1986-1993, 620, 625 - Webmaschi-nendrehereinrichtung; zum "Aliud" Beschl. v. 11.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmoment374bertragungseinrichtung). Die verteidigte Fassung zeichnet sich dadurch aus, dass die Halteglieder mit Befestigungsvorspr374ngen in Kombination als (mit kleinem Abstand) aneinanderliegend zwei- oder mehrla-gig, b374gelf366rmig und als reib- bzw. kraftschl374ssig einzusteckende Steckglieder definiert werden. Nach der in der m374ndlichen Verhandlung erl344uterten Vorstel-lung der Beklagten soll ein solches Halteglied insbesondere durch einen das Widerstandband 374bergreifenden U-f366rmigen B374gel gebildet werden, dessen Schenkel an dem den Widerstand bildenden Flachband anliegen und damit ei-nen Abstand in der Gr366337enordnung der Materialdicke voneinander haben und die ferner mit ihren freien Enden in den Tragk366rper eingreifen und auf diese Weise als reibschl374ssig sichernde Steckglieder wirken. Ein solcher Gegenstand ist nicht ursprungsoffenbart. Zwar lassen sich alle zus344tzlichen Merkmale f374r sich den urspr374nglichen Unterlagen entnehmen (zur Mehrlagigkeit Beschrei-bungsseite 6 unten; zur B374gelform Beschreibungsseite 2 und Seite 5; zum Rei-bungseingriff urspr374nglicher Patentanspruch 5, Beschreibungsseiten 5 und 6 - Steckglied - sowie Seite 13), jedoch fehlt es schon an jedem Hinweis daf374r, dass die B374gel mehrlagig ausgebildet sein k366nnen, wie sich dies aus den Merkmalen 2.3.2.4222 und 2.3.2.5" in Zusammenschau nunmehr ergibt. Die Be-schreibungsseite 2 offenbart lediglich, dass der St374tzschenkel durch bleibende Verformung aus einem drahtartigen Material ausgebildet sein kann; die Formu-lierung "b374gel- bzw. teilringf366rmig" weist nicht auf eine mehrlagige Ausgestal-tung hin. Auch die Beschreibungsseite 5 offenbart nur, dass ein b374gelf366rmiger St374tzschenkel au337er einer eventuellen Wendelsteigung auch im Bereich min- 25 - 15 - destens eines B374gelschenkels und/oder des B374gelscheitels ein- oder mehrfach quer zur B374gel- bzw. Steigungsebene gebogen sein kann, so dass im Quer-schnitt rechtwinklig zur Schenkell344ngsrichtung zugeh366rige Bereiche quer zur Ebene versetzt sind; auch hierdurch wird nicht offenbart, dass die St374tzschen-kel in B374gelform mehrlagig ausgebildet sein sollen. Bei der Offenbarung der mehrlagigen Ausbildung findet sich kein Hinweis auf die B374gelform. Ebenso fehlt es an der Offenbarung eines zweilagigen b374gelf366rmigen Halteglieds, das als nur durch Reibschluss sicherndes Steckglied ausgebildet ist. Der verteidigte Patentanspruch kombiniert damit verschiedene Offenbarungsstellen, die f374r den Fachmann, der sich um ein sinnvolles Verst344ndnis der wegen ihrer verwirren-den und wechselnden Terminologie und, wie es der gerichtliche Sachverst344ndi-ge ausgedr374ckt hat, ihrer "umst344ndlichen, einfache Sachverhalte verschleiern-den Ausdrucksweise" schwer zu erfassenden Beschreibung bem374ht, in keinem erkennbaren Zusammenhang miteinander stehen. Dies betraf zwar schon Pa-tentanspruch 25 in seiner erteilten Fassung jedenfalls in R374ckbeziehung 374ber Patentanspruch 24 auf Patentanspruch 14, gewinnt aber durch die von der Be-klagten vorgesehene Aufnahme der Merkmale in Patentanspruch 14 die Bedeu-tung, dass der so beschr344nkte Patentanspruch 14 durch die urspr374nglichen Un-terlagen, die keine den Patentanspr374chen 24 und 25 entsprechenden Anspr374-che oder andere allgemeine Offenbarung enthalten, nicht gedeckt ist und damit der Verteidigung des Streitpatents nicht zugrunde gelegt werden kann. Der mit der verteidigten Fassung beanspruchte Gegenstand stellt sich gegen374ber den urspr374nglichen Unterlagen als nicht offenbartes "Aliud" dar. - 16 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 ZPO. 26 Meier-Beck Keukenschrijver Asendorf Achilles Berger Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.06.2005 - 2 Ni 54/03 (EU) -
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