BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 18/08 Verk374ndet am: 10. September 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja F374llstoff PatG 247 12 Ein Vorbenutzungsrecht gem344337 247 12 PatG ist in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erf374llung dieses Vertrags erlangt wurde. BGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 18/08 - OLG Jena LG Erfurt - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 10. September 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, Asendorf, Dr. Berger und Dr. Bacher f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Kl344gerin wird das am 24. Oktober 2007 ver-k374ndete Urteil des 2. Zivilsenats des Th374ringer Oberlandesgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin nimmt die Beklagte wegen Gebrauchsmusterverletzung im Wege der Stufenklage auf Rechnungslegung, Herausgabe einer ungerecht-fertigten Bereicherung und Schadensersatz in Anspruch. 1 Die Kl344gerin ist Inhaberin der am 18. Dezember 2001 eingereichten und am 3. Juli 2003 offengelegten deutschen Patentanmeldung 101 61 687 sowie des am 21. Februar 2002 unter Inanspruchnahme der inneren Priorit344t der Patentanmeldung angemeldeten und am 27. Juni 2002 eingetragenen Gebrauchsmusters 202 05 896 (Klagegebrauchsmusters). Die Eintragung des Klagegebrauchsmusters ist am 1. August 2002 im Patentblatt bekanntgemacht worden. 2 - 3 - Die Anspr374che 1, 2, 4, 7 und 8 des Klagegebrauchsmusters lauten: 3 "1. F374llstoff f374r kunststoffgebundene Beschichtungen, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei diesem F374llstoff um ein Eisenoxid mit einem FE-Anteil von > 50% handelt. 2. F374llstoff f374r kunststoffgebundene Beschichtungen, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei diesem F374llstoff um das Material FELITH handelt. 4. Beschichtungsmaterial f374r flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mischung aus Ethylen-Vinyl-Acetat und einem Eisenoxid mit einem FE-Anteil von > 50% verwendet wird. 7. Beschichtungsmaterial f374r flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass das verwendete Ethylen-Vinyl-Acetat einen Schmelzpunkt zwischen 75 und 130260 C aufweist. 8. Beschichtungsmaterial f374r flexible Unterlagen, dadurch gekennzeichnet, dass das verwendete Ethylen-Vinyl-Acetat eine Korngr366337e zwischen 50 und 800 m [sic] aufweist." Die Beklagte ist die Verwalterin im Insolvenzverfahren 374ber das Verm366gen der P. GmbH in K. (Insolvenzschuldnerin), die R374ckenbeschichtungen f374r Teppichb366den hergestellt hat. Die Beklagte f374hrt den Gesch344ftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin weiter. 4 Die Insolvenzschuldnerin hat unter anderem ein Produkt vertrieben, dessen R374ckenbeschichtung aus Ethylen-Vinyl-Acetat und Eisenoxid besteht. Dieses Produkt ist von H. P. , dem Ehemann der Kl344gerin und Vater des Gesch344ftsf374hrers der Insolvenzschuldnerin, entwickelt worden, der auch als Erfinder des Klagegebrauchsmusters benannt ist. H. P. war auf der Grundlage eines Beratervertrages vom 21. Juni 1997 gegen ein monatliches 5 - 4 - Honorar von 15.000,- DM f374r die Insolvenzschuldnerin als Berater f374r alle Produktions-, Vertriebs- und Vermarktungsangelegenheiten t344tig. Nach dem Beratervertrag war H. P. verpflichtet, sein Know-how 374ber die von ihm entwickelten magnetisch haftenden Bodenbel344ge der Insolvenzschuldnerin zur Verf374gung zu stellen und alles in seinen M366glichkeiten Stehende zu tun, um die technische Weiterentwicklung und die Vermarktung dieser Bodenbel344ge best-m366glich voranzutreiben. Die Kl344gerin, die ihre Klage in erster Instanz hilfsweise auch auf einen am 20. Dezember 2001 mit der Insolvenzschuldnerin geschlossenen und am 31. Januar 2002 gek374ndigten Lizenz- und Know-how-Vertrag gest374tzt hat, hat in der ersten Klagestufe zuletzt Auskunft dar374ber begehrt, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 27. Juni 2002 Gegenst344nde gewerbsm344337ig hergestellt, verarbeitet, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat, die die (im Klageantrag n344her bezeichneten) Merkmale der Gebrauchsmusteranspr374che 1, 4, 7 und 8 aufweisen. 6 Das Landgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen. Die Berufung der Kl344gerin ist erfolglos geblieben (das Berufungsurteil ist ver366ffentlicht in GRUR-RR 2008, 115). Hiergegen richtet sich die - vom Senat zugelassene - Revision der Kl344gerin, mit der sie ihre in der Berufungsinstanz zuletzt geltend gemachten Anspr374che weiterverfolgt. Die Beklagte tritt der Revision entgegen. 7 - 5 - Entscheidungsgr374nde: 8 Die zul344ssige Revision f374hrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhand-lung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision. 9 I. Das Berufungsgericht hat die Klageanspr374che mit der Begr374ndung verneint, zu Gunsten der Insolvenzschuldnerin bestehe ein Vorbenutzungs-recht, das die Beklagte den Anspr374chen aus dem Klagegebrauchsmuster entgegenhalten k366nne. Die Insolvenzschuldnerin sei sp344testens seit November 2001 im Erfindungsbesitz gewesen. Im November 2001 seien die von H. P. durchgef374hrten Testreihen abgeschlossen gewesen. Von diesem Zeitpunkt an sei der Maschinenf374hrer der Insolvenzschuldnerin in der Lage gewesen, selbst344ndig zu produzieren. Das Vorbenutzungsrecht sei auch in der Person der Insolvenzschuldnerin entstanden. Die erforderliche Kenntnis von der objektiv fertigen Erfindung habe die Insolvenzschuldnerin vermittelt durch die Person ihres Entwicklers H. P. besessen. Dieser sei zwar unstreitig kein Arbeitnehmer gewesen. Er habe aber die Funktion eines leitenden Mitarbeiters innegehabt. Jedenfalls sei er eine in die Betriebsorganisation eingebundene Person gewesen, die im Interesse des Unternehmens t344tig gewesen sei. Selbst wenn man davon ausgehen wolle, dass H. P. au337erhalb der betrieb- lichen Organisation der Insolvenzschuldnerin gestanden habe, stehe der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht gem344337 247 12 Abs. 1 Satz 4 PatG zu. H. P. habe die Erfindung vor der Anmeldung der Insolvenzschuldnerin mit- geteilt. Dies folge daraus, dass die Maschinenf374hrer der Insolvenzschuldnerin in der Lage gewesen seien, die Beschichtungen ohne 334berwachung selbst344ndig zu produzieren. Rechte f374r den Fall einer Patent- oder Gebrauchsmuster-erteilung habe sich H. P. bei der Mitteilung nicht vorbehalten. Die Insol- - 6 - venzschuldnerin habe danach die Erfindung mit Benutzungswillen in Benutzung genommen und dabei gegen374ber der Kl344gerin auch nicht unredlich gehandelt. 10 II. Dies h344lt der revisionsrechtlichen 334berpr374fung in einem ent-scheidenden Punkt nicht stand. 11 1. Zutreffend ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass ein von der Insolvenzschuldnerin erlangtes Vorbenutzungsrecht zur Insolvenz-masse geh366rt und deshalb von der Beklagten als Insolvenzverwalterin ausge374bt werden darf, solange diese den Betrieb der Insolvenzschuldnerin weiterf374hrt. Gem344337 247 35 InsO geh366rt zur Insolvenzmasse unter anderem das gesamte Verm366gen, das dem Schuldner zur Zeit der Er366ffnung des Verfahrens geh366rt. Ein Vorbenutzungsrecht gem344337 247 12 InsO ist ein solcher Verm366gensgegen-stand. Es gibt dem Berechtigten das Recht, von der Lehre eines Patents oder Gebrauchsmusters Gebrauch zu machen. Diesem Recht kommt ein wirtschaftlicher Wert zu. 12 247 36 Abs. 1 InsO, wonach Gegenst344nde, die nicht der Zwangsvoll-streckung unterliegen, nicht zur Insolvenzmasse geh366ren, f374hrt zu keiner anderen Beurteilung. Zwar kann das Vorbenutzungsrecht gem344337 247 12 Abs. 1 Satz 3 PatG nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder ver344u337ert werden. Es ist deshalb gem344337 247 857 Abs. 3 ZPO nicht separat pf344ndbar. Nach der Recht-sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 7.10.1965 - Ia ZR 129/63, GRUR 1966, 370, 374 - Dauerwellen II) stand dies jedoch der Zugeh366rigkeit zur Konkursmasse nach den Regeln der Konkursordnung nicht entgegen, wenn zu-sammen mit dem Vorbenutzungsrecht auch der Betrieb zur Masse gelangt. F374r die Zugeh366rigkeit zur Insolvenzmasse nach den Regeln der Insolvenzordnung gilt nichts anderes. 247 12 Abs. 1 Satz 3 PatG soll verhindern, dass der Umfang des Vorbenutzungsrechts ver344ndert wird, indem es von dem Betrieb, in dem es 13 - 7 - entstanden ist, abgel366st wird. Diese Gefahr droht nicht, wenn das Recht zusammen mit dem Betrieb der Verwaltungsbefugnis eines Insolvenzverwalters unterstellt wird - unabh344ngig davon, ob der Insolvenzverwalter den Betrieb sofort ver344u337ert oder zun344chst selbst weiterf374hrt. W344re ein 334bergang in dieser Situation ausgeschlossen, h344tte dies das Erl366schen des Vorbenutzungsrechts zur Folge. Dies w374rde die Zugriffsm366glichkeiten der Insolvenzgl344ubiger, deren Schutz 247 35 InsO dient, beeintr344chtigen, ohne dass der Insolvenzschuldner einen Vorteil h344tte. Dies kann nicht Sinn des 247 36 Abs. 1 InsO sein. 2. Der Beklagten steht kein Vorbenutzungsrecht zu. 14 a) Ein Vorbenutzungsrecht, das gem344337 247 13 Abs. 3 GebrMG auch Anspr374chen aus einem Gebrauchsmuster entgegengehalten werden kann, setzt gem344337 247 12 PatG voraus, dass die Erfindung vor dem Priorit344tstag bereits in Benutzung genommen wurde oder die daf374r erforderlichen Veranstaltungen getroffen worden sind. Werden solche Handlungen ausschlie337lich im Interesse eines Dritten vorgenommen, erwirbt der Handelnde selbst kein Vorbenutzungs-recht (BGHZ 121, 194, 200 f. - Wandabstreifer m.w.N.). M366glich ist auch die Aus374bung sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse eines Dritten. Dann erwerben grunds344tzlich beide Beteiligten ein Vorbenutzungsrecht (BGHZ 121, 194, 203 f. - Wandabstreifer). Arbeiter und Angestellte handeln grund-s344tzlich nicht im eigenen, sondern im Interesse des Betriebsinhabers (BGH, Urt. v. 21.6.1960 - I ZR 114/58, GRUR 1960, 546, 548 - Bierhahn). Handlungen leitender Betriebsangeh366riger, die dazu berufen sind, Anordnungen zu treffen, sowie Handlungen von Gesellschaftsorganen im ihnen gesetzlich zugewiese-nem Vertretungsbereich erfolgen grunds344tzlich im Interesse der Gesellschaft (BGHZ 121, 194, 200 f. - Wandabstreifer). Die Zurechnung solcher Benutzungs-handlungen erfolgt weder auf der Grundlage von 247 166 BGB noch nach den Regeln des Deliktsrechts. Ma337geblich ist vielmehr, ob tats344chliche Vorg344nge 15 - 8 - einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmenstr344ger zugeordnet werden k366nnen (BGHZ 121, 194, 203 - Wandabstreifer). 16 b) Wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, sind f374r den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts zus344tzlich zu den in 247 12 Abs. 1 PatG ge-nannten objektiven Handlungen weitere Voraussetzungen erforderlich. 247 12 PatG hat den Zweck, aus Billigkeitsgr374nden einen vorhandenen oder bereits angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers zu sch374tzen und damit die unbillige Zerst366rung in zul344ssiger, insbesondere rechtlich unbedenklicher Weise geschaffener Werte zu verhindern (BGH, Urt. v. 13.11.2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 233 - Biegevorrichtung m.w.N.). Dessen Kraft, Zeit und Kapitaleinsatz auf bestehende Anlagen, die entweder die Erfindung bereits verwerten oder bei denen der Wille, sie zu verwerten, durch Veranstal-tungen zur Benutzung best344tigt worden ist, sollen nicht umsonst aufgewandt sein und ein solcher Besitzstand nicht durch die Patentanmeldung eines anderen entwertet werden (BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan; BGH, Urt. v. 28.5.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; Urt. v. 13.3.2003 - X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril). Hieraus folgt nicht, dass ein Vorbenutzungsrecht unabh344ngig vom Vorliegen der in 247 12 PatG normierten Voraussetzungen aufgrund von Billigkeitserw344gungen oder im Hinblick auf einen "Besitzstand" bejaht oder verneint werden k366nnte (BGH, Urt. v. 30.6.1964 - Ia ZR 206/63, GRUR 1964, 673, 675 f. - Kasten f374r Fu337abtrittsroste; BGH, aaO, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril). Der Zweck des 247 12 PatG ist jedoch bei der Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale zu ber374cksichtigen. Ausgehend davon hat der Bundesgerichtshof - 374berwiegend in Weiter-entwicklung der Rechtsprechung des Reichsgerichts - entschieden, dass eine ausreichende Benutzungshandlung oder Veranstaltung nur dann vorliegt, wenn der Handelnde selbst344ndigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich 17 - 9 - erworben und ausge374bt hat (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten f374r Fu337abtrittsroste; Eichmann, GRUR 1993, 73, 80). Erfindungsbesitz in diesem Sinne ist gegeben, wenn die aus Aufgabe und L366sung sich ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tats344chliche Ausf374hrung der Erfindung m366glich ist (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 674 - Kasten f374r Fu337abtrittsroste). Redlich erworben ist der Erfindungs-besitz, wenn der Benutzer sich f374r befugt halten durfte, die erfindungsgem344337e Lehre f374r eigene Zwecke anzuwenden. Redlichkeit wird nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass der Erfindungsbesitz vom Inhaber des Patents oder dessen Rechtsvorg344ngern abgeleitet ist. Unredlich handelt der Benutzer aber jedenfalls dann, wenn er die gesch374tzte Lehre widerrechtlich entnommen hat (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten f374r Fu337abtrittsroste). c) In Anwendung und Weiterentwicklung dieser Grunds344tze ist ein Vorbenutzungsrecht in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erf374llung dieses Vertrags erlangt wurde. In diesem Fall kann und muss jede Vertragspartei aus den vertraglichen Vereinbarungen entnehmen, ob und welche Rechte ihr in Bezug auf Erfindungen der anderen Seite zustehen. Werden die Rechte an solchen Erfindungen im Vertrag abgetreten oder zumindest ein schuldrechtlicher Anspruch auf Abtretung begr374ndet oder steht dem anderen Teil ein Recht zur Inanspruchnahme der Erfindung gem344337 247 6 ArbNErfG zu, hat der beg374nstigte Teil hinreichende M366glichkeiten, die gesch374tzte Lehre f374r seine eigenen Zwecke zu nutzen. Macht er von diesen M366glichkeiten keinen Gebrauch oder stehen ihm derartige Rechte weder nach dem Vertrag noch nach dem Gesetz zu, kann er redlicherweise nicht erwarten, dennoch zur weiteren Nutzung der Erfindung befugt zu sein. Zur Entstehung eines Vorbenutzungsrechts gegen374ber dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolgern kann es weder im einen noch im 18 - 10 - anderen Fall kommen. F374r die Anwendung von 247 12 PatG ist in solchen Konstellationen kein Raum. 19 Der bereits erw344hnte Grundsatz, wonach ein Vorbenutzungsrecht auch dann entstehen kann, wenn der Erfindungsbesitz vom Erfinder selbst abgeleitet ist, steht dem nicht entgegen. Dieser Grundsatz kann wie ebenfalls bereits dargelegt nur dann greifen, wenn der Erfindungsbesitz redlich erworben und ausge374bt wurde. Dies ist bei einer auf den Erfinder zur374ckgehenden Offen-barung in der Regel nur dann m366glich, wenn der Benutzer sich aufgrund der Umst344nde f374r befugt halten durfte, von der von ihm erkannten Lehre Gebrauch zu machen (BGH, aaO, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten f374r Fu337abtrittsroste). Hierzu gen374gt nicht, dass der Erfindungsbesitz rechtm344337ig erworben worden ist. Erforderlich ist auch, dass sich der Benutzer redlicherweise f374r befugt halten darf, den Erfindungsbesitz unabh344ngig von einem der 334berlassung zu Grunde liegenden Rechtsverh344ltnis auf Dauer aus374ben zu d374rfen. Sind die Rechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und dem Benutzer vertraglich geregelt, fehlt es von vornherein an einer berechtigten Grundlage f374r eine solche Annahme, wenn sich aus dem Vertrag derartiges nicht ergibt. Die Befugnisse des anderen Teils richten sich dann allein nach den vertraglichen Vereinbarungen, nicht nach 247 12 PatG. F374r Diensterfindungen eines Arbeitnehmers entspricht dieses Ergebnis der nahezu einhelligen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur. Diese gesteht einem Arbeitgeber, der von der M366glichkeit, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, keinen Gebrauch macht, ein Vorbenutzungsrecht nach 247 12 PatG nicht zu (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., 247 8 Rdn. 59; Reimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., 247 8 Rdn. 25; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 247 12 Rdn. 20 und 247 8 ArbNErfG Rdn. 5; Meier-Beck, Festschrift f374r Reimann, S. 309, 317; OLG M374nchen InstGE 10, 87 20 - 11 - Tz. 35; vgl. auch RGZ 56, 223, 228 - Kugelm374hle; abweichend f374r den Fall, dass der Arbeitgeber schon vor der Meldung der Erfindung Erfindungsbesitz erlangt, Klauer/M366hring/Nirk, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., Anhang zu 247 3 Rdn. 37; abweichend f374r das 366sterreichische Recht der Oberste Patent- und Markensenat, Beschl. v. 14.10.1981 - Op 2/81, GRUR Int. 1982, 560, 561). F374r Erfindungen, die einem anderen aufgrund anderer vertraglicher Beziehungen offenbart worden sind, beispielsweise aufgrund eines Dienstverh344ltnisses als gesetzlicher Vertreter oder freier Mitarbeiter, kann im Ergebnis nichts anderes gelten. Solche Erfindungen stehen nicht dem Unternehmensinhaber, sondern dem Erfinder zu, sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen, die der Zusammenarbeit zu Grunde liegen, nicht ausdr374cklich oder konkludent etwas Abweichendes ergibt (BGH, Urt. v. 22.10.1964 - Ia ZR 8/64, GRUR 1965, 302, 304 - Schellenreibungskupplung; BGH, Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR 1990, 193 f. - Auto-Kindersitz). Im einen wie im anderen Fall k366nnen und m374ssen sich alle am Vertrag Beteiligten von vornherein Klarheit dar374ber verschaffen, welche Rechte ihnen in Bezug auf Erfindungen zustehen, die im Rahmen der vertraglichen T344tigkeit entstehen oder dem Vertragspartner zug344nglich gemacht werden. Ein redlicher Erwerb von nicht im Vertrag vorgesehenen Rechten ist allenfalls auf der Grundlage einer stillschweigenden Vertrags344nderung denkbar, nicht aber nach 247 12 PatG. In dieser Konstellation kann ein Vorbenutzungsrecht f374r den Unter-nehmensinhaber gegen374ber dem Erfinder und dessen Rechtsnachfolgern auch dann nicht entstehen, wenn aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit nicht nur der Erfinder, sondern auch andere Besch344ftigte Erfindungsbesitz erlangt haben. Unerheblich ist auch, ob die Voraussetzungen des 247 12 Abs. 1 Satz 4 PatG vorliegen. Mangels redlichen Erwerbs des Erfindungsbesitzes kann es nicht zu Benutzungshandlungen oder sonstigen Veranstaltungen im Sinne von 247 12 Abs. 1 Satz 1 PatG kommen. 21 - 12 - Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung f374hrt die Anwendung dieser Grunds344tze nicht zu einem unbilligen Ergebnis. Ein Unternehmens-inhaber, der durch eine vertragliche Abrede Zugang zu einer Erfindung erh344lt, hat es, soweit ihm nicht ohnehin ein Recht zu Inanspruchnahme gem344337 247 6 ArbNErfG zusteht, in der Hand, sich ausreichende Rechte an der Erfindung zu verschaffen. Macht er von dieser M366glichkeit keinen Gebrauch, ist es nicht unbillig, sondern konsequent, wenn ihm auch kein Vorbenutzungsrecht zusteht. 22 d) Im Streitfall kommt ein Vorbenutzungsrecht mithin schon deshalb nicht in Betracht, weil die Insolvenzschuldnerin den Erfindungsbesitz von H. P. im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit aufgrund des Beratervertrages erworben hat. Aus diesem Grund ist unerheblich, ob die Insolvenzschuldnerin nur durch H. P. oder auch in Person ihres Gesch344ftsf374hrers A. P. oder durch Arbeitnehmer Erfindungsbesitz erlangt hat. Ebenfalls unerheblich ist die zwischen den Parteien streitige Frage, ob H. P. faktischer Gesch344ftsf374hrer der Insolvenzschuldnerin war. Auch in diesem Fall st374nden der Insolvenzschuldnerin Rechte an der Erfindung allenfalls nach Ma337gabe des faktischen Vertragsverh344ltnisses zu. Wenn H. P. , wie die Beklagte in der Revisionsinstanz erstmals geltend macht, aufgrund des Beratervertrages oder als faktischer Gesch344ftsf374hrer verpflichtet gewesen sein sollte, der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Erfindung unentgeltlich zu 374berlassen, f374hrte dies nicht zur Entstehung eines Vorbenutzungsrechts gem344337 247 12 PatG, sondern zu einer auf Vertrag gest374tzten Einrede gegen die Geltendmachung von Rechten aus dem Klage-gebrauchsmuster. Unerheblich ist schlie337lich auch die Frage, ob und in welchen Grenzen ein Vorbenutzungsrecht auch f374r Bodenbel344ge in Anspruch genom-men werden k366nnte, deren Beschichtung nicht aus FELITH, sondern aus einem Material mit 344hnlicher Zusammensetzung besteht. 23 - 13 - III. Der Senat kann nicht gem344337 247 563 Abs. 3 ZPO in der Sache ent-scheiden. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - zu den weiteren Einwendungen der Beklagten bislang keine Feststellungen getroffen. 24 25 1. Die Beklagte hat unter Beweisantritt vorgetragen, die Insolvenz-schuldnerin habe Bodenbel344ge mit einer Beschichtung aus FELITH schon seit Anfang 2001 in Verkehr gebracht und damit der 326ffentlichkeit zug344nglich gemacht (LGU 6). Das Landgericht hat Zeugenaussagen, die diesen Vortrag best344tigen, als glaubhaft angesehen (LGU 10 f.). Das Berufungsgericht hat sich damit nicht befasst. Dem Senat ist angesichts dessen eine abschlie337ende Entscheidung verwehrt. 2. Die Beklagte hat ferner unter Beweisantritt vorgetragen, H. P. habe der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Erfindung zu einem Zeitpunkt 374berlassen, zu dem ordentliche Kaufleute der Gesellschaft Eigenkapital zugef374hrt h344tten. H. P. sei aufgrund seiner finanziellen Beteiligung und der Leitungsbefugnisse, die er aufgrund seiner faktischen Stellung im Betrieb der Insolvenzschuldnerin gehabt habe, wie ein Gesellschafter zu behandeln. Sofern dieser Vortrag zutrifft, kann der Beklagten ein befristetes Recht zur unentgeltlichen Nutzung der Erfindung zustehen. 26 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegt der Gesell-schafter einer GmbH, der der Gesellschaft in einer Krisensituation Verm366gens-gegenst344nde zur Nutzung 374berl344sst, den auf eine analoge Anwendung der 247247 30, 31 GmbHG gest374tzten Regeln 374ber eigenkapitalersetzende Leistungen (BGHZ 109, 55, 57 f.). Er ist verpflichtet, der Gesellschaft den Verm366gens-gegenstand zur unentgeltlichen Nutzung f374r den vertraglich vereinbarten Zeitraum, bei einer missbr344uchlichen Zeitbestimmung f374r einen angemessenen 27 - 14 - Zeitraum, zu belassen (BGHZ 127, 1, 10; BGH, Urt. v. 31.1.2005 - II ZR 240/02, NZG 2005, 346). Diese Regeln sind trotz der zum 1. November 2008 in Kraft getretenen 304nderungen des GmbH-Rechts auf Altf344lle weiterhin anwendbar (BGHZ 179, 249 Tz. 15 ff. - Gut Buschow). Zum Kreis der Verpflichteten geh366ren auch Personen, die nur 374ber einen Treuh344nder oder Strohmann an der Gesellschaft beteiligt sind (vgl. nur BGHZ 31, 258, 263 f.; BGHZ 95, 188, 193). Aus dem Beklagtenvortrag ergibt sich deshalb eine Pflicht von H. P. , der Insolvenzschulderin die Nutzung der Erfindung f374r einen angemessenen Zeit-raum unentgeltlich zu erm366glichen. Hieran w344re nach dem Rechtsgedanken des 247 15 Abs. 3 PatG auch die Kl344gerin gebunden, die ihre Rechte von H. P. ableitet. Ein in entsprechender Anwendung der 247247 30 und 31 GmbHG begr374ndetes Nutzungsrecht an der nicht angemeldeten Erfindung setzt sich mit der Eintragung des Gebrauchsmusters in einer Lizenz an diesem Recht fort (vgl. BGH, Urt. v. 8.7.1975 - X ZR 74/72, GRUR 1976, 140, 142 - Polyurethan). 3. In der erneut er366ffneten Berufungsinstanz wird dar374ber hinaus zu pr374fen sein, ob die Insolvenzschuldnerin schon aufgrund des Beratervertrages Rechte an der Erfindung erworben hat. Zwar hat die Beklagte in den Tatsacheninstanzen eine solche Berechtigung nicht geltend gemacht. Von ihrem Rechtsstandpunkt aus, den sowohl das Landgericht als auch das Berufungsgericht geteilt haben, hatte sie indes auch keinen Anlass, hierzu vorzutragen. Das Berufungsgericht wird ihr deshalb Gelegenheit geben m374ssen, zu diesem Gesichtspunkt gegebenenfalls n344her vorzutragen. 28 Bei der Auslegung des Beratervertrages wird das Berufungsgericht auch zu pr374fen haben, welche Bedeutung dem Lizenz- und Know-how-Vertrag zwischen der Insolvenzschuldnerin und der von H. P. als Gesch344fts- f374hrer und Mitgesellschafter vertretenen Pi. GmbH vom 15. Februar 1997 (Anlage K8) zukommt, in dem der Insolvenzschuldnerin eine entgeltliche Lizenz 29 - 15 - an einem 344lteren Schutzrecht einger344umt worden ist. Das Berufungsgericht hat sich bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nur mit der Frage befasst, ob diesem Vertrag entnommen werden kann, dass sich der Erfinder H. P. im Jahr 2001 die Rechte an einer neuen Erfindung ebenfalls vorbehalten wollte. Es wird nunmehr erg344nzend zu pr374fen haben, ob dem nur wenige Monate nach dem Lizenz- und Know-how-Vertrag geschlossenen Beratervertrag eine Rechtseinr344umung an die Insolvenzschuldnerin entnommen werden kann, obwohl H. P. neben dem vereinbarten Beraterhonorar die Lizenzeinnahmen f374r das bestehende Schutzrecht weiter zukommen sollten. Sollte die Vertragsauslegung zu dem Ergebnis f374hren, dass die Insolvenzschuldnerin Rechte in Bezug auf die Erfindung erworben hat, wird ferner zu pr374fen sein, welcher Art diese Rechte waren. Sofern es sich nur um schuldrechtliche Anspr374che auf 334bertragung der Rechte an der Erfindung oder auf Einr344umung einer Lizenz handelt, k366nnten diese der am Vertrag nicht beteiligten Kl344gerin grunds344tzlich nicht entgegengehalten werden. - 16 - 30 4. Auf 247 91 InsO kann die Beklagte keine weitergehenden Einwendun-gen gegen die Klageanspr374che st374tzen. Sofern die Insolvenzschuldnerin vor Er366ffnung des Insolvenzverfahrens Rechte an der Erfindung erworben hat, ist sie schon nach 247 15 Abs. 3 PatG gesch374tzt. Sofern sie nur schuldrechtliche oder keine Anspr374che auf 334bertragung oder auf Einr344umung eines Nutzungsrechts erworben hat, sind der Insolvenzmasse durch die von der Kl344gerin get344tigte Anmeldung keine Rechte entgangen. Meier-Beck Keukenschrijver Asendorf Berger Bacher Vorinstanzen: LG Erfurt, Entscheidung vom 14.12.2006 - 3 O 1482/04 - OLG Jena, Entscheidung vom 24.10.2007 - 2 U 62/07 -
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