BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 22/06 Verk374ndet am: 30. Juli 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Dreinahtschlauchfolienbeutel EP334 Art. 52 ff., Art. 56; PatG 247 4 a) Bei der Bestimmung des technischen Problems (der "Aufgabe") der Erfin-dung sind Vorgaben, die der Fachmann von seinen Auftraggebern erh344lt, mit einzubeziehen, sie sind nicht der Probleml366sung, sondern dem Problem selbst zuzurechnen (Fortf374hrung von BGH, Urt. v. 22.5.1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine). b) Hilfskriterien (fr374her: "Beweisanzeichen") k366nnen lediglich im Einzelfall An-lass geben, bekannte L366sungen besonders kritisch darauf zu 374berpr374fen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende An-haltspunkte f374r ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung f374hrende Anregung zu enthalten scheinen. BGH, Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 30. Juli 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 27. Oktober 2005 verk374ndete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die durch formwechselnde Umwandlung aus der A. AG hervorge- gangene Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer Voranmeldung in Deutschland vom 7. Juli 1993 am 2. Juli 1994 angemeldeten, mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 705 204 (Streitpatents), das eine "Beutelverpackung f374r fl374ssige Arzneimittel" betrifft und acht Patentanspr374che umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Ver-fahrenssprache Deutsch wie folgt: 1 "Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-mittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie." - 3 - Wegen der auf Patentanspruch 1 r374ckbezogenen Patentanspr374che 2 bis 8 des Streitpatents wird auf die Patentschrift verwiesen. 2 Die Kl344gerin hat insbesondere geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe 374ber die urspr374nglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei gegen374ber dem Stand der Technik, wie ihn neben den bereits im Ertei-lungsverfahren gew374rdigten oder genannten Unterlagen (US-Patentschrift 2 430 995, Ver366ffentlichung der europ344ischen Patentanmeldung 494 582) ins-besondere die schwedische Zeitschrift PackMarknaden, Mai 1991 (K9a) und die Ver366ffentlichung von Dietz und Lippmann, Verpackungstechnik, Heidelberg 1985, S. 240 - 243 (K14), sowie verschiedene Vorbenutzungen bildeten, nicht patentf344hig. Sie hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte hat Patentanspruch 6 des Streitpatents nicht verteidigt. Sie hat im 334brigen Klageabweisung begehrt und Patentanspruch 1 hilfsweise mit mehreren ge344nderten Fassungen verteidigt. 3 Das Patentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang f374r nichtig er-kl344rt. 4 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beantragt, unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen, soweit sie das Streitpatent verteidigt. Hilfsweise soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten (Einf374gungen kursiv): 5 Hilfsantrag I: "Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-mittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, wobei die L344ngsnaht nicht innen gegen innen gesiegelt ist." - 4 - Hilfsantrag II: "Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-mittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, wobei das Arzneimittel ein Antacidum ist." Hilfsantrag III: "Darreichungsform zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arznei-mittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinahtschlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, wobei das Arzneimittel ein Antacidum ist und die L344ngsnaht nicht innen gegen innen gesiegelt ist." Hilfsantrag IV: "Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-schlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels." Hilfsantrag V: "Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-schlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, wobei die L344ngs-naht nicht innen gegen innen gesiegelt ist." Hilfsantrag VI: "Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-schlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, wobei das Arznei-mittel ein Antacidum ist." - 5 - Hilfsantrag VII: "Verwendung einer Darreichungsform, bestehend aus einem eine Einzeldosis des Arzneimittels enthaltenden, eine als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrte L344ngsnaht (5) aufweisenden Dreinaht-schlauchfolienbeutel (1) aus Aluminiumverbundfolie, zur direkten oralen Einnahme eines fl374ssigen Arzneimittels, wobei das Arznei-mittel ein Antacidum ist und die L344ngsnaht nicht innen gegen in-nen gesiegelt ist." Dabei sollen sich die R374ckbeziehungen in den nachgeordneten Patent-anspr374chen 2 bis 5, 7 und 8, soweit letztere nicht auf Patentanspruch 6 r374ckbe-zogen sind, jeweils auf den verteidigten Patentanspruch 1 beziehen, beim vier-ten, f374nften, sechsten und siebten Hilfsantrag jeweils in Form von Verwen-dungsanspr374chen. 6 Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 7 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. R. J. , Leiter des In- stituts f374r Distributions- und Handelslogistik des VVL e.V., D. , ein schrift- liches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 8 Entscheidungsgr374nde: I. Das Streitpatent betrifft eine Beutelverpackung f374r Einzeldosen von fl374ssigen, oral einzunehmenden Arzneimitteln. 9 1. Die Beschreibung des Streitpatents gibt an, dass fl374ssige Medi-kamente in Folienbeuteln zur Verf374gung gestellt w374rden. 334blicherweise ge-schehe dies in Vierrandsiegelbeuteln, die durch Rundumversiegelung aus zwei 10 - 6 - Verbundfolien gebildet seien. Zur Entnahme der Einzeldosis werde der Beutel aufgeschnitten oder aufgerissen. Der Inhalt k366nne dann ausgeleert und an-schlie337end eingenommen werden. Viele Patienten z366gen es vor, den Inhalt des Beutels direkt in die Mundh366hle auszudr374cken oder den Beutel auszusaugen. Da die Siegeln344hte relativ scharfkantig seien, werde die direkte Entnahme aus dem Beutel in den Mund nicht als besonders angenehm empfunden; da sie auch relativ steif seien, sei es schwierig, die gesamte Dosis ohne Verlust zu entnehmen (Beschr. Sp. 1 Z. 9-39). 2. Durch das Streitpatent soll nach den Angaben der Patentschrift eine Einzeldosis eines fl374ssigen Arzneimittels in einer Verpackungsform zur Verf374gung gestellt werden, die es dem Patienten erm366glicht, den Inhalt ohne Schwierigkeiten oral einzunehmen (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 39-43). 11 Damit ist das dem Streitpatent zugrunde liegende technische Problem zusammenfassend zutreffend beschrieben. Ohne Erfolg macht die Berufung demgegen374ber geltend, die Gepflogenheit, Arzneimittel aus den g344ngigen Vier-randsiegelbeutelverpackungen direkt oral einzunehmen, indem der Beutel in den Mund genommen werde, sei dem Fachmann nicht gel344ufig gewesen; die Erkenntnis, dass bei der Gestaltung der Verpackung eine direkte orale Einnah-me zu ber374cksichtigen sei, sei vielmehr erst der Erfindung zu verdanken. Die Berufung stellt nicht in Abrede, dass bereits vor dem Priorit344tstag des Streitpa-tents, wie es die Patentschrift auch beschreibt, der Inhalt von Einzeldosisverpa-ckungen eines oral einzunehmenden Arzneimittels von manchen Patienten di-rekt in die Mundh366hle ausgedr374ckt oder durch Aussaugen des Beutels einge-nommen worden ist. Der Senat hat auch keine Zweifel, dass dies zutrifft, da es die Einzeldosisverpackung gerade er374brigt, zun344chst mit einem L366ffel oder der-gleichen die einzunehmende Menge des Arzneimittels abzumessen, und es damit erm366glicht, die verordnete Dosis direkt aus der Verpackung einzuneh-men. Auf Grund dieses objektiv feststellbaren Sachverhalts ergab sich jedoch 12 - 7 - schon aus pharmakologischer Sicht die Anforderung an die Einzeldosisverpa-ckung eines oral einzunehmenden Arzneimittels, durch deren Gestaltung die m366glichst verlustfreie Einnahme der gesamten Dosis zu erm366glichen; auch dar-auf weist die Patentschrift zutreffend hin. Nichts anderes gilt f374r den in der Be-schreibung gleichfalls erw344hnten Aspekt der scharfkantigen Siegeln344hte. Unab-h344ngig davon, wie gro337 tats344chlich die von den Kanten der Siegeln344hte ausge-hende Verletzungsgefahr ist, war aus pharmakologischer Sicht schon der Um-stand von erheblicher Bedeutung, dass ein Lippen- oder Zungenkontakt mit den Siegeln344hten vom Patienten als unangenehm empfunden werden konnte. Denn er war jedenfalls potentiell geeignet, die Bereitschaft des Patienten zu verrin-gern, der 344rztlichen Verordnung zu folgen (Compliance). Das Patentgericht hat als Fachmann einen Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus, Fachrichtung Verpackungstechnik, mit mehrj344hriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Folienverpackungen mit Siegelfolien angesehen. Die Befragung des gerichtlichen Sachverst344ndigen hat diese auch von den Parteien nicht angegriffene Feststellung best344tigt. Der gerichtliche Sachverst344ndige hat zutreffend darauf hingewiesen, dass dieser Verpackungs-fachmann, wie auch das Patentgericht bereits ausgef374hrt hat, die Vorgaben eines Pharmazeuten hinsichtlich der physikalischen und chemischen Beschaf-fenheit sowie der Produktions- und Abf374llbedingungen des Arzneimittels zu be-r374cksichtigen hat, aber auch diejenigen Eigenschaften, die aus pharmakologi-scher Sicht oder auch unter Vermarktungsgesichtspunkten bei dem verpackten Endprodukt von Bedeutung sind. 13 Das objektive technische Problem, das vom Fachmann zu l366sen war, kann somit genauer dahin umschrieben werden, eine Verpackung f374r fl374ssige, pulver- oder granulatf366rmige Arzneimittel in Einzeldosen zu schaffen, die eine direkte orale Einnahme des Arzneimittels unter Minimierung von Verletzungsge-fahren und bei m366glichst hoher Bequemlichkeit f374r den Patienten erm366glicht. 14 - 8 - Die letzteren Gesichtspunkte sind mithin nicht der Probleml366sung, sondern dem technischen Problem selbst zuzurechnen. Insoweit handelt es sich nicht um die Einbeziehung von L366sungsans344tzen, L366sungsprinzipien oder L366sungsgedanken in die Formulierung des technischen Problems (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369 - K366rperstativ), sondern um die Be-stimmung des Ausgangspunkts des Fachmanns, der f374r die Erfassung und Be-wertung der technischen Lehre heranzuziehen ist, die zur L366sung des objekti-ven technischen Problems gegeben wird (vgl. BGH, Urt. v. 22.5.1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine). Eine verbesserte Compliance kann dabei ebenso wenig zur L366sung des technischen Problems gerechnet werden, wie bei einer mit technischen Mitteln umgesetzten Ge-sch344ftsmethode die Gesch344ftsidee selbst. Sodann auf Patentf344higkeit zu 374ber-pr374fen sind vielmehr in beiden F344llen die technischen Mittel, deren sich die Er-findung bedient, um das au337erhalb der Technik liegende Ziel wie ein bestimm-tes Patientenverhalten oder einen bestimmten Markterfolg zu erreichen (vgl. BGHZ 159, 197, 206 - elektronischer Zahlungsverkehr; BGH, Beschl. v. 20.1.2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Tz. 11 - Steuerungseinrichtung f374r Untersuchungsmodalit344ten). 3. Zur L366sung des Problems soll durch Patentanspruch 1 des Streit-patents eine Darreichungsform eines Arzneimittels zur Verf374gung gestellt wer-den, die 15 (1) aus einem Schlauchbeutel besteht, (1.1) aus Aluminiumverbundfolie (1.2) in Form eines Dreinahtschlauchbeutels, (1.3) der (nur) eine L344ngsnaht aufweist, die - 9 - (1.3.1) als gesiegelte Flachnaht ausgef374hrt ist, (2) eine Einzeldosis eines Arzneimittels enth344lt, (2.1) das fl374ssig ist und (2.2) das oral einzunehmen ist, und (3) zur direkten oralen Aufnahme des Arzneimittels geeignet ist. Hilfsantrag I charakterisiert die L344ngsflachnaht n344her als nicht innen ge-gen innen gesiegelt (Merkmal 1.3.2); Hilfsantrag II konkretisiert das Arzneimittel als Antacidum (Merkmal 2.3). Hilfsantrag III kombiniert die zus344tzlichen Merk-male der Hilfsantr344ge I und II. Hilfsantrag IV formuliert Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents als Verwendungsanspruch zur direkten oralen Einnahme. Hilfsantrag V f374gt dem Verwendungsanspruch nach Hilfsantrag IV das Merkmal (1.3.2) hinzu, Hilfsantrag VI statt des Merkmals (1.3.2) das Merk-mal (2.3); Hilfsantrag VII kombiniert wiederum die zus344tzlichen Merkmale der Hilfsantr344ge V und VI. 16 Der Begriff Darreichungsform bezeichnet die Einheit aus Verpackung (Beh344ltnis) und Inhalt und betrifft beim Streitpatent nicht die Galenik des Arz-neimittels. 17 Die Angabe "zur direkten oralen Einnahme" (Merkmal 3) in Patentan-spruch 1 in seiner erteilten Fassung sowie nach den Hilfsantr344gen I bis III ent-h344lt eine Zweckangabe, die nach den vorstehenden Ausf374hrungen zum techni-schen Problem bedeutet, dass der Schlauchfolienbeutel so beschaffen sein muss, dass der Patient ihn in den Mund nehmen kann. Dagegen lassen sich ihr entgegen der von der Beklagten in der m374ndlichen Verhandlung vertretenen Auffassung bestimmte Anforderungen etwa an die Ausgestaltung der zur Ent-nahme des Arzneimittels zu 366ffnenden Quersiegelnaht nicht entnehmen. 18 - 10 - Das Patentgericht hat angenommen, dass eine "flossenartige R374cken-naht" (Flossennaht) keine Flachnaht im Sinn des Merkmals 1.3.1 darstelle. Es hat dies damit begr374ndet, dass die Patentschrift verschiedene Arten von Sie-geln344hten des Schlauchfolienbeutels nenne. Von den Quern344hten sage sie, dass die endst344ndigen Siegeln344hte als Doppeln344hte (innen gegen innen) aus-gef374hrt seien (Sp. 2 Z. 9 ff.). Demgegen374ber hei337e es von der L344ngsnaht, dass sie als Flachnaht mit 334berlappung einer alufreien Zone oder als Taping-Naht ausgebildet werden k366nne (Sp. 2 Z. 12-17). Es kann offen bleiben, ob dem f374r Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung beizutreten ist. Auf die Frage, ob der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Gegenstand patentf344hig ist, hat dies, wie nachfolgend ausgef374hrt, keinen entscheidenden Einfluss. Der Aus-schluss der Flossennaht ergibt sich jedenfalls aus Patentanspruch 1 in der nach den Hilfsantr344gen I, III, V und VII verteidigten Fassung. 19 II. Es kann dahinstehen, ob - was das Patentgericht verneint hat - der Gegenstand des Streitpatents 374ber den Inhalt der Anmeldung in der beim Internationalen B374ro eingereichten Fassung hinausgeht (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPat334bkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EP334), denn er ist jedenfalls gegen374ber dem Stand der Technik nicht patentf344hig (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EP334), weil er nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruht (Art. 56 EP334). Dies gilt auch f374r das Streitpatent in seinen zul344ssigerwei-se hilfsweise eingeschr344nkt verteidigten Fassungen. Die Berufung der Beklag-ten muss daher ohne Erfolg bleiben. 20 1. Das Patentgericht hat ausgef374hrt, der Gegenstand des Patentan-spruchs 1 des Streitpatents m366ge zwar neu sein, beruhe jedoch nicht auf erfin-derischer T344tigkeit. Dem Fachmann sei ein kleiner Verpackungsbeutel ("Stic-Pac") aus der schwedischen Zeitschrift "PackMarknaden", Mai 1991, S. 38 (K9a), bekannt gewesen. Dieser sei mit fl374ssigem Arzneimittel gef374llt und bilde eine Darreichungsform zur Einnahme des fl374ssigen Arzneimittels, die ohne Wei- 21 - 11 - teres auch zur oralen Einnahme geeignet sei. Der Beutel sei ein Schlauchbeutel ("slangp345se") mit drei N344hten, darunter einer gesiegelten L344ngsnaht, und ent-halte eine Einzeldosis des Arzneimittels. Nicht beschrieben sei lediglich, dass der Beutel aus Aluminiumverbundfolie hergestellt sei und wie die L344ngsnaht ausgebildet sei. F374r die Ausbildung aus Aluminiumverbundfolie habe der Fach-mann aber daraus eine Anregung erhalten, dass in dem Artikel auf dieses Ma-terial (S. 39 mittlere Spalte) hingewiesen werde. Dort hei337t es 374ber eine andere Medikamentenverpackung: "Den materialkombination som anv344nds 344r PET/aluminium/PET/polyeten, med polyeten p345 insidan" (die verwendete Mate-rialkombination ist PET/Aluminium/PET/Polyethen [Polyethylen], mit Polyethen [Polyethylen] auf der Innenseite). Dass Dreinahtschlauchbeutel aus Aluminium-verbundfolie dem Fachmann gel344ufig gewesen seien, ergebe sich aus der Be-schreibung des Streitpatents; dies gelte auch f374r den Einsatz einer als g344ngig dargestellten Flachnaht. Flachn344hte zeigten auch die Ver366ffentlichung der eu-rop344ischen Patentanmeldung 494 582 (D2, Fig. 13/14) und das Lehrbuch von Dietz und Lippmann, Verpackungstechnik, Heidelberg 1985, S. 242 (K14). Der Fachmann habe zumindest auf Grund eines Hinweises des Pharmazeuten da-von Kenntnis haben m374ssen, dass in Vierrandsiegelbeuteln dargebotene fl374ssi-ge Arzneimittel h344ufig direkt oral eingenommen w374rden und dass dies infolge ihrer scharfkantigen Doppeln344hte zu Schwierigkeiten f374hre. Um diesen Nachteil zu vermeiden, sei es naheliegend gewesen, bei dem Dreinahtschlauchbeutel nach der Ver366ffentlichung K9a die Doppelnaht zu vermeiden und die bekannte Flachnaht auszuw344hlen, die bekannterma337en keine abstehenden oder vorste-henden Bereiche aufweise. 2. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat das Patentgericht zu-treffend entschieden. 22 - 12 - a) Der Artikel in "PackMarknaden" (K9a) beschreibt mit dem "Stic-Pac" eine Verpackungseinheit mit einem kleinen, schmalen Schlauchbeutel ("en liten smal slangp345se"), die sich f374r Arzneimittel, Pulver, Granulat und in fl374ssiger Form ("l344kemedel, pulver eller flytande"; "i Pulver-, granulat- och flytande form") eignet. Der Ver366ffentlichung ist auch zu entnehmen, dass es sich um einen Dreinahtbeutel handelt, denn der Beutel wird als gew366hnlicher Schlauchbeutel bezeichnet, der auf der R374ckseite und an den Enden verschwei337t ist ("vanlig slangp345se med rygg- och 344ndf366rsegling"); wie der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, war damit aus fachm344nnischer Sicht ein Dreinahtschlauchbeutel beschrieben, wie ihn auch die Ver366ffentlichung von Dietz und Lippmann (K14) zeigt (Tafel 5.6 auf S. 242). Der kleine schmale Schlauchbeutel eignete sich auch ohne Weiteres zur direkten oralen Aufnahme des Arzneimittels. 23 b) Nicht vorbeschrieben sind lediglich das Folienmaterial (Merk-mal 1.1), die Ausf374hrung der L344ngsnaht (Merkmal 1.3.1) und ein oral einzu-nehmendes Arzneimittel (Merkmal 2.2). 24 F374r den Fachmann, der vor der Aufgabe stand, f374r ein solches oral ein-zunehmendes Arzneimittel eine Einzeldosisverpackung bereitzustellen, lag es indessen nahe, daf374r auf den beschriebenen Stic-Pac zur374ckzugreifen (vgl. zur Wahl des Ausgangspunkts BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin; Sen.Urt. v. 18.6.2009 - Xa ZR 138/05 - Fischbissanzeiger, zur Ver366ffentlichung vorgese-hen). In der Ver366ffentlichung nach Anl. K9a fand er die 334berlegung, dass es mit dem "Stic-Pac" gelungen sei, den Einzeldosisverpackungen aus Schlauchbeu-telfolie ein "neues Image" zu geben. Der dabei m366glicherweise im Vordergrund stehende Marketingaspekt, im Sinn eines "Convenience"-Produkts eine moder-ne, bequem auch unterwegs zu benutzende Verpackungsform bereitzustellen, war erkennbar gerade auch f374r den Verpackungsfachmann von Bedeutung, der eine Verpackungsform schaffen wollte, die geeignet erschien, die Patienten-Compliance zu erh366hen. 25 - 13 - Das Folienmaterial Aluminiumverbundfolie war g344ngig und stand dem Fachmann zur Verf374gung; das Patentgericht verweist zu Recht darauf, dass die Ver366ffentlichung "PackMarknaden" (K9a) an anderer Stelle des Artikels in Be-zug auf den Viernahtschlauchbeutel "3-Dee" eine Aluminiumverbundfolie er-w344hnt; auch die deutsche Offenlegungsschrift 39 15 636 (K7) und das deutsche Gebrauchsmuster 90 04 904 (K8) erw344hnen dieses Material, das zudem in dem kurz nach der Anmeldung des Streitpatents angemeldeten und damit nicht dem Stand der Technik zuzurechnenden, aber gleichwohl f374r die Beurteilung des Naheliegens indiziell mit heranzuziehenden deutschen Gebrauchsmuster 93 13 664 auch speziell f374r Medikamente als "hinl344nglich bekannt und in Benut-zung" bezeichnet wird (S. 1 zweiter Abs.). Der gerichtliche Sachverst344ndige hat die 334blichkeit der Verwendung von Aluminiumverbundfolien f374r Schlauchbeutel-verpackungen in gleicher Weise gesehen. 26 F374r die Ausf374hrung der L344ngsnaht standen dem Fachmann, wie sich aus der Darstellung bei Dietz und Lippmann (K14) ergibt und der gerichtliche Sach-verst344ndige ebenfalls best344tigt hat, jedenfalls zwei M366glichkeiten zur Verf374-gung. Er konnte sie entweder als Flachnaht im Sinne des Merkmals 3 mit 374ber-lappter R374ckennaht oder als flossenartige R374ckennaht ausf374hren. Zwar bildete die Flossennaht nach den Ausf374hrungen des Sachverst344ndigen die einfachere und grunds344tzlich kosteng374nstigere Alternative. Im Hinblick auf die gew374nschte Vermeidung einer Verletzungsgefahr und das angenehmere Gef374hl bei Lippen- oder Zungenkontakt mit der Naht bot es sich jedoch an, auf die bei Dietz und Lippmann beschriebene zweite M366glichkeit zur374ckzugreifen und die in "Pack-Marknaden" nicht n344her beschriebene Naht als "374berlappte R374ckennaht" aus-zubilden. 27 - 14 - c) Auch mit ihrer Berufung auf verschiedene "Beweisanzeichen" (besser: Hilfskriterien) kann die Beklagte keinen Erfolg haben. 28 Diese Hilfskriterien k366nnen eine erfinderische T344tigkeit f374r sich genom-men weder begr374nden noch ersetzen (vgl. nur BGH, Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 - elastische Bandage; Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 - Wellnessger344t). Sie k366nnen lediglich im Ein-zelfall Anlass geben, die im Stand der Technik bekannten L366sungen besonders kritisch daraufhin zu 374berpr374fen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte f374r ein Naheliegen des Gegenstands der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung f374h-rende Anregung zu enthalten scheinen. Im Streitfall erkl344rt sich indessen der Erfolg erfindungsgem344337er Erzeugnisse, auf die sich die Beklagte beruft, ohne weiteres dadurch, dass sie, wie sie selbst vortr344gt, erstmals die Vorteile der di-rekten oralen Einnahme des Arzneimittels werblich herausgestellt hat. Dies vermag jedoch nichts daran zu 344ndern, dass die technische Gestaltung der Verpackung, die dies erm366glicht, nach dem Vorstehenden dem Fachmann na-hegelegt war. 29 d) Dies ist auch nicht deshalb zweifelhaft, weil die Technische Be-schwerdekammer des Europ344ischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 6. September 2001 (T 759/99) zu einer anderen Wertung gelangt ist. Denn der Technischen Beschwerdekammer stand nicht das Material aus dem Stand der Technik zur Verf374gung, das im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt worden ist; die Beschwerdekammer hat - in ausdr374cklicher Abweichung von der Pr374fungsabtei-lung - nicht einmal die Verpackung fl374ssiger Lebensmittel in Schlauchfolienbeu-teln als bekannt angesehen. 30 - 15 - 3. Die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 f374h-ren zu keiner abweichenden Beurteilung. 31 - 16 - a) Die zus344tzlichen Merkmale nach den Hilfsantr344gen I bis III sind nicht geeignet, die Frage der erfinderischen T344tigkeit positiv zu beurteilen. Dies ist zum Ausschluss der Siegelung innen gegen innen, also der Flossennahtl366-sung, bereits dargelegt. 32 Die Bef374llung mit Antacida (Hilfsantrag II) weist gegen374ber der Bef374llung mit anderen Arzneimitteln ersichtlich keine Besonderheiten auf, die dem Fach-mann h344tten Veranlassung geben k366nnen, die f374r fl374ssige Arzneimittel geeigne-te Verpackung f374r Antacida nicht in Erw344gung zu ziehen. Auch die Kombination der beiden Merkmale f374hrt nicht zu einem zus344tzlichen kombinatorischen Effekt. 33 b) Die Formulierung als Verwendungsanspruch im Sinn einer direk-ten oralen Applikation f374hrt zu keiner anderen als der bestimmungsgem344337en Verwendung der nahegelegten Verpackungseinheiten; die Schutzf344higkeit scheitert somit aus den unter II 2 genannten Gr374nden. 34 4. Dass und warum die Gegenst344nde der verbleibenden angegriffe-nen Unteranspr374che gleichfalls nahegelegt waren, hat das Patentgericht zutref-fend ausgef374hrt. Die Berufung wendet sich hiergegen auch nicht. 35 - 17 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 Abs. 1 ZPO. 36 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Berger Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2005 - 1 Ni 15/04 (EU) -
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