BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZR 32/08 vom 16. Dezember 2010 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Dezember 2010 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens, die Richter Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster beschlossen: Von den erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 3/4 und die Kl344gerin 1/4. Die Kosten des Berufungs-verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. Der Streitwert wird f374r das Berufungsverfahren auf 250.000 Euro festgesetzt. - 3 - Gr374nde: I. Die Beklagte war Inhaberin des mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 452 862 (Streitpatents), das am 16. April 1991 unter Inanspruchnahme der Priorit344t aus einer japanischen An-meldung vom 18. April 1990 angemeldet und zwischenzeitlich auf die A. Corporation 374bertragen worden ist. Das Streitpatent betrifft kugelf366rmige Keimkerne, kugelf366rmige Granulate sowie Verfahren zu deren Herstellung und umfasst 20 Patentanspr374che. Die Patentanspr374che 1, 12 und 16, auf die die 374brigen Patentanspr374che zur374ckbezogen sind, lauten in der Ver-fahrenssprache Englisch: 1 "1. A pharmacologically inactive spherical seed core comprising at least 50% by weight microcrystalline cellulose having an average degree of polymerization of 60 to 375 wherein the spherical seed core has an average particle size of 100 to 1000 265m, a tapped bulk density of a least 0.65 g/ml, an aspect ratio of at least 0.7, a water absorption capacity of 0.5 to 1.5 ml/g, and a friability of no more than 1%. 205 12. A spherical granule comprising a spherical seed core according to claim 1, having coated thereon a powdery layer comprising an active ingredient and an outer later of coating provided on the powdery Iayer. 205 16. A process for production of spherical granules, comprising the steps of coat-ing a spherical seed core according to claim 1, with a powder comprising an active ingredient by using an aqueous binding solution, spraying an aqueous solution or suspension of a coating agent thereon, and drying the resulting coated granules." - 4 - Die deutsche 334bersetzung lautet: 2 "1. Pharmakologisch inaktiver sph344rischer Tablettenkern, umfassend wenig-stens 50 Gew.-% mikrokristalline Cellulose mit einem durchschnittlichen Po-lymerisationsgrad von 60 bis 375, wobei der sph344rische Tablettenkern eine durchschnittliche Teilchengr366337e von 100 bis 1000 265m, eine ger374ttelte Sch374ttdichte von wenigstens 0,65 g/ml, ein Aspekt-Verh344ltnis von wenig-stens 0,7, eine Wasserabsorptions-Kapazit344t von 0,5 bis 1,5 ml/g und eine Br366ckligkeit von nicht mehr als 1 % aufweist. 205 12. Sph344risches Korn umfassend einen sph344rischen Tablettenkern nach An-spruch 1, beschichtet mit einer pulvrigen Schicht, umfassend einen aktiven Bestandteil, und eine 344u337ere Schicht einer Beschichtung, angebracht an der pulvrigen Schicht. 205 16. Verfahren zur Herstellung von sph344rischen K366rnern, umfassend die Schritte des Beschichtens eines sph344rischen Tablettenkerns nach Anspruch 1 mit einem Pulver, umfassend einen aktiven Bestandteil, durch Verwendung ei-ner w344ssrigen Bindemittel-L366sung, das Spr374hen einer w344ssrigen L366sung oder Suspension eines Beschichtungsmittels darauf und das Trocknen der entstandenen beschichteten K366rner." Die Kl344gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentf344hig und der Gegenstand der von der Beklagten verteidigten Fas-sung von Patentanspruch 1 gehe 374ber den Inhalt der urspr374nglich eingereichten Unterlagen hinaus. 3 Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in einer Fassung vertei-digt, in der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (304nderungen gegen374ber der erteil-ten Fassung sind hervorgehoben): 4 - 5 - "1. Pharmakologisch inaktiver sph344rischer Tablettenkern, umfassend wenig-stens 50 Gew.-% mikrokristalline Cellulose mit einem durchschnittlichen Po-lymerisationsgrad von 60 bis 375, wobei der sph344rische Tablettenkern eine durchschnittliche Teilchengr366337e (50 Gew.-% des Gesamtgewichts) von 100 bis 1000 550 265m, eine ger374ttelte Sch374ttdichte von wenigstens 0,65 0,80 g/ml, ein Aspekt-Verh344ltnis von wenigstens 0,7 0 , eine Wasserabsorptions-Kapazit344t von 0,5 0,75 bis 1,5 0 ml/g und eine Br366ckligkeit von nicht mehr als 1 0,5 % aufweist." Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt, soweit es 374ber die von der Beklagten verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im 334bri-gen abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat es gegeneinander aufgeho-ben. 5 6 Dagegen hat sich die Kl344gerin mit der Berufung gewendet, mit der sie wei-terhin eine vollst344ndige Nichtigerkl344rung des Streitpatents begehrt hat. Die Be-klagte ist der Berufung entgegengetreten. 7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. S. ein schriftliches Gutachten erstattet. Mit Patentanwaltsschriftsatz vom 29. Oktober 2010 hat die eingetragene Patentinhaberin, auf die das Streitpatent im Laufe des Rechtsstreits 374bertragen worden ist, gegen374ber dem Patentamt auf das Streitpatent verzichtet. Die Be-klagte und die Patentinhaberin haben ferner erkl344rt, dass sie auf Anspr374che aus dem Streitpatent gegen374ber der Kl344gerin f374r die Vergangenheit verzichten. Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin 374bereinstimmend f374r erledigt erkl344rt und wechselseitige Kostenantr344ge gestellt. 8 - 6 - II. Angesichts des bis zur beiderseitigen Erledigungserkl344rung erreich-ten Sach- und Streitstandes entsprach es billigem Ermessen (247 91a ZPO), die auf den verteidigten Teil des Streitpatents entfallenden Kosten gleichm344337ig auf die Parteien zu verteilen. Hinsichtlich des nicht verteidigten Teils des Streit-patents, 374ber den in zweiter Instanz nicht mehr zu entscheiden war, bleibt es bei der Kostentragungspflicht der Beklagten. Dies f374hrt f374r die Berufungsinstanz zu einer Kostenaufhebung, f374r die erste Instanz zu einer Verteilung von 3/4 zu 1/4 zu Lasten der Beklagten. 9 1. Das Streitpatent betrifft sph344rische Starterkerne, sph344rische K366rner sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. 10 a) Starterkerne dieser Art - f374r die in der deutschen 334bersetzung der Streitpatentschrift die nach den Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndi-gen irref374hrende Bezeichnung "Tablettenkerne" verwendet wird - werden zur Herstellung von pharmazeutischen Pr344paraten eingesetzt. Im Stand der Tech-nik waren unter anderem Pr344parate bekannt, bei denen der pharmakologisch inaktive Starterkern mit einem Pulver, das aktive Bestandteile enth344lt, und mit einem Film beschichtet ist, um eine kontrollierte Abgabe des Wirkstoffs zu er-reichen. Hierf374r wurden w344ssrige oder organische Binde- und L366sungsmittel eingesetzt. Organische L366sungsmittel werden in der Beschreibung des Streitpa-tents als 366kologisch und 366konomisch nachteilhaft eingesch344tzt. Die unter diesen Aspekten vorzugsw374rdigen w344ssrigen Bindemittell366sungen f374hrten zu Schwie-rigkeiten, weil Starterkerne aus Saccharose oder Saccharose/St344rke teilweise gel366st w374rden, wodurch die Oberfl344che der Kerne klebrig werde und die Kerne eine hohe Br366ckligkeit (friability) zeigten. 11 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, sph344rische Starterkerne zur Verf374gung zu stellen, deren Beschaffenheit bei der Beschichtung mit w344ssrigen Binde- oder L366sungsmitteln weniger stark beein-tr344chtigt wird. 12 - 7 - b) Zur L366sung dieses Problems wird in der verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Starterkern ("Tablettenkern") vorge-schlagen, der folgende Merkmale aufweist: 13 1. Der Starterkern ist 1.1. pharmakologisch inaktiv und 1.2. sph344risch. 2. Er umfasst 2.1. mindestens 50 Gew.- % mikrokristalline Cellulose 2.2. mit einem mittleren Polymerisationsgrad von 60 bis 375. 3. Er weist auf: 3.1. eine durchschnittliche Teilchengr366337e (50 Gew.-% des Gesamt-gewichts) von 100 bis 550 m, 3.2. eine ger374ttelte Sch374ttdichte von wenigstens 0,80 g/ml, 3.3. ein Seitenverh344ltnis von mindestens 0,70, 3.4. eine Wasserabsorptionskapazit344t von 0,75 bis 1,50 ml/g und 3.5. eine Br366ckligkeit von nicht mehr als 0,5 %. 14 Patentanspruch 12 betrifft einen beschichteten Kern, Patentanspruch 16 ein Beschichtungsverfahren. 2. Die von der Beklagten verteidigte Fassung der Patenanspr374che geht nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht 374ber den Inhalt der urspr374ng-lich eingereichten Unterlagen hinaus und h344tte auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs gef374hrt. 15 Dies ergibt sich zwar nicht ohne weiteres daraus, dass alle ge344nderten Bereichsangaben in den Merkmalen 3.1 bis 3.5 innerhalb der in der Anmeldung offenbarten Grenzen liegen. Die mit der verteidigten Fassung beanspruchte 16 - 8 - Merkmalskombination ist in der Anmeldung jedoch jedenfalls deshalb als zur Erfindung geh366rend offenbart, weil f374r die dort beschriebenen Ausf374hrungsbei-spiele in den Tabellen 2 und 5 durchweg Merkmalskombinationen offenbart sind, die innerhalb der mit der verteidigten Fassung beanspruchten Bereiche liegen. Dies gen374gt im Sinn der Senatsrechtsprechung (Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - f344lschungssicheres Dokument) auch dem Kriterium der "unmittelbaren und eindeutigen" Entnehmbarkeit. Nach den An-gaben in der Anmeldung liegen die durchschnittliche Teilchengr366337e bei den Ausf374hrungsbeispielen zwischen 220 und 550 265m, die ger374ttelte Sch374ttdichte zwischen 0,80 und 0,98 g/ml, das Seitenverh344ltnis zwischen 0,75 und 0,91, die Wasserabsorptionskapazit344t zwischen 0,75 und 1,40 ml/g und die Br366ckligkeit zwischen 0,0 und 0,5 %. Dies bildet einen hinreichenden Ausgangspunkt daf374r, dass sich die Beklagte auf diesen erkennbar nicht willk374rlich gew344hlten Bereich zur374ckziehen kann. 17 3. Der bis zur 374bereinstimmenden Erledigungserkl344rung erreichte Sach- und Streitstand erm366glicht dem Senat keine abschlie337ende Beurteilung der Pa-tentf344higkeit. a) Zutreffend hat das Patentgericht den Gegenstand von Patent-anspruch 1 in der verteidigten Fassung als neu im Sinne von Art. 54 EP334 ange-sehen. 18 Wie auch die Kl344gerin nicht verkennt, sind weder in dem Aufsatz von Miy-ake et al in der Zeitschrift Yakuzaigaku Vol. 33 No. 4 S. 167-171 (NiK5; engli-sche 334bersetzung in NiK5T) noch in der japanischen Offenlegungsschrift Sho 61-213201 (NiK6; deutsche 334bersetzung in NiK6T) Starterkerne offenbart, die alle in Patentanspruch 1 definierten Merkmale aufweisen. Der Senat h344lt es nach dem zu Grunde zu legenden Sach- und Streitstand auch nicht f374r hinrei-chend wahrscheinlich, dass der Fachmann bei Ausf374hrung der in diesen Entge-genhaltungen offenbarten Lehre ohne weiteres Starterkerne mit diesen Eigen- 19 - 9 - schaften in die Hand bekommen h344tte. Die von der Beklagten anhand von NiK6 durchgef374hrten Versuche haben, wie das Patentgericht im Einzelnen dargelegt hat, zu einer h366heren Br366ckligkeit oder zu einer geringeren Wasserabsorptions-kapazit344t gef374hrt. F374r die Behauptung der Kl344gerin, durch Abwandlung der Ausgangsparameter k366nnten die Ergebnisse so verbessert werden, dass alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streitpatents vorliegen, gibt es keine kon-kreten Anhaltspunkte. Zus344tzliche Gesichtspunkte, die die zutreffende Beurtei-lung durch das Patentgericht in Frage stellen k366nnen, hat die Kl344gerin in der Berufungsinstanz nicht aufgezeigt. b) Auf der Grundlage des erreichten Sach- und Streitstandes kann der Senat nicht abschlie337end beurteilen, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 auf erfinderischer T344tigkeit (Art. 56 EP334) beruht. 20 21 Aus den Ausf374hrungen im schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sach-verst344ndigen k366nnte sich ergeben, dass der Fachmann - abweichend von der Beurteilung durch das Patentgericht - aufgrund der Entgegenhaltungen NiK5 und NiK6 Anlass hatte, die Wasserabsorptionskapazit344t der Starterkerne so einzustellen, dass sie innerhalb des in Merkmal 3.4 definierten Bereichs liegt, und diesen Parameter mit den anderen Merkmalen des Patentanspruchs zu kombinieren. Nach den Ausf374hrungen des Sachverst344ndigen ist dem Fach-mann, einem Pharmazeuten oder Chemiker mit Universit344tsstudium und vertief-ten Kenntnissen in pharmazeutischer Technologie, gel344ufig, dass die Wasser-absorptionskapazit344t von Bedeutung f374r das 334berziehen der Starterkerne mit w344ssrigen L366sungen oder Suspensionen ist. Hieraus und aus der vom Sach-verst344ndigen ge344u337erten Einsch344tzung, die Auffindung der Verfahrenspara-meter zur Herstellung gew374nschter Eigenschaften geh366re zur normalen Arbeit des "durchschnittlichen" Fachmanns, folgt jedoch noch nicht, dass der Fach-mann Anlass hatte, die Parameter gerade in der in Patentanspruch 1 definierten Weise festzulegen und hierbei auch die Wasserabsorptionskapazit344t in die Be-trachtung einzubeziehen. Zur Beurteilung dieser Frage h344tte es einer weiteren - 10 - Aufkl344rung der tats344chlichen Grundlagen durch Befragung des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung bedurft. Zu welchem Ergeb-nis dies gef374hrt h344tte, vermag der Senat nicht mit hinreichender Sicherheit ab-zusch344tzen. Dies f374hrt zur Kostenaufhebung hinsichtlich des in die Berufungs-instanz gelangten Teils des Streitgegenstands. 4. Dem prozessualen Verhalten der Beklagten kann nicht entnommen werden, dass sie sich freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Da-bei kann uner366rtert bleiben, wieweit dies im Rahmen der Billigkeitsklausel des 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG hinreichende Veranlassung daf374r bietet, wie nach der Rechtsprechung im Streitverfahren nach der Zivilprozessordnung die Kosten demjenigen aufzuerlegen, der sich in diese Rolle begibt und sich bereit erkl344rt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Februar 2004 - VI ZR 110/03, MDR 2004, 698; Beschluss vom 3. Juni 1985 - II ZR 248/84, MDR 1985, 914; vgl. auch BGH, Beschluss vom 19. Juni 2007 - KVR 23/98, WuW/E DE-R 2161 Rn. 10 f.). Im Streitfall liegen n344mlich keine hinreichenden Anhaltspunkte daf374r vor, dass sich die Beklagte in vergleichbarer Weise in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Die Beklagte hat gegen die Ausf374hrungen im Gutachten des gerichtlichen Sachverst344ndigen Einwendungen erhoben, die nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen sind und deren Pr374-fung eine Befragung des Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung er-fordert h344tte. Sie hat zudem bei der Mitteilung des Verzichts beantragt, die Kos-ten des Rechtsstreits der Kl344gerin aufzuerlegen. Angesichts dessen entspricht es nicht billigem Ermessen, ihr trotz des ungewissen Verfahrensausgangs die Kosten in vollem Umfang aufzuerlegen. 22 5. Die Kosten, die auf den nicht verteidigten Teil des Streitpatents ent-fallen, hat die Beklagte zu tragen. Insoweit ist die Beklagte in erster Instanz unterlegen und das Urteil des Patentgerichts nicht angegriffen worden. Diesen Teil des erstinstanzlichen Streitgegenstandes hat das Patentgericht zutreffend mit der H344lfte des Gesamtwerts bewertet. 23 - 11 - III. Bei der Festsetzung des Streitwerts f374r das Berufungsverfahren ist der Senat von der 374bereinstimmenden Einsch344tzung der Parteien und des Pa-tentgerichts ausgegangen. F374r die Berufungsinstanz war die H344lfte des erst-instanzlichen Wertes anzusetzen, weil nur die Kl344gerin das Urteil des Patentge-richts angefochten hat (vgl. BGH, Beschluss vom 12. Juli 2005 - X ZR 56/04, GRUR 2005, 972 - Streitwert im Nichtigkeitsberufungsverfahren). 24 Keukenschrijver M374hlens Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.11.2007 - 3 Ni 41/05 (EU) -
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