BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 36/07 Verk374ndet am: 25. M344rz 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 25. M344rz 2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Dr. Bacher und Hoffmann f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 21. November 2006 verk374ndete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des unter anderem mit Wirkung f374r die Bun-desrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 925 236 (Streitpa-tents), das am 5. September 1997 angemeldet worden ist. Es betrifft eine Spr374hdose und umfasst acht Patentanspr374che. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch: 1 Spr374hdose enthaltend einen Lack oder ein Lackiervorbereitungs-material und ein Treibmittel, insbesondere ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch, das in der Spr374hdose einen Druck von 4,5 bar bis 6 bar erzeugt, wodurch der Lack oder das Lackiervor- - 3 - bereitungsmaterial bei 326ffnen eines Ventils verspr374ht werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerst344ubung derart erfolgt, dass die Ausbringmen-ge des Lacks und Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbro-chener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden betr344gt. Wegen des Wortlauts der 374brigen Patentanspr374che wird auf die Streitpa-tentschrift verwiesen. 2 Die Kl344gerin greift das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage im Umfang s344mtlicher Patentanspr374che an und macht geltend, der Gegenstand des Streit-patents sei nicht so deutlich und vollst344ndig offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausf374hren k366nne, und nicht patentf344hig, weil er jedenfalls nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhe. 3 4 Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit folgendem Patentan-spruch 1 verteidigt: Spr374hdose enthaltend einen Lack oder ein Lackiervorbereitungs-material und ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch, das in der Spr374hdose einen Druck von 4,5 bar bis 6 bar erzeugt, wo-durch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei 326ffnen eines Ventils verspr374ht werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerst344ubung derart erfolgt, dass die Ausbringmen-ge des Lacks und Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbro-chener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden betr344gt. Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. 5 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie erstrebt wei-terhin in erster Linie die Abweisung der Klage und verteidigt hilfsweise Patent-anspruch 1 in der Fassung des bereits in erster Instanz gestellten Hilfsantrags. Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 6 - 4 - Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr. -Ing. D. , Hochschule E. , Fakult344t Angewandte Naturwissenschaften, ein schriftli- ches Gutachten erstellt, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 7 Entscheidungsgr374nde: 8 Die zul344ssige Berufung ist nicht begr374ndet. 9 I. Das Streitpatent betrifft eine Spr374hdose, die Lack oder ein Lackier-vorbereitungsmaterial und ein Treibmittel enth344lt. Als Treibmittel wird insbeson-dere - nach der Fassung von Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag zwin-gend - ein Propan/Butan-Gemisch verwendet. Durch den vom Treibmittel in der Spr374hdose erzeugten Druck kann beim 326ffnen eines Ventils der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial verspr374ht werden. 10 Die Streitpatentschrift bezeichnet derartige Spr374hdosen f374r unterschiedli-che Anwendungsbereiche als seit vielen Jahren bekannt. Zur Verarbeitung von Lacken und Lackiervorbereitungsmaterialien in Spr374hdosen w374rden h344ufig Treibmittel aus einem Propan/Butan-Gemisch mit einem Druck von etwa 4,7 bar verwendet, wie dies in der deutschen Patentschrift 28 19 635 beschrieben sei. Solche Spr374hdosen w374rden wegen ihrer geringen Lackausbringmenge und dem stark ungleichm344337igen Lackauftrag von professionellen Anwendern wie Autore-paraturwerkst344tten oder in der industriellen Serienlackierung nur in sehr gerin-gem Umfang verwendet, die statt dessen Hoch- oder Niederdruckfarbspritzge-r344te verwendeten. W344hrend das am weitesten verbreitete Hochdruckspritzen den gr366337ten Farbnebel ("Overspray") zur Folge habe und nur einen Auftragwir-kungsgrad von etwas 30 bis 50 % erziele, h344tten in j374ngster Zeit entwickelte - 5 - Niederdruck-Farbspritzger344te, die unter der Bezeichnung HVLP (High Volume Low Pressure) auf den Markt gebracht worden seien, den Vorteil, dass Farbne-bel weitgehend vermieden w374rden und damit eine hohe Materialausbeute sowie ein wesentlich verbesserter Auftragwirkungsgrad erzielt w374rden. Das Streitpatent gibt als Aufgabe der Erfindung an, eine herk366mmliche Spr374hdose so zu verbessern, dass nach Auftragwirkungsgrad, Arbeitsge-schwindigkeit sowie Lackverlauf und Lackstand ein Ergebnis erzielt werden kann, das demjenigen einer HVLP-Spritzpistole vergleichbar ist. 11 12 Dazu schl344gt das Streitpatent eine Spr374hdose vor, deren Ausgestaltung das Patentgericht wie folgt gegliedert hat: (a) Spr374hdose (b1) enthaltend einen Lack oder Lackiervorbereitungsmaterial (b2) und ein Treibmittel, (b3) insbesondere ein Treibgas aus (Hilfsantrag I: bestehend aus) einem Propan/Butan-Gemisch; (c1) das Treibmittel erzeugt in der Spr374hdose einen Druck (c2) von 4,5 bis 6 bar, (c3) wodurch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei 326ffnen eines Ventils verspr374ht werden kann, (d) die Ausbringung erfolgt in Form einer Breitstrahlzerst344ubung, (e) derart, dass die Ausbringung des Lacks bzw. Lackiervorbe-reitungsmaterials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden betr344gt. Die Patentschrift gibt an, dass durch die Ausbringung in Form einer Breit-strahlzerst344ubung (Merkmal d) und die angegebene Ausbringungsmenge (Merkmal e) eine Spr374hdose geschaffen werde, die sich zur professionellen Anwendung eigne. Der Auftragwirkungsgrad entspreche mindestens demjeni-gen einer HVLP-Spritzpistole, deren Arbeitsgeschwindigkeit die Spr374hdose auf-grund der Breitstrahlzerst344ubung nahekomme. Durch den gegen374ber bekann- 13 - 6 - ten Spr374hdosen - die ein auf 4,2 bar eingestelltes Propan/Butan-Gemisch ver-wendeten, das zusammen mit dem Lack zu einem Druck in der Spr374hdose von 3,5 bis 3,6 bar f374hre - erh366hten Druck (Merkmal c2) und die Breitstrahlzerst344u-bung werde auch eine 344hnlich feine Verteilung der Lackpartikel erreicht. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begr374ndet: 14 15 Die Lehre des Streitpatents sei f374r den Fachmann, einen Ingenieur (FH) der Fachrichtung Chemische Verfahrenstechnik oder Maschinenbau mit prakti-scher Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und Bef374llung von Lackspr374h-dosen, ausf374hrbar. In der Beschreibung seien Druckwerte verschiedener Treib-mittelmischungen von Propan und Butan bei einer Temperatur von 20260 C ge-nannt. Dass es sich bei den angegebenen Dr374cken um 334berdruckwerte hande-le, ergebe sich schon aus der Druckangabe f374r das Niederdruckspritzen in der Streitpatentschrift. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruhe jedoch nicht auf erfinderischer T344tigkeit. Die US-Patentschrift 4 401 271 (K 6) offenba-re eine Spr374hdose mit - abgesehen von Merkmal e - allen Merkmalen der Lehre des Streitpatents. Merkmal e beschreibe aber lediglich ein gew374nschtes oder gefordertes Ergebnis. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, gen374ge es, sich an den von HVLP-Spritzpistolen ausbringbaren Lack- oder Lackiervorbereitungs-materialmengen zu orientieren, die der Fachmann den zugeh366rigen Datenbl344t-tern entnehme. Er m374sse dann lediglich, ausgehend von den bereits bekannten Spr374hdosen, einfache Versuche mit 374blichen Breitstrahlspr374hk366pfen durchf374h-ren. Solche Versuche k366nne der Fachmann aufgrund seines handwerklichen K366nnens ausf374hren und auswerten. Auch in der Fassung des Hilfsantrags habe Patentanspruch 1 keinen Bestand. Die Verwendung eines Propan/Butan-Ge-mischs als Treibgas sei ebenfalls aus der Anlage K 6 bekannt. 16 - 7 - III. Die Beklagte macht demgegen374ber geltend, die Kombination der drei Merkmale c2, d und e, n344mlich der gegen374ber herk366mmlichen Spr374hdosen er-h366hte Innendruck, die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerst344ubung und die forcierte Ausbringung des Lacks mit einer Rate von 15 bis 35 g pro 10 Se-kunden beruhten auf erfinderischer T344tigkeit. Damit hat sie keinen Erfolg. 17 1. Die Lehre des Streitpatents ist, wie das Patentgericht zutreffend aus-gef374hrt hat, f374r den Fachmann ausf374hrbar. 18 Wie der erfindungsgem344337e, auf Raumtemperatur zu beziehende (Beschr. Abs. 2) und mit dem Patentgericht und dem gerichtlichen Sachverst344ndigen als 334berdruck zu verstehende Druck innerhalb der Spr374hdose von 4,5 bis 6 bar erzeugt werden kann, ist dem Fachmann gel344ufig und wird in der Beschreibung (Abs. 12) dargestellt. Der Fachmann war mithin in der Lage, mit ebenfalls be-reits bekannten Breitstrahlspr374hk366pfen Versuche durchzuf374hren und dabei, wie der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, Druck und D374se so auszugestal-ten und einzustellen, dass das in Merkmal e angegebene Ergebnis, eine Mate-rialausbringmenge von 90 bis 210 g/min (15 bis 35 g pro 10 Sekunden), erreicht wurde. 19 20 F374r die Ausf374hrbarkeit kommt es nur darauf an, ob der mit den Merkma-len a bis e umschriebene technische Erfolg erreicht wird, nicht darauf, ob dieser (notwendigerweise) mit den Vorteilen verbunden ist, die der Erfindung in der Beschreibung des Streitpatents zugeschrieben werden. Diese k366nnen mangels einer Grundlage im Wortlaut des Patentanspruchs nicht als mittelbare Um-schreibung von Sacheigenschaften in den Patentanspruch hineingelesen wer-den. 2. Der Gegenstand des Streitpatents war dem Fachmann, wie das Pa-tentgericht gleichfalls zutreffend angenommen hat, durch den Stand der Tech-nik nahegelegt. 21 - 8 - a) Aus der US-Patentschrift 4 401 271 (K6) war eine f374r Lacke geeigne-te Spr374hdose mit Breitstrahlzerst344ubung bekannt. 22 Die Entgegenhaltung betrifft eine Spr374hdose, f374r die als Treibmittel unter anderem Propan und Isobutan genannt werden (Sp. 7 Z. 40-44) und mit der, wie es ausdr374cklich hei337t, auch Lack verspr374ht werden kann ("Fluids which can be sprayed with the spray head of this invention include paints, coatings, seal-ants, and adhesives", Sp. 7 Z. 20-22). Zwar stehen im Vordergrund der Entge-genhaltung Polymere mit h366herer Viskosit344t und adh344siven Eigenschaften; das 344ndert aber, wie der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, nichts an der grunds344tzlichen Eignung auch f374r Lacke, zumal, wie der Sachverst344ndige wei-ter ausgef374hrt hat, mit Acrylharzen und Polyurethanen Bestandteile g344ngiger Lackrezepturen und mit Wasser und Kohlenwasserstoffen auch bei Lacken 374b-liche L366sungsmittel genannt werden. Auch dass das Spr374hbild nach den Figu-ren 7 und 8 ein f374r Lacke ungeeignetes Spr374hmuster zeigen mag, ist unerheb-lich, denn es betrifft einen Kontaktkleber auf Chloroprenbasis und unterscheidet sich damit zwangsl344ufig von einem Lackspr374hbild. 23 24 Die in der Entgegenhaltung offenbarte Breitstrahld374se ist auch f374r Lacke geeignet. Der Sachverst344ndige hat best344tigt, dass sich hieran durch die V-f366rmigen Einkerbungen im Bereich der D374senm374ndung nichts 344ndert. Die Be-klagte hat dies zwar bezweifelt, konkrete Anhaltspunkte daf374r, dass die mit den Angaben in der Entgegenhaltung 374bereinstimmende Beurteilung durch den ge-richtlichen Sachverst344ndigen unzutreffend sein k366nnte, jedoch nicht vorge-bracht. b) Zum Druck findet sich in der Entgegenhaltung eine Vielzahl von An-gaben. Nach Patentanspruch 22 soll das Treibmittel in der Spr374hdose einen Druck erzeugen, der unter etwa 200 psi (13,6 bar) liegt. In der Beschreibung werden Dr374cke zwischen 1,4 und 8,3 bar als f374r Treibgasspr374hk366pfe 374blich be- 25 - 9 - zeichnet, wobei im Zusammenhang mit treibgaslosen Spr374hk366pfen auf die Ab-h344ngigkeit des geeigneten Drucks von dem zu verspr374henden Stoff hingewie-sen wird. In Beispiel 1 ist ein relativ niedriger Druck von 1,7 bar angegeben. 26 Damit ist zwar der in Patentanspruch 1 des Streitpatents angegebene Bereich umfasst. Die Darstellung in der K6 l344sst sich - f374r sich genommen - je-doch auch mit den Ausf374hrungen in der Streitpatentschrift vereinbaren, es sei 374blich, bei (Lack-)Spr374hdosen den Druck des verwendeten Propan/Butan-Gemischs exakt auf 4,2 bar einzustellen, was zu einem Druck in der Spr374hdose von 3,5 bis 3,6 bar (also merklich niedriger als die erfindungsgem344337en 4,5 bis 6 bar) f374hre (Tz. 15). Dies gilt zumal angesichts des Umstands, dass die in der Entgegenhaltung K6 im Vordergrund stehenden Kleber wegen ihrer Viskoelasti-zit344t zur Zerst344ubung eine h366here kinetische Energie ben366tigen, die etwa 374ber einen h366heren Doseninnendruck geliefert werden kann (SVG 12). Die Streitpatentschrift selbst sagt aber an anderer Stelle unter Verweis auf die deutsche Patentschrift 28 19 635 (K4), der Treibgasdruck betrage "h344u-fig" etwa 4,7 bar (Tz. 2), also immerhin schon 0,5 bar mehr. Dieser Druck ist in der K4 in der Tat f374r ein Propan/Butan-Gemisch angegeben. Die Entgegenhal-tung schl344gt indessen vor, ein Treibmittelgemisch aus Kohlens344ure und dem Propan/Butan-Gemisch zu verwenden, woraus sich eine deutliche Erh366hung des Doseninnendrucks in den erfindungsgem344337en Bereich und dar374ber hinaus ergeben kann. 27 Dies zeigt, dass der Fachmann einen gewissen Spielraum bei der Ein-stellung des Drucks hatte, zumal er dazu nur den jeweiligen Anteil des Propans (Dampf374berdruck 1,4 bar bei 20260 C) und des Butans (8,1 bar) an dem g344ngigen Gemisch variieren musste, wie dies auch die Streitpatentschrift vorschl344gt. Stand dem Fachmann aber ein gewisser Druckbereich zur Verf374gung, den er f374r Lackspr374hdosen verwenden konnte, konnte er diesen Bereich auch bei der 28 - 10 - Spr374hdose nach der Entgegenhaltung K6 ausnutzen. Der Sachverst344ndige hat best344tigt, dass neben dem bei Spr374hdosen verwendeten, durch die teilweise L366sung des Treibgases im Lack und dessen Ausgasen beim Ausstr366men ge-kennzeichneten grunds344tzlichen Zerst344ubungsprinzip Druck, Viskosit344t und Oberfl344chenspannung sowie die genaue Geometrie der D374se entscheidend f374r die Zerst344ubungsfeinheit sind. 29 Damit stellte die Einstellung des Drucks f374r den Fachmann ein Optimie-rungsproblem dar, das er mit Versuchen l366sen konnte. F374r sich genommen, ohne Ber374cksichtigung der 374brigen Parameter war der Druck, wie der gerichtli-che Sachverst344ndige best344tigt hat, allein nicht aussagekr344ftig und auch nicht zu berechnen. Der Fachmann konnte auch nicht von vornherein ermitteln, welches Ma337 an Zerst344ubungsfeinheit anzustreben war, um das gew374nschte Ergebnis zu erzielen, zumal mit der Erh366hung des Drucks ein h366herer "Overspray" ver-bunden ist, und damit das Ziel, einen hohen Auftragwirkungsgrad zu erreichen, gegebenenfalls verfehlt wurde. 30 c) Damit war die erfindungsgem344337e Merkmalskombination mit Aus-nahme des Merkmals 3 dem Fachmann nahegelegt (Art. 56 EP334). Die Erh366-hung der Ausbringmenge gem344337 Merkmal 3 rechtfertigt keine andere Beurtei-lung des Naheliegens. Der Sachverst344ndige hat darauf hingewiesen, dass das Merkmal keinen technischen Vorteil mit sich bringt. Die von der Beklagten so bezeichnete "for-cierte Ausbringung" erh366ht lediglich die Austragsmenge und damit die Arbeits-geschwindigkeit, was jedoch bei einer Spr374hdose nicht ins Gewicht f344llt. Viel-mehr wird, wie der Sachverst344ndige weiter dargelegt hat, die Erzielung einer bestimmten Lackfilmqualit344t schwieriger und ist f374r die Qualit344t der Beschich-tung die h366here Austragsmenge in der Regel kontraproduktiv. F374r den Fach-mann lag es jedoch in seinem handwerklichen Ermessen und damit letztlich in 31 - 11 - seinem Belieben, wie gro337 er die Austragsmenge w344hlte. Die Ausbringung mit-tels Breitstrahld374se erlaubte es grunds344tzlich, die Menge gegen374ber herk366mm-lichen Spr374hdosen zu erh366hen. Der Sachverst344ndige hat demgem344337 auch ver-mutet, dass die Ausflussrate bei der Breitstrahld374se nach der Entgegenhaltung KG mindestens den erfindungsgem344337en Bereich erreiche. Dass dazu Vorbehal-te 374berwunden werden mussten oder dass es dem Fachmann Schwierigkeiten bereitet h344tte, eine solche Ausbringmenge zu realisieren, wenn er es aus wel-chen Gr374nden auch immer f374r sinnvoll hielt, ist nicht ersichtlich. Auch die Streit-patentschrift enth344lt dazu im 334brigen keine weiteren Angaben. Einen technisch sinnvollen Grund hierf374r gab es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht. Vielmehr mag den Fachmann die Ann344herung an das Vorbild der Spr374hpistole oder das Bestreben, der Spr374hdose einen professionellen Anstrich zu geben, beeinflusst haben, wof374r die Beschreibung (Tz. 9 Z. 40-43) sprechen k366nnte. 32 3. Auch in der Fassung des Hilfsantrags kann Patentanspruch 1 dann keinen Bestand haben. Das nach Hauptantrag fakultative und nunmehr vorge-schriebene Propan/Butan-Gemisch war, wie ausgef374hrt, bereits bekannt und 374blich. Die Unteranspr374che rechtfertigen keine andere Beurteilung der Patentf344-higkeit. Insoweit f374hrt die Berufung auch keinen gesonderten Angriff gegen das erstinstanzliche Urteil. 33 - 12 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 1 PatG i.V. mit 247 97 Abs. 1 ZPO. 34 Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Bacher Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.11.2006 - 1 Ni 15/05 (EU) -
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