BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZR 68/07 vom 29. September 2010 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. September 2010 durch die Richter Keukenschrijver, Dr. Berger, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann beschlossen: Von den Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz tragen die Be-klagte 80 % und die Kl344gerin 20 %. Von den Kosten des Berufungsverfahrens und von den in beiden In-stanzen angefallenen Kosten der Streithilfe tragen der Streithelfer 80 % und die Kl344gerin 20 %. - 3 - Gr374nde: I. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Patents DD 256 169 (Streitpatents), das einen Windenergiekonverter betrifft. Das Streitpatent ist am 4. Juni 1986 in der Deutschen Demokratischen Republik als Wirtschaftspatent mit zw366lf Patentanspr374chen angemeldet und ohne vollst344ndige Pr374fung erteilt worden. Anmelder war der Streithelfer. Mit Ablauf des 4. Juni 2006 ist es nach Ablauf der H366chstschutzdauer erloschen. Patentanspruch 1 lautet in der zu-n344chst erteilten Fassung (A1-Schrift): 1 "Windenergiekonverter mit verstellbaren Fl374geln, gekennzeichnet dadurch, dass eine Achse (8) in den Lagerstellen (L1, L2) im Abstand (l) gelagert ist und die Fl374-gelarme (3) und Rotoren (7) innerhalb eines maximalen Abstandes (2) angeordnet und die Rotoren im P/n-Polabstand zueinander versetzt montiert sind und die Profi-le Pa bis Pe eine Anstellwinkeldifferenz aufweisen, deren Einstellwinkel344nderung zwischen C A max und C A min liegt." 2 Auf einen vom Streithelfer gestellten Pr374fungsantrag hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Streitpatent in ge344nderter Fassung mit 16 Patent-anspr374chen aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung (B5-Schrift): "Getriebeloser Windenergiekonverter mit einem auf einem Mast oder Turm an-geordneten Elektroenergiegenerator und mit verstellbaren Rotorbl344ttern, wobei diese mit dem rotierenden Teil des Elektroenergiegenerators verbunden sind, da-durch gekennzeichnet, dass der Elektroenergiegenerator als ein Vielpolgenerator mit einer leistungsabh344ngigen Anzahl von Polen versehen ausgebildet ist und ein elektrodynamischer Rotor (7) des Vielpolgenerators mit einem aerodynamischen Rotor, der Rotorbl344tter (3) tr344gt, auf einer gemeinsamen Konverterachse (8) ange-ordnet ist." - 4 - Die weiteren Patentanspr374che sind in beiden Fassungen auf den jeweili-gen Patentanspruch 1 zur374ckbezogen. 3 Die Kl344gerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzureichender Offen-barung, unzul344ssiger Erweiterung, fehlender Patentf344higkeit und Erweiterung des Schutzbereichs angegriffen. Die Beklagte und der Streithelfer sind der Klage entgegengetreten. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgem344337 f374r nichtig erkl344rt. Dagegen hat der Streithelfer Berufung eingelegt, mit der er weiterhin die Ab-weisung der Klage angestrebt und das Streitpatent hilfsweise in zuletzt 21 ge-344nderten Fassungen verteidigt hat. Die Kl344gerin ist dem Rechtsmittel entgegen-getreten. F374r die Beklagte hat sich im Berufungsverfahren niemand gemeldet. 5 In der m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat hat sich ergeben, dass 374ber das Verm366gen der Beklagten mit Verf374gung des Bezirksgerichts H366fe vom 29. Mai 2009 der Konkurs er366ffnet, das Konkursverfahren mit Verf374gung vom 5. Juni 2009 mangels Aktiven eingestellt und die Eintragung der Beklagten im Handelsregister am 7. Oktober 2009 von Amts wegen gel366scht worden ist. Die Kl344gerin und der Streithelfer der Beklagten haben daraufhin den Rechtsstreit in der Hauptsache 374bereinstimmend f374r erledigt erkl344rt und wechselseitige Kos-tenantr344ge gestellt. 6 II. Die Kosten des Rechtsstreits waren gem344337 247 91a ZPO 374berwiegend der Beklagtenseite aufzuerlegen. 7 1. Nach den 374bereinstimmenden Erledigungserkl344rungen der Kl344gerin und des Streithelfers der Beklagten ist gem344337 247 91a ZPO nur noch 374ber die Kosten zu entscheiden. Der Streithelfer konnte die Erledigungserkl344rung auch mit Wirkung f374r die Beklagte abgeben. 8 - 5 - a) Gem344337 247 67 ZPO, der auch im Patentnichtigkeitsverfahren entspre-chend heranzuziehen ist, kann ein Streithelfer alle Prozesshandlungen wirksam vornehmen, soweit nicht seine Erkl344rungen und Handlungen mit Erkl344rungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. Einen solchen Wider-spruch hat die Beklagte hier nicht erkl344rt. 9 b) Ob ein Streithelfer in bestimmten Konstellationen unabh344ngig von einem Widerspruch der Hauptpartei daran gehindert ist, den Streitgegenstand zu ver344ndern (so beispielsweise BAG, Beschluss vom 6. November 1973 - 1 ABR 15/73, BB 1974, 372; M374nchKomm./Schultes, 3. Auflage, 247 67 ZPO Rn. 16; Z366ller/Vollkommer, 28. Auflage, 247 67 ZPO Rn. 9a), bedarf im Streitfall keiner Entscheidung. Selbst wenn diese Auffassung zutr344fe, st374nde dies einer wirksamen Erledigungserkl344rung in der vorliegenden Konstellation nicht entge-gen. 10 11 Sofern die Hauptpartei nicht widerspricht, darf ein Streithelfer jedenfalls in der Weise auf den Streitgegenstand einwirken, dass er ein von ihm selbst ein-gelegtes Rechtsmittel wieder zur374cknimmt (BGH, Beschluss vom 28. Septem-ber 1998 - II ZB 16/98, NJW-RR 1999, 285, 286 f374r streitgen366ssische Neben-intervention; M374nchKomm./Schultes, 3. Auflage, 247 67 ZPO Rn. 12; Z366ller/Vollkommer, 28. Auflage, 247 67 ZPO Rn. 5). In derselben Konstellation muss es einem Streithelfer des Beklagten erst recht m366glich sein, die Verfahrensbeendi-gung durch Zustimmung zu einer Erledigungserkl344rung des Kl344gers herbeizu-f374hren. Diese Art der Erledigung ist f374r die unterst374tzte Beklagte g374nstiger als eine R374cknahme der Berufung, weil das angefochtene Urteil wirkungslos wird. Im Streitfall hat lediglich der Streithelfer Berufung gegen das der Klage in vollem Umfang stattgebende Urteil des Patentgerichts eingelegt. Er war des-halb befugt, den Rechtsstreit auch mit Wirkung f374r die im Berufungsverfahren nicht aktiv gewordene Beklagte in der Hauptsache f374r erledigt zu erkl344ren. 12 - 6 - 2. Auf der Grundlage des Sach- und Streitstandes bis zur 374bereinstim-menden Erledigungserkl344rung w344re die Berufung jedenfalls zu einem Teil er-folglos geblieben. Im 334brigen war der Ausgang des Verfahrens offen. 13 a) Die Klage war trotz des Erl366schens des Streitpatents zul344ssig. Das nach dem Erl366schen erforderliche Rechtsschutzbed374rfnis der Kl344gerin ergab sich daraus, dass sie bef374rchten muss, von der Beklagten oder vom Streithelfer wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden. Dem steht nicht entgegen, dass die Verletzungsklage des Streithelfers rechtskr344ftig abgewiesen worden ist. Die Abweisung wurde darauf gest374tzt, dass der Streit-helfer im Patentregister nicht als Inhaber des Streitpatents eingetragen ist. Dies l344sst dem Streithelfer die M366glichkeit, die Kl344gerin erneut in Anspruch zu neh-men, falls dieser wieder als Inhaber des Streitpatents in das Patentregister ein-getragen wird. Ob eine solche Klage im Ergebnis Erfolg h344tte, ist im vorliegen-den Zusammenhang unerheblich. 14 15 b) Das Streitpatent betrifft in der Fassung nach der B5-Schrift einen Windenergiekonverter zur Umwandlung von Windenergie in elektrische Ener-gie. 16 Nach den Ausf374hrungen in der Streitpatentschrift darf die Umfangs-geschwindigkeit der Rotorbl344tter bei solchen Vorrichtungen bestimmte Werte nicht 374berschreiten. Mit zunehmender radialer L344nge der Rotorbl344tter nehme damit die maximal zul344ssige Drehzahl ab. Dies mache den Einsatz eines Ge-triebes erforderlich, was einen Betrieb bei niedrigen Windgeschwindigkeiten wegen der h366heren Masse verhindere. Zwar seien auch Windenergiekonverter bekannt, die ohne ein mechanisches Getriebe arbeiteten. Diese seien jedoch konstruktiv sehr aufwendig und zeigten aus mechanischer Sicht Probleme. - 7 - Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen Windenergiekonverter ohne Zwischenschaltung eines mechanischen Ge-triebes zur Verf374gung zu stellen, bei dem ringf366rmige Wicklungssysteme mit relativ kleinen Durchmessern eingesetzt werden k366nnen und der auch bei ge-ringer Drehzahl des Rotors eine ausreichende Relativgeschwindigkeit zwischen dem induzierenden und dem induzierten Wicklungssystem erm366glicht. 17 Zur L366sung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 in der Fassung der B5-Schrift ein Windenergiekonverter vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist (die abweichende Nummerierung durch das Patentgericht sowie die vom gerichtlichen Sachverst344ndigen vorgenommene Gliederung mit Buchsta-ben sind in Klammern wiedergegeben): 18 1. Der Windenergiekonverter [1] a) ist getriebelos [2] [a] b) und weist einen auf einem Mast oder Turm angeordneten Elektroenergiegenerator [3] [b] c) sowie verstellbare Rotorbl344tter auf [4] [c]. 2. Die Rotorbl344tter sind mit dem rotierenden Teil des Elektro-energiegenerators verbunden [4.1] [d]. 3. Der Elektroenergiegenerator a) ist ein Vielpolgenerator [e] b) und mit einer leistungsabh344ngigen Anzahl von Polen ver-sehen [5] [f]. 4. Ein elektrodynamischer Rotor des Vielpolgenerators ist mit einem aerodynamischen Rotor, der die Rotorbl344tter tr344gt, auf einer gemeinsamen Konverterachse angeordnet [6] [g]. - 8 - c) Das Streitpatent in der Fassung der B5-Schrift w344re auf der Grund-lage des bisherigen Sach- und Streitstandes wegen Erweiterung des Schutzbe-reichs (247 22 Abs. 1 PatG) f374r nichtig zu erkl344ren gewesen. 19 (1) Ein Patent ist auf entsprechende Klage f374r nichtig zu erkl344ren, wenn sein Schutzbereich im Rahmen eines Pr374fungsverfahrens gem344337 247 12 ErstrG erweitert worden ist. Zur n344heren Begr374ndung wird auf das Senatsurteil vom 9. September 2010 (Xa ZR 14/10 - Windenergiekonverter, zur Ver366ffentlichung bestimmt) Bezug genommen, das eine von der hiesigen Kl344gerin gegen den hiesigen Streithelfer erhobene Nichtigkeitsklage gegen ein anderes Patent zum Gegenstand hat. 20 (2) Der Schutzbereich des Streitpatents ist im Pr374fungsverfahren erwei-tert worden. 21 22 Nach der Fassung des Streitpatents gem344337 der A1-Schrift (K1) weist ein erfindungsgem344337er Windenergiekonverter folgende Merkmale auf: 1' Der Windenergiekonverter hat a' verstellbare Fl374gel und b' eine Achse (8), die in den Lagerstellen (L1, L2) im Ab-stand (l) gelagert ist. 2' Die Fl374gelarme (3) und Rotoren (7) sind innerhalb eines maxi-malen Abstandes (2) angeordnet. 3' Die Rotoren sind im P/n-Polabstand zueinander versetzt mon-tiert. - 9 - 4' Die Profile Pa bis Pe weisen eine Anstellwinkeldifferenz auf, de-ren Einstellwinkel344nderung zwischen C A max und C A min liegt. Die Merkmale 1b', 2', 3' und 4' sind in der Fassung nach der B5-Schrift nicht enthalten. Der Schutzbereich des Streitpatents umfasst in dieser Fassung folglich auch Vorrichtungen, die eines oder mehrere dieser Merkmale nicht auf-weisen. Hierin liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs, die nach 247 22 Abs. 1 PatG zur Nichtigerkl344rung gef374hrt h344tte. 23 d) Ob das Streitpatent in der Fassung nach einem der in der m374ndli-chen Verhandlung gestellten Hilfsantr344ge Bestand gehabt h344tte, kann nicht ab-schlie337end entschieden werden. 24 (1) Nach allen diesen Antr344gen sollen in Patentanspruch 1 die Merkmale aus der A1-Schrift und die Merkmale aus der B5-Schrift miteinander kombiniert werden. Ob eine solche Antragsfassung zul344ssig ist und ob der damit definierte Gegenstand patentf344hig ist, kann aufgrund des bisherigen Parteivortrags nicht abschlie337end beurteilt werden. Insoweit h344tte es einer Befragung des gerichtli-chen Sachverst344ndigen bedurft, die nach der 374bereinstimmenden Erledigungs-erkl344rung nicht mehr in Betracht kommt. 25 26 (2) Entgegen der Auffassung der Kl344gerin sind die Hilfsantr344ge des Streithelfers der Beklagten nicht schon deshalb unbeachtlich, weil dieser mate-riellrechtlich nicht zu Verf374gungen 374ber das Streitpatent befugt ist. Zwar ist der Streithelfer zu Verf374gungen 374ber das Schutzrecht derzeit schon deshalb nicht berechtigt, weil er nicht als Patentinhaber im Patentregister eingetragen ist. Dadurch war er aber nicht daran gehindert, aufgrund seiner verfahrensrechtlichen Stellung (247 67 ZPO) das Streitpatent f374r den Fall, dass es 27 - 10 - in der bisherigen Fassung keinen Bestand hat, in eingeschr344nkter Fassung zu verteidigen. Im Streitfall hat der Streithelfer das Streitpatent mit seinem Hauptantrag in der Fassung nach der B5-Schrift verteidigt und nur f374r den Fall, dass das Schutzrecht in dieser Fassung keinen Bestand hat, eingeschr344nkte Fassungen zur Entscheidung gestellt. Die prozessuale Lage ist danach nicht anders, als wenn allein die Beklagte am Berufungsverfahren beteiligt und in diesem keine Antr344ge gestellt h344tte. Wenn ein Patent in der bisherigen Fassung keinen Be-stand haben kann, f374hrt dies nicht ohne weiteres dazu, dass das Schutzrecht in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt wird. Ebenso wie im Einspruchsverfahren (da-zu BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 19 - In-formations374bermittlungsverfahren II) ist vielmehr auch im Nichtigkeitsverfahren zu pr374fen, ob das Patent teilweise Bestand haben kann. Eine Teilnichtigerkl344-rung ist somit auch ohne darauf gerichteten Antrag m366glich. Innerhalb dieses Rahmens ist der Streithelfer nicht gehindert, durch Stellung von Hilfsantr344gen auf eine zweckm344337ige Fassung der Patentanspr374che hinzuwirken und so zum Fortbestand des Streitpatents mit einem m366glichst gro337en Umfang beizutragen. 28 29 3. Angesichts all dessen erschien es dem Senat angemessen, der Kl344-gerin einen Teil der Kosten aufzuerlegen. Die Beklagtenseite muss jedoch den Hauptteil der Kosten tragen, weil der Ausgang des Verfahrens nach dem er-reichten Sach- und Streitstand nur hinsichtlich eines Teils des Streitgegenstan-des offen, das Verfahren im 334brigen hingegen zu ihren Ungunsten entschei-dungsreif war. Insgesamt f374hrt dies zu der aus dem Tenor ersichtlichen Kosten-verteilung. - 11 - Hinsichtlich des Berufungsverfahrens fallen die von der Beklagtenseite zu tragenden Kosten in vollem Umfang dem Streithelfer zur Last, weil nur er das Urteil des Patentgerichts angefochten hat. 30 Keukenschrijver Berger Grabinski Bacher Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.01.2007 - 4 Ni 72/05 -
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