BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 84/07 Verk374ndet am: 25. November 2010 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 25. November 2010 durch den Richter Keukenschrijver, die Rich-terin M374hlens, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Schuster f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. Mai 2007 verk374n-dete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-gerichts unter Abweisung der weitergehenden Klage abge344ndert. Das europ344ische Patent 821 784 wird mit Wirkung f374r die Bundes-republik Deutschland dadurch teilweise f374r nichtig erkl344rt, dass der nicht angegriffene Patentanspruch 3 in seiner R374ckbeziehung 374ber Patentanspruch 2 auf Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents bestehen bleibt und an die Stelle der angegriffe-nen Patentanspr374che 1, 2 sowie 4 bis 8 folgende Patentanspr374che treten: "1222. Einst374ckige kapillare Mikrok374vette (1) zur Messung chemischer Blutwerte, die einen Grundk366rper (2) und eine die Blutprobe aufnehmende Ausneh-mung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundk366rper aufweist, wobei die Ausnehmung (3) definiert ist durch zwei einander gegen374berliegende, im Wesentlichen parallele innere Oberfl344chen (5, 6) des Grundk366rpers (2), einen 344u337eren Umfangsrand (7) mit einem Probeneinlass (8) am 344u337eren Ende der Mikrok374vette, wobei der Umfangsrand (7) vom Probeneinlass (8) ausgehend schr344g nach hinten verl344uft, und einen inneren Umfangsbe-reich (9) mit einem Kanal (10) von h366herer Kapillarkraft als der Messbe-reich (4), wobei beide Enden des Kanals (10) mit der Umgebung der Mikrok374vette (1) in Verbindung stehen und dieser Kanal (10) durch eine - 3 - innere Endwand dieses inneren Umfangsbereichs (9) und zwei im wesent-lichen ebene Oberfl344chen dieses Grundk366rpers definiert ist und sich der Abstand zwischen den beiden im wesentlichen ebenen Oberfl344chen dieses Grundk366rpers (2) in Richtung weg von dieser inneren Endwand dieses in-neren Umfangsbereichs (9) vergr366337ert. 2222. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 1222, wobei diese Ausnehmung (3) ein vor-gegebenes Volumen aufweist. 3222. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 1222, wobei diese Ausnehmung (3) ein tro-ckenes Reagenz in vorgegebener Menge enth344lt. 4222. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 1222 zur Verwendung bei der Bestimmung des H344moglobingehalts von unverd374nntem Vollblut, wobei dieser Messbe-reich eine Tiefe aufweist, die 0,15 mm nicht 374bersteigt. 5222. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 4222, wobei der H344moglobingehalt nach dem Azidmeth344moglobin-Verfahren bestimmt wird.223 Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 821 784 (Streitpatents), das am 18. April 1996 unter Inanspruchnahme einer Voranmel-dung in Schweden vom 21. April 1995 angemeldet worden ist, eine Kapillar- 1 - 4 - Mikrok374vette betrifft und acht Patentanspr374che umfasst. Patentanspruch 1 lau-tet in der Verfahrenssprache Englisch: "An integral capillary microcuvette (1) comprising a body member (2) and a cav-ity (3) including a measuring zone (4) within the body member (2), the cavity (3) being defined by two opposite, substantially parallel inner surfaces (5, 6) of the body member, an outer peripheral edge (7) including a sample inlet (8) and an inner peripheral zone (9) having a channel (10) of higher capillary force than the measuring zone (4), both ends of the channel (10) communicating with the ex-terior of the microcuvette (1)." In der 334bersetzung der Patentschrift lautet er: 2 "Einst374ckige kapillare Mikrok374vette (1), die einen Grundk366rper (2) und eine Ausnehmung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundk366rper aufweist, wobei die Ausnehmung (3) definiert ist durch zwei einander gegen374berliegen-de, im Wesentlichen parallele innere Oberfl344chen (5, 6) des Grundk366rpers (2), einen 344u337eren Umfangsrand (7) mit einem Probeneinlass (8) und einen inne-ren Umfangsbereich (9) mit einem Kanal (10) von h366herer Kapillarkraft als der Messbereich (4), wobei beide Enden des Kanals (10) mit der Umgebung der Mikrok374vette (1) in Verbindung stehen." Die Kl344gerin greift mit ihrer Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang seiner Patentanspr374che mit Ausnahme von Patentanspruch 3 an. Sie macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentf344hig. Die einst374cki-gen kapillaren Mikrok374vetten nach der US-Patentschrift 4 088 448 (E6) und die von der Patentinhaberin vor dem Priorit344tstag vertriebenen H. -K374vetten entspr344chen in vollem Umfang den K374vetten nach der Lehre des Streitpatents. 3 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Ausnahme des nicht angegrif-fenen Patentanspruchs 3 f374r nichtig erkl344rt. 4 - 5 - Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese in erster Linie das Streitpatent mit ge344nderten Patentanspr374chen verteidigt. Die angegrif-fenen Patentanspr374che sollen danach die folgende Fassung erhalten: 5 "1. Einst374ckige kapillare Mikrok374vette (1) zur Messung chemischer Blutwerte, die einen Grundk366rper (2) und eine die Blutprobe aufnehmende Ausneh-mung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundk366rper aufweist, wobei die Ausnehmung (3) definiert ist durch zwei einander gegen374berliegende, im Wesentlichen parallele innere Oberfl344chen (5, 6) des Grundk366rpers (2), einen 344u337eren Umfangsrand (7) mit einem Probeneinlass (8) am 344u337eren Ende der Mikrok374vette, wobei der Umfangsrand (7) vom Probeneinlass (8) ausgehend schr344g nach hinten verl344uft, und einen inneren Umfangsbe-reich (9) mit einem Kanal (10) von h366herer Kapillarkraft als der Messbe-reich (4), wobei beide Enden des Kanals (10) mit der Umgebung der Mikrok374vette (1) in Verbindung stehen und dieser Kanal (10) durch eine innere Endwand dieses inneren Umfangsbereichs (9) und zwei im wesent-lichen ebene Oberfl344chen dieses Grundk366rpers definiert ist und sich der Abstand zwischen den beiden im wesentlichen ebenen Oberfl344chen dieses Grundk366rpers (2) in Richtung weg von dieser inneren Endwand dieses in-neren Umfangsbereichs (9) vergr366337ert. 2. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 1, wobei diese Ausnehmung (3) ein vor-gegebenes Volumen aufweist. 3. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 1, wobei diese Ausnehmung (3) ein tro-ckenes Reagenz in vorgegebener Menge enth344lt. 4. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 1 zur Verwendung bei der Bestimmung des H344moglobingehalts von unverd374nntem Vollblut, wobei dieser Messbe-reich eine Tiefe aufweist, die 0,15 mm nicht 374bersteigt. 5. Mikrok374vette (1) nach Anspruch 4, wobei der H344moglobingehalt nach dem Azidmeth344moglobin-Verfahren bestimmt wird.223 - 6 - Sie verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung eines Hilfsan-trags, nach dem Patentanspruch 1 als Verwendungsanspruch formuliert sein soll. 6 Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr.-Ing. M. P. , Institut f374r Mechanische Verfahrenstechnik der Universit344t S. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und er-g344nzt hat. 7 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung hat Erfolg, denn der Gegenstand des Patentan-spruchs 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung ist patentf344hig (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EP334). Gegen die von der Beklagten vorgenommenen Einschr344nkungen des Patentanspruchs 1 nach dem jetzigen Hauptantrag bestehen keine Bedenken. Die hinzugef374gten Merkmale sind in Patentanspruch 4 der Anmeldung offenbart. Patentanspruch 3 ist nicht angegriffen und steht deshalb nicht zur 334berpr374fung. 8 I. Das Streitpatent betrifft eine einst374ckige kapillare Mikrok374vette, mit der eine Probe aus einem Fluid - nach dem verteidigten Patentanspruch eine Blut-probe - entnommen und analysiert werden soll. Die Streitpatentschrift be-schreibt eingangs die aus dem US-Patent 4 088 448 bekannte Mikrok374vette. Diese weise einen Grundk366rper auf, der zwei ebene Oberfl344chen umfasse, die mit einem vorgegebenen Abstand zueinander angeordnet seien, um die L344nge des optischen Pfads festzulegen und eine Ausnehmung zu definieren. Diese Ausnehmung umfasse einen Messbereich, der einen Einlass f374r eine Verbin-dung der Ausnehmung mit der Umgebung des Grundk366rpers aufweise. Der vorgegebene Abstand der beiden ebenen Oberfl344chen erm366gliche es, dass die Probe durch Kapillarkr344fte in die Ausnehmung eintrete. Weiter sei auf die Ober- 9 - 7 - fl344che der Ausnehmung ein Reagenz aufgetragen, das sich mit der Probe ver-mische und eine Messung der Probe durch eine optische Analyse erm366gliche. Diese Mikrok374vette habe allerdings den Nachteil, dass sich Luftblasen ausbil-den und die optische Analyse st366ren k366nnten. Diese Luftblasen bildeten sich 374blicherweise in der Ausnehmung der K374vette und seien auf ein unbefriedigen-des Str366men der Probe zur374ckzuf374hren. Dies sei bei H344moglobinmessungen wegen der hohen Absorption des H344moglobins besonders sch344dlich. Zwar sor-tiere man routinem344337ig die K374vetten aus, die Luftblasen aufwiesen. Eine be-tr344chtliche Zahl von K374vetten bestehe diese Qualit344tskontrolle jedoch nicht, was Kosten verursache (Beschr. Sp. 1 Z. 26 bis 57). Durch das Streitpatent soll demgegen374ber ein Einschlie337en von Luftbla-sen im Messbereich verhindert werden (Beschr. Sp. 2 Z. 3 bis 6). Patentan-spruch 1 begehrt dazu in der Fassung des Hauptantrags Schutz f374r eine Mikro-k374vette, die folgende Merkmale aufweist (die Bezugszeichen sind zur Verdeutli-chung der Figuren je einmal genannt): 10 (1) Es handelt sich um eine einst374ckige kapillare Mikrok374vette (1), (1.1) die zur Messung chemischer Blutwerte geeignet ist; (2) einen Grundk366rper (2) aufweist; (3) weiter eine die Blutprobe aufnehmende Ausnehmung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundk366rper, (3.1) die definiert ist durch zwei einander gegen374berlie-gende, im Wesentlichen parallele innere Oberfl344chen (5, 6) des Grundk366rpers, (3.2) durch einen 344u337eren Umfangsrand (7) mit einem Probeneinlass (8) am 344u337eren Ende der Mikrok374vet-te, (3.2.1) wobei der Umfangsrand vom Probeneinlass ausgehend schr344g nach hinten verl344uft, (3.3) durch einen inneren Umfangsbereich (9) (3.3.1) mit einem Kanal (10), der eine h366here Kapil-larkraft als der Messbereich besitzt; - 8 - (3.3.2) wobei beide Enden des Kanals mit der Um-gebung der Mikrok374vette in Verbindung ste-hen; (4) der Kanal ist definiert durch eine innere Endwand dieses inneren Umfangsbereichs und zwei im Wesentlichen ebene Oberfl344chen dieses Grundk366rpers; (5) der Abstand zwischen den beiden im Wesentlichen ebenen Oberfl344chen dieses Grundk366rpers vergr366337ert sich in Rich-tung weg von dieser inneren Trennwand. Nachfolgend sind die Figuren 1 bis 3 des Streitpatents verkleinert wie-dergegeben: 11 - 9 - Durch das Bereitstellen des Kanals mit h366herer Kapillarkraft als der Messbereich soll die hydrodynamische Str366mung innerhalb der Ausnehmung der K374vette verbessert und zugleich verhindert werden, dass Luftblasen in dem Messbereich eingeschlossen werden. Der Kanal ist nach dem Hauptantrag ge-m344337 den Merkmalen 4 und 5 ausgestaltet. Dies bedeutet, dass der Bereich in Richtung weg von der inneren Trennwand trapez- oder keilf366rmig ausgestaltet ist. 204Im wesentlichen ebene Oberfl344chen223 bedeutet dabei, dass es sich um pla-ne Oberfl344chen handelt. Ausgeschlossen sind damit Oberfl344chen, die einen halbkreisf366rmigen Querschnitt aufweisen oder die in sonstiger Weise 374ber 374bli-che Fertigungstoleranzen hinaus von der ebenen Form abweichen. 12 II. Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt, weil der Ge-genstand seines Patentanspruchs 1 nicht patentf344hig sei. Das US-Patent 4 088 448 zeige in den Figuren 5 und 6 eine einst374ckige kapillare Mikrok374vette, bei der die Probenfl374ssigkeit durch Kapillarkraft in eine treppenartig ausgebilde-te Aufnehmung eingesogen werde. Die Beschreibung gebe dazu an, dass die Probe durch Kapillarkraft einer Vielzahl von Hohlr344umen zugef374hrt werde (Sp. 4 Z. 43 bis 47). Ihr sei weiter zu entnehmen, dass ein Wulst oder eine Ausspa-rung in der Wand des Grundk366rpers 374ber einem Hohlraum oder 374ber mehreren der Hohlr344umen angebracht werden k366nne, um die Wand vor die optische Mes-sung beeintr344chtigenden Kratzern oder anderen mechanischen Sch344den zu sch374tzen. Der Fachmann, ein Physiker oder Diplomingenieur mit Hochschulab-schluss, der 374ber berufliche Erfahrung in der Entwicklung von Mikrok374vetten verf374ge und dabei vertiefte Kenntnisse in der Str366mungslehre erworben habe, entnehme hieraus, dass die in dem US-Patent beschriebene K374vette mit einem oder mehreren Messbereichen ausgestattet sein k366nne. Damit sei auch eine K374vette bekannt, bei der nur der mittlere Hohlraum als Messbereich eingesetzt werde. Die Ausnehmung sei nach der Entgegenhaltung definiert durch zwei 13 - 10 - einander gegen374berliegende, im Wesentlichen parallele innere Oberfl344chen des Grundk366rpers, einen 344u337eren Umfangsrand mit einem Probeeinlass und einen inneren Umfangsbereich. Aufgrund der treppenartigen Stufen zwischen den Hohlr344umen bilde der innere Umfangsbereich einen Kanal, der sich mit sich 344ndernder Breite vom rechten unteren Ende (Figur 5) der K374vette zum rechten oberen Ende der K374vette erstrecke, so dass beide Enden des Kanals mit der Umgebung der Mikrok374vette in Verbindung st374nden. Diese Verbindung k366nne auch 374ber den 344u337eren oder mittleren Hohlraum erfolgen. Da der Kanal eine kleinere H366he besitze als der Messbereich, weise er eine gr366337ere Kapillarkraft als der Messbereich auf. Dies werde in der Entgegenhaltung zwar nicht aus-dr374cklich beschrieben, ergebe sich aber aus den physikalischen Gesetzm344337ig-keiten, wonach die auf eine sich im Hohlraum zwischen zwei parallelen Platten befindende Fl374ssigkeit wirkende Kapillarkraft um so gr366337er sei, je kleiner der Spalt zwischen den beiden Platten sei. Deswegen werde die Fl374ssigkeit bevor-zugt im Bereich des Umfangsrands in das Innere der K374vette gesogen, so dass der Umfangsrand auch von seiner Funktion her einen Kanal bilde. Die Kapillar-kraft im Kanal verbessere somit die hydrodynamische Str366mung der Proben-fl374ssigkeit innerhalb der Ausnehmung. Sowohl bei den K374vetten nach der Lehre des Streitpatents als auch bei denjenigen nach der Entgegenhaltung trete die Probenfl374ssigkeit zun344chst in einen Aufnahmebereich mit relativ gro337er Spalt-breite ein, von wo sie aufgrund der Kapillarkraft bevorzugt entlang des Kanals in das Innere der K374vette gesogen werde. III. Diese Beurteilung h344lt der Nachpr374fung hinsichtlich des Hauptantrags nicht stand. In dieser Fassung ist Patentanspruch 1 und sind mit ihm die weite-ren auf ihn r374ckbezogenen Patentanspr374che patentf344hig. 14 - 11 - Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung ist neu. Im Stand der Technik war eine Ausgestaltung des Kanals wie in den Merkmalen 4 und 5 angegeben nicht bekannt. Die trapez- oder keilf366rmige Ausgestaltung des Kanalbereichs in Richtung weg von der inneren Trennwand wird in der US-Patentschrift 4 088 448 nicht beschrieben. In den Figuren 5 und 6, die nachfol-gend wiedergegeben sind 15 besitzt der abgestufte Randbereich des am Weitesten in das Innere des Grund-k366rpers hineinragenden Messbereichs eine h366here Kapillarit344t als der Messbe-reich selbst. Die Beschreibung gibt dazu an, dass die eingesogene Probe durch Kapillarkr344fte einer Vielzahl von Hohlr344umen zugef374hrt wird (Sp. 4 Z. 45 bis 48). Weder zeigen die vorstehend wiedergegebenen Figuren jedoch einen trapez- oder keilf366rmigen Bereich des Kanals wie in dem verteidigten Patentanspruch 1 des Streitpatents angegeben noch wird ein solcher in der Beschreibung er-w344hnt. - 12 - Die Konstruktionszeichnungen der H. -K374vette vom 25. M344rz 1998 gem344337 Anlage NK 15 und NK 15 A z344hlen selbst nicht zum Stand der Technik. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, sind jedoch mit dem dort gezeigten Werkzeug hergestellte K374vetten von ihr vor dem Priorit344tszeitpunkt vertrieben worden. Die mit diesem Werkzeug hergestellten K374vetten haben eine Ausneh-mung, deren innere Oberfl344chen in einem Abstand von 0,13 mm planparallel gegen374ber liegen. Die innere Abschlusswand ist mit einem Radius von 0,065 mm - der halben Spaltbreite - gerundet. Wozu die abgerundete Beran-dung des Schlitzes bestimmt ist, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Der gericht-liche Sachverst344ndige hat dazu erkl344rt, dass ein m366glicher Grund f374r diese Ausgestaltung die einfachere Entfernung des Formteils sein k366nne. Das allge-meine Fachwissen lie337 demnach nicht nur die Erh366hung der Kapillarwirkung als Deutungsm366glichkeit zu. Es mag auch sein, dass, wie die Kl344gerin in der m374nd-lichen Verhandlung dargestellt hat, bei l344ngerer Nutzung des Werkzeugs nach den Konstruktionszeichnungen NK 15 und NK 15 A dieses sich im gerundeten Randbereich abnutzt und dadurch eine Form annimmt, die "unsaubere" Run-dungen aufweist und sich damit der Form der K374vette nach dem Streitpatent ann344hert. Damit wird diese Form jedoch nicht zu einer Trapez- oder Keilform, die der Fachmann als solche der Vorbenutzung h344tte entnehmen k366nnen. 16 IV. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der ver-teidigten Fassung beruht auch auf erfinderischer T344tigkeit. Fachmann ist hier, wie der gerichtliche Sachverst344ndige 374berzeugend ausgef374hrt hat und die Par-teien nicht mehr in Abrede gestellt haben, ein Maschinenbauingenieur, der sich auf dem Gebiet der Kunststofftechnik auskennt, dem die Grundlagen der Str366-mungsmechanik bekannt sind und der, was die Besonderheiten der Blutrheolo-gie betrifft, einen Biochemiker oder Blutphysiologen zu Rate zieht. Dieser Fachmann entnimmt keiner der Entgegenhaltungen, dass er die Geometrie des Kanals im Bereich weg von der inneren Trennwand zur Steuerung der Str366- 17 - 13 - mung und damit zur Verminderung der Luftblasenproblematik einsetzen kann. Die US-Patentschrift 4 088 448 schl344gt zu dieser Problematik vielmehr etwas anderes vor: In Figur 7 zeigt sie eine K374vette, bei der vier parallel verbundene Hohlr344ume mit einem gemeinsamen Kanal 374ber Seitenkan344le verbunden sind, die sich auf der gegen374berliegenden Seite der Hohlr344ume fortsetzen und in die Atmosph344re m374nden, um Lufteinschl374sse in den Hohlr344umen zu vermeiden. Dies f374hrt den Fachmann von der L366sung, die das Streitpatent vorschl344gt, weg, weil sie eine Ableitung der Lufteinschl374sse statt die Erh366hung der Kapillarit344t durch Schaffung eines Leitkanals vorschl344gt. Es mag sein, dass der Fachmann, wenn er einen Hinweis oder Ansto337 erhalten h344tte, die Kapillarit344t zu verbes-sern, erkannt h344tte, dass die Trapez- oder Keilform dazu besser geeignet ist, als die aus den Konstruktionszeichnungen NK 15 und NK 15 A zu entnehmende abgerundete Berandung. Diesen Hinweis konnte der Fachmann den vorbenutz-ten K374vetten als solchen jedoch nicht entnehmen. Die 374brigen Entgegenhaltungen liegen weiter ab und gaben dem Fach-mann keine Veranlassung zu einer Ausgestaltung des Leitkanals, wie dies das Streitpatent vorschl344gt. 18 - 14 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 PatG i.V.m. 247 92 ZPO. 19 Keukenschrijver M374hlens Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.05.2007 - 4 Ni 45/05 (EU) -
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