BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 86/06 Verk374ndet am: 12. M344rz 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Blendschutzbehang PatG 247 8; IntPat334bkG Art. II 247 5 Abs. 1 Satz 1 a) Geht die Anmeldung einer Erfindung zum Patent teilweise auf den Beitrag eines anderen als des Anmelders zur374ck, kann ein Anspruch auf Einr344umung einer Mitberechtigung auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung teilbar ist (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692 - Spinn-turbine I). b) Eine Mitberechtigung kann nur an einer Patentanmeldung als Ganzer, nicht an Teilen der Anmeldung wie einzelnen Patentanspr374chen einger344umt werden. BGH, Urt. v. 12. M344rz 2009 - Xa ZR 86/06 - OLG M374nchen LG M374nchen I - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 12. M344rz 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Asendorf und Dr. Achilles f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Kl344gerin wird das am 22. Juni 2006 verk374ndete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts M374nchen aufgeho-ben, soweit die Berufung gegen das die Klage mit dem Hilfsantrag abweisende Urteil der 21. Zivilkammer des Landgerichts M374nchen I vom 3. August 2005 zur374ckgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhand-lung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Revisionsverfah-rens, an das Berufungsgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Kl344gerin betreibt unter anderem das F. -Institut in F. (nachfolgend: Institut). Der Beklagte trat als damaliger Gesch344ftsf374hrer der C. GmbH im Sommer 2001 an das Institut heran, um dessen Kapazit344ten im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuartigen Blendschutzbehangs in Anspruch zu nehmen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Erfindung gemacht, die am 10. August 2001 zu einer Patentanmeldung (DE 101 39 583) beim Deutschen Patent- und Markenamt f374hrte. Er beauftragte das Institut, Untersuchungen zu den Reflexi-onsauswirkungen des Querschnittprofils der f374r den Blendschutzbehang vorge-sehenen St344be durchzuf374hren. Zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags kam es erst im Januar 2002. Bereits am 28. September 2001 374bermittelte der Mitar-beiter des Instituts T. K. C. GmbH per Tele- fax eine Skizze und am 17. Oktober 2001 einen als vertraulich gekennzeichne-ten Zwischenbericht, der insbesondere Ausf374hrungen zur Formfindung des Pro-fils enthielt. Der Beklagte reichte ohne R374cksprache mit der Kl344gerin am 12. Dezember 2001 eine Zusatzanmeldung zu der Patentanmeldung DE 101 39 583 ein, die die Nummer DE 101 61 159 erhielt und am 3. Juli 2003 of-fengelegt wurde. Die L366sung, f374r die in der Zusatzanmeldung Schutz begehrt wird, entspricht im Wesentlichen der Abbildung 9 im Zwischenbericht des Insti-tuts, 1 - 4 - weist jedoch einen zus344tzlichen, 374berlappenden Flansch auf (vgl. Fig. 2). Die Zusatzanmeldung ist weiterhin anh344ngig; zu einer Patenterteilung ist es noch nicht gekommen. Am 7. August 2002 reichte der Beklagte zudem eine nahezu identische internationale Patentanmeldung nach dem Patentzusam-menarbeitsvertrag beim Europ344ischen Patentamt ein, die die Priorit344t der bei-den deutschen Anmeldungen in Anspruch nahm, den Gegenstand der beiden deutschen Anmeldungen enth344lt und am 20. Februar 2003 ver366ffentlicht wurde. 2 Der Mitarbeiter K. meldete der Kl344gerin als seiner Arbeitgeberin die Erfindung, die von dieser unbeschr344nkt in Anspruch genommen wurde. 3 - 5 - Die Kl344gerin hat mit ihrer Klage die Erkl344rung der Teilung der Patentan-meldung DE 101 61 159 (Zusatzanmeldung) dergestalt begehrt, dass aus der Stammanmeldung der Gegenstand der Anspr374che 1 und 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der St344be bezieht, sowie die Anspr374che 3 bis 10 und 20 bis 32 ausgeschieden werden, und dass eine Trennanmeldung mit dem im wie-dergegebenen Gegenstand gebildet wird. Sie hat weiter begehrt, den Anspruch auf Erteilung eines Patents aus der so gebildeten Trennanmeldung an die Kl344-gerin abzutreten und gegen374ber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Weiterverfolgung der Trennanmeldung einzuwilligen, sowie entsprechende Er-kl344rungen gegen374ber dem Europ344ischen Patentamt bez374glich der internationa-len Anmeldung abzugeben. Das Landgericht hat der Kl344gerin hinsichtlich beider im Streit stehender Patentanmeldungen nur einen (als "Ausscheidung" be-zeichneten) Anspruch auf Teilung im Umfang der konkreten Darstellung in dem Telefax und des Zwischenberichts zugebilligt; die weitergehende Klage hat es abgewiesen. Die Berufung, mit der die Kl344gerin hilfsweise die Feststellung be-gehrt hat, dass ihr am Gegenstand des Patentanspruchs 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der St344be beziehe, und der Patentanspr374che 3 bis 10, 27 und 28 der Patentanmeldung DE 101 61 159 sowie der Anspr374che 42 bis 50 der aus der internationalen Anmeldung hervorgegangenen europ344ischen Pa-tentanmeldung eine Mitberechtigung zu neun Zehnteln zustehe, sowie ferner beantragt hat, den Beklagten zu verurteilen, in die gemeinsame Weiterverfol-gung der Anmeldungen einzuwilligen, ist ohne Erfolg geblieben. 4 Mit ihrer vom Bundesgerichtshof nur insoweit zugelassenen Revision be-gehrt die Kl344gerin, nach ihrem Hilfsantrag zweiter Instanz zu erkennen. Der Be-klagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 - 6 - Entscheidungsgr374nde: Das Rechtsmittel f374hrt im Umfang der Anfechtung nach seiner teilweisen Zulassung durch den Senat zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die Entschei-dung 374ber die Kosten des Revisionsverfahrens zu 374bertragen ist. 6 I. Das Berufungsgericht hat die Verneinung des mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Anspruchs auf Einr344umung einer Mitberechtigung an beiden Patenten damit begr374ndet, dass dieser sich nur auf die beim Beklagten verblei-benden Teile der jeweiligen Anspr374che beziehe. Insoweit komme die Einr344u-mung einer Mitberechtigung nur in Betracht, wenn es an einer M366glichkeit der Ausscheidung des Entnommenen fehle; damit sei die Einr344umung einer Mitbe-rechtigung gegen374ber der 334bertragung der Trennanmeldung, wie sie der Kl344ge-rin bereits erstinstanzlich zuerkannt sei, aber subsidi344r. Das Berufungsgericht hat sich dabei auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 6. M344rz 1979 (X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694 - Spinnturbine I) gest374tzt. 7 II. Dies h344lt rechtlicher 334berpr374fung nicht stand. Nach den vom Beru-fungsgericht getroffenen Feststellungen kann ein Anspruch der Kl344gerin auf Einr344umung einer Mitberechtigung an der Patentanmeldung 101 61 159 und der vom Beklagten eingereichten internationalen Anmeldung nicht verneint wer-den (247 8 Satz 1 PatG; Art. II 247 5 Abs. 1 Satz 1 IntPat334G i.V.m. Art. 61 EP334). 8 1. Die Auslegung des mit dem Hilfsantrag verfolgten Klagebegehrens, die das Revisionsgericht selbst vornehmen kann, ergibt, dass mit den Hilfsan-tr344gen zu a und b, die ihrem Wortlaut nach auf die Feststellung einer Mitberech- 9 - 7 - tigung zu 90% an einem Teil des Gegenstands des Patentanspruchs 2 und an den Gegenst344nden der Patentanspr374che 3 bis 10, 27 und 28 der deutschen Patentanmeldung sowie auf die Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die gemeinsame Weiterverfolgung der Patentanmeldung "und die Stellung" ge-richtet sind, ein (Leistungs-)Anspruch auf Einr344umung einer Mitberechtigung an der Patentanmeldung geltend gemacht werden soll. Denn eine "gemeinsame Weiterverfolgung" der Patentanmeldung kann nur dann erfolgen, wenn der Be-klagte die Anmeldung zu einem ideellen Teil auf die Kl344gerin 374bertr344gt, d.h. ihr eine Mitberechtigung in Gestalt einer Mitanmelderstellung einr344umt, die der Kl344gerin, wenn auf die Anmeldung ein Patent erteilt wird, die Mitinhaberschaft am Patent verschafft. 2. Soweit das Berufungsgericht der Sache nach einen Anspruch der Kl344gerin auf Einr344umung einer solchen Mitberechtigung verneint hat, h344lt dies der Nachpr374fung nicht stand. 10 a) Die Aufl366sung der durch die Anmeldung eines Nichtberechtigten ent-standenen Lage im Weg der Teilung ist nur insoweit m366glich, als es sich bei der Anmeldung um einen "trennbaren Bestandteil der Anmeldung des Verletzers" handelt (BGH - Spinnturbine I, aaO). Nur insoweit mag daher die Einr344umung einer Mitberechtigung subsidi344r sein k366nnen. Der vorliegende Fall fordert dabei keine Stellungnahme zu der Frage heraus, ob Teilung und Abtretung des Her-ausgabeanspruchs die einzige Aufl366sungsm366glichkeit der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten unter Hinzuf374gung einer Zutat sind. Hiergegen k366nnte insbesondere sprechen, dass sich nur schwer l366sbare Schwierigkeiten ergeben k366nnen, wenn zweifelhaft ist, ob sich die Schutzf344higkeit erst aus der Kombina-tion des unberechtigt Angemeldeten mit der Zutat ergibt (vgl. Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 24 zu 247 8 PatG; Melullis in Benkard, EP334, 11 - 8 - 2002, Rdn. 45 zu Art. 61). Weiter spricht gegen die Annahme, die Einr344umung einer Mitberechtigung sei gegen374ber der Teilung und 334bertragung der Teilan-meldung subsidi344r, dass sich auf dieser Grundlage 334bertragungsanspr374che nach Wegfall der Teilungsm366glichkeit im Einspruchsverfahren nunmehr auch im nationalen Recht nurmehr bis zur wirksamen Erteilung des Patents, aber nicht mehr dar374ber hinaus handhaben lassen (vgl. K374hnen in Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, Rdn. 12 zu 247 8). b) Von einem trennbaren Bestandteil einer Anmeldung kann jedenfalls nur insoweit gesprochen werden, als sich dem Gesamtinhalt der Anmeldung ein Gegenstand entnehmen l344sst, der ohne R374ckgriff auf den 374brigen Inhalt der Anmeldung Gegenstand einer Teilanmeldung im Sinn des 247 39 PatG oder des Art. 76 EP334 sein kann. Enth344lt die Anmeldung einen solchen Gegenstand, wie ihn das Berufungsgericht in 334bereinstimmung mit dem Landgericht in dem Stab f374r ein Fl344chengebilde gesehen hat, der u.a. durch eine durchgehende Rinne auf seiner Au337enseite gekennzeichnet ist, die in Richtung von ca. 26260 gegen-374ber einer durch das vertikal aufgespannte Fl344chengebilde definierten Ebene nach oben zeigt, ist damit noch nicht gew344hrleistet, dass nach der Teilung, die es dem Berechtigten erm366glicht, in einem eigenen Verfahren einen auf diesen (engeren) Gegenstand gerichteten Patentanspruch zu verfolgen, dem bisheri-gen Anmelder nur ein Anmeldungsgegenstand verbleibt, an dem dem Berech-tigten an der Teilanmeldung keine Rechte mehr zustehen. 12 Die Teilung der Anmeldung hat zur Folge, dass in einem zweiten Pr374-fungsverfahren die vom Anmelder in diesem Verfahren zur Entscheidung ge-stellten Patentanspr374che auf die Patentf344higkeit ihrer Gegenst344nde 374berpr374ft werden. Die Gesamtoffenbarung der Anmeldung steht jedoch auch im Aus-gangsverfahren weiterhin als Grundlage f374r die in diesem Verfahren weiterver- 13 - 9 - folgten Patentanspr374che zur Verf374gung (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2003 - X ZR 4/01, GRUR 2003, 781 - Basisstation). Selbst wenn man es grunds344tz-lich f374r denkbar h344lt, auf dieser Grundlage f374r die Patenterteilung im Ausgangs-verfahren den Gegenstand der Trennanmeldung "auszuscheiden", sei es, weil man eine "Realteilung" f374r m366glich h344lt, sei es, weil der teilweise nichtberechtig-te Anmelder verurteilt werden k366nnte, die Anmeldung insoweit nicht weiterzu-verfolgen, kann damit nicht notwendigerweise gew344hrleistet werden, dass dem Nichtberechtigten jede M366glichkeit genommen ist, sich bei der Formulierung der Patentanspr374che den sch366pferischen Beitrag des Berechtigten zunutze zu ma-chen. Der Streitfall illustriert dies: Da das Berufungsgericht den sch366pferischen Beitrag des Mitarbeiters K. der Kl344gerin darin gesehen hat, einen Stab f374r ein Fl344chengebilde vorzu- schlagen, der u.a. durch eine durchgehende Rinne auf seiner Au337enseite ge-kennzeichnet ist, die in Richtung von ca. 26260 gegen374ber einer durch das vertikal aufgespannte Fl344chengebilde definierten Ebene nach oben zeigt, kann der von ihm best344tigten Urteilsformel des Landgerichts nicht entnommen werden, dass der Beklagte gehindert w344re, Patentschutz f374r ein Fl344chengebilde zu begehren, bei dem der Stab, wie es in Patentanspruch 2 der urspr374nglichen Anmeldung hei337t, eine durchgehende Rinne auf seiner Au337enseite bildet, die in Richtung von zwischen 10260 und 40260 gegen374ber einer durch das vertikal aufgespannte Fl344chengebilde definierten Ebene nach oben zeigt. Zwar hei337t es in der Urteils-formel ferner, dass die gegen374ber dem Patentamt abzugebende Erkl344rung da-hin zu lauten habe, dass aus der Stammanmeldung "der Gegenstand des An-spruchs 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der St344be beziehe", ausge-schieden werde. Dem kann aber nicht entnommen werden, dass der Beklagte kein Fl344chengebilde nach Patentanspruch 2 der Anmeldung beanspruchen d374rf-te, bei dem die St344be Rinnen aufweisen. Zum einen w374rde dadurch Patentan- 14 - 10 - spruch 2 nicht enger, sondern weiter, zum anderen w374rde damit dem Beklagten mehr genommen, als das Berufungsgericht als vom Mitarbeiter K. der Kl344gerin offenbart angesehen hat. c) Ist aber der Beklagte nicht gehindert, den Anspruch auf Erteilung ei-nes Patents mit einem solchen Gegenstand weiterzuverfolgen, verbleibt dem Beklagten die M366glichkeit, weiterhin den sch366pferischen Beitrag des Mitarbei-ters der Kl344gerin f374r sich zu nutzen. Daran w374rde sich selbst dann nichts 344n-dern, wenn man annehmen wollte, dabei sei nach Art eines Disclaimers ein Winkel von ca. 26260 auszunehmen. Denn selbst dann bliebe es dabei, dass der Winkelbereich von 10 bis 40260 eine - m366glicherweise ihrerseits sch366pferische - Verallgemeinerung desjenigen Stabprofils verk366rpert, das K. nach den Fest- stellungen des Berufungsgerichts dem Beklagten als vorteilhaft erl344utert hat. Entsprechendes gilt f374r die in Patentanspruch 10 der Anmeldung bezeichnete Ausf374hrungsform, bei der der Stab zwei gerade Flansche aufweist, die sich fl344-chig 374berdecken und einer der Flansche eine au337en liegende Kante bildet, die 374ber die benachbarte Seite des Stabs 374bersteht. Denn mit dieser Ausbildung wird die von K. zeichnerisch dargestellte und als "extrem wichtig f374r den Blendschutz" bezeichnete "scharfe Kante" an der Profilunterseite verwirklicht. 15 3. Die Abweisung des Hilfsantrags kann hiernach keinen Bestand ha-ben. Da das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, die es erlau-ben w374rden, den sch366pferischen Beitrag zu bewerten, den K. zum Gegen-stand der Patentanmeldungen geleistet hat, kommt eine eigene Sachentschei-dung des Senats nicht in Betracht. 16 III. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht zun344chst auf einen sachgerechten Klageantrag hinzuwirken haben. Der bislang gestellte 17 - 11 - Antrag kann zwar, wie ausgef374hrt, als Leistungsantrag auf Einr344umung einer Mitberechtigung ausgelegt werden. Eine Mitberechtigung kann die Kl344gerin je-doch nur an den Patentanmeldungen als Ganzen erhalten. Eine Patentanmel-dung kann wie ein Patent zwar mehreren Anmeldern zu ideellen Bruchteilen zustehen. Eine gesonderte Berechtigung an einzelnen Anspr374chen ist jedoch nicht m366glich, erst recht keine gesonderte Berechtigung an Teilen eines An-spruchs, wie sie die Kl344gerin hinsichtlich des Patentanspruchs 2 der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt geltend macht. Insoweit ist zu unter-scheiden zwischen den (materiellen) Gegenst344nden der Anmeldung, an denen unterschiedliche Personen berechtigt sein k366nnen mit der Folge, dass eine Tei-lung der Anmeldung in Betracht kommt, und der Patentanmeldung selbst, mit der der 366ffentlich-rechtliche Anspruch auf Erteilung eines Patents verfolgt wird. Dieser Anspruch ist nicht "real" teilbar; er kann nur als Ganzer mehreren An-spruchsberechtigten gemeinsam zustehen. In einem solchen Fall ist es nicht zwingend erforderlich, die Gr366337e des ideellen Anteils, die dem materiell Berechtigten 374bertragen werden soll, im Kla-geantrag anzugeben. Der Antrag kann auch lediglich auf die Einr344umung einer Mitberechtigung gerichtet werden. Denn die Festlegung und Bewertung der in-haltlichen Anteile, die zwei oder mehrere Mitberechtigte zum Gegenstand der angemeldeten Erfindung beigetragen haben, kann betr344chtliche Schwierigkeiten bereiten, ist jedoch unter Umst344nden f374r die Parteien nur von begrenztem Wert. Zur Benutzung der Erfindung ist jeder Mitinhaber ohnehin auch nach Patenter-teilung unabh344ngig von der Gr366337e seines Anteils berechtigt (BGHZ 162, 342, 345 - gummielastische Masse II). Verlangt ein Bruchteilsinhaber nach 247 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen ent-sprechende Regelung der Benutzung, insbesondere weil nur ein Teilhaber die Erfindung benutzt, erscheint es nicht zwingend, dass eine etwaige Beteiligung 18 - 12 - des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Gr366337e des jenem zustehen-den ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt. Zudem ist zu bedenken, dass nicht feststeht, ob es 374berhaupt zur Patenterteilung kommt, und der Gegens-tand des erteilten Patents enger sein kann als das mit der Patentanmeldung zun344chst verfolgte Schutzbegehren. Das Gewicht der Beitr344ge, die die Berech-tigten geleistet haben, kann daher bei dem erteilten Patent anders zu beurteilen sein als bei der Patentanmeldung. Meier-Beck Keukenschrijver M374hlens Asendorf Achilles Vorinstanzen: LG M374nchen I, Entscheidung vom 03.08.2005 - 21 O 22618/04 - OLG M374nchen, Entscheidung vom 22.06.2006 - 6 U 4587/05 -
Full & Egal Universal Law Academy