BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 10/07 vom 27. Februar 2008 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das Patent 101 07 912 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Installiereinrichtung PatG 247 100 Abs. 3 Nr. 3 Ein die m374ndliche Verhandlung vorbereitender Hinweis, eine bestimmte beschr344nkte Verteidigung des Streitpatents k366nne in der Verhandlung er366rtert werden, kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die M366glichkeit einer beschr344nkten Verteidi-gung des Streitpatents f374r den Fall vorzubereiten, dass der Patentinhaber 374berra-schend neue Patentanspr374che einreicht. Aus einem solchen Hinweis allein l344sst sich daher noch nicht herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis ge-benden Gericht f374r patentf344hig gehalten, so dass es zur Vermeidung einer Verlet-zung des Anspruchs auf rechtliches Geh366r verpflichtet sei, dem Patentinhaber weite-re Hinweise zu geben. BGH, Beschl. v. 27. Februar 2008 - X ZB 10/07 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf am 27. Februar 2008 beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 19. Senats (Techni-schen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 2007 wird auf Kosten des Patentinhabers zur374ckgewiesen. Der Wert des Gegenstandes des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat gegen das Patent 101 07 912 (Streitpa-tent), das eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen betrifft, Ein-spruch eingelegt. Sie hat die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Streitpa-tents sei nicht patentf344hig. 1 - 3 - 2 Der Patentinhaber hat das Streitpatent nach Ma337gabe der in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht 374berreichten Fassungen beschr344nkt ver-teidigt. Patentanspruch 1 lautet in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung (Bezugszeichen sind weggelassen): "Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Daten-leitungen f374r mehrere Arbeitspl344tze, insbesondere miteinander und/oder mit einer zentralen Einrichtung verbundene Computerarbeitspl344tze oder dergleichen in einem Raum, mit einem aus vorbereiteten Elementen ge-r374startig aufbaubaren System, das unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifh366he anbringbare Kan344le zur Auf-nahme von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen enth344lt, wo-bei an die Kan344le nach unten gerichtete, Arbeitspl344tzen zugeordnete S344ulen anschlie337bar sind, die mit in Greifh366he anzuordnenden Versor-gungsanschl374ssen versehen sind, an die mittels Leitungen Ger344te an-schlie337bar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die S344ulen um eine im Bereich der Kan344le befindliche, horizontale Achse aus der Greifh366he heraus verschwenkbar angeordnet sind und dass den verschwenkbaren S344ulen Rast- oder Arretiermittel zugeordnet sind." Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen. 3 Hiergegen richtet sich die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des Patentinhabers, der die Einsprechende entgegengetreten ist. 4 II. Die Rechtsbeschwerde ist zul344ssig, weil mit ihr die gesetzlich vorgesehe-nen Rechtsbeschwerdegr374nde der Verletzung rechtlichen Geh366rs und fehlender Be- 5 - 4 - gr374ndung des angefochtenen Beschlusses geltend gemacht werden (247 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG). In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil die ger374gten M344ngel nicht vorliegen. 1. a) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass sich in der Pra-xis das Problem stelle, die S344ulen von Installationseinrichtungen der hier fraglichen Art bedarfsweise aus dem Weg zu schaffen, etwa weil ein Arbeitsplatz verlegt oder Aufbauten oder Gegenst344nde am Ort der S344ulen aufgestellt werden m374ssten. Ange-sichts dessen stelle sich die patentgem344337e Aufgabe, eine Einrichtung zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen erm366glicht, die leicht zu bedienen sei und die zu m366glichst geringen Behinderungen f374hre, von selbst. 6 Die Rechtsbeschwerde sieht durch diese Ausf374hrungen den Anspruch des Patentinhabers auf rechtliches Geh366r verletzt, weil das Bundespatentgericht den Kerngedanken der Erfindung verkannt und nicht auf sein Verst344ndnis des Streitpa-tents hingewiesen habe. Indem es angenommen habe, dass sich die patentgem344337e Aufgabe "von selbst" stelle, habe es den die L366sungsrichtung definierenden Gedan-ken nicht dem Streitpatent zugerechnet, so dass dieser nicht an der erfinderischen T344tigkeit teilhabe. W344re dem Patentinhaber ein Hinweis auf diese Auffassung des Bundespatentgerichts gegeben worden, so h344tte er aufzeigen k366nnen, dass das mit den angegriffenen Ausf374hrungen angesprochene Problem in den zahlreichen zum Stand der Technik genannten Schriften nicht andeutungsweise angesprochen wer-de. 7 b) Mit diesen R374gen zeigt die Rechtsbeschwerde eine Verletzung des An-spruchs auf rechtliches Geh366r nicht auf. 8 - 5 - 9 Mit der angegriffenen Wendung hat das Bundespatentgericht zur Auslegung des Streitpatents auf die einleitenden Bemerkungen der Beschreibung zur374ckgegrif-fen, die auf die in Schulen, Hochschulen und dergleichen in allgemeiner Form an In-stallationseinrichtungen der vorliegenden Art sich stellenden Anforderungen hinweist (Tz. 0002), n344mlich beispielsweise bei variierender Raumnutzung flexibel zu sein; vor allem hat es in diesem Kontext auf die Angaben der Beschreibung abgestellt, bei bekannten Einrichtungen seien die S344ulen mit ihrem oberen Ende fest mit Kan344len verbunden mit ihrem unteren Ende am Boden befestigt (Beschreibung Tz. 0005). Dies hat es mit dem Anliegen des Streitpatents und gr366337erer Flexibilit344t in Verbin-dung gebracht und daraus gefolgert, dass diese Ausgestaltung vermieden werden solle. Damit gehen die von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Ausf374hrungen zum Verst344ndnis der in der Beschreibung formulierten Aufgabenstellung, einen flexiblen Aufbau, eine flexible Installation von Versorgungsleitungen und eine leichte Bedien-barkeit der Vorrichtung zu erm366glichen, die zu m366glichst geringen Behinderungen f374hren, auf die in der Beschreibung des Streitpatents angesprochenen, sich bei Ein-richtungen der hier fraglichen Art stellenden Schwierigkeiten zur374ck, n344mlich dass am Ort der S344ule Gegenst344nde aufgebaut oder ein Arbeitsplatz verlegt werden m374ssen. Das Bundespatentgericht hat daher entgegen der Annahme der Rechtsbe-schwerde mit dem Abstellen auf Probleme (d.h. Schwierigkeiten), die sich "in der Praxis stellen", seiner Entscheidung keinen Sachverhalt zugrunde gelegt, zu dem der Patentinhaber keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt h344tte, sondern auf einen Sachverhalt, den der Patentinhaber in der Beschreibung des Streitpatents selbst dargestellt hat. Der angefochtene Beschluss stellt daher keine Verletzung des rechtlichen Geh366rs in Form einer 334berraschungsentscheidung dar. Im 334brigen r374gt die Rechtsbeschwerde mit dem Vorbringen, das Bundespa-tentgericht habe den Kerngedanken der Erfindung verkannt, die inhaltliche Richtig-keit des angefochtenen Beschlusses, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechts- 10 - 6 - beschwerde nicht zur 334berpr374fung steht. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Geh366rs dient allein der Wahrung dieses Verfah-rensgrundrechts der am Verfahren Beteiligten (Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur; Sen.Beschl v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informations374bermittlungsverfahren II zur Ver366ffentlichung in BGHZ 173, 47 vorgesehen). 2. Die Rechtsbeschwerde macht weiter ohne Erfolg geltend, der angefochte-ne Beschluss beruhe deshalb auf einer Verletzung des Anspruchs des Patentinha-bers auf rechtliches Geh366r, weil sein Vorbringen zur erfinderischen T344tigkeit voll-st344ndig 374bergangen worden sei. 11 12 a) Bei seiner W374rdigung hat das Bundespatentgericht sich mit dem deut-schen Gebrauchsmuster 94 11 771 auseinandergesetzt, dem es eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen f374r mehrere Ar-beitspl344tze mit nach unten gerichteten S344ulen zur Aufnahme von Versorgungs- und Datenleitungen und eine Lehre zu deren Verschwenkbarkeit als bekannt entnom-men hat. Auf dieser Grundlage befasst sich der angefochtene Beschluss mit dem Stand der Technik und demzufolge mit der technischen Entwicklung bis zum Priori-t344tstag. Mit der Frage der H366henverstellbarkeit der Versorgungsanschl374sse hat sich das Bundespatentgericht ausdr374cklich auseinandergesetzt und der Ver366ffentlichung von Leimbach, Gestaltung und Einrichtung naturwissenschaftlicher R344ume, 1954, sowie den US-Patentschriften 3 534 319 und 4 801 815 entnommen, dass S344ulen zur Aufnahme von Versorgungsleitungen, die um eine horizontale Achse schwenk-bar und damit in der H366he verstellbar sind, im Stand der Technik bekannt waren. Aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht dabei zu anderen Ergebnissen und Schl374ssen als der Rechtsbeschwerdef374hrer gelangt ist, l344sst sich nicht herlei- - 7 - ten, das Bundespatentgericht habe seinen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genom-men und dadurch den Anspruch auf rechtliches Geh366r verletzt. b) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe das Vorbringen zum Markterfolg der Lehre nach dem Streitpatent als Hilfskriterium zur Bewertung der erfinderischen T344tigkeit nicht ber374cksichtigt, verkennt sie, dass aus einem erheblichen Absatz patentgem344337er Produkte und dem damit erzielten wirt-schaftlichen Erfolg allein nicht auf das Vorliegen erfinderischer T344tigkeit geschlossen werden kann, insbesondere dann nicht, wenn zum Auffinden des patentgem344337en Gegenstandes keine technischen Schwierigkeiten zu 374berwinden waren (Sen.Urt. v. 11.5.1993 - X ZR 104/90, GRUR 1994, 36, 38 - Messventil). Davon ist das Bundes-patentgericht nach Auswertung des Stands der Technik ausgegangen. Es stelle da-her weder einen Begr374ndungsmangel noch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Geh366r dar, wenn eine Behauptung zu den Hilfskriterien in den Entschei-dungsgr374nden nicht ausdr374cklich er366rtert wird (vgl. Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06 , GRUR 2007, 997 - Wellnessger344t). 13 c) Schlie337lich kann auch aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht in der Terminsladung darauf hingewiesen hat, im Rahmen der m374ndlichen Verhand-lung k366nne die urspr374ngliche Offenbarung der Kombination der Gegenst344nde der Patentanspr374che 5 und 7 bis 10 mit dem des geltenden Patentanspruchs 1 diskutiert werden, keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Geh366r hergeleitet werden. 14 Ein die m374ndliche Verhandlung vorbereitender Hinweis der vorliegenden Art kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die M366glichkeit einer beschr344nkten Verteidigung des Streitpatents vorzubereiten, um auf diese Weise der Notwendigkeit einer Vertagung der m374ndlichen Verhandlung entgegenzuwirken, die erforderlich werden kann, wenn der Patentinhaber das Streitpatent durch 374berraschend einge- 15 - 8 - reichte neue Patentanspr374che beschr344nkt zu verteidigen sucht und sich der Ein-sprechende darauf nicht einlassen kann oder will, etwa weil die Einlassungsfrist f374r ihn nicht gewahrt ist. Aus einem derartigen vorbereitenden Hinweis l344sst sich nicht ohne weiteres herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis ge-benden Gericht f374r patentf344hig gehalten, so dass es, um eine Verletzung des An-spruchs auf rechtliches Geh366r zu vermeiden, verpflichtet sei, dem Patentinhaber weitere Hinweise zu geben, wenn es auch einen in dieser Weise gefassten An-spruch nicht f374r patentf344hig h344lt. Ein solcher Schluss ist bereits deshalb verfehlt, weil durch einen solchen Hinweis beiden Parteien Gelegenheit gegeben wird, zu der Frage der Patentf344higkeit einer beschr344nkten Verteidigung des Streitpatents Stel-lung zu nehmen, damit aufgrund dieser Stellungnahmen die Frage der Zul344ssigkeit einer beschr344nkten Verteidigung und der Patentf344higkeit des danach beanspruchten Gegenstandes sachlich er366rtert und beschieden werden kann. Umst344nde, aufgrund derer der Beschwerdef374hrer gleichwohl davon hat aus-gehen k366nnen, nach dem Hinweis des Bundespatentgerichts in der Terminsladung werde das Streitpatent - wenn auch in eingeschr344nktem Umfang - aufrechterhalten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zu einer solchen Annahme hatte der Patentinhaber im Streitfall auch deshalb keine Veranlassung, weil er das Streitpatent nicht in einer dem vorbereitenden Hinweis entsprechenden, sondern in davon ab-weichenden Fassungen verteidigt hat. F374r die von der Rechtsbeschwerde vermiss-ten weiteren Hinweise bestand daher weder im Ausgangspunkt noch im Hinblick auf das prozessuale Verhalten des Patentinhabers eine Veranlassung. 16 d) Die 374brigen von der Rechtsbeschwerde erhobenen R374gen betreffen die in-haltliche Richtigkeit der angegriffenen Entscheidung, die im Verfahren der zulas-sungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur 334berpr374fung steht. 17 - 9 - 18 3. Der angefochtene Beschluss leidet auch nicht an Begr374ndungsm344ngeln (247 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG). a) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begr374ndungsmangel darin, dass das Bundespatentgericht aus den Entgegenhaltungen entnommen hat, eine um eine ho-rizontale Achse aus der Greifh366he heraus verschwenkbare Anordnung sei im Stand der Technik bekannt gewesen, obwohl dies nicht der Fall sei, weil keine der vom Bundespatentgericht zitierten Schriften eine solche Anordnung offenbare, ferner dar-in, dass es an Ausf374hrungen zu der Frage fehle, dass der Fachmann konkrete Ver-anlassung gehabt habe, die vom Bundespatentgericht herangezogenen Druckschrif-ten zu kombinieren. 19 Mit diesen R374gen wendet sich die Rechtsbeschwerde lediglich gegen die in-haltliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses, die im Verfahren der zulas-sungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur 334berpr374fung steht (BGHZ 33, 333, 338 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informati-ons374bermittlungsverfahren II m.N.). 20 b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begr374ndungsmangel schlie337lich darin, dass das Bundespatentgericht in der Terminsladung angeregt habe, die Patentan-spr374che 5 und 7 bis 10 mit dem Patentanspruch 1 zu kombinieren. Patentanspruch 10 des Haupt- und Hilfsantrags sei auf die Patentanspr374che 1 bis 9 und damit auch auf die nach Auffassung des Bundespatentgerichts weiteren zusammenfassenden Patentanspr374che 1, 5 und 7 bis 9 r374ckbezogen. Zumindest den Patentanspruch 10 habe das Bundespatentgericht daher eigens pr374fen und bescheiden m374ssen. 21 Patentanspruch 10 betrifft nach der mit dem Haupt- wie dem Hilfsantrag je-weils beschr344nkt verteidigten Fassung des Streitpatents eine Einrichtung nach den 22 - 10 - Patentanspr374chen 1 bis 9, bei der die Versorgungsanschl374sse einer S344ule in einem Anschlusskasten zusammengefasst sind. Bei diesem Patentanspruch handelt es sich nicht um einen von mehreren selbst344ndigen Anspr374chen. Zwar kann, wenn ein Patent mehrere selbst344ndige Anspr374che enth344lt, allein aus dem Umstand, dass der Patentinhaber nicht ausdr374cklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Patentanspr374che begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht (hilfswei-se) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang eines oder mehrerer selbst344ndiger Anspr374che einverstanden. Beantragt der Patentinhaber hingegen, das Patent in be-schr344nktem Umfang mit bestimmten auf den Hauptanspruch r374ckbezogenen un-selbst344ndigen Anspruchss344tzen aufrechtzuerhalten, ist grunds344tzlich der Widerruf des Patents gerechtfertigt, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentan-spruchs aus dem verteidigten Anspruchssatz als nicht patentf344hig erweist (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Tz. 21 f. - Informations-374bermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizger344t). Die Ausf374hrungen des angefochtenen Be-schlusses zu den (unselbst344ndigen) Patentanspr374chen lassen demzufolge einen Begr374ndungsmangel nicht erkennen. - 11 - 23 4. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 109 PatG. Eine m374ndliche Verhand-lung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten (247 107 Abs. 1 PatG). Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.02.2007 - 19 W(pat) 320/04 -
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