BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 1/05 vom 28. M344rz 2006 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. M344rz 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Oktober 2004 verk374nde-ten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerde-senats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Rechtsbe-schwerdef374hrerin zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert f374r das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000,-- 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Der Antragsgegner ist Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters 297 18 951, das ein "Werkzeug zum Aneinanderf374gen von Profilbrettern" be-trifft. Die Antragstellerin hat die L366schung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzanspr374che 1 bis 4, des Anspruchs 8, soweit auf die Anspr374che 1 bis 1 - 3 - 4 zur374ckbezogen, und des Anspruchs 10, soweit auf die Anspr374che 1 bis 4 und 8 zur374ckbezogen, begehrt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den L366-schungsantrag zur374ckgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der An-tragstellerin hatte nur teilweise Erfolg. Hinsichtlich Anspruch 1 hat das Bundes-patentgericht ihr nur insoweit entsprochen, als dieser Anspruch 374ber die folgen-de Fassung hinausgeht: "1. Werkzeug f374r das l374ckenlose Aneinanderf374gen von mit Nut und Feder versehenen Profilbrettern mit einer l344nglichen, von einer Mantelfl344che umgebenen Gestalt, wobei die Mantelfl344che eine ebene Unterseite aufweist, die an wenigstens einer etwa recht-winkligen L344ngskante in einen profilierten Abschnitt 374bergeht, der zu der mit Nut oder Feder versehenen Stirnfl344che des Pro-filbretts komplement344r geformt ist, w344hrend etwa in dem dia-metral gegen374berliegenden Mantelbereich eine Schlagfl344che zur Einwirkung eines Hammers od. dgl. vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der profilierte Ab-schnitt in demjenigen Bereich, der mit der Oberkante des Profil-bretts korrespondiert, gegen374ber der betreffenden Unterkante des Werkzeugs zu dessen Mitte zur374ckversetzt ist, wobei eine oder beide Stirnseiten ein zu einer profilierten L344ngsseite kor-respondierendes oder komplement344res Profil aufweisen." Mit ihrer - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde macht die Antragstel-lerin geltend, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Geh366r (247247 18 Abs. 2 und 4 GebrMG i.V.m. 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und sei nicht mit einer dem Begr374ndungszwang entspre- 2 - 4 - chenden Begr374ndung versehen (247 18 Abs. 2 und 4 GebrMG i.V.m. 247247 100 Abs. 3 Nr. 6, 94 Abs. 2 PatG). Die Antragstellerin r374gt, das Bundespatentgericht habe entgegen ihrem Vortrag nicht ber374cksichtigt, dass die deutsche Offenlegungsschrift 38 19 245 Schutzanspruch 1 vorwegnehme. Das Bundespatentgericht sei auch in keiner Weise auf ihren erstinstanzlichen Vortrag eingegangen, dass Schutzanspruch 1 sich auch auf Ausf374hrungsformen erstrecke, die zwangsl344ufig zu einer Besch344-digung der Oberkante des Profilbretts f374hren m374ssten und deshalb keine Erfin-dung darstellten; diesen Vortrag habe sie in ihrer Beschwerdebegr374ndung an das Bundespatentgericht ausdr374cklich in Bezug genommen. 3 II. Die auf 247 18 Abs. 2, 4 GebrMG, 247 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 PatG ge-st374tzte Rechtsbeschwerde ist zul344ssig, weil mit ihr gesetzlich vorgesehene Rechtsbeschwerdegr374nde, n344mlich die Verletzung rechtlichen Geh366rs und eine im Sinne des Begr374ndungszwangs fehlende Begr374ndung, geltend gemacht werden und dies mit n344heren Ausf374hrungen begr374ndet worden ist (vgl. Sen.Beschl. v. 24.10.2000 - X ZB 6/00, GRUR 2001, 139 - Parkkarte, m. Hinw. auf die st. Rspr. d. Sen.). Die Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg, weil diese Rechtsbeschwerdegr374nde, auf deren Vorliegen sich die Pr374fung im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde beschr344nkt, nicht vorliegen. 4 1. Das Bundespatentgericht ist f374r die Beurteilung des erfinderischen Schrittes von der Aufgabe ausgegangen, ein Schlagwerkzeug zum Aneinander-f374gen von Profilbrettern bereitzustellen, mit dem als erste Teilaufgabe die Oberkanten der zu verlegenden Profilbretter gesch374tzt und als zweite Teilauf-gabe die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeugs beim Verlegen 5 - 5 - eingesetzt werden k366nnen. Es ist sodann auf der Grundlage der vorver366ffent-lichten Offenlegungsschrift 195 39 388 sowie des Katalogs "Einrichtungsbera-ter" der Antragstellerin zu dem Schluss gelangt, dass es keines erfinderischen Schrittes im Sinne des Gebrauchsmusterrechts bedurfte, um von diesen beiden Druckschriften zu der vom Streitgebrauchsmuster vorgeschlagenen L366sung der ersten Teilaufgabe (Schutz der Oberkanten der Profilbretter) zu gelangen. Hier-f374r kam es auf die Offenlegungsschrift 38 19 245 nicht mehr an. Bedeutung konnte diese Druckschrift deshalb nur noch f374r die Frage gewinnen, ob auch der von Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung vorgeschlagenen L366sung der zweiten Teilaufgabe (Einsatz der bisher ungenutzten Stirnseiten des Schlagwerkzeugs beim Verlegen) ein erfinderischer Schritt abzusprechen sei. Dazu r344umt die Antragstellerin ein, sie habe eine Vorwegnahme von Merkmal 7 des verteidigten Anspruchs 1, also der in Anspruch 1 aufgenommenen Merkma-le des eingetragenen Schutzanspruchs 8, nicht behauptet. Zudem hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang die Druckschrift DE 38 19 245 A 1 ausdr374cklich behandelt und ihr keine einen erfinderischen Schritt im Sinne des Gebrauchsmusterrechts ausschlie337ende Bedeutung bei-gemessen. Die Rechtsbeschwerde will nur ihre abweichende Bewertung des erfinderischen Schrittes anstelle derjenigen des Bundespatentgerichts setzen. Damit vermag sie jedoch keine Verletzung des rechtlichen Geh366rs zu begr374n-den. 2. Die Antragstellerin r374gt auch ohne Erfolg, der angefochtene Beschluss enthalte keine Begr374ndung im Sinne des 247 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG, weil das Bundespatentgericht ihren Vortrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt unber374cksichtigt gelassen habe, Schutzanspruch 1 sch374tze auch Ausf374hrungs-formen, die f374r die Erreichung der gebrauchsmustergem344337en L366sung ungeeig-net seien, da sie eine Besch344digung der Oberfl344che der Profilbretter nicht ver- 6 - 6 - hinderten. Denn das Bundespatentgericht hat seinen Beschluss ausf374hrlich und nachvollziehbar begr374ndet. Zwar kann es an einer Begr374ndung im Sinne des 247 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG auch dann fehlen, wenn die Beschwerdeentscheidung 374berhaupt nicht auf einzelne selbst344ndige Angriffs- und Verteidigungsmittel eingeht (BGHZ 39, 333, 337-339 - Warmpressen). Selbst344ndige Angriffs- und Verteidigungsmittel in die-sem Sinne sind aber dadurch gekennzeichnet, dass sie schon f374r sich allein geeignet sind, rechtsvernichtend zu wirken. Dies ist bei dem hier in Frage ste-henden Vortrag zum Fehlen vorteilhafter Eigenschaften der Erfindung bei ge-sch374tzten Ausf374hrungsformen nicht der Fall (vgl. Rogge in Benkard, PatG, 9. Aufl. 1993, 247 100 Rdn. 26; K374hnen in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, 247 100 Rdn. 66). Dieser Vortrag betrifft lediglich Indiztatsachen. 7 Zudem ist es f374r die Frage, ob eine Erfindung im Sinne des 247 1 Abs. 1 GebrMG vorliegt, offensichtlich unerheblich, wenn die mit einer Lehre zum technischen Handeln bezweckten Vorteile im Einzelfall m366glicherweise nicht erreicht werden k366nnen. Das Bundespatentgericht hatte daher keinen Anlass, auf diesen Vortrag einzugehen. 8 - 7 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247247 18 GebrMG, 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 9 Melullis Scharen M374hlens Meier-Beck Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.10.2004 - 5 W(pat) 458/03 -
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