BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 1/11 vom 17. Juli 2012 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 2 Die beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde kom mt bei Gebrauchsmu s- tern auch in Bezug auf einzelne Löschungsgründe in Betracht. BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZB 1/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juli 2012 durch den Vor sitzenden Richter Prof. Dr. Me ier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und di e Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 20. Oktober 2010 verkü n- deten Beschluss des 35. Senats (Gebrauchsmusterbeschwerd e- senats) des Bundespaten tgerichts wird auf Kosten der Antragste l- lerin verworfen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des auf fehlende Schutzfähigkeit gestützten Löschungsantrags wendet, und im Übrigen z u rückgewiesen. Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wir d auf 100.000 EUR festgesetzt. Gründe: I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des inzwischen durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen, aus einer europäischen Patentan meldung vom 2. Oktober 2001, die ihrerseits die Priorität einer schwedischen Patentanme l- du ng in Anspruch nimmt, abgezweigten deutschen Gebrauchsmusters 201 22 752 (Streitgebrauchsmusters), das eine " Vorrichtung zur Feuchtigkeit s- absorption " betrifft. Der eingetragene Schutzanspruch 1 des Streitgebrauch s- musters hat folgenden Wortlaut: 1 - 3 - Die Ant ragstellerin hat beantragt, das Gebrauchsmuster zu l ö schen, und dazu geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitg e- brauchsmusters gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Patenta n- 2 - 4 - meldung hinaus, außerdem sei er gegenüber dem Stand der Technik nicht schutzfähig. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent - und Ma r- kenamts hat den Löschungsantrag z u rückgewiesen, die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Patentg e- richt zu gelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin, unter Aufh e- bung des angefochtenen Beschlusses die Unwirksamkeit des Gebrauchsmu s- ters festzustellen, hilfsweise das Verfahren zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuv erweisen. Die A n tragsgegnerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. II. Die form - und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist nur i n- soweit zulässig, als mit ihr der Löschungsgrund der unzulässigen Erweit e rung weiterverfolgt wird; im Übrigen ist sie mange ls Zulassung durch das Patentg e- richt nicht zulässig. 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Zulassung der Revision auf einen tatsächlich und rechtlich sel b ständigen Teil des Gesamtstreitstoffs beschränkt werden, der Gegenst and eines sel b- ständig anfechtbaren Teil - oder Zwischenurteils sein könnte oder auf den der Revisionskläger selbst seine Revision beschränken könnte ( BGH, Urteil vom 29. Juni 1967 VII ZR 266/64, BGHZ 48, 134, 136; Urteil vom 3. August 2010 VI ZR 113/09, NJW 2010, 3037 = GRUR - RR 2010, 451 Rn. 8 mwN ). Für das Rechtsbeschwerdeverfahren in Patent - und G e brauchsmustersachen gilt nichts anderes (BGH, Beschluss vom 14. Febr u ar 1978 X ZB 3/76, GRUR 1978, 420 Fehlerortung; Beschluss vom 30. Okt o ber 2007 X Z B 18/06, GRUR 2008, 279 Kornfeinung). Ebenso wie der Rechtsbeschwerdeführer sein Rechtsmittel en t sprechend beschränken könnte, kann daher, wenn mehrere Widerrufs - oder Löschungsgründe geltend gemacht worden sind, die Zulassung der Rechtsb e- schwerde auf ei nen dieser Widerrufs - oder Löschungsgründe beschränkt we r- den. 3 4 - 5 - 2. Der Annahme einer beschränkten Z ulassung der Rechtsb e schwerde steht nicht entgegen, dass die Entscheidungsformel des Paten t gerichts insoweit keine Einschränkung enthält. Es entspricht ebenf alls der ständigen Rechtspr e- chung des Bundesgerichtshofs, dass die Entscheidungsformel im Licht der Gründe auszulegen und deshalb von einer b e schränkten Re chtsmittel zulassung auszugehen ist, wenn sich dies aus den Gründen der Beschränkung klar ergibt. Dies ist regelmäßig dann anzune h men, wenn sich die Frage, die der Vorinstanz Anlass zur Zulassung gegeben hat, nur für einen eindeutig abgrenzbaren sel b- ständigen Teil des Streitstoffes stellt ( BGH, Urteil vom 3. August 2010 VI ZR 113/09, NJW 2010, 3037 = GRU R - RR 2010, 451 Rn. 9 mwN ). Die Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Patentgericht ist hie r- nach nur wegen des geltend gemachten Löschungsgrunds der unzulä s sigen Erweiterung erfolgt. Dies folgt eindeutig aus den Entscheidungsgrü n den des angefochtenen B eschlusses , die die im tatbestandlichen Teil der Gründe wi e- dergegebene entsprechende Anregung der Antragstellerin au f greifen. III. Im Umfang der Zulassung ist die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision eröffnet (st. Rspr.; zul etzt BGH, B e- schluss vom 24. Januar 2011 X ZB 33/08, GRUR 2 011, 409 Deformations - felder; Beschluss vom 20. Dezember 2011 X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 In - stalliereinrichtung II). Dieser Überprüfung hält die Entscheidung des Patentg e- richts stand. 1. De r Antrag ist weiterhin zulässig. Im Hinblick auf das Erlöschen des Gebrauchsmusters hat die Antragstellerin unter Darlegung eines eigenen Rechtsschutzbedürfnisses den Löschungsantrag wirksam auf einen Festste l- lungsantrag u m gestellt. 2. Der Feststellungsa ntrag ist jedoch nicht begründet. Das Patentg e- richt hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Streitg e brauchsmuster nicht wegen u n zulässiger Erweiterung zu löschen ist. 5 6 7 8 9 - 6 - a) Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Vorrichtung zur Feuchti g- keitsabsorption a us der Umgebungsluft mittels eines Trocke n mittels, das bei Kontakt mit feuchter Luft in Lösung geht, wobei die flü s sige Lösung in einen Auffangbehälter abfließt. Dabei bilden der das Trockenmittel aufnehmende B e- hälter und der Behälter zur Aufnahme der sich bei der Absorption bildenden Lösung eine Einheit. Durch das Streitgebrauchsmuster soll es ermöglicht we r- den, eine solche Vorrichtung möglichst klein und gut han d habbar auszubilden. Hierzu stellt das Streitgebrauchsmuster eine Vorrichtung zur Feuchti g- ke itsabsorption in einem Transportcontainer unter Schutz (Merkmalsgli e derung des Patentgerichts in eckigen Klammern), (1) für ein Trockenmittel, das im Kontakt mit feuchter Luft eine Trockenmittellösung bildet, (2) die einen Trockenmittelbehälter aufweist [M1], (2.1) de r das Trockenmittel aufnehmen kann, (2.2) mit einer Seitenwand [M1], (2.2.1) die mindestens eine Luftzutrittsöffnung a u f- weist [M5], (2.3) der in seinem Boden mindestens eine Öffnung u m- fasst, durch die die Trockenmittellösung in den für di e- se vorges e henen Behälter fließen kann [M6], (2.4) und mit einem Mittel zum Zurückhalten des Trocke n- mittels in dem Behälter [M2], (3) weiter einen Behälter für die Trockenmittellösung mit einer Seite n wand und einem Boden [M3], (3.1) der eine obere Öffnung aufweist [M7], wobei (4) der Behälter für die Trockenmit tellösung verschiebbar so auf dem Trockenmittelbehälter angebracht ist, dass der Tr o- ckenmittelbehälter im Behälter für die Trockenmittellösung von einer aktiven Position in eine Transport - oder Lagerpos i- 10 11 - 7 - tion verschoben und durch einfaches Verschieben in di e akt i- ve Position überführt werden kann [M8, M11], wobei (4.1) in der aktiven Position die Luftzutrittsöffnung den Z u- tritt feuchter Luft aus der Umgebung zum Trockenmi t- telb e hälter gestattet [M9] , (4.2) in der Transport - oder Lagerposition die Seitenwand des Behälters für die Trockenmittellösung die Luftz u- trittsöffnung des Trockenmittelbehälters vollständig bedeckt [M10] und (4.3) der Trockenmittelbehälter während des Überführens in die aktive Position seine relative Ausrichtung gege n- über dem Behälter für die Trockenmittellös ung ständig beib e hält [M12], (5) die Unterseite des Bodens des Trockenmittelbehälters g e- genüber der Oberseite des Bodens des Behälters für die Trockenmittell ö sung liegt [M13] und (6) die Vorrichtung ein Mittel umfasst, um eine Trennung des verschobenen Trockenmit telbehälters vom Behälter für die Trockenmittell ö sung zu verhindern [M14]. b) Das Patentgericht hat ausgeführt, der Fachmann, ein Di p lom - Ingenieur der Verpackungstechnik, der wegen der Gebrauchse i genschaften und Handhabung von Trocknungsmitteln einen In genieur der Verfahren s technik oder Chemie zu Rate ziehe, werde die Luftzutrittsöffnung als solche mit endl i- cher Ausdehnung ansehen, denn der Ausdruck Luftzutrittsöffnung impliziere eine allseitige Erstreckung der zwingend geforderten Wand um die Öffnung he rum. Auch beim Trockenmittelbehälter sei das Vorhande n sein eines Bodens zwingende Voraussetzung für eine Öffnung mit endlicher Ausdehnung; ein en d- se i tig offenes Rohr besäße zwar eine Öffnung, aber keine anteilige stirnseitige Bodenfläche. Die Maßnahme, Mit tel zum Z u rückhalten des Trockenmittels in 12 - 8 - dem Behälter vorzusehen, betreffe die Luftzutrittsöffnung sowie die Öffnung im Boden, die mit einem Geflecht oder Gitter versehen sein könnten. Weil der Tr o- ckenmittelbehälter das Trockenmittel aufnehmen solle, übe rnähmen Seite n- wand und Boden hierfür die Rückhaltefunktion; insoweit werde lediglich die B e- reitstellung eines ausreichenden Volumens im Innern des Trockenmittelbehä l- ters verlangt. Der Trockenmittelbehälter müsse im Transportzustand wie in se i- ner aktiven Po sit i on gegen Luftzutritt abgeschlossen sein. Die Seitenwände des Trockenmittelbehälters müssten von den Seitenwänden des Behälters für Tr o- ckenmittellösung umgriffen werden und eine Form haben, die eine relative Ve r- schiebung der Behälter zulasse. Weil der B ehälter für die Lösung nur eine ob e- re Öffnung für die Anordnung des Trocke n mittelbehälters in ihm besitze, sei eine Überführung von der Transpor t position in die aktive Position nur entlang der Seitenwände aus der Öffnung heraus oder hinein möglich, die ins oweit e i- nen axialen Verschiebeweg definierten. Die Luftzutrittsöffnung, die ausschlie ß- lich den Zutritt feuchter Luft gestatte, müsse an einer Stelle in der Seitenwand des Trockenmittelbehälters angeordnet sein, die im Tran s portzustand von der umgebenden Se itenwand vollständig bedeckt sei, im aktiven Zustand hingegen freiliege. Hieraus folge eine notwendige gege n seitige Überlappungslänge der Seitenwände in Richtung der Verschiebung sowie eine Zuordnung der Seite n- wände beider Behälter auch in der aktiven Posi tion, die einen Luftzutritt an a n- deren Stellen als der hierfür ausgewiesenen Öffnung verhindere. Eine Ve r- schiebung über diese Überlappung s länge hinaus werde durch Merkmal 6 (nach der Gliederung des Patentg e richts M14) verhindert. Die Unterseite des Bodens des Trockenmittelbehä l ters liege zwangsläufig gegenüber der Oberseite des Behälters für die Lösung. Daraus folge insgesamt eine Gestaltung der Vorric h- tung, bei der der Trockenmittelbehälter im Behälter für die Trockenmittellösung bei gegenseitiger Überdeck ung der Seitenwände der Behälter verschoben we r- den könne. Die Seitenwand des Trocke n mittelbehälters weise eine Öffnung auf, durch die allein im Betriebsz u stand mit relativ verschobenen Behältern Luft, die das Trockenmittel beaufschlage, in das Innere des B ehälters treten könne; die - 9 - entstehende Trockenmittellösung fließe durch eine Öffnung im Boden des Tr o- ckenmittelbehälters ab. Im Zustand vor Gebrauch sei der Trockenmi t telbehälter so weit in den für die Aufnahme der abfließenden Lösung vorgesehenen Behä l- ter vorgeschoben, dass letzterer mit seiner Seitenwand die Luftzuführungsöf f- nung des Trockenmittelbehälters vollständig bedecke; dadurch sei das Tr o- ckenmittel vor der Einwirkung feuchter Luft geschützt. Der von der Antragstellerin zu den Merkmalen 4 und 4. 3 (Patentg e richt: M11, M12 ) geltend gemachte und damit begründete Löschungsgrund der unz u- lässigen Erweiterung, dass den ursprünglichen Unterlagen der Patentanme l- dung weder eine Überführung von der Transportposition in die aktive Position durch " einfaches V erschieben " noch die ständige Beibeha l tung der relativen Ausrichtung während des Überführens unmittelbar und eindeutig entnehmbar sei, liege nicht vor. Die Antragstellerin unterstelle diesen Merkmalen einen B e- deutungsgehalt dahin, dass diese nicht u r sprüng lich offenbarte Maßnahmen zur Verhinderung einer Drehbewegung um ihre gemeinsame Achse forde r ten und ein ständiges Beibehalten der relativen Ausrichtung beim Verschieben ohne jedes Verdrehen um die eigene Achse implizierten. Die s sei nach der Gesam t - offenbarung unzutreffend . Denn der Trockenmi t telbehälter befinde sich in der Transportposition in einer durch die Seitenwände und die Öffnung def i nierten Ausrichtung in dem Lösungsbehälter, die die Richtung für die Überfü h rung in die aktive Position vorb estimme. Für die mit ihren Seitenwänden ineinandergre i- fenden Behälter werde zwingend eine rein relative Versetzbewegung entlang der durch die Seitenwände und die obere Öffnung des Lösungsbehälters vo r- bestimmten Richtung ermöglicht. Die bereits in den urspr ünglichen U n terlagen offenbarten zylindrischen oder parallel e p ip edischen Formen der Behä l ter ließen genau diese rein translatorische Auszugsbewegung zu und die ko m plementäre Formgebung gebe die Richtung der notwendigen Auszugsbew e gung vor. Die genannten Me rkmale schlössen nicht offenbarte transversale Bewegungen wie eine Schraubbewegung aus, soweit diese durch die gegense i tig angepasste 13 - 10 - Gestaltung zwangsläufig ausgeführt werden müssten. Eine ihnen entspreche n- de Gestaltung könne zwar als weiteren Freiheitsgr ad eine willkürliche Rotation um die aus der Verschiebung folgende Richtung ermöglichen, wie dies bei kreiszylindrischen Behälterwa n dungen der Fall sei, jedoch werde auch bei einer Ausführung nach Unteranspruch 14 (der eine im Allgemeinen krei s zylindrische Ausformung der beiden Behälter vorsieht) die relative Ausrichtung des Tr o- ckenmittelbehälters gegenüber dem Behälter für Trockenmittellösung beibeha l- ten. Konstruktive Maßnahmen wie angepasste Gestaltu n gen der Behälter, die ein Öffnen nur durch eine z u samme ngesetzte Bewegung aus Translation und rotatorischer Komponente, die ursprünglich nicht offenbart sei, schließe Schutzanspruch 1 aus und stehe damit im Einklang mit der Ursprungsoffenb a- rung . c) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, dass die Merkmale 4 und 4.3 [M11, M12] keine Rotationsbewegung erlaubten; für die vom Patentgericht vo r- genommene Differenzierung, ob die Rotationsbew e gung willkürlich oder für die Überführung in die aktive Position erforde r lich sei, fehle es an jeder Grundlage. Die Annahme des P atentgerichts, die genannten Merkmale verböten eine wil l- kürliche Rotationsbewegung nicht, stehe in krassem Widerspruch zum Wortlaut des Schutzanspruchs, nach dem der Trocke n mittelbehälter beim Verschieben seine relative Ausrichtung gegenüber dem Lösungsmit telbehälter ständig be i- behalte. Dies setze zwingend voraus, dass bei der translatorischen B e wegung die Lage der Behälter zueinander unverändert bleibe, was bei einer relativen Verdr e hung nicht der Fall sei. Dem kann nicht beigetreten werden. Das Patentg ericht hat zutreffend aus der Funktion der Merkmale 4 und 4.3 abgeleitet, dass die erfindungsgem ä- ße Ausgestaltung des Behälters eine rein translatorische Auszugs - und Einfü h- rungsbewegung des (inneren) Trockenmittelbehälters gegenüber dem (äuß e- ren) Behälter für die Trockenmittellösung ermöglichen muss. Eine Schraubb e- wegung, wie sie im Stand der Technik bekannt war, ist damit nicht erforderlich . 14 15 - 11 - Einen technischen Grund, wa rum darüber hinaus eine willkürliche Rotationsb e- wegung auch dann, wenn die Behälterform diese wie bei einem Zylinder z u- lässt, erfi n dungsgemäß verhindert werden sollte, hat weder das Patentgericht festgestellt, noch zeigt die Rechtsbeschwerde entsprechenden Vortrag der A n- tragstell e rin auf. d) Die Rechtsbeschwerde macht weiter geltend, dass das Paten t gericht nicht festgestellt habe, dass in den maßgeblichen Unterl a gen die Notwendigkeit einer rein translatorischen Bewegung so offe n bart sei, dass der Fachmann sie ohne weiteres Nachdenken unmittelbar und eindeutig als zur geschützten Erfi n- dung g ehörend habe erkennen können. Die vom P a tentgericht angenommene " implizite " Offenbarung re i che nicht aus. Auch mit dieser Argumentation kann die Rechtsbeschwerde keinen E r- folg haben. Die nach dem Vorstehenden mit den Merkmalen 4 und 4.3 des Streitgebrau chsmusters gelehrte Möglichkeit einer rein translatorischen Bew e- gung hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei als der Ursprungsoffenbarung unmi t- telbar und eindeutig entnehmbar angesehen. Die maßgeblichen U n terlagen ( veröffentlicht als WO 02/28742) führen aus (S. 11 Z. 15 ff . ): " ... the desiccant container 21 is inserted in the cylindrical desiccant solution container 22 in which it is axially di s placeable from the transport or storage position ... in which the window 26 is shielded by the side wall 34 of the desiccant solution con - tainer 2." Damit ist die Handlungsanweisung, die Bewegung translatorisch vo r- zunehmen, angesprochen und offenbart. Zutreffend hat das Patentgericht fe r- ner berücksichtigt, dass die bereits in den ursprünglichen Unterlagen offenba r- ten zylindr i schen oder parallelepipedischen Formen der Behälter genau diese (rein) translatorische Auszugsbewegung zulassen und durch die komplement ä- re Formgebung die Richtung der notwe n digen Auszugsbewegung vorgeben, und damit dem Fachmann klar und eindeutig zeigen , wie er die Relativbew e- gung der beiden Behälter zue i nander auszugestalten hat. 16 17 - 12 - I V . Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich e r achtet. Meier - Beck Keukenschrijve r Mühlens Richter am Bundesgerichtshof Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier - Beck Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.10.2010 - 35 W(pat) 437/09 - 18 19
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