BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 11/14 vom 22. September 2015 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. September 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bach er und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm beschlossen: Dem Rechtsbeschwerdeführer wird Wiedereinsetzung in den vor i- gen Stand nach Versäumung der Frist zur Einlegung der Recht s- beschwerde gegen den Beschluss des 11. Senats (Technischer Beschwerdesen at) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2013 gewährt. Auf die Rechtsbeschwerde wird der vorbezeichnete Beschluss aufgehoben. Die Sache wird zur anderweit ig en Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. - 3 - Gründe: I. Der A nmelder und spätere Patentinhaber meldete am 8. August 2006 beim Deutschen Patent - und Markenamt die Erfindung mit der Bezeic h- nung "Fondue - Einrichtung" an und benannt e sich als Erfinder. Die Erteilung des Patents 10 2006 036 945 wurde am 10. Juni 2010 verö ffentlicht. Die Patenta n- sprüche 1 und 9 von insgesamt 10 Patentansprüchen haben folgenden Wor t- laut: "1. Fondue - Einrichtung mit mindestens einem Topf (2), mit mi n- destens einem Heizgerät (3) zur Erhitzung eines Fondue - Mediums und mit einer Steuerung (4) des Heizgerätes derart, dass verschiedene Fondue - Medien jeweils auf eine ihnen en t- sprechende Betriebstemperatur einregelbar sind, dadurch g e- kennzeichnet , dass in der Steuerung (4) die Betriebstemper a- turen für verschiedene Fondue - Medien fest vorgegeben und wähl bar sind. 9. Fondue - Einrichtung n ach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die Fondue - Einrichtung an e i- nem Tisch (1) angeordnet ist, wobei der Topf (2) in diesen einsetzbar ist und das Heizgerät (3) die Mittel zur Erkennung (7) der Erk ennungsmerkmale, die Steuerung (4) und Teile der Abzugsvorrichtung (6) unter der Tischplatte (9) angeordnet sind. " Der Einsprechende hat geltend gemacht, der wesentliche Inhalt des P a- tents beruhe auf einer widerrechtlichen Entnahme seiner Erfindung. Hilf sweise hat er geltend gemacht, d er Gegenstand des Patent s sei nicht patentfähig, nicht in einer für den Fachmann ausführbaren Weise offenbart und gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. 1 2 - 4 - Die Patentabteilung hat auf den Einspruch das Pate nt mit Beschluss vom 24. April 2012 wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen. Hiergegen hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Während des Beschwerdeverfahrens ist das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung vom 1. März 2013 erloschen . Das Patentgericht hat auf die Beschwerde den Beschluss der Patentabteilung aufgehoben und das Einspruchsb eschwerdeverfahren für erl e- digt erklärt. Der Senat hat dem Einsprechenden Verfahrenskostenhilfe zur Durchfü h- rung einer vom Patentgericht nicht zu gelassenen - Rechtsbeschwerde bewi l- ligt, die dieser unter Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Ziel der Zurückweisung der Beschwerde und Wiederherstellung des Beschlusses der Patentabteilung eingelegt hat. Der Patentinhaber tritt d er Rechtsbeschwerde entgegen. II. Dem Einsprechenden ist gemäß § 106 Abs. 1 Satz 1 PatG in Verbi n- dung mit § 233 ZPO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Versäumung der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde zu gewähren. Er war bis zur Mi t- teilung der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe am 8. August 2014 ohne sein Verschulden an der Einlegung der Rechtsbeschwerde gehindert. Er hat danach innerhalb der Frist des § 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO Wiedereinsetzung beantragt und die Rechtsbeschwerde eingelegt. Hinsichtlich der Frist zur Begründung der Rechtsbeschwerde bedarf es hingegen keiner Wiedereinsetzung. Diese Frist war zum Zeitpunkt der Stellung des Wiedereinsetzungsantrags noch nicht abgelaufen. Gemäß § 102 Abs. 3 Satz 2 PatG hat diese Frist erst mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde am 20. August 2014 begonnen (vgl. zu § 85 Abs. 3 Satz 3 MarkenG: BGH , B e- schluss vom 18. Dezember 2008 - I ZB 83/08, GRUR 2009, 427 - ATOZ II; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 102 Rn. 11). 3 4 5 6 - 5 - II I . Die Rechtsbeschwe rde ist statthaft, denn mit ihr wird der Beschwe r- degrund der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) geltend gemacht. Sie ist auch im Übrigen zulässig und hat in der Sache Erfolg . 1. Das Patentgericht hat seine - in BPatGE 54, 222 veröffe ntlich te Entscheidung wie folgt begründet: a) Die Beschwerde des Patentinhabers sei zulässig. Er sei durch den Widerruf des Patents nicht nur formell beschwert, weil der Widerruf das Patent im Gegensatz zur Nichtzahlung der Jahresgebühr rückwirkend vol lständig au f- heb e . Der Patentinhaber könne sich auch auf ein Rechtsschutzbedürfnis ber u- fen, weil der Widerruf des Patents wegen widerrechtlicher Entnahme ein Nac h- anmelderecht des Einsprechenden entstehen lassen würde, das zu der Erte i- lung eines seine eigene wirtschaftliche Freiheit einschränkenden Patents führen könnte. b) Der Einspruch sei insgesamt von Anfang an unzulässig, weil der Ei n- sprechende nicht der Verletzte gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG und somit nicht der Andere im Sinne von § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG sei, dem die Erfindung wide r- rechtlich entnommen worden sei. Der Einsprechende und der Patentinhaber seien zur Zeit der Anmeldung beide aufgrund einer zwischen ihnen vereinba r- ten Zusammenarbeit Mitbesitzer der fertigen Erfindung gewesen. Dabei könne of fen bleiben, welche erfinderischen Beiträge die Beteiligten hierfür geleistet hätten. Bereits aufgrund des unstreitigen Sachverhalts hätten die Beteiligten mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2004 eine Gesellschaft bürge r- lichen Rechts gegründ et, auch wenn sie dies nur konkludent und nicht bewusst vollzogen hätten sowie eine genaue vertraglich e Bestimmung der Beteiligung s- verhältnisse gefehlt h ab e . Die Parteien hätten jedenfalls eine Zusammenarbeit vereinbart, die darauf angelegt gewesen sei, ei n Fondue - Restaurant zu eröf f- nen, die dafür notwendigen besonderen Gerätschaften zu entwickeln und he r- zustellen sowie ein dabei angestrebtes Patent zu verwerten, wobei der spätere 7 8 9 10 - 6 - Patentinhaber als Investor die Kosten übernommen und der Einsprechende seine Ideen hierfür eingebracht habe. Es habe zwar Streit über die Beteil i- gungsverhältnisse gegeben. Die Zusammenarbeit sei aber erst nach der P a- tentanmeldung im August 2007 beendet worden. Die Beiträge der Beteiligten als Gesellschafter und die während der Z u- sammenarbeit erworbenen Gegenstände seien gemäß § 718 Abs. 1 BGB ihr gemeinschaftliches Vermögen geworden. Soweit einer der Beteiligten nicht E r- finder gewesen sei, habe er somit jedenfalls rechtsgeschäftlich das gemei n- schaftliche Recht auf das Patent - a ls Rechtsnachfolger im Sinne des § 6 Abs. 1 PatG erworben . 2. Die Rechtsbeschwerde rügt unter anderem , aus dem unstreitigen Sachverhalt habe sich kein Mitbesitz beider Beteiligter an der Erfindung erg e- ben. Ein Mitbesitz sei zu keiner Zeit diskutiert w orden. 3 . Die se Rüge ist begründet. a) Gemäß § 139 Abs. 2 ZPO, der nach § 99 Abs. 1 PatG für das B e- schwerdeverfahren vor dem Patentgericht zu beachten ist (vgl. BGH , Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Rn. 22 - Walzenform - gebu ngsmaschine) muss das Gericht die Parteien auf einen tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt hinweisen, den sie erkennbar übersehen , insbeso n- dere im Verfahren noch nicht zur Sprache gebracht haben, und ihnen Gelege n- heit zur Stellungnahme geben, wenn d ie Entscheidung auf diesen Gesicht s- punkt gestützt werden soll. Das Ausbleiben eines solchen Hinweises stellt r e- gelmäßig eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, wenn die Entscheidung gleichwohl auf einen solchen Gesichtspunkt gestützt wird (vgl. statt v ieler: BGH , Beschluss vom 10. Juli 2008 - VII ZR 210/07, BauR 2008, 1662 Rn. 10 ff.) . b) So liegt der Fall hier. Das Patentgericht hat seine Entscheidung d a- rauf gestützt, die Beteiligten hätten mit ihrer Zusammenarbeit einen Gesel l- 11 12 13 14 15 - 7 - schaftsvertrag geschlo ssen, demzufolge das Recht auf ein Patent gemeins a- mes Vermögen beider Beteiligter geworden sei. Eine solche Rechtsnachfolge in das aus dem Recht an der Erfindung folgende Recht auf das Patent ist weder von den Beteiligten noch in der mit der Beschwerde ang egriffenen Entsche i- dung des Patentamts angesprochen worden . Ohne einen Hinweis auf diesen rechtlichen Gesichtspunkt musste der anwaltlich vertretene Einsprechende nicht damit rechnen, dass die Beschwerdeentscheidung darauf gestützt werden könnte. c) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf dieser Verletzung des rechtlichen Gehörs. Nach einem entsprechenden Hinweis zu dem vom Patentgericht in B e- tracht gezogenen Gesichtspunkt eines Gesellschaftsvertrags , aufgrund dessen der Patentinhaber und der E insprechende als Gesellschafter verpflichtet gew e- sen wären, ihre Rechte auf das Patent in die Gesellschaft einzubringen, und dies e Verpflichtung vollzogen hätten, hätte das Gericht den weiteren vom Ei n- sprechenden vorgetragenen Sachv erhalt in seine Entschei dung einbeziehen müssen. Hierbei hätte es insbesondere zu der Frage, ob ein Gesellschaftsve r- trag geschlossen wurde, und - für den Fall eines solchen Vertragsschlusses zur Auslegung dieses Vertrags den Vortrag des Einsprechenden berücksicht i- gen müssen, wo nach der Patentinhaber erfolglos versucht habe , eine Abtretung des Rechtes auf ein Patent vom Einsprechenden zu erhalten, beide Beteiligten mithin nicht davon aus gega ngen seien , dass dieses Recht V ermögen einer von i hnen gebildeten Gesellschaft geworden se i . Zudem wäre im Hinblick auf einen solchen Vortrag zu beachten gew e- sen, dass - unterstellt , ein Gesellschaftsvertrag wurde geschlossen - gemäß §§ 705, 706 BGB die Beitragspflichten eines Gesellschafters in Bezug auf die Leistung gegenständlicher Beitr äge deutlich Inhalt des Gesellschaftsvertrag s oder einer dazu erklärten Beitrittserklärung geworden sein müssen (v gl. Sta u- 16 17 18 - 8 - dinger/ Habermeier, BGB, Bearb. 2003, § 706 Rn. 11; MünchKomm . BGB/Schäfer, BGB, 6. Aufl., § 706 Rn. 7). Dabei kann ein Gesellschaftsv ertrag auch ohne eine Pflicht zur Leistung von gegenständlichen Beiträgen geschlo s- sen werden ; typisches Zeichen einer Innengesellschaft ist vielmehr, dass kein Gesellschaftsvermögen gebildet wird (vgl. Staudinger/Habermeie r, aaO, § 705 Rn. 58; MünchKomm. BG B/Ulmer/Schäfer, aaO, § 705 Rn. 275 jeweils mwN), auch nicht durch die Leistung von gegenständlichen Beiträgen seitens der G e- sellschafter. E ine im Ergebnis andere Entscheidung des Patentgerichts ist deshalb im Hinblick auf den weiteren Sachvortrag der Beteiligten und der hierfür maßgebl i- chen Rechtsgrundsätze nicht auszuschließen. IV . Für das weitere Verfahren weist der Senat auf folgendes hin : Das Patentgericht wird zunächst zu prüfen haben, wer die Erfindung g e- macht hat oder zumindest einen schöp ferischen Beitrag zu der Erfindung e r- bracht hat. Sollte sich erneut die Frage stellen, ob das Recht eines Beteiligten oder beider Beteiligten auf das Patent in eine Gesellschaft eingebracht worden ist, wird das Patentgericht zu bedenken haben, dass die von ihm angenommene Gründung einer Gesellschaft zum Zwecke der Eröffnung eines Fondue - Restaurants und der Verwertung des Patents in diesem Zusammenhang nicht ohne weiteres darauf schließen lässt, dass das Recht oder die Rechte auf das Patent in das Gesells chaftsvermögen eingebracht worden sind. Vielmehr gilt, dass der Inhaber eines Schutzrechts oder einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Urheberrechts sein Recht im Zweifel nur insoweit übertragen will, als dies zur Erreichung des Zwecks der getroffenen Vere inbarung erforderlich ist (BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 215/93, BGHZ 131, 8, 12 - Pauschale Rechtseinräumung; Urteil vom 11. April 2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788, 19 20 21 22 - 9 - 789 - Gleichstromsteuerschaltung). Lässt sich kein abweichender Parteiwille feststellen, spricht deshalb eine gewollte gemeinsame Nutzung der Erfindung nur für die Einräumung eines Nutzungsrechts der Gesellschaft. Gegebenenfalls wird das Patentgericht ferner, sollte es zu der Festste l- lung gelangen, dass die Beteiligten Miterfi nder waren oder das Recht auf das Patent ihnen aus anderen Gründen als Gemeinschaft zusteht, zu prüfen haben , ob dies , insbesondere in der gegebenen Konstellation eines durch Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschenen Patents, den Einspruch eines Berechtigt en w e- gen widerrechtliche r Entnahme ausschließt ( s . dazu einerseits RGZ 117, 47, 50 f.; Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 6 Rn. 57 ; Busse/Keukenschrijver, 23 - 10 - aaO , § 21 Rn. 51 , sowie BGH , Beschluss vom 22. Februar 2011 - X ZB 43/08, GRUR 2011, 509 Rn. 12 , 17 - Schweißheizung ; andererseits Henke, Die Erfi n- dungsgemeinschaft, S. 118 ff., Rn. 480 ff.). Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2013 - 11 W(pat) 5/13 -
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