ECLI:DE:BGH:2018:051118BXZB13.17.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X Z B 13/17 vom 5. November 2018 in der Rechtsbeschwerdesache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 5. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning , Hoffmann, Dr. De ichfuß und die Richterin Dr. Marx beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. April 2017 wird zurückgewiesen. Gründe: I. Der Rechtsbeschwerdeführer ist Inhaber des deutschen Patents 10 2005 012 924, das am 21. März 2005 angemeldet worden ist und ein Ve r- fahren zur Herstellung von Polyvinylaceta l en betrifft. Patentanspruch 1, auf den 15 weitere Ansprüche rückbezogen sind, la u- tet in der erteil t en Fassung: " Verfahren z ur Herstellung von Polyvinylaceta l en, bei dem man mindestens ein Polymer A, welches, bezogen auf sein Gesamtge - wicht, a) 1.0 bis 100.0 mol - % Struktureinheiten der Formel (1) worin R 1 Wasserstoff oder Methyl bedeutet, 1 2 - 3 - b) 0 bis 99 . 0 mol - % Struktureinheiten der Formel (2) worin R 2 Wasserstoff oder ein Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoff - atomen darstellt, c) 0 mol - % von Struktureinheiten der Formel (3) worin R 3 , R 4 , R 5 und R 6 jeweils, unabhängig voneinander Reste mit einem Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind, enthält, in Gegenwart eines Säurekatalysators m it mindestens einer Ve r- bindung B der Formel (4) umsetzt, worin R 7 und R 8 jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, COOH, COOM, eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen sind und w o- bei M ein Metallkation oder ein Ammoniumkation ist, dadurch gekennzeichnet , dass Polymer A eine Mischung mi n- destens zweier hoch - hydrolysierter Polyvinylalkohole (Gehalte an Struktureinheiten der Formel (3) = 0 mol - % bzw. Formel (2) = 0 bis 5.0 mol - %) mit unterschiedlicher Viskosität enthält und die Viskos i- tät dieser Mischung zwischen 25.0 mPas und 35.0 mPas beträgt (gemessen als 4.0% - ige wässrige Lösung gemäß DIN 53015), dass die Umsetzung ohne den Zusat z von Tensiden durchgeführt - 4 - wird, dass Verbindung B n - Butyralde hyd ist und dass der Quot i- ent X/ Y, wobei X die zeitliche Dauer der bei mindestens 50 G rad erfolgenden Nach - Reaktionsp hase ( Heiß - Modifizierung) und Y die z eitliche Dauer der bei maximal 30 Grad erfol genden Vor - Reaktionsphase (Kalt - Modifizierung) bedeuten, einen Zahlenwert zwischen 0,1 und 1,0 ergibt und die Acetalisierungs - Gesamt - laufzeit (Summe aus zeitlicher Dauer der Vor - , Nach - und Zw i- schen - Reaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minute n beträgt. " Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat gegen das Streitpatent Einspruch erhoben und geltend gemacht, dessen Gegenstand sei nicht patentfähig. Der Patentinhaber hat das Streitpatent in der erteil ten und hilfsweise in geänderten Fassung en verteidigt. Das Patentamt hat das Streitpatent widerrufen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben. Dagegen wendet sich der Patentinhaber mit der Rechtsbeschwerde. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begrün det: Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei g e- genüber der Lehre der internationalen Anmeldung WO 2004/005358 (D1) nicht neu. Hilfsantrag I sei unzulässig. Es könne offen bleiben, ob die in den Hilfsa n- trägen II bis V aufgenommen e n Merkmale die Neuheit begründen könnten. Ihr jeweiliger Gegenstand beruhe jedenfalls gegenüber dem Vergleichsbeispiel 5 der D1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Arbeitsweisen der ergänzten Merkmale erschlössen sich dem Fachmann, der mit der Produkt ion von Polyv i- nylaceta l en befasst sei. D ie mit Hilfsantrag IV erfolgte weitere E i nschränkung des Merkmals 6 auf einen Quotienten X:Y mit eine m Zahlenwert zwischen 0,45 3 4 5 6 - 5 - und 0,75 liege ebenfalls nahe. D 1 gebe in den Ausführungsbeispielen 1 bis 4 Zahlenwerte von etwa 0,72 vor , während sich für das Vergleichsbeispiel 5 ein mit 0,8 knapp außerhalb des Bereichs liegender Wert errechne . Damit habe der Fachmann am Prioritäts tag sowohl eine Vor - Reaktionsphase als auch eine Nach - Reaktionsphase und damit Temperatur - u nd Zeitregime in Betracht gez o- gen, in denen dieser Quotient im Bereich des mit Hilfsantrag IV beanspruchten Bereichs liege. Dem Fachmann sei aus seinem Grundwissen geläufig, dass Reaktionszeit und Reaktionstemperatur in unmittelbarem Zusammenhang den Reakt ionsverlauf beeinfluss t en und deshalb routinemäßig wiederkehrendem Optimieren unterlägen. I II. Die Angriffe der Rechtsb eschwerde bleiben ohne Erfolg . 1. Das Rechtsmittel ist statthaft, weil der nicht an eine Zulassung g e- bundene Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend g e- macht wird. Es ist aber unbegründet. Das Patentgericht hat den Anspruch des Patentinhabers auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt. 2. Die Rechtsbeschwerde sieht durch die Verneinung der erfinder i- s chen Tätigkeit für de n Erfindungsg egenstand in der mit Hilfsantrag IV verte i- di g ten Fassung den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Der mit der ang e- griffenen Entscheidung bestätigte Widerruf des Streitpatents auf Grund ma n- gelnder erfinderischer Tätigke it steh e im Widerspruch zu der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung des Patentgerichts. Diese s habe zu b e- denken gegeben , das beanspruchte Verfahren sei möglicherweise in Hinblick auf die Beispiele 1 bis 4 nicht neu. Aufgrund dieses Hinweises habe sich der gesamte Vortrag der Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung auf die Frage der Neuheit konzentriert und habe der Patentinhaber Hilfsantrag IV gestellt . Aus diesem Grund habe dies er auch davon abgesehen, ergänzend zur erfinderische n Tätigkeit des mit diesem Hilfsantrag verfolgten Gegenstands we i- ter vorzutragen. Wäre ihm hierzu Gelegenheit gegeben worden, hätte er erlä u- 7 8 9 - 6 - tert, warum der Fachmann das bei den Ausführungsbeispielen 1 bis 4 realisierte Zahlenverhältnis nicht auf das Vergle ichsbeispiel 5 übertragen hätte. 3. Diese Rüge ist unbegründet. Entgegen der Auffassung der Recht s- beschwerde war das Patentgericht nicht gehalten, dem Patentinhaber durch zusätzliche Hinweise Gelegenheit zur weiteren Erläuterung seines erst in der mündl ichen Verhandlung formulierten Hilfsantrags IV zu geben. Das Gericht muss den Verfahrensbeteiligten nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich wü r- digen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die S ach - und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozes s- f ührung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht seine En t- scheidung stützen wird (BGH, Beschluss vom 27. März 2018 X ZB 11/17, j u- ris ; Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 10 Sorbitol; Beschluss vom 26. August 2014 - X ZB 19/12, GRUR 2014, 1235 Rn. 11 - Kommunikationsrouter; Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Rn. 22 - Walzenformgebungsmaschine). Ein erneuter Hinweis kann allerdings geboten sein , wenn das Gericht hinsichtlich einer ents cheidungserheblichen Frage von einer zuvor geäußerten Beurteilung abweichen will (BGH, Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011, 851 Rn. 11 ff. Werkstück; GRUR 2014, 1235 Rn. 11 Kommuni - kationsrouter), wenn erkennbar ist, dass ein Beteiligter einen erteilten Hinweis falsch aufgenommen hat (BGH, Urteil vom 25. Juni 2002 - X ZR 83/00, NJW 2002, 3317, 3320), oder wenn ein Beteiligte r aufgrund des erteilten Hinweises davon ausgehen durfte, dass die darin geäußerten Bedenken durch sein ergä n- zendes Vorbringen ausgeräumt sind (BGH, Urteil vom 5. November 2003 10 11 12 - 7 - VIII ZR 380/02, NJW - RR 2004, 281, 282; Beschluss vom 27. März 2018 X ZB 11/17, juris ). 4 . Nach diesem Maßstab war das Patentgericht von Verfassungs w e- gen nicht gehalten, in der hier zu beu rteilenden Konstellation auf Bedenken im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit hinzuweisen. a) In dem Einspruchs beschwerde verfahren vor dem Patentgericht h a- ben beide Beteiligten schriftsätzlich ausführlich zum Widerrufsgrund der ma n- gelnden Paten tfähigkeit Stellung genommen, und zwar sowohl in der B e- schwerdebegründung und der E rwiderung als auch in den kurz vor der mündl i- chen Verhandlung eingereichten Schriftsätzen vom 5. August 2016, 17. Februar 2017 und 24. März 2017 . In der mündlichen Verhandlu ng hat der Vorsitzende den wesentlichen Inhalt der Akten referiert und die Sach - und Rechtslage erö r- tert. Da mit wa r der Widerrufs grund der mangelnden Patentfähigkeit Gege n- stand der mündlichen Verhandlung . Da nach sah sich der Patentinhaber ers t- mals veranlas st , h ilfsweise den Patentanspruch auch auf den hier in Rede st e- henden Gegenstand des weiteren Hilfsantrag s IV zu beschränk en (Anlage 2 zum Protokoll) . b) Selbst wenn der Schwerpunkt der Verhandlung auf der Frage der Neuheit gelegen hat, durfte der Pate ntinhaber entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht annehmen, allein die Neuheit sei entscheidungserhe b- lich. Denn allein entscheidungser heblich konnte die mangelnde Neuheit der Erfindung nur dann sein, wenn das Patentgericht das Streitpatent aus d iesem Grund widerrief. So lange der Patentin haber der vom Patentgericht hierzu vo r- läufig geäußerten Auffassung entgegentrat und keinen erkennbaren Anlass zu der Annahme hatte, keinesfalls mit seine n Argumenten durchzudringen, musste er damit rechnen, dass s ich das Patentgericht im Rahmen des Widerrufsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit auch der Frage der erfinderischen Tätigkeit zuwenden würde. 13 14 15 - 8 - Insoweit zeigt die Rechtsbeschwerde keine U mstände auf, auf Grund d e- ren der Patentinhaber hätte davon ausgehen dürfen, es bedürfe desjenigen Vortrags nicht, den er nach dem Rechtsbeschwerdevorbringen ergänzend zur erfinderischen Tätigkeit gehalten hätte. Dies wäre nur dann in Betracht geko m- men, wenn entweder das Patentgericht zu erkennen gegeben hätte, der G e- genst and des Streitpatents sei nach seiner Auffassung ohne Zweifel patentfähig oder wenn das Patentgericht die mangelnde Patentfähigkeit in dem angefoc h- tenen Beschluss mit Erwägungen begründet hätte, mit denen de r Patentinhaber auch bei sorgfältiger Verfahrensf ührung und Auseinandersetzung mit den A r- gumenten der Einsprechenden nicht rechnen musste. Weder für das eine noch für das andere ist von der Rech tsbeschwerde etwas dargetan. Der Patentinh a- ber war deshalb gehalten, alle Gesichtspunkte von sich aus in Betrac ht zu zi e- hen, die die Patentfähigkeit gegebenenfalls zusätzlich stützen konnten, seinen Vortrag auch auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit auszurichten und mittels der in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge das Streitpatent auch beschrä nkt zu verteidigen . Wenn der Patentinhaber grundsätzlich eine (hilfsweise) beschränkte Verteidigung des Streitpatents erwog, gebot es ohn e- hin eine sorgfältige Verfahrensführung, geänderte Haupt - oder Hilfsanträge rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung einzureichen (BGH, GRUR 2013, 318 Rn. 14 - Sorbitol) . 5 . Aus der von der Beschwerde angeführten Entscheidung " Kollagen a- se " (BGH, Urteil 25. Februar 2014 X ZB 5/14, GRUR 2014, 461) folgt keine andere Beurteilung. Nach dem eigenen Vortrag der Rechtsb es chwerde hat das Patentgericht in der mündlich en Verhandlung wenn auch unter dem Gesicht s- punkt der Neuheit - auf die Ausführu n g sbeispiele 1 bis 4 in der D1 Bezug g e- nommen. Einzig der Umstand, dass das Patentgericht diese Frage letztlich o f- fen gelassen und mit der Lehre der D1 jedenfalls die weitere V oraussetzung einer erfinderische n Tätigkeit i.S.v. § 1 Abs. 1 PatG verneint hat, k onnte in der zu beurteilenden Konstellation nicht überraschend sein. Vielmehr musste der 16 17 - 9 - Patentinhaber diese Beurteilung durch d as Patentgericht bereits von sich aus in Erwägung ziehen , zumal bereits die Patentabteilung die Beispiele 1 und 5 der D1 kombiniert und sich die Einsprechende, wie die Rechtsbeschwerde erwid e- rung aufzeigt, auf den vom Patentgericht herangezogenen Gesichtspu nkt der Optimierung von Reaktionsbedingungen berufen hatte . I V . Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (vgl. § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG, § 22 Abs. 1 GKG). V. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht für erfo rderlich (§ 107 Abs. 1 PatG). Richter am Bundesgerichtshof Gröning kann wegen Urlaubsab - wesenheit nicht unterschreiben. Meier - Beck Meier - Beck Hoffmann Deichfuß Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.04.2017 - 15 W(pat) 48/16 - 18 19
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