BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 15/06 vom 11. September 2007 in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Wellnessger344t GG Art. 103 Abs. 1; PatG 247 100 Abs. 3 Nr. 3 Hat das Bundespatentgericht vom Schutzrechtsinhaber angef374hrte Hilfskriterien ("Beweisanzeichen") f374r erfinderische T344tigkeit oder einen erfinderischen Schritt in den Gr374nden seiner Entscheidung nicht abgehandelt, erlaubt dies regelm344337ig nicht den Schluss, dass das Gericht die angef374hrten Umst344nde nicht auf ihre Bedeutung f374r die Entscheidung gepr374ft hat. BGH, Beschl. v. 11. September 2007 - X ZB 15/06 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Richter Scharen, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gr366ning am 11. September 2007 beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Juli 2006 wird auf Kosten der Antragsgegnerin mit der Ma337-gabe zur374ckgewiesen, dass an die Stelle der L366schung des deut-schen Gebrauchsmusters 202 20 454 die Feststellung tritt, dass die Eintragung dieses Gebrauchsmusters unwirksam war. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000,-- 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des nach Abzweigung aus ei-ner europ344ischen Patentanmeldung mit Anmeldetag 6. Juni 2002 unter Inan-spruchnahme einer Priorit344t vom 6. Juni 2001 angemeldeten Gebrauchsmus-ters 202 20 454 mit der Bezeichnung "Wellnessger344t" (Streitgebrauchsmus-ters). 1 - 3 - Die Antragstellerin hat die L366schung des Streitgebrauchsmusters bean-tragt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster unter Zu-r374ckweisung des weitergehenden Antrags teilweise gel366scht. 2 Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht das Gebrauchsmuster in vollem Umfang gel366scht. 3 Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin, die w344hrend des Rechtsbeschwerdeverfahrens auf das Streit-gebrauchsmuster verzichtet hat. 4 Die Antragstellerin tritt dem Rechtsmittel mit dem vorsorglichen Antrag entgegen, festzustellen, dass die Eintragung des Streitgebrauchsmusters un-wirksam war. 5 II. Die Rechtsbeschwerde ist zul344ssig, da die Antragsgegnerin gel-tend macht, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gr374nden versehen und verletze ihren Anspruch auf rechtliches Geh366r (247 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. 247 100 Abs. 3 Nrn. 3 und 6 PatG). Sie ist jedoch nicht begr374ndet, da die geltend gemachten Verfahrensm344ngel nicht vorliegen. 6 1. Das Bundespatentgericht hat seine Entscheidung - soweit f374r das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begr374n-det. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruhe sowohl nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag als auch nach den Hilfsantr344gen der Antragsgegnerin nicht auf einem erfinderischen Schritt. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 200 01 973 (Druckschrift 2) sei in Gestalt einer "Aerobicstange" ein "Wellness-ger344t" mit den Merkmalen 1 bis 4 des Streitgebrauchsmusters bekannt, n344mlich 7 - 4 - 1. ein Wellnessger344t aus elastischem Material, im Wesentlichen bestehend aus einem stab- bzw. stangenf366rmigen Gebilde 2. mit einem Griff und 3. an den in L344ngsrichtung gesehenen Enden des stab- bzw. stangenf366rmigen Gebildes ausgebildeten Schutzvorrichtun-gen, wobei 4. die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen aus-tauschbar ausgebildet sind. Das verbleibende Merkmal, nach dem 8 5. das Material, das den Griff bildet, ausreichende Spannkraft besitzt, um diesen axial zu fixieren, k366nne nichts zur Schutzf344higkeit beitragen. Zwar sei in der Druckschrift 2 nicht ausdr374cklich ausgef374hrt, wie der Griff auf der Stange befestigt werde. Die Exp-losionsdarstellung in Figur 2 gebe jedoch den Hinweis, dass der Griff aufge-schoben werde. Zur axialen Fixierung werde der Fachmann (ein Fachhoch-schulingenieur, wie das Bundespatentgericht an anderer Stelle ausf374hrt) auf m366glichst einfache auf seinem Fachgebiet gel344ufige Ma337nahmen zur374ckgrei-fen, wie er sie beispielsweise von der Befestigung von Handgriffen aus Schaumstoff an Hometrainern und Fahrr344dern kenne. Dort werde bekanntlich der Handgriff gegen dessen radiale Spannkraft auf die Lenkstange aufgescho-ben und halte dort allein aufgrund dieser material- und gr366337enabh344ngigen Spannkraft. Auch die zus344tzlichen Merkmale der Hilfsantr344ge sowie der Unteran-spr374che k366nnten - wie das Bundespatentgericht n344her ausf374hrt - die Schutzf344-higkeit nicht begr374nden. 9 - 5 - 2. Damit ist dem gesetzlichen Begr374ndungszwang gen374gt. 10 a) Die Rechtsbeschwerde r374gt, die Antragsgegnerin habe - nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung - ein Trainingsger344t "Bodyflex" vorgelegt, mit dem das in der Druckschrift 2 beschriebene Trainingsger344t praktisch ausge-f374hrt sei und bei dem der Griff auf die H374lle gespritzt worden sei, so dass er mit der H374lle verklebt und au337erdem zwischen der unterbrochenen Schaumgum-miummantelung formschl374ssig gesichert sei. Das Bundespatentgericht untersu-che nicht, ob der Fachmann 374berhaupt Veranlassung gehabt habe, sich nach einer anderen Befestigung der Griffe umzusehen als der ihm bekannten Kle-bung einer Schaumgummiummantelung. Es fehle damit ein wesentliches Ele-ment der Begr374ndung. 11 b) Die R374ge ist unbegr374ndet. 12 Das Bundespatentgericht hat der Druckschrift 2 den Hinweis entnom-men, den Griff aufzuschieben. Die Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, nach einer Alternative zu einem aufgespritzten Griff zu suchen, stellte sich dem Bun-despatentgericht daher nicht. Auf das vorgelegte Ger344t kam es - abgesehen davon, dass die Vorlage 374berdies erst nach Schluss der m374ndlichen Verhand-lung erfolgt ist - nicht an. 13 3. Das Bundespatentgericht hat auch nicht den Anspruch der An-tragsgegnerin auf rechtliches Geh366r verletzt. 14 a) Das Bundespatentgericht hat ausgef374hrt, dass der nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung eingegangene Schriftsatz keine Veranlassung zur Wiederer366ffnung der m374ndlichen Verhandlung gebe, weil es f374r die Beurteilung der Schutzf344higkeit des Streitgebrauchsmusters auf den Offenbarungsgehalt des druckschriftlichen Standes der Technik ankomme. Hiernach hat es den 15 - 6 - nachgereichten Schriftsatz zur Kenntnis genommen und sich mit seinem Inhalt auseinandergesetzt. b) Dass das Bundespatentgericht nicht ausdr374cklich die von der An-tragsgegnerin vorgetragenen Indizien f374r eine erfinderische T344tigkeit (F366rde-rung des Gebrauchszwecks, Nachahmung durch Wettbewerber, wirtschaftli-chen Erfolg) er366rtert hat, begr374ndet gleichfalls keine Geh366rsverletzung. 16 Der Anspruch auf rechtliches Geh366r ist verletzt, wenn im Einzelfall deut-lich wird, dass Vorbringen 374berhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145 f.; st. Rspr.). Grunds344tzlich ist jedoch davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erw344gung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet w344re, sich in den Gr374nden seiner Entscheidung mit jedem Vorbrin-gen ausdr374cklich zu befassen. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentli-chen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die f374r das Ver-fahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, l344sst dies auf die Nichtbe-r374cksichtigung des Vortrags schlie337en, sofern er nicht nach dem Rechtsstand-punkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146). 17 Die h344ufig als "Beweisanzeichen" bezeichneten Hilfskriterien zur Beurtei-lung der erfinderischen T344tigkeit oder des erfinderischen Schritts m366gen zwar im Einzelfall einen Anhaltspunkt gegen das Naheliegen einer L366sung bieten k366nnen, k366nnen aber die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen (Sen.Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120 - Elastische Bandage); davon ist ersichtlich auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Der Umstand, dass es die von der Antragsgegnerin angef374hrten Hilfskriterien 18 - 7 - nicht ausdr374cklich erw344hnt hat, l344sst daher nicht darauf schlie337en, dass es sie nicht auf ihre Bedeutung f374r die Entscheidung gepr374ft hat. c) Schlie337lich kann die Rechtsbeschwerde auch nicht mit der R374ge durchdringen, das Bundespatentgericht habe in der m374ndlichen Verhandlung die Schutzf344higkeit der Unteranspr374che mit keinem Wort zur Diskussion ge-stellt. 19 Das Bundespatentgericht hat begr374ndet, warum die Unteranspr374che ebenfalls keinen schutzf344higen Gegenstand enthalten; die betreffenden Ausf374h-rungen greift die Rechtsbeschwerde auch nicht an. Zu einer Er366rterung in der m374ndlichen Verhandlung war das Bundespatentgericht entgegen der Auffas-sung der Beschwerde nicht verpflichtet. Da die Antragstellerin das Streit-gebrauchsmuster insgesamt angegriffen hat, musste die Antragsgegnerin auch mit der vollst344ndigen L366schung des Gebrauchsmusters rechnen und hatte da-mit die als fehlend beanstandete Gelegenheit, auch zu den Unteranspr374chen Stellung zu nehmen und insbesondere dazu vorzutragen, ob und gegebenen-falls warum nach ihrer Auffassung der Gegenstand eines Unteranspruchs auch dann auf einem erfinderischen Schritt beruhe, wenn dies f374r den f374r sich ge-nommenen Gegenstand des Hauptanspruchs zu verneinen sei. Erst dann, wenn das Bundespatentgericht insoweit seiner Entscheidung rechtliche Erw344-gungen oder Tatsachenfeststellungen zugrunde legen wollte, mit denen die An-tragsgegnerin nicht rechnen und zu denen sie sich infolgedessen auch nicht 344u337ern konnte, w344re das Bundespatentgericht von Verfassungs wegen gehal-ten gewesen, die hierf374r erheblichen Gesichtspunkte sp344testens in der m374ndli-chen Verhandlung zur Sprache zu bringen. Derartiges macht die Rechtsbe-schwerde jedoch nicht geltend. 20 - 8 - 4. Nachdem die Antragsgegnerin auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet hat, ist f374r eine L366schung, wie sie das Bundespatentgericht ausge-sprochen hat, kein Raum mehr. Dies ist auch noch im Rechtsbeschwerdever-fahren zu ber374cksichtigen und f374hrt im Streitfall zu der auch dem Rechtsbe-schwerdegericht m366glichen (vgl. BGHZ 168, 142, 144 - Demonstrations-schrank) Feststellung, dass die Eintragung des Streitgebrauchsmusters unwirk-sam war. Das f374r die Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters erforderliche Rechtsschutzbed374rfnis (vgl. Sen.Beschl. v. 14.2.1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 - tafelf366rmige Elemente; v. 17.12.1996 - X ZB 4/96, GRUR 1997, 213, 214 f. - Trennwand) hat die Antragstellerin mit ihrem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen dargelegt, sie sei vor dem Landgericht D374sseldorf aus einem auf die priorit344tsbegr374ndende Anmeldung zur374ckgehenden Patent in Anspruch genommen worden und m374sse auch die Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster gew344rtigen. 21 5. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. 247 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 22 - 9 - III. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten. 23 Scharen M374hlens Meier-Beck Asendorf Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.07.2006 - 5 W (pat) 419/05 -
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