BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 17/05 vom 24. Juli 2007 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das Patent 198 51 320 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein Angussvorrichtung f374r Spritzgie337werkzeuge PatG 247 100 Abs. 3 Nr. 3, 247 101 Abs. 2 a) Bereits die unterlassene Entscheidung 374ber den geltend gemachten Wider-rufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begr374ndet die Beschwer des Rechtsbeschwerdef374hrers. b) Die Pr374fung der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung wird durch den Rechtsbeschwerdegrund des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht er366ffnet. BGH, Beschl. v. 24. Juli 2007 - X ZB 17/05 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 24. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gr366ning beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2005 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdef374hrers zu-r374ckgewiesen. Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 75.000,-- EUR festgesetzt. Gr374nde: I. Gegen das am 6. November 1998 angemeldete deutsche Patent 198 51 320 (Streitpatent), das eine "Angussvorrichtung f374r Spritzgie337werkzeu-ge" betrifft und acht Patentanspr374che umfasst, haben die beiden Einsprechen-den getrennte Einspr374che eingelegt. Der Einsprechende zu 1 und jetzige Rechtsbeschwerdef374hrer hat sich dabei auch auf den Widerrufsgrund der wi-derrechtlichen Entnahme gest374tzt, w344hrend die Einsprechende zu 2 nur andere Widerrufsgr374nde geltend gemacht hat. In dem vor dem Bundespatentgericht gef374hrten Einspruchsverfahren (247 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30.6.1996 1 - 3 - geltenden Fassung) hat der Einsprechende zu 1 zuletzt beantragt, das Patent auf Grund widerrechtlicher Entnahme auf ihn zu 374bertragen. 2 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen. Dieses ist im weiteren Verlauf infolge der Nichtzahlung einer f344lligen Jahresgeb374hr erlo-schen. Mit seiner vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbe-schwerde macht der Einsprechende zu 1 geltend, dass der angefochtene Be-schluss seinen Anspruch auf rechtliches Geh366r verletze und nicht mit Gr374nden versehen sei. 3 II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr die Rechtsbeschwer-degr374nde des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend gemacht werden (247 147 Abs. 3 Satz 5 PatG in der bis zum 30.6.2006 geltenden Fassung) und auch im 334brigen zul344ssig. Das Erl366schen des Streitpatents hat daran nichts ge344ndert und insbesondere nicht zu der von der Einsprechenden zu 2 ange-nommenen Erledigung der Hauptsache gef374hrt (vgl. BPatGE 26, 15). Der Rechtsbeschwerdef374hrer ist jedenfalls auch im Sinn einer formellen Beschwer durch die angefochtene Entscheidung beschwert, weil er erreichen wollte, dass ihm das Nachanmelderecht nach 247 7 Abs. 2 zur Seite steht. Dieses ist ihm da-durch genommen worden, dass der Widerruf des Streitpatents nicht auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gest374tzt worden ist. Dabei ist es ohne Belang, dass dem Begehren des Rechtsbeschwerdef374hrers in der zur Entscheidung gestellten Form nicht h344tte entsprochen werden k366nnen, weil im Einspruchsverfahren nur 374ber Widerruf oder Aufrechterhaltung des Patents zu entscheiden ist (247 61 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 247 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30.6.2006 geltenden Fassung). Bereits die unterlassene Entscheidung 374ber den geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begr374ndet 4 - 4 - die Beschwer (vgl. BPatGE 9, 196, 199; Benkard/Sch344fers, PatG, 10. Aufl. 2006, 247 61 PatG Rdn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, 247 73 PatG Rdn. 63, 71; Schulte, PatG, 5. Aufl. 2005, 247 61 PatG Rdn. 40). 5 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begr374ndet, weil die geltend gemachten Rechtsbeschwerdegr374nde nicht vorliegen. (1) Verletzung des rechtlichen Geh366rs: 6 Das Bundespatentgericht hat ausgef374hrt, Patentanspruch 1 in der erteil-ten Fassung stelle eine unzul344ssige Erweiterung gegen374ber der urspr374nglichen Offenbarung dar. Der Gegenstand des deshalb insoweit mit einem Disclaimer zu versehenden Patentanspruchs beruhe gegen374ber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer T344tigkeit. Patentanspruch 1 gem344337 Hilfsantrag sei unzu-l344ssig, denn die Ersetzung eines (engeren) unzul344ssigen Begriffs durch einen weiteren erweitere den Schutzbereich des Patents. Auf die geltend gemachte widerrechtliche Entnahme komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an. 7 Der Rechtsbeschwerdef374hrer sieht eine Verletzung des rechtlichen Ge-h366rs darin, dass das Bundespatentgericht 374ber das von ihm zuletzt allein noch verfolgte Rechtsschutzziel nicht befunden habe. 8 Damit kann er keinen Erfolg haben. 9 Der Rechtsbeschwerdegrund des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG tr344gt der Be-deutung des verfassungsrechtlich gew344hrleisteten Anspruchs auf rechtliches Geh366r (Art. 103 Abs. 1 GG) f374r ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tats344chliche und rechtliche Vorbringen der 10 - 5 - Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfah-rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit pr374ft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht 344u337ern konnten (Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur m.w.N.). Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen 374berhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Ent-scheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145; st. Rspr.). Dabei ist grunds344tzlich davon auszugehen, dass das Ge-richt das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genom-men und in Erw344gung gezogen hat, ohne dass es verpflichtet w344re, sich in den Gr374nden seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdr374cklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die f374r das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, so l344sst dies auf eine Nichtber374cksichtigung des Vortrags schlie-337en, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146; 96, 205, 216; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05 - Informations374bermittlungsverfahren II, f374r BGHZ vorgesehen). 11 Hiernach kann die Rechtsbeschwerde ihre R374ge nicht mit Erfolg darauf st374tzen, dass das Patentgericht den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Ent-nahme nicht beschieden hat. Da im Einspruchsverfahren nur dar374ber zu ent-scheiden ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Patent zu widerru-fen ist, reichte es f374r die Entscheidung des Bundespatentgerichts aus, sich auf einen der nach der gesetzlichen Regelung nicht in einem besonderen Rangver-h344ltnis stehenden Widerrufsgr374nde zu st374tzen. Das Patentgericht hat sich auch mit der widerrechtlichen Entnahme insoweit befasst, als es diese als nicht mehr 12 - 6 - entscheidungserheblich angesehen hat. Schutzunf344higes k366nne n344mlich nicht entnommen werden . Die Verneinung der Patentf344higkeit nach 247247 1 ff. PatG rechtfertigte aus seiner Sicht bereits den Widerruf des Streitpatents als die im Einspruchsverfahren vorgesehene Rechtsfolge des erfolgreichen Einspruchs. Damit hat sich das Patentgericht mit der geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme in willk374rfreier Weise befasst (vgl. BGH, Beschl. v. 22.3.2003 - I ZB 21/02, im Druck nicht ver366ffentlicht). Dass es diese im Ergebnis als nicht erheblich angesehen hat, betrifft allein die sachliche Richtigkeit der angefochte-nen Entscheidung. Deren Pr374fung wird jedoch auch durch den Rechtsbe-schwerdegrund des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht er366ffnet (so schon Sen.Beschl. v. 14.3.2006 - X ZB 28/04, Umdruck S. 9 f., im Druck nicht ver366f-fentlicht). Ob eine widerrechtliche Entnahme die Schutzf344higkeit des Entnahmege-genstands voraussetzt, wie dies die 344ltere Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs angenommen hat (soweit ersichtlich zuletzt im Urteil vom 13.7.1965 - Ia ZR 45/64, unver366ffentlicht) oder ob es - wie dies in der Literatur inzwischen ganz 374berwiegend vertreten wird (vgl. Benkard/Rogge aaO 247 21 PatG Rdn. 23; Busse/Schwendy aaO 247 21 PatG Rdn. 76; Schulte aaO 247 21 PatG Rdn. 47; a.A. f374r den Einspruchsgrund Mes, PatG, 2. Aufl. 2005, 247 12 PatG Rdn. 34; BPatG, Beschl. v. 28.11.2000 - 8 W (pat) 135/97, Mitt. 2001, 389 Ls. und die angefoch-tene Entscheidung) und der Senat bereits wiederholt f374r den Abtretungsan-spruch nach 247 8 PatG entschieden hat (vgl. Sen.Urt. v. 15.5.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug, m.w.N.) - hierauf nicht ankommt, bedarf deshalb im vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung, wird als nicht liquide Rechtsfrage f374r das Patentgericht aber auf Grund der kontro-versen Beurteilung bei sich bietender Gelegenheit schon unter dem Gesichts-punkt, dass 247 100 Abs. 2 PatG den Grundsatz des gesetzlichen Richters ver-wirklicht (vgl. Kra337er, Patentrecht, 4. Aufl. 2004, S. 459; Benkard/Rogge aaO 13 - 7 - 247 100 PatG Rdn. 14; Busse/Keukenschrijver aaO 247 100 PatG Rdn. 12; zur Vor-lagepflicht an den Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften BVerfGE 82, 159, 192; BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 - TURBO-TABS), Grundlage f374r die Zulassung der Rechtsbeschwerde sein m374ssen, wenn sich die Frage in entscheidungserheblicher Weise in einem der Rechts-beschwerde zug344nglichen Verfahren stellt. Ob dar374ber hinaus eine Verpflichtung besteht, eine geltend gemachte widerrechtliche Entnahme zu bescheiden, hat der Senat bisher nicht entschie-den und l344sst er weiter offen, denn auch dies betrifft die materielle Ausgestal-tung der Regelungen 374ber die widerrechtliche Entnahme und das Nachanmel-derecht und damit keine Fragen, die im Verfahren 374ber die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde gekl344rt werden k366nnen. F374r eine solche Verpflichtung k366nn-te zwar sprechen, dass dem Verletzten mit dem Widerruf auf Grund widerrecht-licher Entnahme das zeitrangbeg374nstigte Nachanmelderecht des 247 7 Abs. 2 PatG und damit m366glicherweise eine subjektive Rechtsposition zusteht; es wird jedoch auch die Auffassung vertreten, dass dies nur einen Rechtsreflex darstel-le (Busse/Keukenschrijver aaO 247 7 PatG Rdn. 9; vgl. Schulte/K374hnen aaO 247 7 PatG Rdn. 11). Auch zu dieser Frage wird eine Zulassung der Rechtsbe-schwerde durch das Bundespatentgericht bei sich bietendem Anlass zu erw344-gen sein. 14 (2) Auch die R374ge, das Bundespatentgericht habe seine Entscheidung nicht hinreichend mit Gr374nden versehen, ist unbegr374ndet. 15 Das Patentgericht hat den geltend gemachten Widerrufsgrund der wider-rechtlichen Entnahme aus seiner Sicht als nicht entscheidungserheblich ange-sehen. Damit hat es sich mit diesem Angriffsmittel ausreichend auseinanderge-setzt und ihn nicht etwa 374bergangen. Die sachliche Richtigkeit der gegebenen 16 - 8 - Begr374ndung steht im Verfahren 374ber die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht zur 334berpr374fung (st. Rspr. seit BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen). 17 Zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht aus-gef374hrt, dieser sei unzul344ssig erweitert. Dies ist eine ausreichende Begr374ndung daf374r, warum das Patent aus der Sicht des Bundespatentgerichts auch mit die-sem Patentanspruch keinen Bestand haben konnte. Die Schaffung eines neuen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds im Einspruchsverfahren, n344mlich des der unzul344ssigen Erweiterung, war ohne weiteres unzul344ssig (vgl. nur BGHZ 110, 123, 125 f. - Splei337kammer; st. Rspr.). Im 334brigen ist nicht zu erkennen, dass der Rechtsbeschwerdef374hrer insoweit durch die Entscheidung des Bundespa-tentgerichts beschwert ist. Das nach Auffassung des Patentgerichts unzul344ssig eingef374gte Merkmal ist nicht Gegenstand des mit dem Einspruch des Rechts-beschwerdef374hrers angegriffenen Patents, f374r das von diesem die Entnahme geltend gemacht wird. In die Rechtssph344re des Rechtsbeschwerdef374hrers greift die angefochtene Entscheidung insoweit nicht ein. III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 18 - 9 - Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehal-ten. 19 Melullis Scharen Keukenschrijver Meier-Beck Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.05.2005 - 8 W(pat) 332/02 -
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