BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 18/00 vom 11. September 2001 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das deutsche Patent 34 47 925 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Drehmomentenübertragungseinrichtung PatG 1981 §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 38 Werden in den Patentanspruch nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbe i - spiels der Erfindung aufgenommen, geht die sich daraus ergebende Merkmal s - kombination dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn sie in ihrer G e - samtheit eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprüngl i - chen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann. BGH, Beschl. v. 11. September 2001 - X ZB 18/00 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat de s Bundesgerichtshofs hat am 11. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Dr. Meier-Beck beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Juli 2000 verkndeten Beschluß des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurckgewiesen. Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000, - - DM festgesetzt. Grnde: I. Die Rechtsbeschwerdefhrerin ist eingetragene Inhaberin des deu t - schen Patents 34 47 925 (Streitpatent), das eine Drehmomentbertragungsei n - richtung betrifft. Das Streitpatent beruht auf der Anmeldung 34 40 927.0 vom 9. November 1984, zu der die Patentinhaberin mit Eingabe vom 17. Januar 1985 zwei Teilungserklärungen abgegeben hat. Auf eine der beiden Trenna n - meldungen ist das Streitpatent am 26. Januar 1995 mit folgenden Anspr - chen 1, 3 und 12 veröffentlicht worden: - 3 - "1. Drehmomentbertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstößen, insb e - sondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraf t - maschine mit mindestens zwei, koaxial angeordneten, en t - gegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung zueinander verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, ber e i - ne Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung ber ein Au s - rcksystem betätigbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind derart, daß die die Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung bel a - stet wird, die der beim Ausrcken der Kupplung wirksamen Kraftrichtung entgegengesetzt ist. 3. Drehmomentbertragungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t daß die Schwungmassen in Abhängigkeit von der Betätigung der Reibungskupplung (7, 107) zueinander begrenzt axial verlagerbar sind. 12. Drehmomentbertragungseinrichtung nach einem der A n - sprche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , - 4 - daû die Schwungmassen (3, 4) ber wenigstens zwei Reib- oder Gleitflchen miteinander in Reib- oder Gleitverbindung stehen bzw. bringbar sind, wobei in Abhngigkeit der Bett i - gung der Reibungskupplung (7, 107) die Dmpfungswirkung dieser Verbindung vernderbar ist." Gegen das Streitpatent ist Einspruch erhoben worden, der damit b e - grndet worden ist, daû der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht patentfhig sei. Nach Rcknahme des Einspruchs hat die Patentinhaberin mit Erklrung vom 29. Oktober 1996 eine Teilung des Streitpatents erklrt, die zur Trennanmeldung 34 48 593.7 gefhrt hat. Nach einem Zwischenbescheid der Patentabteilung hat die Patentinhaberin den Widerruf der Teilungserklrung vom 29. Oktober 1996 erklrt und zugleich eine erneute Teilungserklrung a b - gegeben. Das Streitpatent hat die Patentinhaberin mit 24 Ansprchen verte i - digt, von denen Anspruch 1 lautet (Änderungen gegenber dem erteilten P a - tentanspruch 1 kursiv): "Drehmomentbertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstöûen, insbesondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit mind e - stens zwei über eine Lagerung koaxial angeordneten, entgegen der Wirkung einer Dmpfungseinrichtung relativ zueinander ve r - drehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, ber eine Reibung s - kupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung ber ein Ausrcksystem bettigbar ist, - 5 - d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daû die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind derart, daû die die Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung belastet wird, die der beim Ausrcken der Kupplung wirksamen Kraftrichtung entgege n - gesetzt ist." Die Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen, weil die Einfgung der Worte "ber eine Lagerung" eine unzulssige Erweiterung gegenber dem Inhalt der Anmeldung darstelle. Die Patentinhaberin hat gegen den Beschluû der Patentabteilung B e - schwerde eingelegt und beantragt, 1. den angefochtenen Beschluû aufzuheben und das Streitpatent mit den verteidigten Patentansprchen aufrechtzuerhalten. 2. die Rckzahlung der Gebhren fr die abgetrennte Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen. Mit Beschluû vom 13. Juli 2000 hat das Bundespatentgericht die B e - schwerde und den Antrag zurckgewiesen, die Rckzahlung der Gebhren fr die Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen. Hiergegen richtet sich die - z ugelassene - Rechtsbeschwerde der P a - tentinhaberin, mit der diese beantragt, - 6 - den Beschluû des Bundespatentgerichts aufzuheben und die S a - che zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das B e - schwerdegericht zurckzuverweisen. II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Z u - lassung statthaft; das Rechtsmittel bleibt jedoch ohne Erfolg. 1. Das Bundespatentgericht hat die Teilungserklrung, die zu der dem Streitpatent zugrundeliegenden Trennanmeldung gefhrt hat, als wirksam a n - gesehen, da zumindest der Gegenstand, der sich aus den mit der Teilungse r - klrung eingereichten Ansprchen 1 und 6 oder 7, 10, 11 und 20 ergebe und den Ausfhrungen nach den ursprnglichen Figuren 4 und 5 entspreche, zum Zeitpunkt der Teilung Inhalt der Stammanmeldung 34 40 927.0 gewesen sei und in der Stammanmeldung jedenfalls die Ausfhrung nach der ursprngl i - chen Figur 1 verblieben sei. Das lût keinen Rechtsfehler erkennen. 2. Das Bundespatentgericht hat sich fr befugt gehalten, den Anspruch, mit dem die Patentinhaberin das Streitpatent verteidigt, umfassend daraufhin zu berprfen, ob er gegenber dem Inhalt der Patentanmeldung 34 40 927.0 unzulssig erweitert ist. Zwar sei das Bundespatentgericht nicht befugt, von Amts wegen erstmalig neue Widerrufsgrnde in das Verfahren einzufhren, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gewesen seien. Dies hindere das Bundespatentgericht aber grun d - stzlich nicht daran, unter Wahrung des rechtlichen Gehörs innerhalb ein und desselben Widerrufsgrundes neue Tatsachen heranzuziehen und neue rechtl i - che Überlegungen anzustellen. Ebenso wie es bei der Prfung der Patentf - higkeit den gesamten ihm bekannten Stand der Technik bercksichtigen könne - 7 - und nicht auf das den Beschluû der Patentabteilung tragende Material b e - schrnkt sei, knne es im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Rahmen des von der Patentabteilung festgestellten Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG weitere nicht ausdrcklich gergte unzulssig erweiterte Merkmale zum Gegenstand seiner Entscheidung machen. Die Rechtsbeschwerde meint demgegenber, das Bundespatentgericht habe bersehen, daû die Patentabteilung nicht den gesetzlichen Widerruf s - grund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG angewendet habe, auch wenn diese Vo r - schrift unzutreffend als Grundlage der Entscheidung genannt sei. Die Pate n - tabteilung habe gerade nicht festgestellt, daû der Gegenstand des erteilten Patents ber den Inhalt der Anmeldung in der ursprnglich eingereichten Fa s - sung hinausgehe. Der Widerruf sei vielmehr darauf gesttzt, daû das im Ei n - spruchsverfahren neu eingefgte Merkmal "ber eine Lagerung" in der u r - sprnglichen Anmeldung nicht offenbart sei. Damit habe das Patentamt von seiner Befugnis Gebrauch gemacht, bei einer Verteidigung des Patents in ve r - nderter Fassung die Zulssigkeit der Änderungen zu berprfen; der von ihm behandelte Widerrufsgrund habe sich daher auf eine Erweiterung des Schut z - bereichs des erteilten Patents bezogen. Diese Rge hat keinen Erfolg. Allerdings ist das Beschwerdegericht nach der Rechtsprechung des S e - nats (BGHZ 128, 280, 292 f. - Aluminium-Trihydroxid; Beschl. v. 3.2.1998 - X ZB 6/97, GRUR 1998, 901, 902 - Polymermasse) im Einspruchsbeschwe r - deverfahren grundstzlich nicht befugt, vom Einsprechenden innerhalb der Frist des § 59 Abs. 1 PatG nicht geltend gemachte und vom Patentamt nicht in - 8 - das Verfahren eingefhrte Widerrufsgrnde von Amts wegen aufzugreifen und den Widerruf des Patents hierauf zu sttzen. Das stand der Entscheidung des Bundespatentgerichts jedoch nicht entgegen. Die Beschrnkung des Gegenstandes der gerichtlichen Prfung auf die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemachten Widerruf s - grnde ergibt sich aus der Funktion des Beschwerdegerichts im Rechtszug und seiner Bindung an den Streitgegenstand. Das Bundespatentgericht ist im B e - schwerdeverfahren zur Nachprfung und Änderung von Entscheidungen nur in dem Umfang befugt, in dem eine Nachprfung beantragt wird (Sen.Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer). Im Streitfall hat die Patentabteilung das Patent widerrufen, da der "geltende Patenta n - spruch", als den die Patentabteilung den von der Patentinhaberin verteidigten Anspruch angesehen hat, i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG auf einen ber den I n - halt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet sei. Die Patenta b - teilung hat dies damit begrndet, daû die Einfgung der Worte "ber eine L a - gerung" in den erteilten Anspruch ber den Offenbarungsgehalt der ursprngl i - chen Unterlagen hinausgehe, denen der Fachmann nicht allgemein ein Lager, sondern ausschlieûlich ein Wlzlager zwischen den Schwungmassen entne h - me. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die Entscheidung der Patentabteilung hiernach nicht auf eine Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents durch den verteidigten Anspruch gesttzt. Es kann dahinst e - hen, ob die Patentabteilung zunchst die Zulssigkeit der Änderung des A n - spruchs htte prfen und in Anbetracht der - nach ihrem Standpunkt - unzul s - sigen Änderung die erteilte Fassung zum Gegenstand ihrer weiteren Unters u - chung htte machen mssen (in diesem Sinne Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 21 Rdn. 107, § 83 Rdn. 42, 45; BPatGE 20, 133, 138; 29, 223, 226 fr das - 9 - Gebrauchsmusterlschungsverfahren; a.A. Hvelmann, GRUR 1997, 109, 110 f., und - fr das Nichtigkeitsverfahren - wohl auch Schulte, PatG, 5. Aufl., § 81 Rdn. 62b). Nachdem die Patentabteilung so nicht verfahren ist, sondern den verteidigten Anspruch daraufhin untersucht hat, ob dieser Anspruch auf einen ber den Inhalt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet ist (der als erteilter Anspruch nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zum Widerruf des Streitpatents fhren mûte und mit dem das Patent daher nicht aufrechterha l - ten werden kann), hatte das Beschwerdegericht diese Entscheidung nachz u - prfen. Im Rahmen dieser Prfung war das Bundespatentgericht nicht auf da s - jenige Merkmal beschrnkt, das die Patentabteilung als unzulssige Erweit e - rung angesehen hat, denn die Erweiterung bezieht sich stets auf den Anspruch als Ganzen. 3. Das Beschwerdegericht hat angenommen, der Durchschnittsfac h - mann habe den ursprnglichen Unterlagen die Lehre nach dem geltenden P a - tentanspruch 1 nicht entnehmen knnen. Denn in den ursprnglichen Unterl a - gen sei zum einen das Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach die Relativverdrehung der Schwungmassen entgegen der Wirkung einer belieb i - gen Dmpfungseinrichtung erfolgen solle, sachlich nicht offenbart, zum and e - ren erlaubten sie nicht das Weglassen von zwingend zum Gegenstand der u r - sprnglichen Stammanmeldung gehrigen lsungswesentlichen Merkmalen im geltenden und auch schon erteilten Patentanspruch 1. Aus der Anmeldung e r - gebe sich fr den Fachmann eine Drehmomentbertragungseinrichtung mit einer bestimmten baulichen Konzeption und einer speziellen Steuerung zur Vernderung bzw. Verringerung der Dmpfung, wenn die Reibungskupplung gelst werde. Fr diese Steuerung sei in den ursprnglichen Unterlagen ein Mechanismus offenbart, der nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils - 10 - des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleic h auch die axiale Ve r - schiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse (erteilter Anspruch 3) und die Reib- und Gleitverbindung (etwa erteilter Anspruch 12) in untrennbarer Weise umfasse. Das beanstandet die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg. a) Das Bundespatentgericht hlt das Merkmal, wonach die Schwun g - massen entgegen der Wirkung einer Dmpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar sind, fr in den ursprnglichen Unterlagen in dieser allgemeinen Weise nicht offenbart. Aus der ursprnglichen Beschreibung in Verbindung mit den Figuren gehe wie auch aus dem ursprnglichen Anspruch 31 hervor, daû die Dmpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern bestehe und damit das Nominaldrehmoment bertragen werde. Die im u r - sprnglichen Anspruch 31 enthaltene Alternative, die statt der in Umfangsric h - tung wirksamen Kraftspeicher Reib- oder Gleitmittel vorsehe, bilde nach dem Verstndnis des Fachmanns zumindest beim abgetrennten Gegenstand keinen Ersatz fr in Umfangsrichtung wirkende Kraftspeicher. Andere Ausfhrung s - mglichkeiten hinsichtlich der Übertragung des Nominaldrehmoments seien vom Fachmann nicht erkennbar. Das hlt rechtlicher Nachprfung nicht stand. Das Merkmal findet sich - abgesehen von der bereits von der Patentabteilung fr unbedenklich anges e - henen Einfgung des Wortes "relativ" - bereits in Anspruch 1 der zugrundeli e - genden Anmeldung. Das Bundespatentgericht, das das nicht verkennt, meint, der ursprngliche Patentanspruch 1 weise vorwiegend allgemeine dm p - fungstechnische Wirkangaben auf und sei so weit gefaût, daû ein Bezug zu - 11 - der sich aus der Gesamtheit der ursprnglichen Unterlagen ergebenden ko n - kreten Lehre nicht ersichtlich sei und Anspruch 1 deshalb nicht als prinzipielle Verkrperung des Anmeldungsgegenstands verstanden werde. Dies gelte schon deswegen, weil im ursprnglichen Anspruch 1 die Reibungskupplung und das zugehrige Ausrcksystem nicht erwhnt wrden, die aber fr den im Streitpatent weiterzubildenden Gegenstand die entscheidende Grundlage bi l - deten. Diese Erwgungen begrnden die vom Bundespatentgericht angeno m - mene unzulssige Erweiterung nicht. Das Bundespatentgericht zieht nicht in Zweifel, daû in den ursprnglichen Unterlagen eine Dmpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern offenbart ist. Es zieht auch nicht in Zweifel, daû der Fachmann, als den das Bundespatentgericht rechtsfehle r - frei einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Dmpfungsvorrichtungen insbesondere in Verbindung mit Kraftfahrzeugkupplungen ansieht, hierin ein Mittel sieht, kraft dessen die Schwungmassen - in den Worten des verteidigten Anspruchs - en t - gegen der Wirkung einer Dmpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar sind. Unter diesen - dem Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden - Voraussetzungen kann aber das sachlich unverndert aus Anspruch 1 der A n - meldung in Patentanspruch 1 bernommene Merkmal keine unzulssige E r - weiterung darstellen, weil es nichts enthlt, was nicht bereits Inhalt der Anme l - dung gewesen wre. Der Umstand, daû die Anmeldung nach den Feststellu n - gen des Bundespatentgerichts nur eine Ausfhrungsform "einer ganz b e - stimmten Baukonzeption" mit in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern (ausfhrbar) offenbart, steht dem nicht entgegen. Denn offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der ursprnglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt - 12 - ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterl a - gen am Anmeldetag erschlieût (Sen., BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatal ysator I). Ein "breit" formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der unzulssigen Erweiterung deshalb jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der A n - meldung beschriebenes Ausfhrungsbeispiel der Erfindung fr den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit fr ihn b e - reits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehrig entnehmbar war. b) Das Bundespatentgericht hat weiter festgestellt, der Fachmann en t - nehme den ursprnglichen Unterlagen eine Steuerung zur Vernderung bzw. Verringerung der Dmpfung, die nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Ve r - schiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse in untren n - barer Weise umfasse. aa) Im einzelnen hat das Bundespatentgericht hierzu ausgefhrt: In der Anmeldung werde die ferdernde Verspannung der Schwungmassen im Z u - sammenhang mit der Tellerfeder 34, dem Reibring 22 und der axialen Verl a - gerbarkeit der Schwungmasse 4 gegenber der Schwungmasse 3 beschrieben. Im weiteren werde dort zur Funktionsweise ausgefhrt, daû das durch den Re i - bring 22 erzeugte Reibmoment abnehme, wenn mit zunehmender Ausrckkraft die Vorspannung der Tellerfeder 34 allmhlich kompensiert werde, und daû bei Überwindung der Vorspannung der Tellerfeder 34 diese verschwenkt und die Schwungmasse 4 um den Betrag X in Richtung der Schwungmasse 3 mit der - 13 - Folge verlagert werde, daû der Reibring 22 abhebe und keine Reibungsdm p - fung mehr erzeugt werde. Die axial federnde Verspannung der Schwun g - massen mit der entgegen der Bettigungskraft der Reibungskupplung wirke n - den Vorspannkraft und die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie die Reib- und Gleitverbindung stellten eine Funktions- und Steuereinheit dar, die das allgemeine Lsungsprinzip verkrpere. In den ursprnglichen Unterl a - gen werde es bei der als Stand der Technik errterten Drehmomentbertr a - gungseinrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 26 274 als nac h - teilig angesehen, daû der radiale Flansch der Flanschhlse, die die drehbare Lagerung der Schwungmassen zueinander ermgliche, beim Bettigen der Reibungskupplung zwischen den Schwungmassen mit groûer Kraft verspannt werde, wodurch ein hohes Reibmoment zwischen den Schwungmassen au f - trete und die Dmpfung beeintrchtige. Mit dem Patentgegenstand solle eine derart hohe Reib- und Dmpfungswirkung vermieden werden, wofr die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen und die Reib- und Gleitverbindung unve r - zichtbare Bestandteile der offenbarten Steuerung seien. bb) Das trgt die angefochtene Entscheidung. Bis zum Beschluû ber die Erteilung des Patents sind nach § 38 PatG nderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zulssig, die den G e - genstand der Anmeldung nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung darf bei der Aufstellung des Patentanspruchs anders formuliert werden, und er darf beschrnkt werden. Eine solche nderung darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung fhren, und sie darf nicht dazu fhren, daû an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (Sen., BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleiûkammer). Der - 14 - Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprnglichen Offenbarung nicht erkennen kann, daû er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaût sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 - Verglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm). Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daû der Fac h - mann den in dem verteidigten - wie in dem erteilten - Patentanspruch bezeic h - neten Gegenstand den ursprnglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung g e - hrig entnehmen kann. cc) Die Rechtsbeschwerde verweist allerdings zu Recht darauf, daû der Anmelder oder der Patentinhaber, wenn er nur noch fr eine bestimmte Au s - fhrungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehrt, nicht gentigt ist, smtliche Merkmale eines Ausfhrungsbeispiels in den Anspruch aufzune h - men. Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist zulssig, wenn dadurch die zunchst weiter gefaûte Lehre auf eine engere Lehre eingeschrnkt wird und wenn das weitere Merkmal in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehrend zu erkennen war (Sen., BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I; Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze; Urt. v. 7.12.1999 - X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 592 - Inkrustierungsinhibitoren). Dienen me h - rere in der Beschreibung eines Ausfhrungsbeispiels genannte Merkmale der nheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je fr sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg frdern, hat es - 15 - der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder smtlicher dieser Merkmale beschrnkt; in dieser Hinsicht knnen dem Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (Sen., BGHZ 110, 123, 126 - Spleiûkammer). Das bedeutet jedoch nicht, daû der Patentinhaber nach Belieben einze l - ne Elemente eines Ausfhrungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren drfte. Die Kombination muû vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Le h - re darstellen, die der Fachmann den ursprnglichen Unterlagen als mgliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann; andernfalls wird etwas bea n - sprucht, von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprnglichen O f - fenbarung nicht erkennen kann, daû es von vornherein von dem Schutzbege h - ren umfaût sein soll, und das daher gegenber der angemeldeten Erfindung ein aliud darstellt (Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432, 434 - Spleiûkammer [insoweit nicht in BGHZ]). dd) Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Festste l - lungen des Bundespatentgerichts umfaût die Angabe im verteidigten Patenta n - spruch, daû die Schwungmassen durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind, aus der Sicht des Fachmanns nicht notwendigerweise eine axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen als ungeschriebenen B e - standteil der technischen Lehre des Anspruchs. Vom Anspruch umfaût ist d a - her auch eine Ausfhrungsform, bei der die Schwungmassen axial federnd ve r - spannt sind, ohne axial verlagerbar zu sein. Nach den weiteren Ausfhrungen des Beschwerdegerichts konnte der Fachmann der Anmeldung axial federnd verspannte Schwungmassen jedoch nur im Zusammenhang mit einer gleic h - zeitigen axialen Verschiebbarkeit dieser Schwungmassen entnehmen. Das - 16 - Bundespatentgericht hat insoweit auf die dem Fachmann in der Beschreibung erluterte Funktion der axial federnde Verspannung der Schwungmassen fr deren axiale Verlagerung und die Bedeutung dieser Verlagerung fr die L - sung des der Anmeldung zugrundeliegenden Problems abgestellt. Diese Au s - fhrungen, die das Bundespatentgericht noch zustzlich darauf htte sttzen knnen, daû die axiale Verspannung der Schwungmassen auch im allgeme i - nen Teil der Beschreibung und in den in der Anmeldung formulierten Anspr - chen nur als Ausfhrungsform axial verlagerbarer Schwungmassen angespr o - chen ist, sind als tatrichterliche Feststellungen, gegen die durchgreifende Rechtsbeschwerdegrnde nicht erhoben sind, fr das Rechtsbeschwerdeve r - fahren bindend (§ 107 Abs. 2 PatG). ee) Ohne Erfolg rgt die Rechtsbeschwerde, diesen Feststellungen l - gen unzutreffende Maûstbe zugrunde. Zu Unrecht sieht sie solche in der Bemerkung des Bundespatentg e - richts, fr den Fachmann seien aus der Anmeldung auch keine anderen Au s - fhrungsformen erkennbar, die die Offenbarung der im geltenden Anspruch 1 angegebenen Lsung rechtfertigen knnten. Damit hat das Bundespatentg e - richt nicht zum Ausdruck gebracht, nur bei einem solchen (weiteren) Ausf h - rungsbeispiel knne die beanspruchte Lsung als offenbart gelten. Unbegrndet ist auch die Rge, das Bundespatentgericht habe ang e - nommen, Rechte aus dem Streitpatent knnten "(selbstverstndlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausfhrungsbeispiels geltend g e - macht werden". An der angegebenen Stelle hat das Bundespatentgericht vie l - mehr - zutreffend - ausgefhrt, Mngel im geltenden Anspruch 1 hinsichtlich - 17 - der ursprnglichen Offenbarung knnten nicht, wie von der Patentinhaberin eingeworfen worden sei, dadurch kompensiert werden, daû das Streitpatent (selbstverstndlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausf h - rungsbeispiels gegenber Dritten geltend gemacht werden knne; dafr biete das Patentrecht keine Handhabe. Nicht unbedenklich sind hingegen zwar die Ausfhrungen des B e - schwerdegerichts, die Abstraktion des konkreten Gegenstandes drfe nicht zu einer unbestimmten und diffusen Aussage oder Anweisung fhren, die eine klare Vorstellung vom Wesen des ursprnglich offenbarten Anmeldungsgege n - standes nicht mehr vermittele und ber die ursprngliche Offenbarung in u n - zulssiger Weise hinausgehe, was im Streitfall ersichtlich der Fall sei, da w e - sentliche Elemente der Steuerung nicht im Hauptanspruch angegeben wrden und fr das Lsungsprinzip die steuernden und zu steuernden Mittel oder Vo r - richtungen unverzichtbar seien. Es ist jedoch weder von der Rechtsbeschwerde dargelegt noch sonst erkennbar, inwiefern die Feststellungen zum Verstndnis des Fachmanns vom Inhalt der Anmeldung hierdurch beeinfluût sein knnten. ff) Wenn das Bundespatentgericht aus den zu dd) genannten Festste l - lungen abgeleitet hat, ein Anspruch, der nur die axial federnde Verspannung der Schwungmassen und den der Ausrckkraft der Reibkupplung entgegenwi r - kenden Kraftspeicher zur Kennzeichnung der Lsung anfhre, sei "aus Offe n - barungsgrnden nicht statthaft" und fhre zu einer sich dem Fachmann aus den ursprnglichen Unterlagen nicht erschlieûenden und deshalb unzulssigen Teil- oder Unterkombination, hat es nach alledem entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht unzulssig Fragen zum Anspruch auf Erteilung des Patents mit solchen aus dem Recht der Patentverletzung vermengt. Es hat - 18 - vielmehr zutreffend darauf abgestellt, daû der verteidigte Anspruch auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sei, die dem Fachmann nach seinen Feststellungen in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung nicht als zur Erfindung gehrende Kombination offenbart wird. c) Hiernach kommt es nicht mehr darauf an, ob das Bundespatentgericht auch rechtsfehlerfrei festgestellt hat, nach der Ursprungsoffenbarung gehre ebenso die Reib- und Gleitverbindung, wie sie etwa im erteilten Anspruch 12 angegeben sei, zu dem erfindungsgemûen Steuerungsmechanismus, wog e - gen sprechen knnte, daû eine solche Verbindung in der Beschreibung (S. 17) lediglich als vorteilhaft bezeichnet ist. 4. Das Bundespatentgericht hat den Antrag zurckgewiesen, die Rc k - zahlung der Gebhren fr die abgetrennte Anmeldung 34 48 593.7 anzuor d - nen. Insoweit ist die Rechtsbeschwerde ohne Begrndung geblieben und de s - wegen als unzulssig zu verwerfen (§§ 102, 104 PatG). III. Eine mndliche Verhandlung hat der Senat nicht fr erforderlich g e - halten (§ 107 Abs. 1 PatG). Rogge Jestaedt Melullis Scharen Meier-Beck
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