BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 22/07 vom 20. Januar 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Patentanmeldung 101 56 215.2-53 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Steuerungseinrichtung f374r Untersuchungsmodalit344ten PatG 247 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildaufl366sung eines Computertomografen), entscheidet 374ber die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Ma337gebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebo-tenen Gesamtbetrachtung der L366sung eines 374ber die Datenverarbeitung hi-nausgehenden konkreten technischen Problems dient. BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 - X ZB 22/07 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis sowie die Richter Scharen, Dr. Lemke, Asendorf und Gr366ning beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-gerichts vom 17. April 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 25.000,-- 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten" eingereicht; das Amt hat die Anmeldung zur374ckgewiesen. Mit der Beschwerde hat die Anmelderin vor dem Bundespatentgericht - soweit f374r das Rechtsbe-schwerdeverfahren von Interesse - beantragt, das Patent mit einem wie folgt 1 - 3 - lautenden Patentanspruch 1 zu erteilen, an den sich 14 weitere Anspr374che an-schlie337en sollen (2. Hilfsantrag): "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuf374hrenden Untersuchung eines Patienten, dadurch gekennzeichnet, dass ein in einer Datenver-arbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptomspezifischen und/oder diagnosespezifi-schen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersu-chung des Patienten durchzuf374hrende Untersuchungsmodalit344ten ausw344hlt, die an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben werden, wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalit344t ein oder meh-rere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Mess-protokolle durch die Datenbank ausgew344hlt und ausgegeben wer-den und wobei die Untersuchungs- oder Messprotokolle von der Da-tenverarbeitungseinrichtung an eine Datenverarbeitungs- und/oder Steuerungseinrichtung einer ausgew344hlten Untersuchungsmodali-t344t, die zur Untersuchung des Patienten verwendet wird, 374bertra-gen werden, wo sie gegebenenfalls bei Bedarf wiedergegeben und/oder zur Steuerung der Untersuchungsmodalit344t verwendet werden." Der weitere Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom vorangegangenen ledig-lich in der abweichenden Fassung des letzten Halbsatzes von Patentan-spruch 1, welcher lautet: 2 - 4 - "205 wo sie wiedergegeben und zur Steuerung der Untersuchungs-modalit344t verwendet werden." 3 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zur374ckgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin diese Entscheidung aufzuheben, soweit die Anmeldung mit den Patentanspr374chen 1 bis 15 gem344337 Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 3 zur374ckgewiesen worden ist. II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im 334brigen zul344ssige Rechts-beschwerde hat Erfolg und f374hrt zur Zur374ckverweisung der Sache an das Bun-despatentgericht. 4 1. Das Bundespatentgericht hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung habe keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung i.S. von 247 1 PatG zum Gegenstand. Soweit es die richtige Auswahl von Untersuchungsmodalit344ten (z.B. R366ntgenuntersuchung, Computertomografie, Magnetresonanz) und gege-benenfalls die zweckm344337ige Reihenfolge ihrer Anwendung bei einem Patienten durch ein Programmmittel unter Einsatz einer symptom- und/oder diagnoseba-sierten Datenbank betreffe, unterfalle das angemeldete Verfahren dem Aus-schluss vom Patentschutz nach 247 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Auch der Anweisung, dass f374r jede bestimmte Untersuchungsmodalit344t ein oder mehrere Untersu-chungs- oder Messprotokolle ausgew344hlt und ausgegeben werden sollen, liege keine konkrete technische Problemstellung zugrunde. Diese Anweisung sei, wie die Auswahl der Untersuchungsmodalit344ten, von der Absicht bestimmt, bisher vom Arzt getroffene abw344gende gedankliche Entscheidungen zu automatisie-ren. Das Verfahren sei nicht aufgrund dieser Anweisung patentierbar. 5 - 5 - Neben diesen nichttechnischen Gesichtspunkten weise das Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2 allerdings auch technische Gesichtspunkte auf, und zwar jedenfalls insofern, als die von dem Programm-mittel in der Datenverarbeitungseinrichtung ausgew344hlten Protokolle an die Un-tersuchungsmodalit344ten 374bertragen und dort fallweise zur direkten Ansteuerung der Untersuchungsmodalit344t verwendet werden. Dieser Schritt diene zwar der L366sung einer konkreten technischen Problemstellung, gereiche der Anmeldung jedoch ebenfalls nicht zur Patentf344higkeit. Nach der Entscheidung des Bundes-gerichtshofs "Anbieten interaktiver Hilfe" greife der Ausschlusstatbestand des 247 1 Abs. 3 und 4 PatG zwar schon dann nicht, wenn wenigstens einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Problem zugrunde liege. Nach anderen Ent-scheidungen sei aber eine Gesamtbetrachtung dar374ber anzustellen, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund stehe. Das sei bei dem beanspruch-ten Verfahren der vom Programmmittel ausgef374hrte Abfrage- und Entschei-dungsprozess. Entfielen diese auf Fachwissen zur374ckgreifenden und abw344gen-de gedankliche Gesichtspunkte einbeziehenden Abl344ufe, k366nne weder die von der Anmelderin nach den Anmeldungsunterlagen angestrebte Unterst374tzung des Arztes bei der Auswahl der Untersuchungsmodalit344ten und -protokolle, noch die Einstellung von geeigneten Ger344teparametern an den Modalit344ten rea-lisiert werden. Die 334bertragung der Protokolle an die Datenverarbeitungsein-richtungen der Untersuchungsmodalit344ten sei demgegen374ber eine erg344nzende Ma337nahme von untergeordneter Bedeutung. Das Verfahren nach dem Haupt-anspruch in der Fassung des Hilfsantrags 2 k366nne daher nicht als Erfindung i.S. von 247 1 Abs. 1 PatG anerkannt werden. 6 2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Er-folg. Mit der vom Patentgericht gegebenen Begr374ndung l344sst sich die Zur374ck-weisung der Anmeldung nicht rechtfertigen. 7 - 6 - a) Der Gegenstand der Anmeldung weist nach den vom Patentgericht ge-troffenen Feststellungen in der Fassung der Hilfsantr344ge 2 und 3 die f374r die Pa-tentf344higkeit eines Computerprogramms oder eines in Verfahrensanspr374che gekleideten Gegenstands der datenverarbeitungsm344337igen Abarbeitung von Verfahrensschritten erforderliche Technizit344t (247 1 Abs. 1 PatG) schon deshalb auf, weil er der Verarbeitung, Speicherung und 334bermittlung von Daten mittels eines technischen Ger344ts dient. 8 Etwas anderes ergibt sich f374r den Standpunkt des Bundespatentgerichts auch nicht aus der Senatsentscheidung "Logikverifikation" (BGHZ 143, 255). Ziel der dort angesprochenen Gesamtbetrachtung (aaO, S. 262 f.) ist allein, ob - was vorliegend au337er Streit steht - das Programm oder Verfahren in einer Weise in einen technischen Ablauf eingebettet ist, die das Merkmal der Techni-zit344t 374berhaupt als erf374llt erscheinen l344sst. Daraus ergibt sich aber nicht, wie das Patentgericht zu meinen scheint, dass Technizit344t bei einem Nebeneinan-der technischer und nichttechnischer Elemente als Ergebnis einer Gewichtung negiert werden d374rfe. 9 Unerheblich f374r das Technizit344tserfordernis ist, ob der Gegenstand einer Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen hier der Fall ist, neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Die auf der sogenann-ten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung zur Abgrenzung nicht schutzf344higer Kombinationen, auf die sich das Patentgericht f374r seinen gegenteiligen Ansatz berufen hat (Sen.Urt. v. 11.3.1986 - X ZR 65/85, GRUR 1986, 531 - Flugkosten-minimierung), ist mit der Entscheidung "Tauchcomputer" vom 4. Februar 1992 (BGHZ 117, 144) aufgegeben worden (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl., 247 1 PatG Rdn. 45b; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 247 1 Rdn. 34). Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentf344hig sind, 10 - 7 - h344ngt insoweit - abgesehen von etwa einschl344gigen Ausschlusstatbest344nden des 247 1 Abs. 3 PatG - allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen T344tigkeit beruhen (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, aaO). 11 b) Nach der Rechtsprechung des Senats muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Ge-genstand hat, 374ber die f374r die Patentf344higkeit unabdingbare Technizit344t hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die L366sung eines kon-kreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Wegen des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen (247 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG) verm366gen regelm344337ig erst solche Anweisungen die Pa-tentf344higkeit eines Verfahrens zu begr374nden, welche eine Probleml366sung mit solchen Mitteln zum Gegenstand hat. Nicht der Einsatz eines Computerpro-gramms selbst, sondern die L366sung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsver-botes eine Patentf344higkeit zur Folge haben. Das hat zur Folge, dass bei der Pr374fung von Neuheit und erfinderischer T344tigkeit diese Probleml366sung in den Blick zu nehmen ist. Au337erhalb der Technik liegende Anweisungen gen374gen in diesem Zusammenhang grunds344tzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die L366sung des technischen Problems mit techni-schen Mitteln Einfluss nehmen (Sen., BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zei-chenketten; 159, 197 - elektronischer Zahlungsverkehr). Schutzf344hig ist eine solche Lehre vielmehr erst dann, wenn die L366sung des konkreten technischen Problems neu und erfinderisch ist. Jedenfalls soweit das hier angemeldete Verfahren nach Auswahl von Un-tersuchungsmodalit344t und Untersuchungs- bzw. Messprotokollen auch den Ein-satz der jeweiligen Untersuchungsmodalit344t steuert (beispielsweise die Einstel-lung der Bildaufl366sung bei Computertomografien), l366st es ein in diesem Sinne 12 - 8 - konkretes technisches Problem. Die programmgesteuerte Einstellung solcher Ger344teparameter f374hrt, an die Stelle der manuellen Einstellung durch das Be-dienungspersonal tretend, einen technischen Erfolg herbei, der einem Anwen-dungsprogramm zur 334berwachung und Regelung des Ablaufs einer techni-schen Einrichtung (Sen.Beschl. v. 13.05.1980 - X ZB 19/78 - Antiblockier-system) oder zur Aufarbeitung von Messergebnissen (Sen., BGHZ 117, 144 - Tauchcomputer) vergleichbar ist (vgl. zur Schutzf344higkeit einer von einem Ab-laufprogramm gesteuerten R366ntgeneinrichtung zur Erzielung optimaler Belich-tung bei hinreichender 334berlastungssicherheit der R366ntgenr366hren auch EPA GRUR Int. 1988, 585). 3. Die Schutzf344higkeit der angemeldeten Erfindung ist hier nach allem keine Frage der Technizit344t oder des Patentierungsausschlusses, sondern der erfinderischen T344tigkeit, die das Bundespatentgericht nunmehr zu pr374fen haben wird. Dabei k366nnte auch auf die bisher nicht behandelte Frage einzugehen sein, ob die Anmeldung 374ber die au337ertechnischen Vorg344nge der Sammlung, Spei-cherung, Auswertung und Verwendung von Daten hinaus f374r deren Umsetzung eine dem Patentschutz zug344ngliche technische Lehre offenbart und, falls das der Fall sein sollte, ob deren Auffindung die Entfaltung erfinderischer T344tigkeit erforderte, oder ob diese Umsetzung dem Fachwissen des Anwenders 374berlas-sen bleibt. 13 - 9 - Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich erachtet. 14 Melullis Scharen Lemke Asendorf Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.04.2007 - 17 W(pat) 6/04 -
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