BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 23/07 vom 29. Juli 2008 in der Rechtsbeschwerdesache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin M374hlens und die Richter Asendorf und Gr366ning beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der am 20. M344rz 2007 verk374ndete Beschluss des 5. Senats (Gebrauchs-musterbeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben, soweit 374ber den Hauptantrag und die Hilfsantr344ge zu 1 bis 3 der Rechtsbeschwerdef374hrerin entschieden worden ist. Im 334brigen wird die Rechtsbeschwerde als unzul344ssig verworfen. Die Sache wird im Umfang der Aufhebung zur anderweiten Ver-handlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Rechtsbe-schwerde, an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Streitwert f374r das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 75.000,-- 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdef374hrerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 299 24 199 mit der Bezeichnung "Telekommunikationsanordnung zur 334bertra-gung von R374ckkanaldaten einer Verbindung zwischen einem Endger344t und ei- 1 - 3 - nem Server eines Paketvermittlungsnetzes". Das Gebrauchsmuster, das am 1. August 2002 eingetragen worden ist, umfasst 38 Schutzanspr374che. Der ein-getragene Schutzanspruch 1 lautet: "1. Telekommunikationsanordnung zur 334bertragung von R374ckka-nal-Daten in einer Verbindung zwischen einem Endger344t und einem Server eines Paketvermittlungsnetzes, zumindest auf ei-ner Teilstrecke des R374ckkanals wahlweise schmalbandig 374ber das Paketvermittlungsnetz und/oder POTS/ISDN-Leitungen und/oder breitbandig 374ber einen Breitband-R374ckkanal, mit: a) Mitteln zum Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endge-r344t (1) und dem Server (4) 374ber das Paketvermittlungsnetz (3), b) Mitteln zum schmalbandigen 334bertragen von R374ckkanal-Daten vom Server (4) zum Endger344t (1), c) Mitteln zum wiederholten Pr374fen beim Server (4) und/oder einer Steuereinheit (5, 15), die Teil des Paketvermittlungs-netzes (3) ist oder zu diesem Zugang hat, ob ein durch den Nutzer des Endger344tes (1) oder ein Netzwerkmanagement ausgel366stes Steuersignal zum 334bergang auf eine R374ckka-nal-Daten374bertragung via Breitband-R374ckkanal oder zum Zuschalten einer R374ckkanal-Daten374bertragung via Breit-band-R374ckkanal vorliegt, - 4 - d) Mitteln zum Wechseln auf eine 334bertragung via Breitband-R374ckkanal w344hrend der bestehenden Verbindung bei Vor-liegen eines entsprechenden Steuersignals, oder Mitteln zum Zuschalten eines derartigen Kanals, wobei R374ckkanal-Daten zun344chst breitbandig vom Server (4) zu einem Breit-band-Zugangsswitch (5) 374bertragen und dann vom Breit-band-Zugangsswitch (5) auf den Breitband-R374ckkanal ge-geben werden, e) Mitteln zum Zur374ckwechseln auf eine schmalbandige 334ber-tragung der R374ckkanal-Daten, sofern ein entsprechendes weiteres Steuersignal des Nutzers oder des Netzwerkma-nagements vorliegt." Die Schutzanspr374che 2 bis 22 betreffen Ausgestaltungen der Telekom-munikationsanordnung nach Schutzanspruch 1, einen Switch zur 334bertragung von R374ckkanaldaten in einer Verbindung zwischen einem Endger344t und einem Server eines Vermittlungsnetzes (Schutzanspruch 23 mit Ausgestaltungen in den Anspr374chen 24 bis 34) sowie eine Steuereinheit zur Verwendung in einer Telekommunikationsanordnung gem344337 Anspruch 1 (Schutzanspruch 35 mit Ausgestaltungen in den Anspr374chen 36 bis 38). 2 Auf Antrag der Rechtsbeschwerdegegnerinnen zu 1 und 2 hat das Deut-sche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 27. September 2005 die teil-weise L366schung des Gebrauchsmusters angeordnet. Hiergegen haben die Rechtsbeschwerdegegnerinnen Beschwerde eingelegt. Das Bundespatentge-richt hat durch den angefochtenen Beschluss das Gebrauchsmuster, das die Rechtsbeschwerdef374hrerin in der Fassung von 4 Hilfsantr344gen verteidigt hat, in 3 - 5 - vollem Umfang gel366scht. Das Bundespatentgericht hat auf Anregung der Rechtsbeschwerdef374hrerin und der Rechtsbeschwerdegegnerinnen die Rechts-beschwerde zugelassen. Es hat dazu in den Gr374nden ausgef374hrt, dies gesche-he im Hinblick auf die Rechtsfrage, ob die im Verfahren geltend gemachten Schutzanspr374che gem344337 Hauptantrag und gem344337 den Hilfsantr344gen zu 1 bis 3 als Verfahrensanspr374che oder als Vorrichtungsanspr374che einzuordnen seien und somit dem Schutzausschluss des 247 2 Nr. 3 GebrMG unterfielen. II. Die Rechtsbeschwerde ist durch diese Entscheidung des Bundespa-tentgerichts nur zugelassen, soweit 374ber den Hauptantrag und die Hilfsantr344ge zu 1 bis 3 entschieden worden ist. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde be-schr344nkt die Nachpr374fung zwar grunds344tzlich nicht auf eine bestimmte Rechts-frage, die das Beschwerdegericht f374r kl344rungsbed374rftig gehalten hat; eine vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschr344nkung auf eine solche Frage ist ohne Wirkung (st. Rspr. d. Sen.; zuletzt Beschl. v. 29.04.2003 - X ZB 4/01, GRUR 2003, 781 f. - Basisstation). Zul344ssig ist jedoch die Beschr344nkung des Rechtsmittels auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegen-standes, die sich auch aus den Entscheidungsgr374nden ergeben kann (BGH, Beschl. v. 28.04.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 - Value; Beschl. v. 14.05.2008 - XII ZB 78/07; BGHZ 153, 358, 360 f.; BGH, Urt. v. 17.06.2004 - VII ZR 226/04, NJW 2004, 3264, 3265). Das Bundespatentgericht hat in den Gr374nden seiner Entscheidung eine solche Beschr344nkung vorgenommen. Nur f374r die Entscheidung 374ber den Hauptantrag und die Hilfsantr344ge zu 1 bis 3 kam es auf die von ihm f374r kl344rungsbed374rftig gehaltene Rechtsfrage an. Die Ent-scheidung 374ber den Hilfsantrag 4 ist von dieser Rechtsfrage nicht betroffen. Das Bundespatentgericht hat insoweit die L366schung darauf gest374tzt, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 nicht auf einem erfinde-rischen Schritt beruhe. Die von ihm vorgenommene Beschr344nkung der Zulas- 4 - 6 - sung der Rechtsbeschwerde bezieht sich daher auf einen abtrennbaren Teil, der die Entscheidung ansonsten nicht betrifft. Die Zul344ssigkeit der Rechtsbeschwerde im 334brigen ergibt sich aus 247 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. 247 108 Abs. 1 PatG. 5 III. Soweit die Rechtsbeschwerde zul344ssig ist, f374hrt sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. 6 Das Bundespatentgericht hat zur Begr374ndung seiner Entscheidung 374ber den Hauptantrag und die Hilfsantr344ge zu 1 bis 3 ausgef374hrt: 7 Der auf eine Telekommunikationsanordnung gerichtete Schutzan-spruch 1 habe im Wesentlichen einen prozessualen Ablauf zur 334bertragung von R374ckkanaldaten in einer Ebene-7-Verbindung gem344337 dem OSI-Referenzmodell (L7-Verbindung) zwischen einem Endger344t und einem Server eines Paketver-mittlungsnetzes zum Gegenstand und betreffe deshalb ein Arbeitsverfahren, das gem344337 247 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sei. Anspruch 1 habe in Bezug auf die wahlweise 334bertragung der R374ckkanal-daten zumindest auf einer Teilstrecke des R374ckkanals schmalbandig 374ber das Paketvermittlungsnetz und POTS/ISDN-Leitungen und/oder breitbandig 374ber einen Breitband-R374ckkanal eine zeitliche Abfolge von Schritten zum Gegens-tand, n344mlich zun344chst den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endger344t und dem Server 374ber das Paketvermittlungsnetz, nachfolgend ein schmalban-diges 334bertragen von R374ckkanaldaten vom Server zum Endger344t, wobei die Daten vom Server zu einem Breitband-Zugangsswitch, vom Breitband-Zugangsswitch 374ber das Paketvermittlungsnetz zu einem Einw344hlknoten und 8 - 7 - vom Einw344hlknoten an das Endger344t 374bertragen w374rden. Anschlie337end erfolge ein wiederholtes Pr374fen beim Breitband-Zugangsswitch, ob ein durch den Nut-zer des Endger344ts oder ein Netzwerkmanagement ausgel366stes Steuersignal zum 334bergang auf eine R374ckkanal-Daten374bertragung via Breitband-R374ckkanal oder zum Zuschalten einer R374ckkanal-Daten374bertragung via Breitband-R374ckkanal bis zum Endger344t vorliege. Falls der Pr374fvorgang ergebe, dass ein entsprechendes Steuersignal vorliege, folge ein Wechseln auf eine 334bertragung via Breitband-R374ckkanal w344hrend der bestehenden 334bertragung, oder es wer-de ein derartiger Kanal zugeschaltet, wobei in der Folge wiederum R374ckkanal-daten zun344chst breitbandig vom Server zum Breitband-Zugangsswitch und dann vom Breitband-Zugangsswitch auf den Breitband-R374ckkanal bis zum End-ger344t 374bertragen w374rden. Schlie337lich erfolge ein Zur374ckwechseln auf eine schmalbandige 334bertragung der R374ckkanaldaten, sofern beim Pr374fen ein ent-sprechendes weiteres Steuersignal des Nutzers oder des Netzwerkmanage-ments vorliege. Eine solche zeitliche Abfolge von Arbeitsschritten stelle ein Ar-beitsverfahren dar. Die Rechtsbeschwerde macht demgegen374ber geltend, das Bundespa-tentgericht habe sich nicht hinreichend am Inhalt der Schutzanspr374che orien-tiert. Schutzanspruch 1 bezeichne eine Vorrichtung mit Mitteln zur Durchf374h-rung verschiedener Aufgaben und Befehle im Rahmen der 334bertragung von R374ckkanaldaten. Allerdings seien die Mittel nicht r344umlich k366rperlich, sondern hinsichtlich ihrer Funktion umschrieben. Im Bereich der Telekommunikation und Daten374bertragung w374rden Funktionen in aller Regel durch eine Kombination von Computer-Hardware und Software bereitgestellt. Die Umschreibung einer Funktion durch Mittel sei eine geeignete Formulierung, da eine weitergehende Beschreibung der gegenst344ndlichen Ausgestaltung in der Regel nicht m366glich sei. Die Mittel seien stets ein Mikroprozessor, der Befehle einer bestimmten 9 - 8 - Software ausf374hre und dadurch eine Funktion bereitstelle. Anders als bei me-chanischen Erfindungen existiere keine 344u337ere Struktur oder gegenst344ndliche Ausgestaltung, die eine Funktion bereitstellen w374rde. Die einzelnen Funktionen seien einer gegenst344ndlichen Beschreibung nicht zug344nglich. Anspruch 1 erhal-te seine strukturelle Substanz durch die Angabe eines "Endger344ts", eines "Ser-vers", eines "Paketvermittlungsnetzes", eines "R374ckkanals", eines "Paketver-mittlungsnetzes", eines "Breitband-R374ckkanals", eines "Breitband-Zugangs-switches" und eines "Einw344hlknotens". Wie diese Komponenten funktionell zu-sammen zu wirken h344tten, werde durch die funktionellen Merkmale des An-spruchs angegeben, ohne dass dazu Hinweise auf eine gegenst344ndliche Aus-gestaltung notwendig oder sinnvoll seien. IV. 334ber die Reichweite des Anwendungsbereichs von 247 2 Nr. 3 GebrMG hat der Senat bereits entschieden (Beschl. v. 17.02.2004 - X ZB 9/03, GRUR 2004, 495 ff. - Signalfolge; Beschl. v. 05.10.2005 - X ZB 7/03, GRUR 2006, 135 ff. - Arzneimittelgebrauchsmuster). Bei Einf374hrung dieser Regelung durch das Produktpirateriegesetz hat der Gesetzgeber die Absicht verfolgt, auf das bis dahin geltende Raumformerfordernis zu verzichten und erreichen wollen, dass alle technischen Erfindungen, also zum Beispiel auch gestaltlose Stoffe als Gebrauchsmuster gesch374tzt werden k366nnen, wobei nur Verfahrenserfindungen ausgeschlossen bleiben sollten, da sie sich mangels konkreter Darstellbarkeit f374r ein ungepr374ftes Schutzrecht nicht eigneten (BT-Drucks. 11/5744, S. 31 ff.; BlPMZ 1990, 195, 199). In der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses wird als Grund daf374r angef374hrt, dass bei Verfahrenserfindungen wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen chemischer Formeln es an einer 334berpr374fbarkeit auf Schutzf344higkeit und Schutzumfang mangele (Bericht S. 23; BlPMZ 1990, 195, 197). Die Vorschrift ordnet demgem344337 an, dass Ver-fahren als Gebrauchsmuster nicht gesch374tzt werden, wobei der Verfahrensbeg- 10 - 9 - riff der herk366mmlichen Verfahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes entspricht, und insbesondere Arbeitsverfah-ren und Herstellungsverfahren einschlie337t (Sen.Beschl. v. 17.02.2004 aaO S. 497). Nach diesen Grunds344tzen handelt es sich bei dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht um ein Arbeitsverfahren. Schutzanspruch 1 betrifft eine Anordnung, n344mlich eine Telekommunikationsanordnung. Er beschreibt die bei dieser Anordnung zur Anwendung kommenden Arbeitsmittel nach Funk-tion und Arbeitsweise, die zugleich auch die Vorrichtung kennzeichnen. Ein sol-cher Vorrichtungsanspruch ist nach herk366mmlicher Definition ein Erzeugnis- und kein Verfahrensanspruch (Benkard/Mellulis/Bacher Patentgesetz, 10. Aufl. 247 1 Rdn. 23). Er unterf344llt daher nicht dem Schutzrechtsausschluss des 247 2 Nr. 3 GbrMG. 11 Das Bundespatentgericht wird seine Entscheidung 374ber den Hauptantrag und die Hilfsantr344ge zu 1 bis 3 daher nicht auf 247 2 Nr. 3 GebrMG st374tzen k366n-nen. 12 - 10 - Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehal-ten. 13 Melullis Scharen M374hlens Asendorf Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.03.2007 - 5 W(pat) 454/05 -
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