BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 28/04 vom 14. M344rz 2006 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff am 14. M344rz 2006 beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 19. Juli 2004 verk374ndeten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragsgegnerin zur374ckgewiesen. Der Beschwerdewert betr344gt 100.000,-- 200. Gr374nde: I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 6. April 2000 mit 18 Schutzanspr374chen eingetragenen Gebrauchsmusters, das aus einer Ab-zweigung aus der europ344ischen Patentanmeldung 91 908 374.1 hervorgegan-gen und am 16. April 2001 nach Ablauf der H366chstlaufzeit erloschen ist. Der eingetragene Schutzanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut: 1 - 3 - "Halbleiter-Speichervorrichtung mit wenigstens einer Speichermatrix (1), welche eine Mehrzahl von Speicherzellen beinhaltet, wobei die Speichervorrichtung umfasst: eine Taktempf344ngerschaltung (101, 111) zum Empfangen eines ex-ternen Taktsignals (53, 54) mit einer festen Frequenz; ein programmierbares Zugriffs-Register zum Speichern eines Wer-tes, welcher die Anzahl von Taktzyklen des externen Taktsignals (53, 54) angibt, die verstreichen sollen, bevor die Speichervorrich-tung auf eine Leseanforderung antwortet; und eine Vielzahl von Ausgabe-Treibern (76) zum Ausgeben von Daten auf einen externen Bus (18, 65) als Antwort auf eine Leseanforde-rung, wobei die Ausgabe-Treiber (76) nach Verstreichen der Anzahl der Taktzyklen des externen Taktes und synchron mit dem externen Taktsignal (53, 54) Daten auf den externen Bus (18, 65) ausgeben." Die Antragstellerinnen haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die L366schung des Gebrauchsmusters wegen unzul344ssiger Erweiterung und Fehlens der Schutzf344higkeit seines Gegenstands beantragt. Nach Erl366schen des Schutzrechts haben sie auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters angetragen. Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die beantragte Feststellung mit Beschluss vom 28. Mai 2003 getroffen. Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Be-schwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2004 hat sie erkl344rt, das 2 - 4 - Gebrauchsmuster hilfsweise auch mit 38 gegen374ber dem eingetragenen An-spruchsatz ge344nderten Anspruchss344tzen zu verteidigen (Hilfsantr344ge I-XIX so-wie I'-XIX'). Schutzanspruch 1 gem344337 Hilfsantrag XVI soll danach lauten: "Dynamischer Wahlfrei-Zugriffs-Speicher (DRAM) mit wenigstens einer Speicher-Matrix (1), welche eine Mehrzahl von Speicherzellen beinhaltet, wobei der DRAM umfasst: Pins und Dr344hte zum Anschlie337en des DRAMs an einen externen Bus, der Teil einer Halbleiter-Busarchitektur mit einer Mehrzahl von parallel an den externen Bus angeschlossenen Halbleiter-Ger344ten ist, wobei der externe Bus eine Mehrzahl von Busleitungen zum 334bertragen von im Wesentlichen s344mtlichen Adress-, Daten- und Steuerungsinformationen aufweist, die vom DRAM zur Kommunika-tion mit im Wesentlichen jedem anderen, an den externen Bus an-geschlossenen Halbleiter-Ger344t ben366tigt werden, und wobei der ex-terne Bus wesentlich weniger Busleitungen als die Anzahl von Bits in einer einzelnen Adresse aufweist; eine Taktempf344ngerschaltung (101, 111) zum Empfangen eines ex-ternen Taktsignals (53, 54) mit einer festen Frequenz; ein programmierbares Zugriffszeit-Register zum Speichern eines Wertes, welcher die Anzahl von Taktzyklen des externen Taktsig-nals (53, 54) angibt, die verstreichen sollen, bevor die Speichervor-richtung auf eine Leseanforderung antwortet, wobei das program-mierbare Zugriffszeit-Register f374r den externen Bus durch die Pins und Dr344hte zug344nglich ist, wobei der DRAM die Leseanforderung - 5 - synchron mit dem externen Taktsignal empf344ngt, und wobei Daten an das programmierbare Zugriffszeit-Register 374ber den externen Bus zum Einstellen des Wertes in programmierbaren Zugriffszeit-Registern 374bermittelt werden k366nnen, und wobei der Wert in pro-grammierbaren Zugriffszeit-Registern sowohl w344hrend als auch nach einer Initialisierungssequenz programmierbar ist; und eine Vielzahl von Ausgabe-Treibern (76) zum Ausgeben von Daten auf den externen Bus (18, 65) als Antwort auf eine Leseanforde-rung, wobei die Ausgabe-Treiber (76) nach Verstreichen der Anzahl der Taktzyklen des externen Taktes und synchron mit dem externen Taktsignal (53, 54) Daten auf den externen Bus (18, 65) ausgeben, so dass die Leseanforderung und die zugeh366rige Antwort durch die Anzahl von Taktzyklen getrennt sind, die durch den im program-mierbaren Zugriffszeit-Register gespeicherten Wert bestimmt ist, wobei jeder Ausgabe-Treiber (76) zwei Bits der Daten w344hrend ei-nes Taktzyklus des externen Taktsignals (53, 54) ausgibt; und wobei ein Teil der Speicher-Matrix (1) automatisch als Reaktion auf die Leseanforderung ohne weitere Anweisungen voraufgeladen wird." Das Bundespatentgericht hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 19. Juli 2004 die Beschwerde der Antragsgegnerin zur374ckgewiesen (Leitsatz ver366ffentlicht in Mitt. 2005, 308). Den Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsan- 3 - 6 - trag XVI hat es unter Hinweis auf seine Ausf374hrungen zu den Hilfsantr344gen III und XII sowie VIII und IX f374r nicht schutzf344hig angesehen. Bez374glich des Hilfs-antrags VIII hat das Bundespatentgericht ausgef374hrt, es habe angesichts der entgegengehaltenen US-Patentschrift 4 845 677 keines erfinderischen Schritts des Fachmanns bedurft, die beanspruchte Voraufladung eines Teils der Spei-chermatrix als Ma337nahme zur Beschleunigung von Speicherzugriffen vorzu-schlagen. Die Antragsgegnerin sieht hierdurch ihr Recht auf Wahrung des rechtli-chen Geh366rs verletzt. Die Entgegenhaltung US-Patentschrift 4 845 677 sei nicht Gegenstand der m374ndlichen Verhandlung gewesen. Abgesehen davon, dass einzelne Antragstellerinnen sich auch zu der Zul344ssigkeit von Hilfsantr344gen ge-344u337ert h344tten, sei in der Sache ausschlie337lich 374ber die Gegenst344nde des Hauptantrags diskutiert worden. Im Hinblick auf die Hilfsantr344ge sei sie nur auf-gefordert worden, sich zur urspr374nglichen Offenbarung des Merkmals zu 344u-337ern, wonach jeder Ausgabe-Treiber zwei Bits der Daten w344hrend eines Takt-zyklus des externen Taktsignals ausgibt. H344tte das Bundespatentgericht seine Auffassung in Bezug auf den Hilfsantrag XVI im Verhandlungstermin offen ge-legt, h344tte sie, die Antragsgegnerin, in n344her dargelegter Weise vorgetragen, dass die US-Patentschrift 4 845 677 keine Anregung zu dem Merkmal gegeben habe, wonach ein Teil der Speichermatrix automatisch als Reaktion auf die Le-seanforderung ohne weitere Anweisung voraufgeladen wird. Die Antragsgegne-rin beantragt deshalb, 4 den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2004 aufzu-heben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen. - 7 - Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 treten diesem Begehren schrifts344tzlich entgegen. 5 II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist gem344337 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG, 247 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG zul344ssig, weil hinsichtlich eines Anspruchsatzes, mit dem die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster (hilfsweise) verteidigt hat, die Verletzung des rechtlichen Geh366rs geltend gemacht ist. 6 2. Das Rechtsmittel ist jedoch nicht begr374ndet. 7 a) Mit der R374ge der Verletzung rechtlichen Geh366rs kann geltend gemacht werden, dass das entscheidende Gericht Vorbringen nicht zur Kenntnis nimmt oder in seiner Entscheidung nicht in Erw344gung zieht oder Erkenntnisse verwer-tet, zu denen ein Verfahrensbeteiligter nicht Stellung nehmen konnte (Sen.Beschl. v. 11.06.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur m.w.N.; 30.03.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572 - Vertikallibelle). Wird be-hauptet, dass das Verfahren an einem solchen Mangel leide, kommt eine rele-vante Verletzung des Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Geh366rs jedoch nur in Betracht, wenn der Mangel einen entscheidungserheblichen Gesichts-punkt betrifft (vgl. BVerfG, Beschl. v. 08.01.2004 - 1 BvR 864/03, NJW 2004, 1371) und die beanstandete Entscheidung auf dem behaupteten Mangel be-ruht, d.h. wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die ordnungsgem344337e Gew344hrung rechtlichen Geh366rs zu einer der Partei g374nstigeren Entscheidung gef374hrt h344tte (vgl. BVerfGE 28, 17; BVerfG, Beschl. v. 08.10.2003 - 2 BvR 949/02, RdL 2004, 68, 70). 8 Letzteres kann im Streitfall nicht festgestellt werden. 9 - 8 - Das Bundespatentgericht hat zur Begr374ndung, dass der hilfsweise ver-teidigte Anspruchsatz der Fassung des Hilfsantrags XVI nicht schutzf344hig ist, unter anderem auf seine Ausf374hrungen zu den Hilfsantr344gen VIII und IX verwie-sen. Es hat mithin den Hilfsantrag XVI auch aus den dort genannten Gr374nden zur374ckgewiesen. Wie sich jedenfalls den Ausf374hrungen zum Hilfsantrag IX zweifelsfrei entnehmen l344sst, hat das Bundespatentgericht insoweit zwei L366-schungsgr374nde ("Der Rechtsbest344ndigkeit 205 stehen 205 die beiden aufgezeigten L366schungsgr374nde entgegen") als gegeben erachtet. Es hat neben dem Fehlen eines erfinderischen Schrittes den Anspruchsatz jedenfalls auch deshalb nicht als schutzf344hig angesehen, weil er die Anweisung enth344lt, dass jeder Ausgabe-Treiber zwei Bits der Daten w344hrend des Taktzyklus des externen Taktsignals ausgibt, und bez374glich dieses Merkmals kein kombinatorisches Zusammenwir-ken mit der 374brigen Lehre erkennbar sei. Diese Begr374ndung der Zur374ckweisung des Hilfsantrags IX und des dieselbe Anweisung enthaltenen Hilfsantrags XVI bleibt von der die Frage nach einem erfinderischen Schritt betreffenden Ber374ck-sichtigung der US-Patentschrift 4 845 677 unber374hrt, derentwegen die Antrags-gegnerin ihren Anspruch auf rechtliches Geh366r verletzt ansieht. Da die Zur374ck-weisungsgr374nde des Bundespatentgerichts gleichwertig nebeneinander stehen, ist die behauptete Verletzung des rechtlichen Geh366rs nicht kausal. 10 Dabei kann dahinstehen, ob das Gesetz den zweiten vom Bundespa-tentgericht angenommenen L366schungsgrund kennt und das Bundespatentge-richt diesen L366schungsgrund zu Recht bejaht hat. Denn die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist nur aus den in 247 100 Abs. 3 PatG genannten Gr374nden er366ffnet. Hierzu geh366rt eine sachliche Richtigkeitskontrolle der angefochtenen Entscheidung nicht. Auf eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist deshalb nicht zu pr374fen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist (vgl. Sen.Beschl. v. 12.05.1987 - X ZB 21/86, BlPMZ 1987, 357 - Zigarettenfilter). 11 - 9 - Das entspricht st344ndiger Rechtsprechung des Senats zu 247 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG (z.B. Sen.Beschl. v. 29.07.2003 - X ZB 29/01, GRUR 2004, 79 - Paroxetin; v. 26.02.1985 - X ZB 12/84, Mitt. 1985, 152 - Tetrafluor344thylenpolymer), gilt f374r die anderen Alternativen aber gleicherma-337en. b) Im 334brigen kann auch dem von der Antragsgegnerin erhobenen Vor-wurf nicht beigetreten werden, weil die US-Patentschrift 4 845 677 von der An-tragstellerin zu 3 bereits mit Schriftsatz vom 8. Februar 2001 in das Verfahren mit der Behauptung eingef374hrt worden war, sie offenbare, dass eine Untermat-rix oder ein Block des Speichers unmittelbar nach einer Leseoperation vorauf-geladen werden k366nne, um die n344chste Leseoperation vorzubereiten, w344hrend Daten von einer anderen Untermatrix ausgelesen werden (91 17 296 L366 III 192/00 Bl. 214). Auf diese W374rdigung der Entgegenhaltung stellt auch die mit der Rechtsbeschwerde beanstandete Bewertung des Bundespatentgerichts ab. Der Umstand, dass das Bundespatentgericht dabei insbesondere auf An-spruch 1 der US-Patentschrift 4 845 677 verweist, erkl344rt sich zwanglos daraus, dass es die von der Antragstellerin zu 3 in Bezug genommene Beschreibungs-teile als Erl344uterung dieses Anspruchs verstanden hat. Die Antragsgegnerin hatte unter diesen Umst344nden ausreichend Zeit, ihre in der Rechtsbeschwerde n344her dargelegte Sicht der Entgegenhaltung vorzutragen und deren Ber374ck-sichtigung bei der dann erst am 19. Juli 2004 getroffenen Entscheidung sicher-zustellen. 12 Dem kann die Antragsgegnerin nicht unter Hinweis auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 84, 188, 190) und des Senats (Beschl. v. 25.01.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer) ent-gegenhalten, zun344chst keine Veranlassung zur Befassung mit der US- 13 - 10 - Patentschrift 4 845 677 gehabt zu haben, weil diese Entgegenhaltung im Ver-fahren vor der Gebrauchsmusterabteilung keine Rolle gespielt habe und in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in der Sache aus-schlie337lich 374ber die Gegenst344nde des Hauptantrags diskutiert worden sei. Denn ausweislich der von der Antragsgegnerin vorgelegten Terminsmitschrift ihres Patentanwalts wusste die Antragsgegnerin, dass das Bundespatentgericht Be-denken gegen die Schutzf344higkeit des haupts344chlich verteidigten Anspruchsat-zes hatte. Unter diesen Umst344nden war damit zu rechnen, dass es auch auf die Hilfsantr344ge und die deren Merkmale betreffenden Entgegenhaltungen ankom-men k366nnte. Es bestand damit auch ohne einen diesbez374glichen Hinweis des Bundespatentgerichts Veranlassung dazu vorzutragen, warum Merkmale, die nach den Hilfsantr344gen den haupts344chlich verteidigten Anspruchsatz erg344nzen sollen, das Vorhandensein eines erfinderischen Schrittes zu begr374nden verm366-gen und aus den seitens der Antragstellerinnen dem Gebrauchsmuster bereits entgegengehaltenen Schriften nicht bekannt oder nahegelegt waren. - 11 - 3. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. 247 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r notwendig erachtet. 14 Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.07.2004 - 5 W (pat) 443/03 -
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