BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 3/10 v om 16. Juni 2011 in de r Rechtsbeschwerdesache betreffend das Gebrauchsmuster 201 22 563 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Werkstück GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Von einer in einem geri chtlichen Hinweis geäußerten Rechtsauffassung darf das Gericht in der Endentscheidung nur abweichen, wenn für die Verfahrensb e- teili g ten - sei es durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung, sei es durch einen ausdrücklichen weiteren Hinweis des Gerichts - erkennbar wird, dass sich en t weder die Grundlage verändert hat, auf der das Gericht den ursprünglichen Hinweis erteilt hat, oder dass das Gericht bei unveränderter Entscheidung s- grundlage nunmehr eine andere rechtliche Beurteilung in Erwägung zieht als den Beteiligten angekündigt. BGH, Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10 - Bundespatentgericht - 2 - Der X . Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richterin Müh lens, die Ric h- ter Grönin g und Dr. Bacher sowie die Ric h terin Schuster beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der am 27. April 2010 verkündete Beschluss des 35. Senats (G e- brauch s muster - Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgeh o ben. D ie Sache wird zu r anderweiten Verhandlung und Entsche i dung an das Bundesp atentgericht zurück ver wi e sen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 125 .000 ,00 Euro festgesetzt. Gründe: I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 201 22 563, das am 11. Mai 2006 in das beim Deutschen Patent - und Markenamt geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist. Es betrifft ein Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften und umfasst zehn Schutzansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 3 neben geordnet und die Schutzanspr ü che 4 bis 10 in unterschiedlichem Umfang auf die Nebenansprüche 1 bis 3 rückbez o- gen sind. Schutzanspruch 1 lautet wie folgt: 1 - 3 - " Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, best e- hend aus einem mit einer intermetallischen Legierungsverbindung beschichtete n, tief gezogenen Blechzuschnitt, der durch Zuschne i- den ein es gewalzten, insbesondere warm gewalzten Bandstah l- blechs entstanden ist, wobei das Bandstahlblech mit einem Metall oder einer metallischen Legierung beschichtet ist , welche einen Schutz der Oberfläche und des Stahls sicherstellen, die interm e- ta l lische Legierungsverbindung aus einer Transformation der B e- schichtung aus dem Metall oder der Metalllegierung vor oder nach dem Tiefziehen hervorgegangen ist, die intermetalli sche Legi e- rungsverbindung an der Oberfläche durch die durch eine Temp e- r a turerhöhung über 700° C realisierte Transformation gebildet ist und einen Schutz gegen die Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt sowie eine Schmierfunktion bewirkt , wobei das Metall oder die metallische Legierung der Beschichtung Zink oder eine Legier ung auf der Basis von Zink ist." Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin hat die Gebrauchsmuste r- abteilung des Deutschen Patent - und Markenamts das Streitgebrauch smuster gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag vom 12. Juni 2008 hinausgeht. Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Antra g- stellerin als auch die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Im Beschwerd e- verfahren hat die Antragsge gnerin das Gebrauchsmuster hauptsächlich im U m- fang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 9 vom 21. Januar 2010 und weiter hilfsweise mit den Schutzansprüchen 1 bis 9 vom 12. Juni 2008 verteidigt. 2 - 4 - Das Patentge richt hat mit Verfügung vom 11. Februar 2010 Verhan d- lungstermin auf den 27. April 2010 bestimmt. Die Ladung enthält folgenden Z u- satz: " Auf Anordnung des Vorsitzenden werden die Beteiligten zur Vo r- bereitung der mündlichen Verhandlung darauf hingew iesen, dass der Senat aufgrund des bisherigen schriftsätzlichen Vorbringens dazu neigt, den von beiden Seiten angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent - und Markenamts im Ergebnis zu bestätigen, d.h. derzeit ist mit einer Zurückweisung beider Be schwerde n zu rechnen." Das P atentgericht hat das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang g e- löscht. Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat es z u rückgewiesen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der A n- tragsgegnerin, der die Antragstell erin entgegentritt. II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr der Beschwerdegrund der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) geltend gemacht wird, und auch im Übrigen zulässig. Sie hat auch in de r Sach e Erfolg, da der geltend gemachte Beschwerdegrund vo r liegt. 1. Das P atentgericht hat ausgeführt, dass die Gegenstände der Schut z- ansprüche 1 bis 3 nach Hauptantrag sowie der Schutzansprüche 1 bis 3 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 mit Blick auf die europäi sche Patentanmeldung 971 044 (Anlage D1) und die japanische Patentanmeldung Sho 62 - 23975 (A n- 3 4 5 6 7 - 5 - l a ge DJ, deu t sche Übersetzung) nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten und deshalb nicht schut z fähig seien. 2. Die Rechtsbeschwerde sieht durch die Lösch ung des Gebrauch s mu s- ter s d en Anspruch der Antragsgegnerin auf rechtliches Gehör verletzt. Au f- grund des schriftlichen Hinweis es in der Terminsladung vom 11. Februar 2010 habe der Antragsgegnervertreter davon abgesehen, sechs bereits vorbereitete weit e re Hil fsanträge und zusätzliche Unterlagen bei Gericht einzureichen. Der Vorsi t zende des Gebrauchsmustersenats habe darüber hinaus in zwei Telef o- naten mit dem Antragsgegnervertreter - eines der Telefongespräche habe e i- nen Tag vor der mündlichen Verhandlung statt gefunden - und auch zu Beginn der mün d lichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass der Senat die Zurüc k- weisung be i der Beschwerden beabsichtige. Eine sachliche Begründung dieser Sichtweise sei bei keinem der Gespräche und auch nicht zu Beginn der Ve r- handlung geg e ben worden. Die Antragsgegnerin meint, sie sei durch diese Ve r- fahrensweise gehindert gewesen , die vorbereitete n Hilfsanträge zur Verteid i- gung des G e brauchsmusters zu stellen. Die auf die Verhandlung ergangene Entscheidung sei eine Überraschungsentsche idung und verletze ihren A n- spruch auf rechtl i ches Gehör, da d ie Vorlage und Berücksichtigung der weit e- ren Hilfsanträge g e gebenenfalls zu einer anderen Beurteilung der Schutzfähi g- keit des Gebrauch s musters g e führt hätte . 3. Die Rüge ist begründet. a) Der Rechtsbes chwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bed eutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtl i ches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rec h nung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Re chte wirksam wahrnehmen kann. Der 8 9 10 - 6 - Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu ä u ßern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen da r zulegen. D as Gericht ist verpflichtet, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der B e- teiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf seine sachlich - rechtliche und verfa h- rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen. Es darf ferner keine E r- kenntnisse verwerte n , zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten (st. Rspr., BVerfG , Beschluss vom 19. Mai 1992 - 1 BvR 986/91, BVerfGE 86, 133; Beschluss vom 10. Februar 1995 - 2 BvR 893/93, N JW 1995, 2095; Beschluss vom 2. Mai 1995 - 1 BvR 2174/94, 1 BvR 2220/ 94, NJW 1995, 2095 , 2096 ; BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 - Inf ormationsübermittlungsverfahren II; Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR RR 2008, 456 - Installiereinrichtung; Beschluss vom 22. September 20 09 - Xa ZB 3 6/08, GRUR 2010, 87 - Schwingungsdämpfer; Be schluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 - Walzenform - geb ungsmaschine; Beschluss vom 12. April 2011 - X ZB 1/10, zur Veröffentl i- chung vorgesehen - Modularer Fernseher). Das Gericht muss aber den P arte i- en nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sac h verhalt voraussichtlich würdigen wird (Senatsbeschluss vom 16. Septem - ber 2 008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 91 - Antenne n halter). b) D as Patentgericht ist von seiner vor de r Entscheidung schriftlich und mündlich geäußerten vorläufigen Meinung ohne erneuten Hinweis abgew i chen. Darin liegt unter den Umständen des Streitfalls eine V erletzung de s Anspruchs der A n tragsgegnerin auf rechtliches Gehör . aa) Das Bundesverfassungs gericht ( Beschluss vom 15. August 1996 - 2 BvR 2600/95, NJW 1996, 3202) hat eine Verletzung rechtlichen Gehörs a n- 11 12 - 7 - genommen , wenn das Gericht einen rechtlichen Hinweis zu einer entsche i- dungserheblichen Frage erteilt und im Urteil entgegengesetzt en t sch eidet , ohne die Verfahrensbeteiligten auf die Änderung der rechtlichen Beurteilung hing e- wiesen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben zu h a ben. In dem so entschiedenen Fall war für den Ausgang einer Zahlungsklage entsche i dend, ob ein Zurückbehaltungsrec ht geltend gemacht werden konnte. Nach dem vom Amtsgericht schriftlich erteilten Hinweis durfte der Kläger davon ausgehen, dass das Gericht die G eltendmachung des Zurückbehaltungsrechts durch den B e klagten als nicht zulässig ansehen würde. Das Amt s gericht hat jedoch seiner Entscheidung ohne erneuten Hinweis die entgegengesetz t e Rechtsauffassung zugrunde gelegt. In einem weiteren vom Bundesverfassungsgericht entschi e- d e nen Fall konnte der Beschwerdeführer im Hinblick auf eindeutig formulierte Au s führungen i n einem Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts auf die Z u- la s sung der Revision vertrauen (BVerfG, Beschluss vom 7. Oktober 2003 - 1 BvR 10/99, BVe r f GE 108, 341 ). bb) In diesen Fällen war der gerichtliche Hinweis mit einer sachlichen B e gründung versehen, die den Parteien die A nsicht des Gerichts zu einer ko n- kr e ten Rechtsfrage vermittelt hat. Im Streitfall enthielten d er schriftliche L a- dung s zusatz und - nach una n gegriffenem Vorbringen der Rechtsbeschwe r de - auch die (fern)mündlichen Hinweise keine inhaltli chen Ausführungen etwa d a- hing e hend, welche Entgegenhaltungen in welchem Umfang der Schutzfähigkeit der Erfindung entgegenst ünden und aus welchen Gründen dies der Fall sei . B eide n Beteiligte n wurde lediglich mehrfach die Erfolglosigkeit des jeweiligen Recht s mittels in Aussicht ge stellt. Gleichwohl vermittelte der Hinweis , die Z u- rückwe i sung beider Beschwerden sei beabsichtigt, den Beteiligten die Meinung des G e richts, die Vorinstanz habe jedenfalls im Ergebnis zutreffend entschi e- den und es sei nicht mit einer Beurteilung des Streitstoffs zu rechnen, nach der 13 - 8 - sich der L ö schungsantrag als in vollem Umfang begründet oder insgesamt u n- begründet darstellte. Die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters war deshalb aus Sicht der Antragsgegnerin überraschend. Daran ä ndert nichts, dass das Paten t gericht durch die sprachlich einschränkende Formulierung des Hinweises nur seine vorläufige Meinung kundgetan und nicht ausdrücklich e i- nen bestimmten Prozessausgang als sicher dargestellt hat (vgl. BGH, B e- schluss vom 3. Juli 20 03 - I ZB 36/00, GRUR 2003, 901 - MAZ). cc) V on einer in einem gerichtlichen Hinweis geäußerten Rechtsauffa s- sung , die - will sich das Gericht nicht dem Vorwurf de r Voreingenommenheit aussetzen - stets eine vorläufige sein wird, darf das Gericht in der Enden t- s che i dung nur abweichen, wenn für die Verfahrensbeteiligten - sei es durch den Ve r lauf der mündlichen Verhandlung, sei es durch einen ausdrücklichen weit e- ren Hinweis des Gerichts - erkennbar wird, dass sich entweder die Grundlage ve r ändert hat, auf der das Gericht den ursprünglichen Hinweis erteilt hat, oder dass das Gericht bei unveränderter Entscheidungsgrundlage nunmehr eine andere rechtliche Beurteilung in Erwägung zieht als den Beteiligten angekü n- digt. Hi n weise des Gerichts sollen einem fairen V erfahren und der Gewinnung des richt i gen Prozessergebnisses dienen. Sie sind von den Verfahrensbeteili g- ten zu b e ach ten, die die ihnen darin auferlegten V erpflichtungen oder V o r gaben erfüllen sollen, und von denen das Gericht erwartet, dass sie in der mündl ichen Ve r handlung keinen Vortrag halten, dessen es nach dem Hinweis des Gerichts nicht bedarf, um das nach der vorläufigen Auffassung des G e richts erwartbare Verfahrensergebnis herbeizuführen. Die Verfahrensbeteiligten dürfen sich i h- re r seits aber auch auf den gerichtlichen Hinweis verlassen, gleichgültig, ob er ei n mal oder mehrmals erteilt wird, ob er sachlich - rechtlichen Inhalts ist oder eine verfahrensrechtliche Vorgehensweise betrifft. Andernfalls wäre der Hi n- weis funktionslos oder gar irreführend . 14 - 9 - dd) Weder die Entscheidung des Patentgerichts noch die Niederschrift über die mündliche Verhandlung lassen erkennen, dass für die Antragsgegn e- rin erkennbar geworden ist, dass das Patentgericht an seiner vorläufigen Recht s auffassung nicht festhalten wollte. Hierfür bringt auch die Antragstellerin nichts vor. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass d ie Antragsgegnerin aufgrund des Hinweises von der Vorlage weiterer, bereits vorbereiteter Hilfsa n- träge abgesehen hat, die sie vorgelegt hätte, wenn i hr deutlich geworden wäre, dass das Patentgericht nunmehr die vollständige Löschung des Gebrauch s- mu s ters erwog. Auch wenn sie gehalten war, ihren Vortrag auf alle relevanten sac h lichen und rechtlichen Gesichtspunkte auszurichten, durfte sie damit rec h- nen , dass das Patentgericht - jedenfalls mangels Erteilung eines anderslaute n- den Hinweises - die Entscheidung wie angekü n digt treffen würde . 4. Die angefochtene Entscheidung ist in vollem Umfang aufzuheben, da die endgültige Fassung des Gebrauchsmusters ers t feststeht bzw. seine vol l- ständige oder teilweise Löschung erst ausgesprochen werden kann , wenn die Antragsgegnerin Gelegenheit erhalten hat, das Schutzrecht weiter eing e- schränkt zu verteidi gen und d ie (hilfsweise) verteidigte n Fassung en der Schut z ansprüc he vom Patentgericht überprüf t wo r den sind . 15 16 17 - 10 - I II. Die Festsetzung des B eschwerdewerts beruht auf § 51 Abs. 1 GKG. Eine mündliche V erhandlung hat der Senat nicht für erforderlich g e halten (§ 18 Abs. 4 Satz 2 Ge brM G i.V.m. § 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Meier - Beck Mühlens Gröning Bacher Schuster Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.04.2010 - 35 W(pat) 458/08 - 18
Full & Egal Universal Law Academy