ECLI:DE:BGH:2017:290817BXZB3.15.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 3/15 vom 29. August 2017 in dem Rechts beschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Ratschenschlüssel PatG § 59 Abs. 2 Satz 1 Dem Einspruchsverfahren kann als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer eins t- weiligen Verfügung beantragt hat. BGH, Beschluss vom 29. August 2017 - X ZB 3/15 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. August 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning , Dr. Grabins ki und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Marx b eschlossen: Auf die Rechtsmittel de r Einsprechenden zu 2 werden der B e- schluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent - und Ma r- kenamts vom 3. Dezember 2009 und der Beschluss des 11. S e- nats des Bundespatentgerichts vom 10. November 2014 aufgeh o- ben , soweit der Beitritt der Einsprechenden zu 2 als unzulässig verworfen worden ist . Im Übrigen wird die Rechtsbeschwerde g e- gen d en Beschl uss des Bundespatentgerichts zurückgewiesen. Die Einsprechende zu 2 hat die Kosten des Rechtsbeschwerd e- verfahrens zu tragen. Gründe: I . Der Rechtsbeschwerdegegner ist Inhaber des am 16. Dezember 2000 angemeldeten , einen umschaltbaren Ratschenschlüssel b etreffenden deu t- schen Patents 100 62 853 (Streitpatent s ) , dessen Erteilung am 5. Juli 2007 veröffentlicht worden ist. Gegen das Streitpatent haben zunächst vier Unternehmen Einspruch e r- hoben , ihre Einsprüche aber im Januar 2008 zurückgenommen. 1 2 - 3 - Mit am 7. Mai 2008 beim Deutschen Patent - und Markenamt eingega n- genem Schriftsatz ist die Einsprechende zu 2 dem Einspruchsverfahren beig e- treten. Sie hat sich dafür darauf berufen, der Patentinhaber habe, gestützt auf das Streitpatent, eine einstweilige Verfügun g des Landgerichts Düsseldorf vom 11. März 2008 erwirkt, mit der ihr unter Androhung der gesetzlichen Ordnung s- mittel untersagt worden sei , in Deutschland einen umschaltbaren Ratsche n- schlüssel mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 anzubieten ode r in den Verkehr zu bringen und in ihrem Besitz befindliche Verletzungsgege n- stände an den Gerichtsvollzieher herauszugeben. In der Sache hat die Einspr e- chende zu 2 die Widerrufsgründe mangelnder Patentfähigkeit und unzulässige r Erweiterung geltend gemacht. Das D eutsche Patent - und Markenamt hat den Beitritt der Einspreche n- den zu 2 - wie den der vom Patentinhaber wegen Patentverletzung abgemah n- ten Einsprechenden zu 1 für unzulässig erachtet und das Streitpatent widerr u- fen. Mit der g egen diese Entschei dung eingelegten Beschwerde ha t der P a- tentinhaber begehrt, das Streitpatent in beschränkter Fassung aufrechtzuerha l- ten. Diesem Rechtsmittel haben sich beide Einsprechende zunächst ang e- schlossen, die Anschlussbeschwerden aber im Beschwerdeverfahren zurüc k- ge nommen. Die Einsprechende zu 2 hat zugleich gegen die Zurückweisung ihres Beitritts Beschwerde eingelegt, der der Patentinhaber entgegengetreten ist. Das Patentgericht , dessen Entscheidung in Mitt. 2015, 283 veröffentlicht ist, hat die Beschwerde der Ei nsprechenden zu 2 zurückgewiesen (Ausspruch zu 1 a) , die Rechtsbeschwerde zugelassen ( Ausspruch zu 1 b) und das Strei t- patent antragsgemäß in beschränkter Fassung aufrechterhalten (Ausspruch zu 2) . 3 4 5 6 - 4 - Mit ihrer Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Pate ntinhaber beantragt, begehrt die Einsprechende zu 2 die Aufhebung des patentgerichtl i- chen Beschlusses . II . Die Rechtsbeschwerde ist im Umfang der beschränkten Zulassung durch das Patentgericht und darüber hinaus statthaft , soweit die Einsprechende zu 2 M ängel des Verfahrens nach § 100 Abs. 3 PatG geltend macht. 1. Das Patentgericht hat die Rechtsbeschwerde der Einsprechen - den zu 2 nicht uneingeschränkt, sondern nur zur Klärung der Frage der Zulä s- sigkeit ihres Beitritts zum Einspruchsverfahren zugelasse n. a) Seinen Willen zu r lediglich beschränkten Zulassung hat das Paten t- gericht durch die Abfolge der Aussprüche des angefochtenen Beschlusses (oben Rn. 6 ) zum Ausdruck gebracht . Es hat zunächst die Beschwerde der Ei n- sprechenden zu 2 zurückgewiesen , d ana ch die Zulassung der Rechtsb e- schwerde ausgesprochen, u nd erst im Anschluss daran die Beschwerde des Patentinhabers beschieden . Diese Abfolge der Beschlussaussprüche hat das Patentge richt ersichtlich nicht gewählt , um klarzu stellen , dass allein die Recht s- be schwerde d er Einsprechenden zu 2 diese aber unbeschränkt zugelassen werden sollte und nicht auch die des Patentinhabers , sondern um zu verdeutl i- chen, dass es lediglich eine Klärung der Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 durch das Rechtsbeschwerdegericht ermöglichen wollte . D ies findet seine Bestätigung darin, dass das Patentgericht die A ussprüche in den Gründen dahin erläutert hat , es lasse die Rechtsbeschwerde der Einspr e- chenden zu 2 zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre chung zu . Ein en t- sprechendes Bedürfnis bestand aber nur für die Frage der Zulässigkeit ihres 7 8 9 10 - 5 - Beitritts , was nach ständiger Rechtsprechung eine Beschränkung der Zula s- sung indiziert (BGH, Beschluss vom 6. August 2013 X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 Rn. 36 Tin tenstrahldrucker; Beschluss vom 17. Juli 2012 X ZB 1/11, GRUR 2012, 1243 Rn. 5 Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter) . b) D ie Rechtsbeschwerde konnte wirksam auf die Frage der Zulässi g- keit des Beitritts beschränk t werden . Die Rechtsbeschwerde kann na ch ständiger Rechtsprechung ebenso wie die Revision auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens b e- schränkt zugelassen werden ( BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 39 Tintenstrahl - drucker ; Beschluss vom 17. April 2007 X ZB 9/06, BGHZ 172, 108 Rn. 7 Infor mationsübermittlungsverfahren I, jeweils mwN ) . Diese Voraussetzung liegt im Streitfall vor. Die Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 stellt einen abgrenzbaren sel bständigen Teil des Streitstoff s dar. Dagegen lässt sich nicht mit Erfolg einwenden, die isolierte Überprüfung der Zulässigkeit d es Be i- tritts ohne daran gekoppelte Überprüfung der Entscheidung des Beschwerdeg e- richts im Übrigen nach Art einer Revision durch das Rechtsbeschwerdegericht , die nur durch eine unbeschränkte Zula ssung der Rechtsbeschwerde eröffnet werde , wäre widersprüchlich . Vielmehr entspr echen die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der Zulassungsbeschränkung der Systematik des patentrechtl i- chen Rechtsbeschwerdeverfahrens und dem Regelungsgehalt seiner Besti m- mun gen . aa ) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 PatG entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bu n- desgerichtshof nur statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in 11 12 13 14 - 6 - dem Beschluss zugelassen hat (§ 100 Abs. 1 PatG). Einer Zulassung zur Einl e- gung der Rechtsbeschwerde bedarf es insoweit lediglich dann nicht, wenn einer der in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführten Gründe vorliegt und gerü gt wird. bb ) In der Zusammenschau ergibt sich aus diesen Regelungen, dass die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, wenn es die Rechtsb e- schwerde nicht zugelassen hat, vom Rechtsbeschwerdegericht grundsätzlich nur auf das Vorhandensein der in § 100 Abs. 3 PatG angeführten Verfahren s- mängel überprüfbar und im Übrigen einer Nachprüfung entzogen sind. D iese Restriktion würde ohne (beschränkte) Zulassung im Streitfall auch für die Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 zum Einspruchsverfa h- ren gelten. Hätte das Patentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen und wäre dies keinen nach § 100 Abs. 3 PatG durchgreifende n Beanstandu n- gen ausgesetzt, hätte die Einsprechende zu 2 nicht den Status einer Verfa h- rensbeteiligten erlan gt . Infolgedessen wäre es ihr verwehrt, mit der auf § 100 Abs. 3 PatG gestützten Rechtsbeschwerde auch solche Mängel des Verfahrens vor dem Patentgericht geltend zu machen, die die Entscheidung in der Sache betreffen . Die beschränkte Zulassung der Rech tsbeschwerde stellt die Einspr e- chende zu 2 also deshalb besser, als sie ohne Zulassung stünde , weil dadurch die die Zulässigkeit ihres Beitritts verneinende Entscheidung des Patentgerichts selbst der uneingeschränkten rechtlichen Nachprüfung durch das Rech tsb e- schwerdegericht unterliegt, und nicht nur im Umfang von § 100 Abs. 3 PatG. Hinsichtlich der Möglichkeit einer inhaltlichen Überprüfung der Entscheidung d e s Beschwerdegerichts ist die Einsprechende zu 2 alsdann nicht schlechter gestellt als alle übrigen Verfahren sbeteiligten, die bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde ebenfalls nur die in § 100 Abs. 3 PatG genannten Bea n- standungen erheben können. 15 16 - 7 - 2. Die Rechtsbeschwerde ist darüber hinaus statthaft, soweit die Bese t- zung des Beschwerdegerichts und di e Versagung des rechtlichen Gehörs g e- rügt werden (§ 100 Abs. 3 Nr n . 1 und 3 PatG). III. Die auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat nur insoweit E r- folg , als das Patentgericht die Zurückweisung des Beitritts als unzulässig best ä- tigt hat , und ist im Übrigen unbegründet . 1 . Das Patentgericht hat die Beschwerde der Einsprechende n zu 2 mit der Begründung zurückgewiesen , die Voraussetzungen für den Beitritt hätten nach dem einer ausdehnenden Auslegung nicht zugänglichen Wortlaut des § 59 Abs. 2 PatG nicht vor gelegen . 2 . Dagegen wendet sich d ie Rechtsbeschwerde mit Erfolg. Zu Unr echt hat das Patentgericht die Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 zum Einspruchsverfahren verneint. a ) Nach § 59 Abs. 2 PatG kann, wenn gegen ein P atent Einspruch e r- hoben worden ist, jeder Dritte dem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Ei n- spruchsfrist als Einsprechender beitreten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, sofern er den Beitritt inne r- halb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage e r- hoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage a uf Feststellung erhoben hat, dass er das P a- tent nicht verletze. 17 18 19 20 21 - 8 - b) Die Frage, inwieweit auch derjenige dem Einspruchsverfahren beitr e- ten kann , gegen den der Patentinhaber wegen vermeintlicher Patentverletzung zwar gerichtlich, aber nur im Wege einstwei ligen Rechtsschutzes vorgegangen ist , wird in Rechtsprechung und Fachliteratur unterschiedlich beurteilt ( verne i- nend: BPatG, Beschluss vom 31. März 1994 4 W (pat) 3/91; mit gleicher Te n- denz Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, § 59 Rn. 104; bejahend: BPatG, B e- schluss vom 12. Juli 2011 8 W (pat) 23/08 , juris Rn. 44; Engels in Busse/ Keukenschrijver , 8. Aufl. , § 59 PatG Rn. 170 ). c) Die zuletzt genannte Ansicht trifft zu. aa ) Dass § 59 Abs. 2 PatG die einstweilige Verfügung nicht ausdrücklich neben der Klageerhebung nennt, geht ersichtlich nicht auf eine bewusste a b- lehnende Ent scheidung des Gesetzgebers dahin zurück, dass de rjenige nicht zum Beitritt zum Einspruchsverfahren berechtigt sein soll e, gegen den der P a- tentinhaber wegen vermeintlicher Patentverletzung lediglich Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ergriffen hat . Die Regelung in § 59 Abs. 2 PatG ist durch Art 8 Nr. 3 5 des Gemeinschaftspatentgesetzes vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1269 als § 35a Abs. 2 PatG ) in das Gesetz eingefügt worden. Der historische Gesetzgeber bezweckte damit eine Angleichung an die entspr e- che nde Regelung in Art. 105 Abs. 1 Buchst. a EPÜ (vgl. BT - Drucks. 8/2087 S. 34 f.) , an dessen deutscher Fassung er sich für die im nationalen Recht zu schaf fende Bestimmung orientiert hat , wobei er lediglich nicht über deren Wor t- laut hinausgegangen ist. bb ) D er Regelung der Voraussetzungen , unter denen ein dem Vorwurf der Verletzung des Streitpatents ausgesetzter Dritter dem Einspruchsverfahren nachträglich beitreten ka nn, liegt die wertende Unterscheidung zugrunde, ob diese Auseinandersetzung noch rein auß ergerichtlich geführt wird oder ob eine Seite bereits die Grenze zur Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe überschritten 22 23 24 25 - 9 - hat. Ersteres soll dafür ausweislich der Regelung in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht aus reichen . Letzteres soll zwar scheinbar nur dann gen ügen , wenn der Schutzrechtsinhaber Patentverletzungsklage oder der Abgemahnte negative Feststellungsklage erhoben hat . A us dem genannten Grund ist dies aber nicht als abschließend an zusehen , zumal hinzukommt, dass jedenfalls die englische Fassung von Art. 105 Abs. 1 Buchst. a EPÜ ein weiteres Verständnis des B e- proceedings for infringement of the same patent cc ) Als Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe ist es deshalb anzuerke n- nen, wenn der Patentinhaber , wie im Streitfall, den Erlass einer einstweilige n Verfügung gegen den Dritten beantragt hat. Der Eingang der Antragsschrift bei Gericht begründet die Rechtshängigkeit, weil im Verfahren der einstweiligen Verfügung gegen den Antragsgegner im Beschlusswege sogleich, auch ohne seine vorherige Anhörung eine Sachentscheidung ergehen kann ( aA etwa M u- sielak/Voit/Huber, ZPO, 14. Aufl., § 921 Rn. 6; Ahrens/Scharen, Der Wettb e- werbsprozess, 8. Aufl., Kap 51 Rn. 19 mwN). Mit dem Eingang des Antrags auf E rlass einer einstweiligen Verfügung ist dementsprechend der Bereich bloßen außergerichtliche n Vorgehen s gegen den Dritten verlassen und ein Grad der Auseinandersetzung erreicht, welcher der Klage erheb ung gleich zusetzen ist und nicht länger dem Stadium eine r außergerichtlichen Auseinandersetzung zu geordnet werden kann . Hinzu kommt, dass die Verletzungsfrage aus Sicht des Antragsgegner s im Verfügungsverfahren je nach den Umständen des Einzelfalls eindeutig z u- gunsten des Patentinhabers zu beurteilen sein u nd es ihm deshalb im Kosteni n- teresse angeraten erscheinen kann, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen . Seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren gleichwohl generell da von abhängig zu machen, dass er den Patentinhaber zur Erhebung de r Hauptklage veranlasst oder selbst negative Feststellungsklage in einem 26 27 - 10 - Rechtsstreit erhoben hat, in dem er den Bestand des Schutzrechts gegen sich gelten lassen muss, wäre auch vor diesem Hintergrund sachlich nicht zu rech t- fertigen. 3 . Die auf § 100 A bs. 3 Nrn. 1 und 3 PatG gestützten , gegen die tei l- weise Aufrechterhaltung des Streitpatents gerichteten Beanstandungen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch. a) Die Rüge, das Beschwerdegericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen (§ 101 Abs. 2 PatG i.V.m. § 547 Nr. 1 ZPO, § 100 Abs. 3 Nr. 2 PatG) , ist nicht ordnungsgemäß ausgeführt und bleibt schon deshalb ohne Erfolg. Wird die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von Verfahrensvorschri f- ten gestützt, sind die Tatsachen anzugeben, die den Mang el ergeben (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 PatG) . Zur Begründung der Rüge der fehlerhaften Besetzung des Gerichts ist die Angabe der Einzeltatsachen nötig, aus denen sich dieser Ma n- gel erg eben soll ( BGH , Beschluss vom 30. März 2005 - X ZB 8/04 , GRUR 2005, 572 Vertik allibelle). Daran fehlt es. Die Rechtsbeschwerde beruft sich darauf, dass die Beschwerde z u- nächst beim 10. Senat des Patentgerichts geführt , aus den Gründen eines ihr nicht zugänglichen Votums an den 11. Senat abgegeben worden und mangels Aufklärungsmö glichkeiten davon auszugehen sei, dass die Abgabe an einen unzuständigen Senat erfolgt sei. Das reicht zur Darlegung des gerügten Verstoßes schon deshalb nicht aus , weil es f ür die Frage, ob ein Spruchkörper seine Zuständigkeit nach der Geschäftsvertei lung willkürlich angenommen hat, nicht auf die von dem Spruchkörper zur Rechtfertigung seiner Zuständigkeit gegebene Begründung ankommt, sondern darauf, ob sich die Annahme seiner Zuständigkeit bei obje k- tiver Betrachtung als unverständlich und offensichtli ch unhaltbar erweist (BGH, 28 29 30 31 32 - 11 - Beschluss vom 5. Oktober 1982 - X ZB 4/82, GRUR 1983, 114 - Auflaufbre m- se ). Um dies darzutun war die Rechtsbeschwerde nicht auf die Kenntnis des Abgabevermerks angewiesen, sondern hätte anhand der bei Abgabe der B e- schwerde beim B eschwerdegericht geltenden Geschäftsverteilung darlegen müssen, dass der 11. Senat des Patentgerichts seine Zuständigkeit nach dem Gegenstand der Erfindung nur willkürlich angenommen haben konnte. Im Übrigen muss, wenn es für die fehlerhafte Besetzung des Gerichts auf gerichtsinterne Vorgänge ankommt, darge legt werden , dass vergeblich de r Ve r- such der Aufklärung unternommen wurde (BGH , GRUR 2005, 572 Vertikal - libelle). Dazu hätte die Einsprechende zu 2 versuchen können und müssen, die Gründe für die Ab gabe an den 11. Senat des Beschwerdegerichts durch diens t- liche Erklärungen in Erfahrung zu bringen. b) D ie gerügte Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) ist ebenfalls nicht ordnungsgemäß dar gelegt . Es ist zwar ric htig, dass das Streitpatent in einer erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten beschränkten Fassung aufrechterhalten wurde. Das begründet für sich allein aber nicht ohne Weiteres einen Gehörsverstoß , so n- dern könnte einen Verstoß gegen Verfahrensgrundr echte der Einspreche n- de n zu 2 allenfalls dann begründen, wenn das Beschwerdegericht ihr verwehrt hätte , ihre Angriffe der modifizierten Verteidigung anzupassen. Da s ist indes nicht der Fall. Der mit der Terminsladung erteilte Hinweis, ihre Beitrittsberecht i- gung könnte nach vorläufiger Bewertung zu verneinen sein, ändert nichts d a- ran, dass die Einsprechende zu 2 ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen worden ist, die Sach - und Rechtslage dort ausweislich des Sitzung s- protokolls mit den Beteiligten er örtert wurde und dass über ihre prozessuale Stellung und in der Sache erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung en t- schieden wurde . D ie Einsprechende zu 2 hatte dementsprechend nicht nur G e- 33 34 35 - 12 - legenheit, ihren Standpunkt in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwe r- degericht darzulegen, sondern auch sonst , dort alle Verfahrenshandlungen vo r- zunehmen, die d er Herbeiführung einer ihr günstigen Beschwerdeentscheidung förderlich sein konnten. 4 . Soweit das Patentgericht d ie beschränkte Verteidigung des Streitp a- tents mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchssatz für zulässig und seinen Gegenstand für schutzfähig erachtet hat, unterliegt seine Entscheidung aus den dargelegten Gründen nicht der Überprüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 36 37 - 13 - Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 , 2. Halbs. PatG). Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.11.2014 - 11 W(pat) 12/10 - 38
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