BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 33/08 vom 24. Januar 2011 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Deformationsfelder PatG 247 59 Abs. 1; BGB 247247 242 Cd, 328, 334 Ist aus einem zwischen dem alleinigen Patentinhaber und einem Miterfinder geschlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne von 247 328 BGB zur Nutzung der patentgem344337en Lehre berechtigt, kann der Patentinhaber dem Einspruch des Dritten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfinder grunds344tzlich beste-henden Einwand der Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung entgegenhalten. BGH, Beschluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Professor Dr. Meier-Beck, die Richter Gr366ning, Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Schuster beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Be-schluss des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2008 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zur374ckverwiesen. Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Der Rechtsbeschwerdegegner ist als Miterfinder alleiniger Inhaber des am 30. Juni 1998 angemeldeten deutschen Patents 198 29 170 (Streitpa-tents), das die Berechnung und Darstellung 2- oder 3-dimensionaler Deformati-onen r344umlicher Strukturen f374r die medizinische Diagnostik, Forschung oder Medizintechnik betrifft. 1 Mit den beiden anderen Miterfindern H. und Professor Z. hatte der Pa-tentinhaber 1998 vereinbart, dass er allein das Recht erhalten solle, das Patent anzumelden; mit dem Miterfinder Professor Z. vereinbarte der Patentinhaber 2 - 3 - am 14. August 2000 des Weiteren, dass das streitpatentgem344337e Verfahren "f374r die Benutzung am Institut f374r Medizin (IME), Forschungsinstitut (richtig: -zentrum) J. GmbH (im Folgenden: Forschungszentrum) zur Verf374gung gestellt wird." Gegen das erteilte Patent hat das Forschungszentrum Einspruch erho-ben und diesen auf die Widerrufsgr374nde der unzureichenden Offenbarung, un-zul344ssigen Erweiterung und mangelnden Patentf344higkeit gest374tzt. Das Deut-sche Patent- und Markenamt hat das Streitpatent antragsgem344337 wegen unzu-l344ssiger Erweiterung widerrufen. Dagegen hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt und sich unter anderem darauf berufen, der Einspruch sei schon we-gen einer zulasten des Forschungszentrums bestehenden Nichtangriffsver-pflichtung unzul344ssig. 3 Das Patentgericht hat den Einspruch f374r unzul344ssig erachtet und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgehoben. Dagegen wendet sich das Forschungszentrum mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. 4 II. Das Rechtsmittel, das die Nachpr374fung des angefochtenen Be-schlusses nach Art einer Revision er366ffnet ( BGHZ 172, 108 - Informations-374bermittlungsverfahren I), f374hrt zu dessen Aufhebung und zur Zur374ckverwei-sung der Sache an das Patentgericht. 5 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (247 100 Abs. 1 PatG) und auch im 334brigen zul344ssig. 6 2. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit f374r das Rechtsbe-schwerdeverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begr374ndet: Der Einspruch sei rechtsmissbr344uchlich erhoben worden und dieser Einwand jeden-falls im Streitfall aufgrund der vertraglichen Verflechtungen der Parteien und 7 - 4 - Vertragspartner nach Treu und Glauben zuzulassen. Bei der zwischen dem Patentinhaber und Professor Z. geschlossenen Vereinbarung handle es sich, wie deren Auslegung ergebe, um einen echten Vertrag zugunsten eines Dritten (247 328 BGB). Das patentgem344337e Verfahren sei dem Forschungszentrum als Drittbeg374nstigtem 374ber das Forschungsprivileg hinaus und mit eigenem Forde-rungsrecht zur Verf374gung gestellt worden. Da es das hierdurch erworbene Recht nicht zur374ckgewiesen habe, k366nne der Patentinhaber dem Forschungs-zentrum die gegen374ber Professor Z. bestehenden Einwendungen entgegenhal-ten. Dazu geh366re auch eine Nichtangriffspflicht, so dass das Forschungszent-rum an der Erhebung des Einspruchs gehindert sei. Dass die Nichtangriffs-pflicht nicht ausdr374cklich vereinbart worden sei, sei unsch344dlich, weil sich aus einem Vertrag auch vor- und nachvertragliche Pflichten ergeben k366nnten, um einen Vertragspartner vor Sch344digungen im Zusammenhang mit der Erf374llung des Vertrages bzw. mit aus diesem Vertrag hervorgehenden Wissen zu bewah-ren. Entsprechende aus dem hier geschlossenen Vertrag zugunsten eines Drit-ten resultierende Pflichten st374nden der Erhebung des Einspruchs durch das Forschungszentrum entgegen. 3. Diese Beurteilung h344lt der rechtlichen Nachpr374fung nicht stand. Die Feststellungen des Patentgerichts tragen nicht seine Annahme, das For-schungszentrum sei nach Treu und Glauben gehindert, gegen das Streitpatent Einspruch zu erheben. 8 a) Die ausdr374ckliche oder konkludente Vereinbarung von Nichtangriffs-abreden wird regelm344337ig darauf beruhen, dass nach dem Willen der Beteiligten konkrete, 374ber den Bestand des Patents als solches hinausgehende Interessen gewahrt werden sollen. Inwieweit solche vertraglich (konkludent) vereinbarten Nichtangriffsabreden dem Einspruch gegen die Erteilung des Patents generell entgegengehalten werden k366nnen oder nicht (bejahend BPatG GRUR 1991, 748, 749; GRUR Int 1997, 631; BPatG, Beschluss vom 5. Dezember 2005 - 8 W (pat) 319/03; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., 247 59 Rn. 67 f.; 9 - 5 - Kra337er, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, 247 26 B II 6; Vollrath, Mitt 1982, 43 ff.; v. Maltzahn, Festschrift f374r v. Gamm, S. 597 ff.; Windisch, Festschrift f374r v. Gamm, S. 477 ff.; verneinend BPatG, GRUR 2005, 182, 183; BPatG, Be-schluss vom 21. Januar 2005 - 15 W (pat) 313/02; Pitz, Mitt 1994, 239, 241; Benkard/Sch344fers, Patentgesetz, 10. Aufl., 247 59 Rn. 5a, der jedoch den Ein-wand der unerlaubten Rechtsaus374bung und des Rechtsmissbrauchs zulassen will; Koppe, Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht, S. 229, 244; Winterfeld, Festschrift VPP 50 Jahre, S. 211 ff.; zweifelnd Busse/Schwendy/Keuken-schrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., 247 59 Rn. 22), ist im Streitfall nicht allgemein zu entscheiden. b) Die vom Patentgericht angenommene Nichtangriffsverpflichtung ist nicht ausdr374cklich vereinbart worden. Das Patentgericht hat auch keine Fest-stellungen getroffen, aus denen sich erg344be, dass die Beteiligten bei Abschluss des Vertrages den Schutz ganz bestimmter, durch eine Nichtangriffsabrede zu sch374tzender Interessen im Auge gehabt h344tten oder dass solches f374r das For-schungszentrum zumindest erkennbar gewesen w344re. Nach Lage des Sach-verhalts kann eine Nichtangriffspflicht sich, wovon das Patentgericht ausweis-lich der Begr374ndung, die es f374r seine Entschlie337ung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, gegeben hat, ersichtlich auch ausgegangen ist, nur aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, also aus Umst344nden ergeben, die die Durch-f374hrung des vom Forschungszentrum eingelegten Einspruchs jenseits konkre-ter vertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten als unbillig erscheinen lassen. 10 c) Der Grundsatz von Treu und Glauben beherrscht 374ber den Wortlaut der Norm (247 242 BGB) hinaus das gesamte Rechtsleben (z.B. BGH, Urteil vom 23. September 1982 - VII ZR 183/08, BGHZ 85, 48) und kann prinzipiell jedem Recht sozialethische Grenzen setzen (vgl. Palandt/Gr374neberg, BGB, 69. Aufl., 247 242 Rn. 2). Es ist deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auch die Erhebung des Einspruchs gegen eine Patenterteilung nach Treu und Glau-ben zu missbilligen sein und deshalb die Unzul344ssigkeit des Rechtsbehelfs 11 - 6 - nach sich ziehen kann. Ob es sich so verh344lt, bedarf in jedem Einzelfall einer umfassenden W374rdigung aller Umst344nde, die zudem im Lichte des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung nicht patentw374rdiger Schutzrechte zu er-folgen hat und auf die, je nach den Umst344nden, 374berdies auch die gesetzgebe-rische Wertung von Einfluss sein kann, dass vertraglichen Nichtangriffsabreden kartellrechtlich Grenzen gesetzt sind (vgl. f374r das Patentnichtigkeitsverfahren Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., 247 22 Rn. 41; Keukenschrijver, Patentnichtig-keitsverfahren, 4. Aufl. Rn. 121). d) Im Streitfall ist dem Forschungszentrum der Einspruch gegen das Streitpatent nach Treu und Glauben nicht verwehrt. Die gegenteilige Entschei-dung des Patentgerichts beruht auf der Ansicht, der Patentinhaber k366nne die seinen Vertragspartner Professor Z. treffende Pflicht, einen sch344digenden An-griff zu unterlassen, der ihm, dem Patentinhaber, die Erf374llung der sich aus dem Vertrag vom 14. August 2000 ergebenden Verpflichtungen unm366glich ma-chen w374rde, gem344337 den 247247 328, 333, 334 BGB auch dem Forschungszentrum entgegenhalten. Dies ist in mehrfacher Hinsicht nicht frei von Rechtsfehlern. 12 aa) Die Annahme des Patentgerichts, der Patentinhaber und Professor Z. h344tten einen (echten) Vertrag zugunsten eines Dritten (247 328 BGB) ge-schlossen, wird, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht r374gt, nicht von den getrof-fenen Feststellungen getragen. Das Patentgericht leitet dieses Ergebnis allein aus dem Wortlaut der Vereinbarung vom 14. August 2000 und der Erw344gung her, es ergebe keinen Sinn, wenn das Forschungszentrum kein eigenes Forde-rungsrecht haben solle, denn sonst laufe "die gesamte Vereinbarung sozusa-gen leer". Es ist indes nicht ersichtlich, warum es f374r den Sinn und Zweck der Vereinbarung - zu dem das Patentgericht keine n344heren Feststellungen getrof-fen hat - unverzichtbar sein soll, dass das Forderungsrecht statt Professor Z. nur dem Forschungszentrum zustehen soll, wie es bei einem echten Vertrag zugunsten eines Dritten prinzipiell der Fall w344re (vgl. 247 335 BGB), oder warum etwa das Forschungszentrum und Professor Z. nebeneinander berechtigt sein 13 - 7 - k366nnten, keineswegs aber Professor Z. allein. Gegen das vom Patentgericht gefundene Auslegungsergebnis spricht im 334brigen, dass der Wortlaut der Ver-einbarung eher auf eine 334berlassung nur an Professor Z. hindeutet, weil es dort hei337t, dass das patentgem344337e Verfahren "f374r die Benutzung 'am' Institut f374r Medizin ... zur Verf374gung gestellt wird". bb) Unabh344ngig hiervon rechtfertigte auch ein eigenes Forderungs-recht nicht die Annahme des Patentgerichts, das Forschungszentrum sei we-gen dieses ihm einger344umten Rechts gehindert, das Streitpatent mit dem Ein-spruch anzugreifen. 14 Das Patentgericht ist zwar rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass dem Versprechenden beim Vertrag zugunsten eines Dritten Einwendun-gen aus dem Vertrag auch gegen den Dritten zustehen (247 334 BGB). Diese gesetzliche Regelung beruht auf der Erw344gung, dass der Versprechende in einem solchen Vertragsverh344ltnis nicht schlechter stehen soll, als bei unmittel-bar gegen374ber dem Vertragspartner selbst bestehender Leistungspflicht (Pa-landt/Gr374neberg, aaO, 247 334 Rn. 1). Zu der darin zum Ausdruck kommenden Bewertung der beteiligten Interessen steht es aber nicht in Widerspruch, dem Forschungszentrum das Einspruchsrecht zuzugestehen. Einer etwaigen Ein-spruchseinlegung durch Professor Z. als seines eigentlichen Vertragspartners k366nnte der Patentinhaber den Einwand der treuwidrigen Rechtsaus374bung nach dem festgestellten Sachverhalt vielmehr allenfalls aus Gr374nden entgegenhal-ten, die allein in seiner Person begr374ndet sind. Der Einwand w344re mithin kein Einwand aus dem Vertrag, den der Patentinhaber nach 247 334 BGB auch gegen das Forschungszentrum als Dritten geltend machen k366nnte. Ihn dem Patentin-haber gleichwohl zuzugestehen liefe auf die Bejahung eines Vertragsschlusses zulasten eines Dritten, des Forschungszentrums, hinaus. 15 16 Professor Z. k366nnte nach Treu und Glauben nur deshalb an der Ein-spruchseinlegung gehindert sein, weil er, w344re er Patentmitinhaber geworden, - 8 - nicht einspruchsberechtigt w344re (vgl. BPatGE 32, 54, 65; Schwendy, aaO, 247 59 Rn 25). Diese Rolle w344re ihm als Miterfinder aber zwangsl344ufig zugefallen (247 6 Abs. 1 PatG), wenn die Miterfinder nicht vereinbart h344tten, dass nur der jetzige Patentinhaber das Streitpatent anmelden sollte. Es mag angezeigt sein, die Einspruchsbefugnis von Professor Z. trotz dieser Vereinbarung nicht anders zu beurteilen, als wenn sie nicht geschlossen worden w344re, so dass ein von Pro-fessor Z. eingelegter Einspruch vor diesem Hintergrund als unzul344ssig zu be-werten w344re. W344re aber dessen Miterfinderstellung der einzige Grund, aus dem die Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung hergeleitet werden k366nnte und be-trifft 247 334 BGB nur Einwendungen "aus dem Vertrag", er366ffnet diese gesetzli-che Regelung dem Patentinhaber nicht die M366glichkeit, diesen Einwand auch gegen374ber einem Dritten geltend zu machen, in dessen Person der h366chstper-s366nliche Umstand, Miterfinder zu sein, nicht gegeben ist. In einer solchen Konstellation steht diese Regelung dem gesetzgeberischen Anliegen, nicht pa-tentw374rdige Schutzrechte dem Angriff durch jedermann auszusetzen, nicht im Wege. cc) Weitere Umst344nde, die die Einspruchseinlegung als treuwidrig er-scheinen lassen k366nnten und die au337erhalb der Person des Vertragspartners, Professor Z., liegen, sind weder festgestellt (247 107 Abs. 2 PatG) noch ersicht-lich. Insbesondere ist es entgegen der Auffassung des Patentgerichts kein da-f374r hinreichender Grund, dass der durch Einspruch des zur Nutzung des Pa-tents berechtigten Dritten herbeigef374hrte Widerruf des Patents dem Verspre-chenden die Leistung unm366glich macht. Das ist evident f374r den echten Vertrag zugunsten eines Dritten, weil der Dritte dort der eigentliche Nutznie337er der Leistung ist und der Patentinhaber nicht ohne Weiteres vor den Folgen ge-sch374tzt werden muss, die sich daraus ergeben, dass der Empf344nger den Bezug der Leistung selbst durch Einspruch gegen das Patent untergr344bt. Aber auch in sonstigen F344llen, wie dem sogenannten unechten Vertrag zu Gunsten eines Dritten, muss ein Patentinhaber stets damit rechnen, dass von dem Popular-rechtsbehelf des Einspruchs gegen das Patent auch von Personen Gebrauch 17 - 9 - gemacht wird, die zur Benutzung des Patents berechtigt sind. Eine Benut-zungsberechtigung l344sst als solche den Angriff auf das Patent durch den von ihr Beg374nstigten noch nicht als treuwidrig erscheinen (BGH, Beschluss vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 40 - Fl344chenentl374ftung, mwN). 4. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren an das Patentgericht zur374ckzuverweisen (247 108 Abs. 1 PatG). Die Zur374ckverweisung an einen anderen Senat des Gerichts erscheint entgegen der Anregung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst. 18 5. Das Patentgericht wird sich im wiederer366ffneten Beschwerdeverfah-ren zun344chst dem in der Rechtsbeschwerdeerwiderung wiederholten Einwand zuzuwenden haben, das Forschungszentrum habe den Einspruch als Stroh-mann von Professor Z. eingelegt. Dieser Einwand kann nur Erfolg haben, wenn festgestellt werden kann, dass das Forschungszentrum den Einspruch ohne jedes eigene Interesse am Widerruf des Patents und ausschlie337lich im Auftrag von Professor Z. eingelegt hat (vgl. Moufang, aaO, 247 59 Rn. 72). Die Beweis-last daf374r liegt beim Patentinhaber (Moufang, aaO Rn. 71 a.E.). L344sst sich die-ser Vorwurf nicht erh344rten, werden die geltend gemachten Widerrufsgr374nde in der Sache zu pr374fen sein. 19 - 10 - 6. Die Durchf374hrung einer m374ndlichen Verhandlung erschien nicht an-gezeigt (247 108 Abs. 1 2. Halbs. PatG). 20 Meier-Beck Gr366ning Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2008 - 17 W(pat) 60/04 -
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