BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 35/08 vom 8. September 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend das Patent 100 51 495 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Polyolefinfolie PatG 247 100 Abs. 3 Nr. 3 a) Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Geh366r, wenn das Patentgericht die Patentf344higkeit eines Patents unter Berufung auf eine Ver366ffentlichung ver-neint, die der Einsprechende nur beil344ufig in Zusammenhang mit einem (ne-ben der fehlenden Patentf344higkeit) zus344tzlich geltend gemachten Widerrufs-grund erw344hnt hat, ohne zuvor den Patentinhaber darauf hinzuweisen, dass diese Ver366ffentlichung der Patentf344higkeit des Patents entgegenstehen k366nnte. b) Dabei ist unerheblich, ob die getroffene Entscheidung nach m374ndlicher Ver-handlung oder im schriftlichen Verfahren ergangen ist. BGH, Beschluss vom 8. September 2009 - X ZB 35/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Keukenschrijver, Asendorf, Dr. Berger und Dr. Grabinski beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss des 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespa-tentgerichts vom 21. Juli 2008 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Beschwerdewert: 25.000,-- 200 Gr374nde: I. Die Rechtsbeschwerdef374hrerin ist eingetragene Inhaberin des am 25. September 2003 ver366ffentlichten Patents 100 51 495 mit der Bezeichnung "Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie" (Streitpatent). 1 Die eingetragenen Patentanspr374che haben folgenden Wortlaut: 2 - 3 - "1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendi-cke zwischen 5 und 250 m, an deren Folienoberfl344che durch ein- oder beidseitige Oberfl344chenbe-handlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberfl344-chenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemes-sung der Oberfl344chenpolarisation so auf das Fl344chengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfl344che in jeder Lage haf-ten bleibt, als Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund f374r eine klebstofffreie Fixierung von Papierbl344ttern und Fotos bildet. 2. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1, mit der Ma337gabe, dass die Foliendicke einen Wert zwischen 10 und 100 m aufweist. 3. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1 oder 2, mit der Ma337gabe, dass die Folie zwei oder drei durch Coextrusion hergestell-te Schichten aufweist. 4. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Anspr374che 1 bis 3, mit der Ma337gabe, dass die Folie ein oder mehrere anorganische F374llmaterialien aus der Gruppe Calciumcarbonat, Titandioxid, Talkum und Kreide enth344lt, wobei der Anteil der F374llmaterialien bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Endmischung, betr344gt. 5. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Anspr374che 1 bis 4, mit der Ma337gabe, dass eine Folienseite mit einem Raster bedruckt ist." Gegen das Streitpatent ist am 23. Dezember 2003 Einspruch erhoben worden. In ihrer Begr374ndung hat die Einsprechende geltend gemacht, dass der Gegenstand der Streitpatents nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen T344tigkeit beruhe und sich insoweit auf eine offenkundige Vorbenutzung sowie als druckschriftlichen Entgegenhaltungen auf die vorver366ffentlichten US-PS 5 638 249 (D 1) und WO 96/08318 (D 2) berufen. Au337erdem hat sich die Einsprechende auf eine widerrechtliche Entnahme gest374tzt und in diesem Zu-sammenhang ein Telefax der M. GmbH vom 19. Juni 1998 3 - 4 - an die Einsprechende vorgelegt. In dem Telefax ist vermerkt, dass mit diesem das US-Patent 5 010 671 374berreicht werde. Der als Anlage von der Einspre-chenden eingereichten Ablichtung des Telefax war eine solche des US-Patents beigef374gt. Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen widersprochen und das Streitpatent unbeschr344nkt, hilfsweise mit ge344nderten Anspr374chen vertei-digt. Sp344ter hat die Einsprechende ihren Einspruch zur374ckgenommen. Nach entsprechenden Antr344gen der Einsprechenden und der Patentinhaberin hat das Patentgericht den vor der R374cknahme des Einspruchs anberaumten Verhand-lungstermin von Amts wegen wieder aufgehoben. 4 Ohne weitere Hinweise erteilt zu haben, hat das Patentgericht das Streit-patent an dem urspr374nglich vorgesehenen Verhandlungstermin widerrufen. Gegen die Entscheidung richtet sich die vom Patentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde. 5 II. Die Rechtsbeschwerde ist zul344ssig, weil mit ihr der nicht zulassungs-gebundene Rechtsbeschwerdegrund des 247 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend ge-macht wird, und hat auch in der Sache Erfolg. 6 1. Das Patentgericht hat Patentanspruch 1 des Streitpatents wie folgt gegliedert: 7 1) Verwendung einer Polyolefinfolie, 1.1) die teiltransparent ist, 1.2) mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 m, 1.3) an deren Folienoberfl344che durch ein- oder beidseitige Oberfl344-chenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind, - 5 - 1.4) die Folienoberfl344che ist durch eine nachfolgende, elektrostati-sche Aufladung oberfl344chenpolarisiert, 1.5) die elektrostatische Haftkraft ist durch Bemessung der Oberfl344-chenpolarisation so auf das Fl344chengewicht der Folie abge-stimmt, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sau-beren, getrockneten und planen Floatglasfl344che in jeder Lage haften bleibt, 2) als Flip-Chart-Folie, 2.1) die beschreibbar ist und 2.2) einen Haftgrund f374r eine klebstofffreie Fixierung von Papierbl344t-tern und Fotos bildet. und seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begr374ndet: Es k366nne dahinstehen, ob die mit dem Streitpatent beanspruchte Ver-wendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie neu sei, weil sie jedenfalls nicht auf einer erfinderischen T344tigkeit beruhe. Aus der D 1 gehe hervor, dass als Polymerfolien, auf welchen Papierposter reversibel angebracht werden k366nnen, Polyethylen- oder Polypropylenfolien mit einer Dicke von umgerechnet 25,4 265m bis 12,7 265m, nach elektrischer Aufladung durch Corona-Behandlung, in einem System Wand-Folie-Papier besonders geeignet seien, womit die Merkmale 1, 1.2, 1.3 sowie 2.2 des erteilten Patentanspruchs 1 offenbart seien. Die Ausbil-dung sauerstoffhaltiger funktioneller Gruppen an der Folienoberfl344che durch Corona-Behandlung sei dem Fachmann, einem mit der Herstellung und An-wendung von Polymerfolien befassten und vertrauten Diplom-Chemiker, gel344u-fig, so dass sich daraus das Merkmal 1.4 unmittelbar erschlie337e. Zur Frage der Transparenz der Polyolefinfolie sei der D 1 lediglich zu entnehmen, dass eine weitere transparente Folie mit vergleichbarer Haftkraft als Schutzschicht 374ber das Papierposter angebracht werden k366nne (Merkmal 1.1). Konkrete Angaben 374ber die Beschreibbarkeit der Polyolefinfolien fehlten in der D 1 ebenso wie ein Hinweis auf die spezielle Anwendung als Flip-Chart-Folie (Merkmale 2.1 und 2). Die Verwendung von statisch aufladbaren, beschreibbaren und teiltransparen- 8 - 6 - ten Polyolefinfolien als Flip-Chart-Folien und damit die Merkmale 1.1, 2 und 2.1 w374rden sich f374r den Fachmann jedoch aus dem gattungsgleichen US-Patent 5 010 671 ergeben. Die reversibel aneinander haftenden Bl344tter des darin of-fenbarten Flip-Chart-Blocks k366nnten auch auf einer anderen Oberfl344che allein aufgrund ihrer statischen Ladung sicher und reversibel haftend angebracht werden und seien zudem beschreibbar. Der Druckschrift k366nne zudem ent-nommen werden, dass die Bl344tter auch auf transparenten Oberfl344chen wie Glas anhaften und dabei aufgrund ihrer nur teilweisen Durchl344ssigkeit f374r sichtbares Licht (vgl. den Handelsnamen "Oppalyte") auch in beschriebenen Zustand als Datentr344ger dienen k366nnten (Merkmal 1.1). Aus der in dem US-Patent be-schriebenen Anwendbarkeit auf Glas als Oberfl344che ergebe sich f374r den Fach-mann das in Merkmal 1.5 enthaltene Erfordernis der Abstimmung der elektro-statischen Haftkraft auf das Fl344chengewicht der Folie durch Bemessung der Oberfl344chenpolarisation von selbst. Damit erschlie337e sich die streitpatentge-m344337e Verwendung der Polyolefinfolie als Flip-Chart-Folie aus den beiden ge-nannten Druckschriften in naheliegender Weise. Das gelte auch f374r den Ge-genstand des Hilfsantrags, der keine tats344chliche Einschr344nkung gegen374ber dem Hauptantrag enthalte. 2. Die Rechtsbeschwerde r374gt, dass der Patentinhaberin rechtliches Ge-h366r versagt worden sei. Diese habe nicht damit rechnen m374ssen, dass sich das Patentgericht f374r seine Beurteilung ma337geblich auf das genannte US-Patent st374tzen werde, weil jenes von der Einsprechenden nur als Beif374gung zu dem Telefax der M. GmbH vom 19. Juni 1998 vorgelegt worden sei. Das Berufungsgericht sei deshalb gehalten gewesen, der Patentinhaberin einen entsprechenden Hinweis zu erteilen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Mit dem Telefax habe die Einsprechende eine Firmenverwandtschaft zwischen der M. GmbH und der N. AG, 9 - 7 - der fr374heren Inhaberin des Streitpatents, nachweisen wollen, um den Wider-rufsgrund der widerrechtlichen Entnahme zu st374tzen. Das dem Telefax als An-lage beigef374gte, als Fax-Kopie unleserliche US-Patent sei dabei lediglich Ge-genstand eines Hinweises auf die patentrechtliche Situation in den USA gewe-sen, die zu 374berpr374fen gewesen sei. Die Einsprechende habe an keiner Stelle ihres Vorbringens das US-Patent als f374r die Schutzf344higkeit relevant anzuse-henden Stand der Technik angef374hrt. 10 Der Versto337 gegen den Anspruch auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs sei auch entscheidungserheblich, weil nicht auszuschlie337en sei, dass die ange-fochtene Entscheidung darauf beruhe. Denn die Patentinhaberin h344tte auf ei-nen richterlichen Hinweis vorgetragen, dass die D 1 keine Teiltransparenz der Folie lehre (Merkmal 1.1), nicht offenbare, dass an der Folienoberfl344che durch ein- oder beidseitige Oberfl344chenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen ange-lagert seien (Merkmal 1.4), nicht aufzeige, die elektrostatische Haftkraft gem344337 Merkmal 1.5 zu bemessen, und dieser auch nicht zu entnehmen sei, die Folie als beschreibbare Flip-Chart-Folie zu verwenden (Merkmale 2 und 2.1). Das US-Patent 5 010 671 offenbare ebenfalls keine Teiltransparenz der Folie (Merkmal 1.1), beschreibe keine ein- oder beidseitige Oberfl344chenbehandlung, bei der sauerstoffhaltige Gruppen angelagert w374rden (Merkmal 1.3), offenbare keine Bemessung der elektrostatischen Haftkraft gem344337 Merkmal 1.5 und zeige nicht, die Flip-Chart-Folie auch als Haftgrund f374r eine klebstofffreie Fixierung von Papierbl344ttern und Fotos auszugestalten (Merkmal 2.2). Eine Zusammen-schau der D 1 und des US-Patents stehe einer erfinderischen T344tigkeit nicht entgegen, weil auch beide Druckschriften nicht die Kombination von auf der Flip-Chart-Folie fixierten Fotos und neben den Fotos angeordneter Schrift nahe legen w374rden (Merkmale 2, 2.1 und 2.2). Aus den beiden Entgegenhaltungen - 8 - gehe auch nicht hervor, dass die Eigenschaften der Folie nur durch die Kombi-nation der Merkmale 1.3 und 1.4 erreicht werde. W344re der Patentinhaberin rechtliches Geh366r gew344hrt worden, h344tte die-se zudem die Hilfsantr344ge 1 bis 5 gestellt. 11 12 In Hilfsantrag 1 h344tte sie beantragt, das Streitpatent dadurch beschr344nkt aufrecht zu erhalten, dass Anspruch 1 des erteilten Patents durch den neuen Anspruch 1 ersetzt wird, wobei dieser die teiltransparente Polyolefinfolie weiter dahin definiert, dass deren Transparenz zwischen 10 und 90 % liegt. 13 In Hilfsantrag 2 h344tte sie beantragt, das Streitpatent dadurch beschr344nkt aufrecht zu erhalten, dass die Anspr374che 1 bis 5 des erteilten Patents durch die neuen Anspr374che 1 bis 4 ersetzt werden, wobei sich die beiden Anspruchsfas-sungen dadurch unterscheiden, dass Anspruch 1 und Anspruch 3 des erteilten Patents in Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags kombiniert werden und dadurch in Hilfsantrag 2 Anspruch 3 als Unteranspruch wegf344llt und Anspr374che 4 und 5 des erteilten Patents zu Anspr374chen 3 und 4 des 2. Hilfsantrags werden. Als Hilfsantrag 3 w344ren die Anspr374che des Hauptantrags, als Hilfsan-trag 4 w344ren die Anspr374che des Hilfsantrags 1 und als Hilfsantrag 5 w344ren die Anspr374che des Hilfsantrags 2 weiterverfolgt worden, jedoch jeweils mit der Ma337gabe, dass in Anspruch 1 das Merkmal "als Flip-Chart-Folie, die be-schreibbar ist und einen Haftgrund f374r eine klebstofffreie Fixierung von Papier-bl344ttern und Fotos bildet" durch das Merkmal "als zu beschreibende Flip-Chart-Folie und als Haftgrund f374r eine klebstofffreie Fixierung von Papierbl344ttern und Fotos" ersetzt wird. 14 - 9 - 3. Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, dass das Patentgericht seiner Verpflichtung zur Gew344hrung rechtlichen Geh366rs gegen374ber der Patent-inhaberin nicht nachgekommen ist. 15 Mit der R374ge der Verletzung rechtlichen Geh366rs kann nicht nur geltend gemacht werden, dass das entscheidende Gericht Vorbringen nicht zur Kennt-nis genommen oder in seiner Entscheidung nicht in Erw344gung gezogen hat, sondern auch, dass es Erkenntnisse verwertet hat, zu denen ein Verfahrensbe-teiligter nicht Stellung nehmen konnte. Der letztgenannte Fall kommt in Be-tracht, wenn der Verfahrensbeteiligte gar nicht zu Wort gekommen ist oder das Gericht bei seiner Entscheidung Tatsachen zugrunde gelegt hat, zu denen der Beteiligte nicht mehr Stellung nehmen konnte. Gleiches gilt, wenn der Verfah-rensbeteiligte bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht erken-nen konnte, auf welches Vorbringen es f374r die Entscheidung des Gerichts an-kommen kann und wird (Sen.Beschl. v. 25.1.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792 - Spiralbohrer; Beschl. v. 16.9.2008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 91, 92 - An-tennenhalter). Da die Parteien kein Recht darauf haben, vor der gerichtlichen Entscheidung zu erfahren, wie das Gericht den die Grundlage seiner Entschei-dung bildenden Sachverhalt (voraussichtlich) w374rdigen wird, ist der Anspruch auf rechtliches Geh366r allerdings nicht schon dann verletzt, wenn das Patentge-richt nicht darauf hinweist, welchen Offenbarungsgehalt es einer in der m374ndli-chen Verhandlung er366rterten Ver366ffentlichung entnimmt (Sen., aaO - Antennen-halter). Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Geh366r jedoch, wenn das Pa-tentgericht die Patentf344higkeit eines Patents unter Berufung auf eine zum Stand der Technik geh366rende Ver366ffentlichung verneint, die der Einsprechende nur beil344ufig in Zusammenhang mit einem (neben der fehlenden Patentf344higkeit) zus344tzlich geltend gemachten Widerrufsgrund erw344hnt hat, ohne zuvor den Pa- 16 - 10 - tentinhaber darauf hinzuweisen, dass diese Ver366ffentlichung der Patentf344hig-keit des Patentes entgegenstehen k366nnte. Ein solcher Fall ist hier gegeben. Die Patentinhaberin konnte bei An-wendung der von ihr zu erwartenden Sorgfalt nicht damit rechnen, dass das Patentgericht bei der Beurteilung der Patentf344higkeit des Streitpatents auch das US-Patent 5 010 671 als entscheidungserhebliche Entgegenhaltung heranzie-hen w374rde. Die Druckschrift wurde zwar bereits mit dem Einspruch vorgelegt. Dies erfolgte jedoch nicht im Hinblick auf das Vorbringen der Einsprechenden zur Patentf344higkeit des Streitpatents. Insoweit hat die Einsprechende ihren An-griff allein auf die Entgegenhaltungen D 1 und D 2 gest374tzt. Auch im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens hat sich keiner der Verfahrensbeteiligten in Zusammenhang mit der Patentf344higkeit des Streitpatents auf das US-Patent berufen. 17 Dieses wurde vielmehr lediglich hinsichtlich des Einspruchsgrundes der widerrechtlichen Entnahme zusammen mit dem als Anlage 15 vorgelegten Te-lefax der M. GmbH vom 19. Juni 1998 von der Einsprechen- den in einer nahezu unleserlichen Ablichtung eingereicht. Bei der M. GmbH hat es sich um eine mit der damaligen Anmelderin konzernver- bundene Gesellschaft gehandelt. Unter anderem mit der Vorlage dieses Tele-fax wollte die Einsprechende darlegen, dass die (mutma337lichen) Erfinder des Streitpatents vor dessen Anmeldetag die Folie und deren Verwendung in Ge-spr344chen mit der Einsprechenden kennen gelernt hatten. Vor diesem Hinter-grund musste die Patentinhaberin nicht damit rechnen, dass das Bundespa-tentgericht nach der R374cknahme des Einspruchs seine Erw344gungen zur Patent-f344higkeit des Streitpatents ma337geblich auch auf das US-Patent st374tzen werde. 18 - 11 - Dem steht nicht entgegen, dass die Einsprechende in der Einspruchsbe-gr374ndung ausgef374hrt hat, dass die M. GmbH sie mit dem als Anlage 15 vorgelegten Telefax im Juni 1998 "auf ein gegebenenfalls zu beach-tendes US-Patent hinweise". Damit war erkennbar nur ein Hinweis an die M. GmbH gemeint, dass das US-Patent gegebenenfalls beachtet werden m374sse, wenn der US-Markt durch T344tigkeiten der Einsprechenden be-r374hrt werde. Die Ausf374hrungen der Einsprechenden konnten also sinnvollerwei-se nicht so verstanden werden, dass das US-Patent auch bei der Patentf344hig-keit des Streitpatents zu beachten sei. 19 20 Auch der Umstand, dass die Aufhebung des urspr374nglich anberaumten Verhandlungstermins nach einem entsprechenden Antrag der Patentinhaberin erfolgt ist, hat das Patentgericht nicht von seiner Hinweispflicht entbunden. Denn die Verpflichtung des Patentgerichts, Verfahrensbeteiligte im Beschwer-deverfahren nach 247 73 ff. PatG oder im Einspruchsverfahren nach 247 147 Abs. 3 PatG a.F. auf Entgegenhaltungen hinzuweisen, von denen sie auch bei An-wendung der von ihnen zu erwartenden Sorgfalt nicht erkennen k366nnen, dass diese als entscheidungsrelevant ber374cksichtigt werden k366nnten, besteht unab-h344ngig davon, ob die Entscheidung nach m374ndlicher Verhandlung ergeht oder im schriftlichen Verfahren getroffen wird. Daran 344ndert sich selbst dann nichts, wenn - wie hier - der Aufhebung der zun344chst vom Patentgericht anberaumten m374ndlichen Verhandlung ein entsprechender Antrag eines Verfahrensbeteilig-ten vorausgegangen ist. 4. Die Verletzung des Anspruchs auf Wahrung rechtlichen Geh366rs setzt weiterhin voraus, dass die beanstandete Entscheidung auf dem behaupteten Mangel beruht oder beruhen kann, es also nicht ausgeschlossen werden kann, dass die ordnungsgem344337e Gew344hrung rechtlichen Geh366rs zu einer der Partei 21 - 12 - g374nstigeren Entscheidung gef374hrt h344tte (Sen.Beschl. v. 14.3.2006 - X ZB 28/04 Rdn. 8 m.N. aus der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung; vgl. auch BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637 638 - Top Selection, zu 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Demgegen374ber ist die Versagung rechtlichen Geh366rs unsch344dlich, wenn sie sich allein auf Feststellungen bezieht, die f374r die Ent-scheidung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erheblich gewesen sind (BGH, aaO - Top Selection; Benkard/Rogge, 10. Aufl., 2006, 247 100 PatG Rdn. 28; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., 2003, 247 100 PatG Rdn. 50). 22 Im Streitfall ist der Patentinhaberin rechtliches Geh366r im Hinblick auf entscheidungsrelevante Feststellungen versagt worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ordnungsgem344337e Ge-w344hrung rechtlichen Geh366rs durch einen Hinweis auf die Absicht des Patentge-richts, das US-Patent 5 010 671 als relevanten Stand der Technik zu ber374ck-sichtigen, zu einer der Patentinhaberin g374nstigeren Entscheidung gef374hrt h344tte. Das gilt jedenfalls, soweit die Patentinhaberin bei Erteilung eines solchen Hin-weises entsprechend den Darlegungen der Rechtsbeschwerde geltend ge-macht h344tte, dass das US-Patent nicht offenbart, dass die Polyolefinfolie teil-transparent ist und die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberfl344-chenpolarisation so auf das Fl344chengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die-se mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfl344che in jeder Lage haften bleibt (Merkmale 1.1 und 1.5) und auch einer Zusammenschau der Entgegenhaltung D 1 und des US-Patents nicht die Kombination der Merkmale zu entnehmen gewesen w344re, dass die Flip-Chart-Folie zugleich beschreibbar ist und einen Haftgrund f374r eine klebstofffreie Fixie-rung von Papierbl344ttern und Fotos bildet (Merkmale 2, 2.1 und 2.2), und dass jedenfalls das Streitpatent beschr344nkt im Umfang der Hilfsantr344ge 1 bis 5 auf- 23 - 13 - recht zu erhalten gewesen w344re. Denn zumindest bei diesen Einwendungen handelt es sich einerseits um Darlegungen der Patentinhaberin, von denen an-zunehmen ist, das sie allein deshalb nicht vorgebracht worden sind, weil das Patentgericht pflichtwidrig den Hinweis unterlassen hatte, dass es auf das US-Patent 5 010 671 bei der Beurteilung der Patentf344higkeit des Streitpatents an-kommen k366nnte, und geht es andererseits um Tatsachen, die vom Patentge-richt in dem angegriffenen Beschluss als entscheidungsrelevant angesehen worden sind. 24 5. Die Rechtsbeschwerde f374hrt danach zur Aufhebung der angefochte-nen Entscheidung und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Patentgericht (247 108 Abs. 1 PatG). Die Zur374ckverweisung an einen anderen Senat des Pa-tentgerichts ist - entgegen der Anregung der Rechtsbeschwerde - nicht veran-lasst (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77, 79 - PARK & BIKE). - 14 - Eine m374ndliche Verhandlung hat der Senat nicht f374r erforderlich gehalten (247 107 Abs. 1 PatG). Scharen Keukenschrijver Asendorf Berger Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2008 - 15 W(pat) 325/04 -
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