X ZB 37/08 - X. Zivilsenat

Berichtigt durch Beschluss vom 23. M344rz 2010 Anderer, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 37/08 vom 16. November 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Lichtbogenschn374rung BGB 247 809; PatG 247 140c Abs. 1 Satz 3 Ist 374ber den Vorwurf der Patentverletzung im selbst344ndigen Beweisverfahren ein Sachver-st344ndigengutachten erstellt worden, k366nnen m366glicherweise ber374hrte Geheimhaltungsinteres-sen des vermeintlichen Verletzers in aller Regel in der Weise gewahrt werden, dass der Schutzrechtsinhaber die Einsicht in das Gutachten (zun344chst) auf namentlich benannte rechts- bzw. patentanwaltliche Vertreter beschr344nkt und diese insoweit umfassend zur Verschwiegen-heit verpflichtet werden. Zur Einsicht durch den Schutzrechtsinhaber pers366nlich darf ein solches Gutachten nicht frei-gegeben werden, bevor der vermeintliche Schutzrechtsverletzer Gelegenheit hatte, seine Ge-heimhaltungsinteressen geltend zu machen. Er hat insoweit im Einzelnen darzulegen, welche Informationen im Gutachten Geheimhaltungsw374rdiges, namentlich Gesch344ftsgeheimnisse, offenbaren und welche Nachteile ihm aus der Offenbarung drohen. BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08 - OLG M374nchen LG M374nchen I - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gr366ning, Dr. Berger und Dr. Grabinski beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Oberlandesgerichts M374nchen vom 11. August 2008 aufgeho-ben. Die Herausgabe des unter der Datumsangabe "31.11.2007" erstellten Beweissicherungsgutachtens des Sachverst344ndigen Prof. Dr.-Ing. S. - abgesehen von Ziffern 2.2 und 4.6 des Gutachtens - an die rechts- und patentanwaltlichen Vertreter der Antragstellerin, Rechtsanw344ltin Dr. S. R. , Rechtsanwalt Dr. G. H. und Patentanwalt Dr. R. G. , wird angeordnet. Rechtsanw344ltin Dr. S. R. , Rechtsanwalt Dr. G. H. und Patentanwalt Dr. R. G. werden verpflichtet, 374ber die ihnen aufgrund dieses Beschlusses bekannt gewordenen Inhalte des Beweissicherungsgutachtens auch gegen374ber der ei-genen Partei Verschwiegenheit zu bewahren. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Beschwerde- und des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu tragen. Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 200.000,-- 200 festgesetzt. - 3 - Gr374nde: A. Die Rechtsbeschwerdef374hrerin (im Folgenden: Antragstellerin) ist Inha-berin des deutschen Patents 44 46 560, das ein Verfahren zum Schwei337en von Werkst374cken mit Laserstrahlung betrifft. Aufgrund des Inhalts einer Dissertati-onsschrift kam bei ihr der Verdacht auf, die Rechtsbeschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin), die Automobile herstellt, k366nne bei der Produkti-on jedenfalls eines ihrer Modelle vom gesch374tzten Verfahren Gebrauch ma-chen. Auf ihren Antrag "im selbst344ndigen Beweisverfahren auf Sachverst344ndi-genbegutachtung und Duldungsanordnung" hat das Landgericht M374nchen I (Aktenzeichen 21 OH 17787/07) beschlossen, durch Einholung eines schriftli-chen Gutachtens eines Sachverst344ndigen Beweis dar374ber zu erheben, ob die in einer bestimmten Betriebsst344tte der Antragsgegnerin befindlichen Laserstrahl-MIG-Hybrid-Schwei337stationen das anhand folgender Merkmalsgliederung be-schriebene Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents ausf374hren: 1 (1) Verfahren zum Schwei337en von Werkst374cken mit Laserstrah-lung, (2) die Laserstrahlung wird auf das relativbewegte Werkst374ck fo-kussiert, (3) durch die Laserstrahlung wird eine Verdampfung von Werkstoff bewirkt, (4) au337er der Laserstrahlung wird ein im Laserstrahlschwei337be-reich des Werkst374cks fu337ender Lichtbogen eingesetzt, (5) Verwendung eines Werkst374cks mit einer Oberfl344chenspur, die den Lichtbogen im durch den Strahlfleck der Laserstrahlung bestimmten Schwei337bereich f374hrt, - 4 - (6) die Oberfl344chenspur schn374rt den Lichtbogen zusammen, (7) die Oberfl344chenspur ist dielektrikumsfrei, (8) der 374brige Schwei337bereich ist durchweg mit einer dielektri-schen Schicht bedeckt. Mit Beschluss vom selben Tage hat das Landgericht M374nchen I der An-tragsgegnerin auf Antrag der Antragstellerin im Wege einstweiliger Verf374gung und unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel aufgegeben zu dulden, dass ein gerichtlich bestellter, namentlich benannter Sachverst344ndiger die in der besagten Betriebsst344tte befindlichen Schwei337stationen im Zuge der im Ver-fahren 21 OH 17787/07 angeordneten Begutachtung nach Ma337gabe bestimm-ter, im Beschluss genannter Anweisungen darauf hin besichtigt und untersucht, ob das Verfahren nach Anspruch 1 des deutschen Patents 44 46 560 ausge-f374hrt wird. Des Weiteren hat das Landgericht der Antragsgegnerin aufgegeben, bei den Untersuchungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen neben diesem und einem etwaigen von ihm benannten Assistenten die Anwesenheit dreier ebenfalls namentlich benannter Vertreter der Antragstellerin (Patent- und Rechtsanw344lte) zu dulden. Diese hat das Landgericht (antragsgem344337) ver-pflichtet, Tatsachen, die im Zuge des selbst344ndigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den Gesch344ftsbetrieb der Rechtsbeschwerdegegnerin betreffen, geheimzuhalten, und zwar auch gegen374ber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern. 2 Der Sachverst344ndige hat in seinem schriftlichen Gutachten im Wesentli-chen f374nf Merkmale als ganz, ein weiteres nach Ma337gabe einer kurzen Erl344ute-rung teilweise, und Merkmal 5 nur mit Einschr344nkungen erf374llt gesehen. Eine Aussage dar374ber, ob Merkmal 6 erf374llt sei oder nicht, hat der Sachverst344ndige nicht zu treffen vermocht; seine Verwirklichung lasse sich mit Hilfe der vorhan-denen Messtechnik und den versuchstechnischen Randbedingungen nicht nachweisen; eine kurze Literaturrecherche habe auch nicht zu eindeutigen Hin-weisen/Aussagen gef374hrt. 3 - 5 - 4 Das Landgericht hat der Antragsgegnerin Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob die Antragstellerin uneingeschr344nkt Einsicht in das Gutachten bekommen kann. Die Antragsgegnerin hat sich lediglich mit der Aush344ndigung der gutachterlichen Zusammenfassung, mit der der Sachver-st344ndige am Ende des Gutachtens kurz die Erf374llung der einzelnen Merkmale kommentiert hat, einverstanden erkl344rt, nicht aber mit der Weitergabe der 374bri-gen Teile des Gutachtens an die Antragstellerin oder ihre Vertreter. Sie hat gel-tend gemacht, das Gutachten enthalte zahlreiche Informationen 374ber geheimes technisches Know-how, das im 334brigen in keinem Zusammenhang zum Patent der Antragstellerin stehe und f374r die Verletzungsfrage unerheblich sei. Durch seinen am 31. M344rz 2008 erlassenen und am 4. April 2008 berich-tigten Beschluss hat das Landgericht 374ber die Zusammenfassung hinaus die Herausgabe der Abschnitte 2.2 und 4.6 des Gutachtens an die Antragstellerver-treter ohne weitere Verschwiegenheitsverpflichtung angeordnet. Im Ab-schnitt 2.2 des Gutachtens erl344utert der Sachverst344ndige die Beschr344nkungen, die sich an der Betriebsst344tte f374r die Untersuchungen ergaben; der Gliede-rungspunkt 4.6 enth344lt die Erl344uterungen des Sachverst344ndigen zu Merkmal 6. Die beantragte Herausgabe der 374brigen Teile des Gutachtens an die nament-lich benannten Vertreter der Antragstellerin unter Anordnung ihrer Verschwie-genheit gegen374ber der eigenen Partei hat das Landgericht abgelehnt. 5 Mit ihrer dagegen gerichteten sofortigen Beschwerde hat die Antragstel-lerin diesen Antrag weiterverfolgt. Das Oberlandesgericht hat die Beschwerde zur374ckgewiesen. Dagegen wendet die Antragstellerin sich mit ihrer vom Be-schwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. 6 B. I. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft und auch im 334brigen zul344ssig. 7 - 6 - 8 Das Beschwerdegericht hat sie in dem angefochtenen Beschluss zuge-lassen (247 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO). An die Zulassung ist das Rechtsbe-schwerdegericht grunds344tzlich gebunden (247 574 Abs. 3 Satz 2 ZPO). Die Bin-dung an die Zulassung entf344llt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-hofs nur, wenn die Rechtsbeschwerde kraft Gesetzes ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 12.9.2002 - III ZB 43/02, NJW 2002, 3554; Beschl. v. 8.10.2002 - VI ZB 27/02, NJW 2003, 211). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Die Unstatthaftigkeit der Rechtsbeschwerde l344sst sich, anders als die Antrags-gegnerin meint, nicht in Anlehnung an 247 542 Abs. 2 ZPO bejahen, wonach ge-gen Urteile, durch die 374ber die Anordnung, Ab344nderung oder Aufhebung eines Arrests oder einer einstweiligen Verf374gung entschieden worden ist, die Revision nicht stattfindet. Die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde k366nnte, wenn 374ber-haupt, mit Blick auf 247 542 Abs. 2 ZPO nur dann zu verneinen sein, wenn das mit der Rechtsbeschwerde verfolgte Petitum der Antragstellerin einem Verfah-ren der einstweiligen Verf374gung zuzuordnen w344re und das Rechtsmittel schon wegen der Ersch366pfung des Rechtsmittelzugs in der Hauptsache als unstatthaft angesehen werden m374sste. Diese Voraussetzung liegt jedoch nicht vor. Das Landgericht hat die Antr344ge der Antragsgegnerin auf Sachverst344ndigenbegut-achtung im selbst344ndigen Beweisverfahren und auf Duldung der Besichtigung (vgl. zur Kombination solcher Antr344ge K374hnen, GRUR 2005, 185 ff.) in getrenn-ten Verfahren beschieden. Diese verfahrensm344337ige Behandlung ist auch sach-gerecht, weil die Duldung der Besichtigung ein von der Anordnung der Begut-achtung verschiedener Verfahrensgegenstand ist und mit Letzterer nur insoweit zusammenh344ngt, als sie vorab, ohne das Verhalten der Antragsgegnerin abzu-warten, die rechtlichen Voraussetzungen f374r den Zugang des Sachverst344ndigen und gegebenenfalls weiterer Personen (aus der Sph344re des Schutzrechtsinha-bers) zum Gegenstand der Begutachtung er366ffnet. Das mit der Rechtsbeschwerde verfolgte Begehren der Antragstellerin bezieht sich auf das im selbst344ndigen Beweisverfahren erstellte Sachverst344ndi- 9 - 7 - gengutachten und nicht auf die im Vorfeld der Begutachtung im Verf374gungsver-fahren angeordnete Duldung der Besichtigung und Untersuchung der Schwei337-anlage durch den Sachverst344ndigen, die verfahrensrechtlich vom selbst344ndigen Beweisverfahren unabh344ngig ist. Dass die Rechtsbeschwerde in Bezug auf in selbst344ndigen Beweisverfahren erlassene Beschl374sse unstatthaft w344re, ist der gesetzlichen Regelung nicht zu entnehmen. II. Die Rechtsbeschwerde ist begr374ndet. 10 1. Das Landgericht hat die Ansicht vertreten, f374r eine weitergehende Ein-sicht in das Gutachten bestehe kein Rechtsschutzbed374rfnis. Es sei nicht er-sichtlich, welche Relevanz diese Angaben f374r die Beweisfrage hinsichtlich der vom Gutachter als zweifelhaft und nicht feststellbar bezeichneten Merkmale 5 und 6 h344tten, und davon auszugehen, dass die dem Sachverst344ndigen zur Ver-f374gung stehenden Erkenntnism366glichkeiten bei der Besichtigung ersch366pfend genutzt worden seien. Entscheidend f374r die Frage der Schutzrechtsverletzung sei die Feststellung des Sachverst344ndigen, dass sich Merkmal 6 mit Hilfe der Messtechnik und der versuchstechnischen Randbedingungen nicht nachweisen lasse. Es sei kein Zusammenhang zwischen dieser Feststellung und den kon-kreten verfahrenstechnischen Parametern, gegen deren Bekanntgabe sich die Antragsgegnerin wehre, ersichtlich. 11 2. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts, dessen Entscheidung in GRUR-RR 2009, 191 ver366ffentlicht ist, scheitert die Beschwerde jedenfalls am Recht der Antragsgegnerin am eingerichteten und ausge374bten Gewerbebetrieb, dessen Schutzbereich geheimes Know-how einschlie337e. Eine Abw344gung des Geheimhaltungsinteresses der Antragsgegnerin mit dem Anspruch der Antrag-stellerin auf rechtliches Geh366r f374hre zu keinem abweichenden Ergebnis, wobei dieser Anspruch der Partei und nicht ihren rechtlichen Vertretern zustehe und das Gutachten uneingeschr344nkt der Ersteren und nicht nur ausgew344hlten Ver-tretern zug344nglich gemacht werden m374sse. Gegen einen Verzicht der Partei 12 - 8 - darauf spreche insbesondere, dass damit ein sch374tzenswertes Geheimhal-tungsinteresse des Besichtigungsschuldners ausgehebelt werde. Auch wenn sie von ihren Vertretern nicht explizit 374ber den Inhalt des Gutachtens informiert werde, k366nne die sachkundige Partei aus deren Stellungnahmen in Bespre-chungen m366glicherweise Schl374sse auf das begutachtete Verfahren und sein technisches Umfeld ziehen. Es gebe im 334brigen keine Gew344hr daf374r, dass die Partei auf Dauer bei ihrem Verzicht auf eigene Kenntnisnahme bleibe und Glei-ches gelte, wenn die Partei ihre Vertreter wechsle. Daraus erhelle, dass nach-tr344gliche Ma337nahmen, wie das Gesetz sie den Gerichten zu treffen 374berlasse, nicht zum Ziel f374hren k366nnten. Es gelte vielmehr auch hier der Vorherigkeits-grundsatz. Wie den berechtigten Interessen beider Parteien bestm366glich ent-sprochen werden k366nne, sei, gegebenenfalls unter Einbeziehung eines Sach-verst344ndigen, vor Formulierung und Erlass eines Beweisbeschlusses schrift-s344tzlich oder in m374ndlicher Verhandlung zu kl344ren. III. Das Beschwerdegericht hat die begehrte Einsicht in das Beweissiche-rungsgutachten zu Unrecht verwehrt. 13 1. a) Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist ausschlie337lich, worauf zur Klarstellung hinzuweisen ist, ob in den Vorinstanzen zu Recht abge-lehnt worden ist, das im selbst344ndigen Beweisverfahren erstellte Gutachten aus Gr374nden des Geheimnisschutzes antragsgem344337 auszuh344ndigen. Nicht verfah-rensgegenst344ndlich ist, unter welchen tatbestandlichen Voraussetzungen eine Beweiserhebung im selbst344ndigen Beweisverfahren wegen im Raum stehender Patentverletzung angeordnet werden kann und inwieweit die daf374r erforderli-chen Voraussetzungen im Streitfall erf374llt sind. 14 b) Wie zu verfahren ist, wenn der wegen Patentverletzung auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache bzw. eines Verfahrens in An-spruch genommene mutma337liche Verletzer (nach dem Gesetzeswortlaut: ver-meintliche Verletzer) in Bezug auf die Urkunde oder Sache bzw. das Verfahren 15 - 9 - Geheimnisschutz geltend macht, ist nunmehr in 247 140c Abs. 1 Satz 3 PatG in der am 1. September 2008 gem344337 Art. 2 Nr. 4 des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGBl. I S. 1191) in Kraft getretenen Fassung geregelt. Danach trifft, soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, es handle sich um vertrauliche Informa-tionen, das Gericht die erforderlichen Ma337nahmen, um den im Einzelfall gebo-tenen Schutz zu gew344hrleisten. c) Ob das Rechtsbeschwerdegericht seiner Beurteilung 247 140c PatG zugrunde legen kann, obwohl die Besichtigung, in deren Zusammenhang Ge-heimnisschutzma337nahmen angeordnet werden sollen, vor Inkrafttreten der Neuregelung stattgefunden hat und das Gesetz eine 334bergangsregelung nicht vorsieht, kann offenbleiben. Denn die durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums geschaffene Rechtslage weicht materiell weder zu Lasten des Schutzrechtsinhabers noch des vermeint-lichen Verletzers vom bisherigen Rechtszustand ab (vgl. auch die Begr374ndung des Gesetzentwurfs BT-Drucks. 16/5048 S. 40). Der Besichtigungsanspruch war zur fraglichen Zeit mit Blick darauf, dass die Frist f374r die Umsetzung der Richtlinie des Europ344ischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) abgelaufen war, in Anlehnung an die 247247 809 f. BGB zu gew344hren (vgl. BGHZ 150, 377 - Faxkarte; Melullis, Festschrift f374r Tilmann, S. 843 unter Hinweis auf RGZ 69, 401 - Nietzsche-Briefe). Der Regelung in 247 809 BGB kam zur Zeit der instanzgerichtlichen Entscheidungen auch die Funktion zu, die Ma337nahmen zu verwirklichen, die nach Art. 6 der Durchsetzungsrichtlinie in Zusammenhang mit der Vorlage von Beweismitteln vorgesehen waren (BGHZ 169, 30 Tz. 41 - Rest-schadstoffentfernung). Dabei stand auch vor Inkrafttreten von 247 140c PatG au-337er Frage, dass nur aufgrund einer umfassenden Abw344gung der beteiligten In-teressen bestimmt werden konnte, in welchem Umfang dem Schutzrechtsinha-ber ein Anspruch auf Besichtigung eines m366glicherweise verletzenden Gegens- 16 - 10 - tands oder Verfahrens bzw. auf Auswertung der durch die Besichtigung gewon-nenen Erkenntnisse zugebilligt werden kann (vgl. BGHZ 150, 377 - Faxkarte; Melullis aaO, S. 856). Die in diesem Zusammenhang gegebenenfalls vorzuse-henden Schutzma337nahmen waren so zu treffen, wie es nunmehr der Regelung in 247 140c Abs. 1 Satz 3 PatG entspricht. 2. Was als Gegenstand von Ma337nahmen zum Geheimnisschutz in Be-tracht kommt, hat auch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums nicht im Einzelnen festgelegt. Der bezweckte Schutz von Geheimhaltungsinteressen des mutma337lichen Verletzers (vgl. BT-Drucks. 16/5048 S. 40) gebietet es jedenfalls, solche Geheimnisse einzubezie-hen, die Gegenstand des Straftatbestands der Verletzung von Privatgeheimnis-sen (247 203 StGB) sind. Darunter fallen auch die im Zusammenhang mit Besich-tigungsma337nahmen wegen Schutzrechtsverletzung haupts344chlich betroffenen Gesch344fts- und Betriebs- bzw. Fabrikationsgeheimisse des vermeintlichen Ver-letzers (vgl. Sch366nke/Schr366der/Lenckner StGB, 27. Aufl., 247 203 Rdn. 11). Dabei handelt es sich um betriebsbezogenes technisches und kaufm344nnisches Wis-sen im weitesten Sinne (vgl. BVerfGE 115, 205 Tz. 87), das allenfalls einem eng begrenzten Personenkreis bekannt ist und von dem sich ein gr366337erer Per-sonenkreis nur unter Schwierigkeiten Kenntnis verschaffen kann (vgl. Hefer-mehl/K366hler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 27. Aufl., 247 17 UWG Rdn. 4 ff.), an dessen Geheimhaltung der Unternehmer ein berechtigtes (wirtschaftliches) In-teresse hat und in Bezug auf das sein Geheimhaltungswille bekundet worden oder erkennbar ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.11.2002 - I ZR 64/00, GRUR 353, 356 m.w.N. - Pr344zisionsmessger344te). Gesch374tzt wird der Berechtigte gegen die Wei-tergabe von Informationen in jeglicher Form 374ber alle im Zusammenhang mit der Besichtigung einer Sache oder eines Verfahrens zug344nglichen oder wahr-nehmbaren betrieblichen Gegenst344nde (z. B. Maschinen oder andere Vorrich-tungen inklusive der mit ihnen gegebenenfalls ausgef374hrten Verfahren, Modelle, Verh344ltnisse, Zeichnungen und sonstige Unterlagen, Inhalte oder Daten) oder 17 - 11 - Urkundeninhalte, die, unmittelbar oder mittelbar, Erkenntnisse 374ber den Ge-genstand eines Gesch344fts- oder Betriebsgeheimnisses vermitteln k366nnen. 3. Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen f374r den Geheimnisschutz (vorstehend B III 2) in Bezug auf die von der Antragsgegnerin als geheimhal-tungsbed374rftig bezeichneten Gegenst344nde diesen Voraussetzungen gen374gen, namentlich, inwieweit sie allenfalls einem eng begrenzten Personenkreis be-kannt sind und sich ein gr366337erer Personenkreis von ihnen nur unter Schwierig-keiten Kenntnis verschaffen kann und inwieweit ein bekundetes Geheimhal-tungsinteresse besteht, hat weder das Land- noch das Beschwerdegericht fest-gestellt. Der Senat kann gleichwohl selbst in der Sache entscheiden, weil die getroffenen Feststellungen eine ausreichende Grundlage f374r seine Entschei-dung bieten (247 577 Abs. 5 ZPO) und in diesem Rahmen zugunsten der An-tragsgegnerin unterstellt werden kann, dass das, wof374r sie Geheimnisschutz beansprucht, den Tatbestand des Privatgeheimnisses erf374llt. 18 4. Die Antragstellerin begehrt die Herausgabe der ihr noch nicht bekannt gegebenen Teile des Gutachtens nicht an sich selbst, sondern an ihre benann-ten rechts- und patentanwaltlichen Vertreter unter deren Verpflichtung zur Ver-schwiegenheit gegen374ber ihr selbst. 19 Die mit diesem Antrag erstrebte Verschwiegenheitsauflage steht unab-h344ngig neben der in der Duldungsverf374gung (antragsgem344337) erlassenen An-ordnung, dass die Rechts- und Patentanw344lte Tatsachen, die im Zuge des selbst344ndigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den Ge-sch344ftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, geheimzuhalten haben. Damit ist trotz des missverst344ndlich umfassenden Wortlauts ("im Zuge des selbst344ndigen Beweisverfahrens") keine verfahrens374bergreifende Geheimhaltungspflicht ge-meint. Wie sich aus der Gesamtheit der Prozesshandlungen einschlie337lich der getrennten Einleitung von selbst344ndigem Beweis- und Verf374gungsverfahren ergibt, die sich ersichtlich an eine in der Fachliteratur vorgeschlagene (vgl. 20 - 12 - K374hnen GRUR 2005, 185 ff.) und auch andernorts praktizierte Verfahrensweise anlehnen, bezieht sich die in der einstweiligen Verf374gung enthaltene Geheim-haltungsanordnung vielmehr nur auf Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Ma337nahmen, die im Verf374gungsverfahren angeordnet worden sind, um die Durchf374hrung des Beweisverfahrens auch gegen den etwaigen Willen der An-tragsgegnerin durchzusetzen. Nach dem Gesamtkonzept dieses Verfahrens sind in Bezug auf die Inhalte des im selbst344ndigen Beweisverfahren zu erwar-tenden Gutachtens von vornherein eigenst344ndige Entschlie337ungen 374ber etwa erforderliche Ma337nahmen des Geheimnisschutzes vorgesehen, um die es auch im vorliegenden Verfahren geht. Der Antrag der Antragstellerin ist so zu verstehen, dass das Gutachten ohne vorgeschaltete Er366rterung und Pr374fung etwaiger geheimhaltungsw374rdiger Inhalte und ohne eine Entschlie337ung 374ber deren Vorenthaltung herausgegeben werden soll. Die Geheimhaltungsinteressen der Antragsgegnerin sollen an-tragsgem344337 - worauf zur374ckzukommen sein wird - unabh344ngig davon durch die Verpflichtung der Bevollm344chtigten der Antragstellerin zur Verschwiegenheit gesichert werden. Damit geht der Antrag im 334brigen insoweit 374ber die vorbe-zeichnete, im Verf374gungsverfahren erlassene Geheimhaltungsanordnung hin-aus, als er auf Verschwiegenheit 374ber den gesamten Gutachteninhalt - soweit er vom Landgericht noch nicht freigegeben worden ist - zielt, und nicht nur se-lektiv auf "Tatsachen, die 205 den Gesch344ftsbetrieb der Antragsgegnerin betref-fen". Das ist mit Blick darauf, dass eine gerichtliche Pr374fung der Geheimhal-tungsinteressen nicht erfolgen soll, allerdings auch sachgerecht und konse-quent, weil es sonst in das Ermessen der Vertreter der Antragstellerin gestellt w344re zu befinden, welche Informationen 374ber den Betrieb des vermeintlichen Verletzers Geheimnisschutz verdienen und welche nicht. 21 Der Senat hat den mit der Rechtsbeschwerde verfolgten Antrag ferner so verstanden, dass damit nicht nur Verschwiegenheit gegen374ber der eigenen Par- 22 - 13 - tei, sondern (erst recht) auch gegen374ber au337enstehenden Dritten angeordnet werden m366ge, und dies im Tenor durch eine Einf374gung ("auch") klargestellt. 5. Die Aush344ndigung eines solchen Gutachtens an die rechts- oder pa-tentanwaltlichen Vertreter des Schutzrechtsinhabers mit der Ma337gabe, Ver-schwiegenheit auch gegen374ber der von ihnen vertretenen Partei zu bewahren, wird in der Fachliteratur unter dem Gesichtspunkt des zu wahrenden Schutzes von Gesch344fts- oder Betriebsgeheimnissen des vermeintlichen Verletzers f374r unbedenklich erachtet (vgl. Schulte/K374hnen, PatG, 8. Aufl., 247 140c Rdn. 62; eingehend K374hnen in GRUR 2005, 185 ff.). Der Senat hat keine durchgreifen-den Bedenken, dieser Ansicht beizutreten. 23 a) Die etwaigen Geheimhaltungsinteressen des Besichtigungsschuldners antragsgem344337 pr344ventiv durch Anordnung der Verschwiegenheit der vom Be-sichtigungsgl344ubiger beauftragten Rechts- oder Patentanw344lten zu wahren, ist aufgrund der Stellung gerechtfertigt, die das Gesetz diesen im Rahmen einer ordnungsgem344337en Rechtspflege zuweist. Der Rechtsanwalt ist unabh344ngiges Organ der Rechtspflege (247 1 BRAO), und dasselbe gilt f374r den Patentanwalt in dem ihm durch die Patentanwaltsordnung zugewiesenen Aufgabenbereich (247 1 PAO), der hier ber374hrt ist (vgl. 247 3 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 PAO). Die ihnen gesetzlich zugewiesene Funktion, an einer rechtsstaatlichen, geordneten Rechtspflege mitzuwirken, und die ihnen daf374r zugewiesene Stellung als unab-h344ngige Organe der Rechtspflege rechtfertigen generell die Erwartung, dass Rechts- und Patentanw344lte die Verpflichtung zur Verschwiegenheit, die ihnen auf von ihnen selbst vertretenen Antrag ihrer Partei vom Gericht - nunmehr auch auf ausdr374cklicher gesetzlicher Grundlage (247 140c Abs. 1 Satz 3 PatG) - auferlegt worden ist, auch gegen374ber der von ihnen vertretenen Partei nicht verletzen werden. 24 b) Der Rechtsanwalt, der ein solches Gutachten unter Verschwiegen-heitspflicht entgegennimmt, vertritt dabei, entgegen der Ansicht der Rechtsbe- 25 - 14 - schwerdeerwiderung, keine widerstreitenden Interessen (247 43a Abs. 4 BRAO). Vielmehr nimmt der Rechtsanwalt allein die Interessen der von ihm vertretenen Partei wahr; dies erfolgt lediglich unter den ihm gerichtlich auferlegten Be-schr344nkungen. Diese ergehen aber auf Antrag der Partei, also mit deren Kennt-nis und Billigung, und haben im 334brigen prinzipiell nur vorl344ufigen Charakter, weil es der Partei freisteht, die Bewilligung der pers366nlichen Einsicht in das Gutachten zu beantragen (unten B III 5 f und B III 6). Mehr als das, was ihr auf diesem Wege zur Kenntnis gelangt, k366nnte die Partei auch nicht auf dem Um-weg 374ber ihren vollst344ndig informierten Rechtsanwalt in Erfahrung bringen. c) Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die dem Rechts- oder Patent-anwalt auferlegte Verschwiegenheitspflicht ein gewisses Spannungsfeld zu sei-nen berufsst344ndischen und vertraglichen Pflichten entstehen l344sst. Die Wahr-nehmung anwaltlicher Aufgaben setzt, abgesehen von seiner Unabh344ngigkeit und Verschwiegenheit, einen den Interessen des eigenen Mandanten verpflich-teten Rechts- bzw. Patentanwalt voraus (vgl. BGH, Senat f374r Patentanwaltssa-chen, Beschl. v. 25.10.2004 - PatAnwZ 1/03 , WRP 2005, 226). Die Interessen des Mandanten kann der Anwalt vorliegend infolge der Verschwiegenheits-pflicht nur bedingt wahrnehmen. Er muss den Inhalt des Gutachtens bei der Beratung v366llig ausblenden bzw. darf ihn, wie im Streitfall, nur im Umfang der vom Landgericht erteilten Freigabe zur Grundlage von Er366rterungen mit dem Mandanten machen. Das erfordert generell hohe Umsicht, zumal die Er366rterung der effizienten Interessenwahrnehmung des Patentinhabers nach einer Schutz-rechtsverletzung h344ufig nur schwierig v366llig losgel366st von der Sph344re des ver-meintlichen Verletzers, sei es in Bezug auf dessen Produktionsanlagen, sonsti-ge Ger344tschaften oder eigene Erzeugnisse, die selbst Gegenstand von Ge-sch344ftsgeheimnissen sein k366nnen etc., wird erfolgen k366nnen. 26 Deshalb muss der Rechts- oder Patentanwalt, dem Verschwiegenheit auferlegt ist, bei der weiteren Beratung des Patentinhabers, etwa 374ber das wei-tere Vorgehen gegen den vermeintlichen Verletzer, sein besonderes Augen- 27 - 15 - merk darauf richten, keine Gutachteninhalte zu offenbaren oder Ausf374hrungen zu machen, die dem - in der Regel sachkundigen - Patentinhaber R374ckschl374sse darauf, insbesondere auf Privatgeheimnisse des vermeintlichen Verletzers er-m366glichen k366nnten. Ist das nach Lage des Sachverhalts nicht m366glich, bleibt dem Rechts- bzw. Patentanwalt nur 374brig, zun344chst darauf hinzuwirken, dass das Gutachten auch der Partei zug344nglich gemacht werden darf und die Bera-tung danach auszurichten. Dem Rechts- oder Patentanwalt w344re es insbeson-dere verwehrt, selbst zu befinden, welche Informationen in dem ihm unter An-ordnung der Verschwiegenheit 374berlassenen Dokument "wirklich" geheimhal-tungsw374rdige Belange des vermeintlichen Verletzers betreffen und seine Ver-schwiegenheit nur auf diese zu beschr344nken. - 16 - 28 d) Dem vermeintlichen Verletzer bleibt als Gew344hr daf374r, dass die gegne-rischen Rechts- oder Patentanw344lte die Verschwiegenheitsanordnung beach-ten, nicht nur der Verlass darauf, dass diese das in sie kraft ihrer Stellung als Organe der Rechtspflege gesetzte Vertrauen nicht entt344uschen. Die Verpflich-tung zur Bewahrung etwaiger aus dem Gutachten ersichtlicher Privatgeheim-nisse des Besichtigungsschuldners ist auch strafbewehrt (247 203 StGB). aa) Solche Privatgeheimnisse sind dem Rechts- oder Patentanwalt bei dem hier in Rede stehenden Verfahren "sonst anvertraut" worden (247 203 Abs. 1, 2. Alt. StGB). Anvertraut ist ein Geheimnis dem Rechts- oder Patentan-walt, wenn es ihm in innerem Zusammenhang mit der Aus374bung seines Berufs unter Umst344nden mitgeteilt worden ist, aus denen sich die Anforderung des Geheimhaltens ergibt (vgl. nur Lenckner in Sch366nke/Schr366der, StGB, 27. Aufl., 247 203 Rdn. 13 m.w.N.). So verh344lt es sich hier. Dass der Anvertrauende und der Geheimnistr344ger dabei, wie vorliegend, nicht personenidentisch sind, steht der Tatbestandsm344337igkeit nicht entgegen (vgl. Cierniak in M374nchKomm.StGB, 247 203 Rdn. 45; Fischer, StGB, 57. Aufl., 247 203 Rdn. 9). 29 bb) Der Rechts- oder Patentanwalt k366nnte die Offenbarung eines ihm an-vertrauten Gesch344ftsgeheimnisses nicht damit rechtfertigen, diese habe f374r eine ordnungsgem344337e Wahrung der Belange seiner Partei unausweichlich erfolgen m374ssen. Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass die Befugnis zur Offenbarung eines Geheimnisses in bestimmten Konflikt-f344llen bestehen kann (etwa wenn der Rechtsanwalt ohne Offenbarung nicht in der Lage w344re, eine Honorarforderung im Zivilprozess geltend zu machen oder sich in einem gegen ihn selbst gerichteten Strafverfahren sachgem344337 zu vertei-digen, vgl. BGHSt 1, 366). Ob daraus ein allgemeiner Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen hergeleitet werden k366nnte (ablehnend Cierniak aaO Rdn. 84; Lenckner aaO Rdn. 30; zweifelnd Fischer, StGB, 57. Aufl., 247 203 Rdn. 45 [ab 51. Aufl.] m.w.N.), kann hier dahinstehen, weil die Befugnis zur Offenbarung nicht i.S. eines strafrechtlichen Rechtfertigungs- 30 - 17 - grunds unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Wahrnehmung berechtigter Interessen und erst recht nicht unter dem Aspekt des rechtfertigenden Not-stands (247 34 StGB) bejaht werden kann, wenn der Rechts- oder Patentanwalt unter den hier gegebenen Voraussetzungen zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und in dem vorhersehbaren Geheimhaltungskonflikt eine Handlungsalterna-tive besteht (Antrag auf Aush344ndigung des Gutachtens an die Partei nach Ge-heimnispr374fung und Interessenabw344gung). Hinzu kommt, dass die Anerken-nung eines dieser Rechtfertigungsgr374nde zu dem Wertungswiderspruch f374hren w374rde, dass der Patentinhaber durch Wahl der Aush344ndigung des Gutachtens an seine Anw344lte unter Verschwiegenheitsanordnung anstatt an sich selbst Er-kenntnisse gewinnen kann, die ihm aus Rechtsgr374nden vorzuenthalten sind und die er nicht h344tte in Erfahrung bringen k366nnen, wenn er die Aush344ndigung des Gutachtens an sich selbst verlangt h344tte. cc) 334berdies bleibt es dem vermeintlichen Schutzrechtsverletzer im Ein-zelfall unbenommen, gegen die beantragte Aush344ndigung eines Gutachtens an einen bestimmten, namentlich benannten Vertreter zu remonstrieren, wenn er aufgrund gerade diesen betreffender konkreter, dann allerdings substanziiert darzulegender Umst344nde Anlass zu der Bef374rchtung hat, dass die Verschwie-genheitsverpflichtung missachtet werden k366nnte. 31 e) Auch die weiteren, vom Beschwerdegericht erhobenen Bedenken ge-gen die 334berlassung des Gutachtens (nur) an die Vertreter der Partei greifen nicht durch. Deren Anspruch als Patentinhaberin auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs im vorliegenden Verfahren ist durch diese, ihrem eigenen Antrag voll entsprechende Entscheidung nicht verk374rzt. Auch der Gesetzgeber des Geset-zes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ist, wenn auch in anderem Zusammenhang, davon ausgegangen, dass der er-forderliche Geheimnisschutz je nach Fall durch Beschr344nkung der Kenntnis-nahme auf Dritte verwirklicht werden kann. Die Gesetzgebungsmaterialien f374h-ren insoweit als Beispiel zur Geheimniswahrung bei vorzulegenden Urkunden 32 - 18 - deren Vorlage an einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten an (BT-Drucks. 16/5048 S. 41). Im 334brigen bleibt es der Patentinhaberin unbenommen, einen weitergehenden Antrag auf Gestattung der eigenen Einsichtnahme in die jeweils in Rede stehenden Unterlagen zu stellen. Bei alledem darf unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Geh366rs nicht 374bersehen werden, dass im vorlie-genden selbst344ndigen Beweisverfahren nicht 374ber den Streitstoff eines etwai-gen Hauptsacheverfahrens und insbesondere nicht dar374ber entschieden wird, ob und bejahendenfalls welche Tatsachen dem Patentinhaber dort vorenthalten bleiben (vgl. dazu Bornkamm in Festschrift f374r Ullmann, 2006, 893 ff.; zur Prob-lematik generell BVerfGE 101, 106 ff.; 115, 203 ff.). Der Patentinhaber k366nnte entgegen den Bef374rchtungen des Beschwer-degerichts der Verschwiegenheitsanordnung auch nicht durch Sinneswandel oder Anwaltswechsel die Grundlage entziehen. Dem etwaigen vom Patentinha-ber an sie gerichteten Ansinnen, das Gutachten ihm selbst oder anderen Be-vollm344chtigten zur Verf374gung zu stellen, d374rften die bisherigen Rechtsvertreter wegen der fortgeltenden, ihnen vom Gericht auferlegten Verschwiegenheitsver-pflichtung ungeachtet der Weisungsbefugnis des Auftraggebers nicht entspre-chen. 33 f) In verfahrensrechtlicher Hinsicht h344lt der Senat die Klarstellung f374r an-gezeigt, dass das im Zusammenhang mit der Besichtigung einer Sache oder eines Verfahrens wegen vermuteter Patentverletzung im selbst344ndigen Beweis-verfahren gefertigte Sachverst344ndigengutachten den vom Patentinhaber be-vollm344chtigten Rechts- oder Patentanw344lten nicht ohne Weiteres von Amts we-gen mit der Auflage 374bermittelt werden kann, 374ber den Inhalt Verschwiegenheit auch gegen374ber der eigenen Partei zu bewahren (anders wohl Schulte/K374hnen aaO). 34 Im Regelfall wird ein im selbst344ndigen Beweisverfahren erstelltes Gut-achten den Parteien bzw. ihren Verfahrensbevollm344chtigten vorbehaltlos 374ber- 35 - 19 - mittelt. Ist dies in F344llen der vorliegenden Art nicht ohne Weiteres tunlich, weil Geheimhaltungsinteressen im Raum stehen, kann nicht von Amts wegen im Sinne eines "Minus" auf eine Zustellung an die Bevollm344chtigten des Schutz-rechtsinhabers mit Verschwiegenheitsverpflichtung ausgewichen werden. Daf374r besteht keine gesetzliche Grundlage. Vielmehr kann der Patentinhaber, wozu ihm notfalls Gelegenheit zu geben ist, w344hlen, ob er (zun344chst) diesen Weg beschreiten oder ob er sogleich die 334berlassung des Gutachtens mit der M366g-lichkeit auch der eigenen Kenntnisnahme beantragen will. Gleichzeitig muss der Antragsgegner Gelegenheit erhalten, Geheimhaltungsinteressen geltend zu machen. Begehrt der Patentinhaber Aush344ndigung des Gutachtens an sich selbst, ist zu entscheiden, inwieweit sch374tzenswerte Interessen des vermeintli-chen Verletzers betroffen sind und das Geheimhaltungsinteresse 374berwiegt (dazu nachstehend B III 6). Dadurch wird Klarheit und Rechtssicherheit 374ber die zu offenbarenden und die von einem berechtigten Geheimhaltungsinteresse betroffenen Informationen hergestellt. 6. F374r den Fall, dass dies im vorliegenden Verfahren noch geschieht, weist der Senat vorsorglich auf Folgendes hin. 36 a) Will der vermeintliche Verletzer aus Gr374nden des Schutzes von Ge-sch344ftsgeheimnissen verhindern, dass das Gutachten der gegnerischen Partei vollst344ndig zur Kenntnis gebracht wird, hat er nach allgemeinen Darlegungs- und Beweislastgrunds344tzen die tats344chlichen Voraussetzungen daf374r darzutun. 247 140c Abs. 1 PatG bringt dies eingangs von Satz 3 durch Verwendung der Konjunktion "soweit" zum Ausdruck. Dazu geh366rt, dass Tatsachen vorgetragen werden, aus denen der Schluss gezogen werden kann, dass Gesch344fts- oder andere Privatgeheimnisse bzw. gegebenenfalls sonstige sch374tzenswerte Ge-heiminteressen ber374hrt sind. Wie ausgef374hrt (oben III 3) sind im vorliegenden Verfahren diesbez374glich keine hinreichenden tats344chlichen Feststellungen ge-troffen worden. 37 - 20 - 38 b) Die zur Wahrung des Geheimhaltungsinteresses in der Sache gebote-nen Anordnungen sind alsdann aufgrund einer einzelfallbezogenen, umfassend alle beiderseitigen m366glicherweise beeintr344chtigten Interessen ber374cksichtigen-den W374rdigung zu treffen (f374r 247 140c Abs. 1 PatG vgl. BT-Drucks. 16/5048 S. 41). Das bedeutet, dass, wenn aufseiten des vermeintlichen Verletzers ein den Tatbestand eines Privatgeheimnisses erf374llender Gegenstand ber374hrt ist, dessen Schutz nicht obligatorischen Vorrang hat und das Interesse des Schutz-rechtsinhabers an der Offenlegung nicht stets zur374cktritt. Die an den Erforder-nissen des Einzelfalls orientierte Pr374fung schlie337t vielmehr die Abw344gung ein, ob das Interesse an der Wahrung des jeweiligen Geheimnisses gegen374ber dem Offenlegungsinteresse des Patentinhabers 374berwiegt oder umgekehrt. Das be-ruht darauf, dass bestimmten Informationen, namentlich im gesch344ftlichen Be-reich, zwar objektiv der Status von Privatgeheimnissen zuerkannt werden kann, dass dem Unternehmen des vermeintlichen Verletzers, insbesondere hinsicht-lich seiner wettbewerblichen Position, aus ihrer Offenlegung unter Umst344nden aber nur mehr oder weniger unerhebliche Nachteile drohen. Umgekehrt kann der prozessuale Nutzen, den der Patentinhaber aus den durch die Offenlegung eines Geheimnisses zus344tzlich gewonnenen Erkenntnissen ziehen kann, im Einzelfall voraussichtlich als so gering einzusch344tzen sein, dass das Offenle-gungsinteresse hinter dem Geheimhaltungsbed374rfnis zur374cktritt. - 21 - 39 Daraus ergibt sich f374r den vermeintlichen Verletzer, der die vorbehaltlose Offenlegung eines Sachverst344ndigengutachtens verhindern will, die Notwendig-keit, nicht nur darzulegen, dass sch374tzenswerte Geheiminteressen ber374hrt sind, sondern auch aufzuzeigen, welcher Stellenwert diesen Interessen im Wettbe-werb zukommt und welche Nachteile ihm aus der Offenbarung erwachsen k366nnten. 7. Eine vom Gesetz freigestellte (247 128 Abs. 4 ZPO) m374ndliche Verhand-lung durchzuf374hren hat der Senat nicht f374r erforderlich erachtet. 40 - 22 - 41 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 91 Abs. 1 ZPO. Scharen Richter am Bundesgerichtshof Gr366ning Asendorf ist in Ruhestand ge- treten und kann deshalb nicht unterschreiben. Scharen Berger Richter am Bundesge- richtshof Dr. Grabinski kann urlaubsbedingt nicht unterschreiben. Scharen Vorinstanzen: LG M374nchen I, Entscheidung vom 31.03.2008 - 21 OH 17787/07 - OLG M374nchen, Entscheidung vom 11.08.2008 - 6 W 1380/08 - BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 37/08 vom 23. M344rz 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. M344rz 2010 durch den Vor-sitzenden Richter Scharen und die Richter Gr366ning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann beschlossen: Der Senatsbeschluss vom 17. November 2009 wird von Amts wegen entsprechend 247 319 Abs. 1 ZPO dahin berich-tigt, dass der 1. Satz zur Textziffer 29 lautet: "Solche Privatgeheimnisse sind dem Rechts- oder Patent-anwalt bei dem hier in Rede stehenden Verfahren 'anver-traut' worden (247 203 Abs. 1 StGB)." Scharen Gr366ning Berger Grabinski Hoffmann Vorinstanzen: LG M374nchen I, Entscheidung vom 31.03.2008 - 21 OH 17787/07 - OLG M374nchen, Entscheidung vom 11.08.2008 - 6 W 1380/08 -

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