BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSX ZB 4/01 vom29. April 2003in der RechtsbeschwerdesacheNachschlagewerk:jaBGHZ: nein BasisstationPatG § 39 Abs. 2a) Die Teilungserklärung hindert nicht den Fortgang des Beschwerdeverfah-rens und eine abschließende Entscheidung über das Stammpatent.b) Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung über das Stammpatent, sokommt es auf das Schicksal der Trennanmeldung in der Regel schon des-halb nicht an, weil durch die Teilung nichts abgetrennt werden muß. Maß-geblich ist alleine, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Ein-spruchsverfahren eine abschließende Entscheidung zuläßt.BGH, Beschl. v. 1. April 2003 - X ZB 4/01 - Bundespatentgericht - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den VorsitzendenRichter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die RichterinMühlens und den Richter Dr. Meier-Beckam 29. April 2003beschlossen:Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom30. November 2000 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurück-gewiesen.Der Beschwerdewert wird auf 150.000 nrnGründe: I. Nach Abtrennung der erteilten Ansprüche 5 bis 18 aufgrund einerTeilungserklärung der Patentinhaberin hat das Deutsche Patent- und Marke-namt das deutsche Patent 38 12 611, das eine "Basisstation für ein drahtlosesdigitales Telefonsystem" betrifft, mit Beschluß vom 10. Mai 1999 wegen unzu-lässiger Erweiterung widerrufen.Dagegen hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. In der mündli-chen Verhandlung vom 29. November 2000 vor dem Bundespatentgericht hat - 3 -die Patentinhaberin die Teilung des Patents in der Weise erklärt, daß die Pa-tentansprüche 3 und 4 erteilter Fassung unter Rückbezug auf Anspruch 1 er-teilter Fassung abgetrennt werden. Sie hat beantragt,den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Patent-amt zurückzuverweisen,hilfsweise,das Restpatent mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrages 6 aufrechtzuer-halten.Dieser hilfsweise verfolgte einzige Patentanspruch lautet unter Einfü-gung einer Merkmalsnumerierung durch das Bundespatentgericht wie folgt:1. Vorrichtung zur Kommunikation zwischen Teilnehmerstation (41) undeinem externen Netzwerk (25) mit2. einer Zentralstation (10),2.1 die mit dem externen Netzwerk (25) in Verbindung steht,3. einem Prozessor (14) in der Zentralstation (10),3.1 der mit einer Übertragungsstation (11) zum Steuern von Kommu-nikation zwischen der Zentralstation (10) und der Übertragungs-station (11) in Verbindung steht,4. mehreren Kanalmodule(n) (20) in der Übertragungsstation (11), - 4 -4.1 die mit mehreren Teilnehmerstationen (41) über Hochfrequenzka-näle mit jeweils mehreren Zeitschlitzen in Verbindung stehen,4.2 wobei die Zeitschlitze den Teilnehmerstationen nach Bedarf, nacheiner vorbestimmten Zuordnungsroutine, zugeordnet werden,5. mindestens einer Steuereinrichtung (19) in der Übertragungsstation(11) zum Steuern von Kommunikation zwischen den Kanalmodulen(20) und der Zentralstation (10),d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß6. die Zentralstation (10) und die Übertragungsstation (11) miteinanderüber von beiden Stationen erzeugte und empfangene Bitströme (28)in Verbindung stehen,6.1 Bitströme, die von der Zentralstation (10) zur Übertragungsstation(11) übertragen werden von dem externen Netzwerk (25) initiierteSignale erhalten, und6.2 Bitströme, die von der Übertragungsstation (11) zur Zentralstation(10) übertragen werden von den Teilnehmerstationen (41) initi-ierte Signale enthalten,6.3 wobei die Bitströme mehrfach sich sequentiell wiederholendeZeitschlitze enthalten, - 5 -7. ein Steuerkanal BBC zwischen der Zentralstation (10) und der Über-tragungsstation (11) zur Übertragung von Steuersignalen vorgesehenist,7.1 die von beiden Stationen (10, 11) initiiert werden können, und8. die Steuereinrichtung (19, 44) mit den Kanalmodulen (20) über einenÜbertragungsweg (37) mit mehreren Kanälen verbunden ist und8.1 der zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in denHochfrequenzkanälen und Kanälen des Übertragungswegs eineSchnittstelle mit den Kanalmodulen (20) bildet.Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde hinsichtlich des nach derweiteren Teilungserklärung verbliebenen Stammpatents zurückgewiesen unddie Rechtsbeschwerde zugelassen (BlPMZ 2001, 108; MDR 2001, 121)Die Patentinhaberin hat am 23. Februar 2001 die Gebühren für diezweite Trennanmeldung vom 29. November 2000 beim Deutschen Patent- undMarkenamt eingezahlt.Mit ihrer Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebungder Beschwerdeentscheidung und die Zurückverweisung der Sache an dasBeschwerdegericht. Die Einsprechenden bitten um Zurückweisung desRechtsmittels. - 6 -II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft; sie eröffnet dieÜberprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision. Dievom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung der Zulassung aufeine bestimmte Rechtsfrage ist ohne Wirkung (st. Rspr. des Senats, u.a.Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze; Beschl. v.3.12.1996 - X ZR 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer). Der Sonderfallzulässiger Beschränkung auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfah-rensgegenstandes liegt hier nicht vor (BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92,GRUR 1994, 730 - Value). Die Rechtsbeschwerde ist auch im übrigen zulässig.2. In der Sache bliebt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.a) Das Bundespatentgericht hat die in der mündlichen Verhandlung ab-gegebene weitere Teilungserklärung, mit der die Patentinhaberin aus demnoch verbliebenen Patent im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 4nunmehr noch die Patentansprüche 3 und 4 unter Rückbezug auf Anspruch 1abgetrennt hat, für wirksam gehalten. Es hat sich für befugt gesehen, über dasStammpatent vor Beendigung des "Schwebezustandes" der Teilanmeldungnach § 39 Abs. 3 PatG zu entscheiden. Der abgetrennte Teil gelte nach derTeilung als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden sei und fürden die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten seien.Hieraus hat das Beschwerdegericht den Schluß gezogen, daß mit dieser Re-gelung auch ein materiell-rechtlicher Teilungsbegriff vereinbar sei, nach demerforderlich sei, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile auf-gespalten werde und ein um den abgespaltenen Teil vermindertes Restpatententstehe. Da die rechtsgestaltenden Wirkungen jedoch vorerst in der Schwebeblieben und der abgetrennte Teil wegen des materiell-rechtlichen Teilungsbe- - 7 -griffs wieder in das Stammpatent zurückfalle, wenn die Anmeldungsunterlagenund Gebühren nicht fristgerecht eingingen, könne danach über das Stamm-verfahren nicht entschieden werden, solange der Schwebezustand andauere.Diese Rechtsprechung hält das Bundespatentgericht im Lichte der Ent-scheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. März 2000 (X ZB 36/98,GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) indessen für überholt. Zur Begründung hates ausgeführt, nach Verkündung eines Beschlusses oder - im schriftlichenVerfahren - nach dessen Übergabe an die Postabfertigungsstelle könne wegender Bindung des Patentamts und des Patentgerichts an seine Entscheidung beieiner Teilungserklärung während der Rechtsmittelfrist vom Stammpatent nichts(mehr) abgespalten werden, eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne müssedemnach nicht erfolgen. Gleiches müsse auch ohne Bindung an eine Entschei-dung gelten. Der Teilungserklärung komme eine materiell-rechtliche Wirkunghinsichtlich der Trennanmeldung ohnehin nicht zu, da mit ihr der gesamte Of-fenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung ausgeschöpft werden könne.Bei der Teilung des Patents im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfah-ren sei daher durchgängig nicht eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne zufordern. Wenn nichts abgespalten werde, könne auch nichts zurückfallen. Ein"Schwebezustand" für das Stammpatent nach der Erklärung der Teilung ent-stehe deshalb nicht; im Verfahren zum Stammpatent könne unabhängig vomSchicksal der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG entschieden werden.b) Die Rechtsbeschwerde macht hiergegen geltend, das Beschwerdege-richt habe über die Beschwerde nicht während des "Schwebezustandes" ent-scheiden dürfen; da der Gegenstand des Stammpatents noch nicht abschlie- - 8 -ßend definiert sei, sei es dem Bundespatentgericht verwehrt, über die Validitätdes Stammpatents im voraus zu entscheiden.Diese Rüge hat im Ergebnis keinen Erfolg.aa) Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, daß diePatentinhaberin nach § 60 Abs. 1 PatG ihr Patent bis zur Beendigung des Ein-spruchsverfahrens teilen konnte und daß sie der in § 39 Abs. 1 Satz 2 PatGgeforderten Schriftform genügte, idem sie ihre Teilungserklärung in der mündli-chen Verhandlung zu Protokoll gegeben hat, so daß die Teilung wirksam er-klärt ) Der Senat hat in seiner Rechtsprechung (Sen.Beschl. v. 5.3.1996- X ZR 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem;Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informa-tionsträger; Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486- Kupplungsvorrichtung; BGHZ 133, 18, 21 - Informationssignal; Sen.Beschl. v.28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) im wesentlichendarauf abgestellt, daß eine Teilung schon begrifflich voraussetze, daß der zuteilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde. Durch dieTeilung wird das Einspruchsverfahren auf das um den abgetrennten Teil ver-minderte Restpatent beschränkt. Nur dieses ist noch, soweit das Vorbringendes Einsprechenden hierzu Anlaß gibt, auf das Vorliegen eines gesetzlichenWiderrufsgrundes zu prüfen. Die rechtsgestaltenden Wirkungen treten unmit-telbar mit dem Zugang der Teilungserklärung ein; sie bleiben allerdings vorerstin der Schwebe (§§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG). Im Umfang der Abtren-nung ist das Patent wegen der Teilung mit rechtsvernichtender Wirkung zu wi- - 9 -derrufen. Ob daran festzuhalten ist, hat der Senat in seinem Beschluß vom30. September 2002 (X ZB 18/01, GRUR 2003, 47 - Sammelhefter) ausdrück-lich offengelassen. Aus dem Erfordernis einer Teilung nicht nur des Verfah-rens, sondern des erteilten Patents sei nicht abzuleiten, daß bereits durch dieTeilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiertwerden müsse, der von diesem abgetrennt werde. Diese Frage bedarf auch imvorliegenden Streitfall keiner Entscheidung. Um die Anforderungen einer Tei-lung geht es vorliegend nicht. Im Streit steht insoweit allein die Frage, in wel-chem Umfang das Verfahren nach einer Teilungserklärung fortgesetzt ) Die Teilungserklärung hindert den Fortgang des Beschwerdeverfah-rens hinsichtlich des erteilten Patents nicht. Voraussetzung der Fortführungdes Beschwerdeverfahrens und einer abschließenden Entscheidung hinsicht-lich des Stammpatents nach der Teilungserklärung während des Schwebezu-standes nach § 39 Abs. 3 PatG ist die Entscheidungsreife des Verfahrens.Das Beschwerdeverfahren ist entscheidungsreif, wenn über den vomBeschwerdeführer gestellten Antrag auf Grund des Rechts- und Sachstandesabschließend entschieden werden kann. Für die Entscheidungsreife ist ent-scheidend der Antrag des Beschwerdeführers, der durch diesen den Umfangder Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren bestimmt. Ist der Beschwerdeführerzugleich Patentinhaber, so hat er es in der Hand, etwa mit einem Hauptantragseinen Erteilungsantrag umfassend zu verfolgen und mit einem Hilfsantrag nurdas, was er im Verfahren über die Stammanmeldung erreichen möchte, oderaber im Verfahren über die Stammanmeldung sogleich einen eingeschränktenErteilungsantrag zu stellen und das weitere - auch auf das Risiko der Rechts- - 10 -folgen des § 39 Abs. 3 PatG - dem Verfahren über die Teilanmeldung zu über-lassen. Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung, die sich ausschließ-lich auf den nach der Teilungserklärung verbliebenen Gegenstand des Stamm-patents bezieht, so kommt es für die Entscheidung über die Beschwerde aufdas Schicksal der Trennanmeldung in aller Regel schon deshalb nicht an, weil- wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat - durch die Teilungnichts abgetrennt werden muß, was unter den Voraussetzungen des § 39Abs. 3 PatG in das Stammpatent zurückfallen könnte. Maßgebend ist allein, obdie Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren eine ab-schließende Entscheidung zuläßt.dd) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die Paten-tinhaberin wirksam die Teilung durch Abtrennung der Ansprüche 3 und 4 er-klärt. Sie hat Aufrechterhaltung des Stammpatents mit Anspruch 1 des Hilfsan-trags 6 begehrt. Das Beschwerdeverfahren war insoweit entscheidungsreif, sodaß unabhängig vom Schicksal der Trennanmeldung eine Entscheidung überdie Beschwerde ergehen konnte.3. Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit der beanspruchtenVorrichtung verneint. Es hat dahinstehen lassen, ob die Vorrichtung nach demPatentanspruch gegenüber dem Stand der Technik neu ist. Jedenfalls beruhedie Vorrichtung nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie habe sich für den Fach-mann, einen Entwickler, der eine nachrichtentechnische Hochschulausbildungabsolviert habe und über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der digitalenMobilfunksysteme verfüge - in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-nik ergeben. - 11 -a) Die Rechtsbeschwerde hält diese Bestimmung des Fachmanns fürfehlerhaft. Am Prioritätstag der Anmeldung (18. August 1987) habe es nuranaloge Mobilfunksysteme gegeben. Mobile digitale Funksysteme seien zudiesem Zeitpunkt erst in der Entwicklung gewesen. Richtigerweise habe dasBundespatentgericht auf einen Elektroingenieur abstellen müssen, der einigeJahre auf dem Gebiet des Funktelefonsystems gearbeitet habe und allenfallsüber eine kurze Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Funktechnologie ver-fügt habe.Die Rüge greift nicht durch. Die Rechtsbeschwerde hat nicht dargetan,inwieweit die vom Bundespatentgericht tatrichterlich festgestellte Qualifikationdes Durchschnittsfachmanns auf einem Rechtsfehler beruht.b) aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Merkmale 8 und 8.1des Anspruchs 1 des Streitpatents seien im Stand der Technik (Eckert/Höfgen,The Fully Digital Cellular Radio Telephone System CD 900, D 2) beschrieben.Die im vorliegenden Anspruchswortlaut erfolgende Überleitung zum Merk-mal 8.1 mit den Worten "und der" - diese Überleitung sei auch bereits im er-teilten Anspruch 2 enthalten - entspreche nicht den üblichen Sprachregeln.Man könnte zwar vermuten, daß mit "der" der Übertragungsweg gemeint sei;dies passe jedoch technisch nicht zu der dann folgenden Zweckbestimmung"zum Steuern von Signalen". Merkmal 8.1 sei deshalb in der Weise aufzufas-sen, daß darin das Wort "der" zu streichen sei; die Patentinhaberin habe sichin der Verhandlung dieser Auslegung angeschlossen. Das so gefaßte Merkmal8.1 sei ebenfalls auf die modifizierte Anordnung von D 2, Figur 8 lesbar. - 12 -bb) Die Rechtsbeschwerdeführerin hält dem entgegen, sie habe sich inder mündlichen Verhandlung nicht der Auslegung des Beschwerdegerichts an-geschlossen. Der Artikel "der" beziehe sich auf den Übertragungsweg (37) inMerkmal 8. Der Übertragungsweg bilde tatsächlich eine Schnittstelle mit denKanalmodulen zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den Hoch-frequenzkanälen und Kanälen des Übertragungsweges. Dieses Merkmal seiauch in dieser Weise in der Patentschrift offenbart. Figur 4 des Streitpatentszeige ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Basisstation. Darin sei derÜbertragungsweg (37) zwischen MUX (119) und Kanalmodul (120) gezeigt. InFigur 5 sowie in Spalte 10 Zeilen 30 ff. werde dann die MUX-Karte (119) imDetail dargestellt. Hierdurch sei das Merkmal 8.1 für den Fachmann offenbart.Der Übertragungsweg bilde demnach eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen,um Signale, die sich in den Zeitschlitzen der Hochfrequenzkanäle (zwischenBasisstation und Teilnehmerstation) befänden, über die Schnittstelle in die Ka-näle des Übertragungsweges zu steuern. Das in diesem Sinne technisch kor-rekt interpretierte Merkmal 8.1 des Patentanspruchs 1 sei weder in der Druck-schrift D 2 noch in der Druckschrift D 10 (Langewellpott/D'Avella, On the Spec-tral Efficiency of CD 900) offenbart. Die getroffenen Feststellungen des Bun-despatentgerichts beruhten auf dem Fehlverständnis des Merkmals 8.1.cc) Auch insoweit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das Bun-despatentgericht hat das Merkmal 8.1 gestützt auf den Sinnzusammenhangausgelegt und seinen technischen Inhalt ermittelt. Diese tatrichterliche Würdi-gung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.c) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, die in Figur 8 derD 2 näher dargestellte Übertragungsstation (BS) weise eine - 13 -MUX/DEMUX-Einheit auf, die als Steuereinrichtung zu betrachten sei. DieseEinheit teile die den über PCM-30-Leistungen von der Zentralstation (MSC)kommenden Datenstrom auf die verschiedenen Sprach- und Organisationska-näle auf.Die Rechtsbeschwerde hält diese Annahme für sachlich unrichtig; hierfürfinde sich in dieser Entgegenhaltung keine Grundlage. Die ersten beiden Sätzeauf S. 257 in D 2 bezögen sich auf die Basisstation (bezeichnet als Übertra-gungsstation = transmission unit) und nicht auf MUX/DEMUX (= transfer unit).Daß MUX/DEMUX eine Steuerfunktion habe, lasse sich der Druckschrift D 2nicht entnehmen. Der Durchschnittsfachmann vergleiche die "control unit" (dieSteuereinheit) der Figur 8 in D 2 mit der Steuereinrichtung (19) des Anspruchsdes Streitpatents. Die Steuereinrichtung (19) des Streitpatents sei in Merkmal 8jedoch in ihrer Funktion und Ausgestaltung anders als die "control unit" der D 2konzipiert.Auch damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Das Bun-despatentgericht hat, sachverständig beraten, seine Feststellungen getroffen.Rechtsfehler hat die Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt.4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlichgehalten.MelullisRiBGH Prof. Dr. Jestaedt istScharenortsabwesend und deshalb - 14 -verhindert zu unterschreiben.MelullisMühlensMeier-Beck
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